원고는 피고를 상대로 사건 특허발명중 청구항 1 9 대하여 등록무효심판을 청구하였으나, 피고가 이를 정정한 후에, 특허심판원은 사건 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다. 이에 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고 특허법원은 진보성이 부정된다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 선고하였는데(환송 판결), 피고의 특허심판원에 대한 정정심판청구를 인용하는 정정심결이 확정됨에 따라 피고의 상고에 대하여 대법원은 환송전 판결은 정정 전의 청구항을 대상으로 심리판단 하였으므로 법령위반의 잘못이 있다는 이유로 파기환송 판결을 선고하였습니다. 이에 원고는 사건 정정에 대한 정정무효심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였습니다. 사건은 원고의 정정무효심판을 기각한 심결을 취소하기 위하여 원고가 특허법원에 제소한 사건입니다.

 

먼저 특허법원은 사건 1 정정발명이 특허법 42 4 1호의 뒷받침 요건을 충족하였는지 살펴보았습니다. 정정사항 3-1 관련한 문언은 탈빙된 얼음을 얼음저장고 냉수탱크로 보내지는 수단이라고 기재되어 있어 구체적으로 어떠한 구성요소에 의해 그러한 기능이 구현되는지를 문언만으로는 파악하기 어렵다. 발명의 상세한 설명 도면과 종속항의 기술적 구성을 참작하면 정정사항 3-1 문언은 탈빙된 얼음 일부는 얼음저장고로, 나머지 얼음은 냉수탱크로 보내는 수단뿐만 아니라, 탈빙된 얼음을 1회는 얼음저장고로만 다음회에는 냉수탱크로만 보내는 수단 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는 수단 모두 포함되는 것으로 해석함이 타당하나, 관한 기재나 시사를 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이나 도면 어디에서도 찾아볼 없고 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 있거나, 그로부터 확장 또는 일반화할 있다고 사정이 없으므로, 뒷받침 요건을 충족하지 못하여 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

다음으로 특허법원은 사건 9 정정발명의 진보성 흠결 여부에 대하여 살폈습니다.  우선 침지식 제빙방식’[1](차이점1) 관하여는 출원 당시 이미 다양한 제빙방식이 공지되어 있었으며 그러한 기술적 과제가 암시되어 있어, 선행발명 1아이스판의 제빙면에 물을 낙하시켜 아이스판의 배면에 설치된 증발기로 제빙하는 방식역시 선행발명 2 종래기술과 유사한 구조를 채택하고 있어서, 부피가 크고 제빙시간이 비교적 길다는 문제가 있다는 점을 인식하고, 그와 같은 문제를 개선하기 위하여 선행발명 1 유하식 제빙부를 선행발명 2 제시된 침지식 제빙부로 치환할 충분한 동기를 가질 것으로 보았습니다. 따라서 선행발명 1 선행발명 2 침지식 제빙을 위한 구성요소를 결합시킴으로써 단점을 쉽게 극복될 있다고 보았습니다.

 

그리고 물받이와 그릴사이에 냉수가 통과하는 공간(차이점2) 선행발명에서도 이미 개시되어 있는 사항이고, 위와 같은 공간을 형성하여 냉수가 통과하여 직하방에 배치된 냉수탱크로 떨어지도록 함으로써 얻어지는 효과 역시 예측가능한 정도를 벗어나지 않으므로, 통상의 기술자로서는 차이점을 쉽게 극복될 있다고 판단하였습니다.

 

이에 특허법원은 사건 9 정정발명에 대해서 진보성이 부정되어 특허법 136 4항의 독립특허요건을 충족하지 못하였으므로 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

결론적으로, 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 가부를 판단해야 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없으므로, 특허법원은 정정된 사건 1, 9 정정발명이 위와 같이 정정의 요건을 갖추지 못한 이상 사건 정정은 일체로서 허용될 없다고 보았고 이와 결론을 달리한 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다고 판단하였습니다.

 

특허의 정정이 성립하려면 특허법 136 1 내지 5항에 따라 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는 경우에 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 있고 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 없고 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 있는 것이어야 하는 정정의 요건을 만족해야 합니다. 사건은 1 정정발명은 42 4항의 뒷받침 요건을 만족하지 못하였고 9 정정발명은 29 2항에 따른 진보성이 없어 모두 특허를 받을 있어야 하는 요건을 만족하지 못하였습니다. 사건은 정정청구와 정정심판은 특허분쟁을 상당히 복잡하게 만들 있는 특허법에 따른 절차라는 점을 다시 확인한 사건입니다

 

[1] 제빙부는 단면이 반원형이고 회전 가능한 물받이에 냉수가 일시 저장되고, 저장된 냉수에 증발기가 침지되어 제빙이 이루어지며, 제빙이 완료된 이후에는 탈빙을 위해서 물받이 구동수단이 구동되어 물받이가 회전되고, 물받이의 일측 단부에 구비된 그릴을 통해 물받이의 회전과 연동되어 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 이송토록 하는 구조

 

특허법원 2017허4716 판결 .pdf

 

정회목 변호사  KASAN_정수기 업체 간의 특허 분쟁 중에 있었던 정정무효 사건.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.15 19:00
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-- Roche v. Celltrion 특허 제514,207호의 Herceptin 동결건조 제약학적 조성물 특허유효 특허법원 20153955 판결 -- 

 

Roche Herceptin 동결건조 제약학적 조성물을 커버하는 특허 제514,207호는 2017. 11. 19. 존속기간 만료로 소멸될 예정입니다. 따라서 Herceptin biosimilar를 조기 발매하려면 위 특허장벽을 해결해야 합니다.

 

Celltrion에서 위 특허에 대한 무효심판 201438호 사건에서 위 조성물 특허는 선행발명들의 결합에 의해 도출될 수 있으므로 진보성 흠결로 특허무효라는 심결을 받았습니다. 그러나 특허법원은 통상의 기술자가 선행발명들을 결합할 동기가 없다는 이유로 특허발명의 진보성을 인정하고 심결을 취소한다고 판결하였습니다.

 

이에 불복하여 대법원에 상고하였지만, 상고심 재판심리에 통상 약 2년의 기간이 필요하다는 점을 고려하면, 특허무효를 전제로 존속기간 만료일 2017. 11. 19. 이전에 Herceptin biosimilar를 조기 발매하는 것은 어렵게 되었습니다.

 

또한, 선행발명의 결합으로 특허발명이 구성되더라도 (심결과 달리) 결합동기 부재를 이유로 진보성을 긍정한 특허법원 판결을 대법원에서 유지할지 그 귀추가 주목됩니다. 특허심판원 무효심판 심결과 특허법원 판결의 요지를 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

 

1.    특허심판원 심결요지

 

특허청구범위 정정된 제1 - 수크로스, 말토스 또는 트레할로스로 이루어진 군으로부터 선택되는 ; 아르기닌, 라이신, 히스티딘 또는 오르니틴으로 이루어진 군으로부터 선택되는 아미노산; 및 폴리소르베이트 또는 폴리옥시에틸렌-폴리옥시프로필렌 중합체로 이루어진 군으로부터 선택되는 계면활성제를 함유한 인간 또는 인간화 단클론성 IgG 항체의 안정한 동결건조 제약학적 제제.

 

 

 

 

 

2.    특허법원 판결요지

 

"1) 특허발명과 선행발명 1은 히스티딘 등을 포함하는 인간화 단클론성 IgG 항체의 동결건조 제약학적 제제라는 점에서는 동일하나, 다만 선행발명 1에는 계면활성제를 포함하고 있지 않은 점에서 서로 다른데

 

2) 선행발명 1 인간화 단클론성 항체의 동결건조 제제에서 계면활성제를 사용하는 것이 주지관용기술에 해당한다고 볼 수 없고

 

3) 선행발명 2, 3 등에는 단백질의 계면에서의 응집을 막기 위하여 단백질 안정화 제제로서 계면활성제를 사용하는 구성이 나타나 있으나,

 

단백질 안정화 제제에 있어 계면활성제의 사용이 일반적으로 고려된다거나 계면활성제가 모든 단백질에 안정화 효과를 보이는 것으로 알려져 있었다고 보기 어렵고,

 

선행발명 1의 기재에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 계면활성제를 추가하여 사용할 동기가 있다고 보기도 어려우며,

 

선행발명에는 계면활성제 등의 구성이 단백질 안정화 제제로 사용되고 있다는 점만 개시되어 있을 뿐,

 

위 각 구성의 조합에 의하여 제형의 안정성을 얻을 수 있는지를 알 수 있는 기재는 나타나 있지 않아 선행발명 1에 선행발명 2 등의 계면활성제를 추가하더라도 안정한 동결건조제제가 얻어지는지를 통상의 기술자가 알 수 없는 점 등에 비추어볼 때,

 

통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 3 등을 결합하여 위 특허발명을 쉽게 도출할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다."

 

첨부: 특허법원 2016. 7. 1. 선고 20153955 판결

특허법원_2015허3955 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.08.04 09:00
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-- MSD의 탈모치료제 Propecia 제품 (약효성분: finasteride) 단위용량 특허발명에 대한 일본특허심판원 무효심결 + 동경지적재산고등재판소 무효판결 --

 

 

 

 

 

 

특별한 뉴스 가치는 없지만 참고자료로 소개합니다. 탈모치료제 프로페시아(약효성분: 피나스테라이드)는 널리 알려진 의약품입니다. 의약물질 피나스테라이드 화합물과 의약용도가 공지된 상황에서 MSD의 후속특허인 일본특허 3,058,351호는 경구투여 단위용량을 0.05 ~ 1mg로 한정한 의약 조성물 특허입니다.

 

이와 같이 투여용량을 한정한 후속특허가 상당히 많습니다. 그런데 투여용량을 최적의 범위로 한정하는 것은 통상의 기술적 사항이라서 특허요건 진보성을 인정받기 어렵습니다. 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 없는 특별한 사정이나 특별한 효과가 있어야만 특허발명으로 인정됩니다. 그와 같은 이유로 제네릭 회사 Teva Mylan에서 특허권자 MSD 를 상대로 특허무효심판을 제기한 것입니다.

 

일본 특허심판원은 단위용량 특허발명은 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성 흠결로 특허무효라고 심결하였습니다. 그 결과에 불복한 MSD에서 제기한 심결취소소송에서 일본동경지재권고등재판소 2016. 4. 20. 선고 평성 27(행케) 10033호 판결도 단위용량 발명은 진보성 흠결로 특허무효라고 판결하였습니다.

 

첨부: 일본 동경지재고등재판소 판결문

일본동경고재판결_085844_hanrei.pdf

 

 

작성일시 : 2016.06.28 17:00
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-- 특허무효심판과 특허법원 취소심결의 기속력 범위: 특허법원 2016. 5. 12. 선고 20156794 판결 --

 

1. 판결요지

 

종래 판례를 따른 사례로 특별한 판결은 아닙니다. 그러나 장기간에 걸친 심판 경과는 실무적으로 참고할 사례입니다. 특허법원의 심결취소 판결이 확정된 후 특허심판원에 대한 기속력에 대한 법리는 다음과 같습니다.

 

"심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로,

 

취소 후의 심리과정에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거가 제출되어 판결의 취소의 기본이 된 이유와 모순되지 않는 범위 내에서 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다(대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 20063007 판결 등 참조).

 

2. 심판사건 경과

 

2010. 9. 3. 청구된 20102240호 특허무효심판에서 특허발명 진보성 부정 + 청구인용 심결, But 특허법원은 특허발명 진보성 인정 + 심결취소 판결, 대법원 상고기각 판결 + 특허법원의 심결취소 판결 확정

 

특허심판원에서 2013(취소판결)71호로 다시 심리하는 중 특허발명이 출원 전에 공지 또는 공연 실시되었다는 새로운 증거로 비교대상발명 6 제출, 특허심판원은 공지 또는 공연실시 불인정 + 심결취소 판결의 기속력에 따라 특허발명 진보성 인정 + 특허무효심판 청구기각 심결 (아래 표 중 10번 심판사건)

 

그러나 특허법원은 비교대상발명 6의 출원 전 공연실시 사실 인정 + 특허발명의 신규성 부인 + 특허무효 + 2번째 심결취소 판결, 대법원 상고기각 판결 + 특허법원의 2번째 심결취소 판결 확정

 

특허심판원에서 2015(취소판결)80호로 3번째 특허무효 여부 심리 + 특허법원 심결취소 판결의 기속력에 따라 특허발명의 출원 전 공연실시 인정 + 특허무효 심결

 

패소한 특허권자가 특허법원에 3번째 심결취소의 소를 제기하였으나 특허법원은 본 판결과 같이 심결유지 + 청구기각 판결하였습니다.

 

-      대상 특허에 대한 심판 -

 

 

 

 

 

3. 실무적 포인트 검토

 

10번에 해당하는 2번째 무효심판은 특허법원의 심결취소 판결에 따른 환송심 심판입니다. 당사자는 환송사건에서 새로운 주장 또는 새로운 증거를 제출할 수 있습니다. 위 사건에서도 출원 전 공연실시 주장과 증거가 새롭게 제출되었습니다.

 

특허심판원에서는 새로운 주장과 증거에 기초한 공연실시 무효주장은 인정되지 않았으나 특허법원은 공연실시 사실을 인정하고 특허무효로 판결하였습니다. 그 특허법원 심결취소 판결은 대법원 상고기각 판결로 확정되었고, 특허심판원의 재환송 무효심판 3번째 사건에서는 새로운 주장이나 증거 제출은 없었습니다.

 

1차 환송심, 2번째 무효심판 심리 중에 제출되었던 비교대상발명 6의 공연실시 주장과 증거는 기속력의 범위를 벗어난 새로운 주장과 증거입니다. 그라나 2차 환송심, 3번째 무효심판 심리 중에 비교대상발명 6의 공연실시 사실을 인정하면 안된다는 주장은 새로운 주장이나 증거 제출에 해당하지 않습니다.

 

이와 같이 새로운 주장과 증거가 없고, 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없습니다.

 

만약 비교대상발명 6의 공연실시를 부인하고 특허유효라고 심결한다면 확정된 심결취소 판결의 기속력에 반하는 위법한 심결에 해당합니다. 따라서, 특허심판원은 확정판결의 기속력에 따라 특허발명이 출원 전 공연실시된 비교대상발명 6과 동일하여 신규성이 부정되므로 특허무효라는 심결을 할 수 밖에 없습니다. 위 특허법원 판결에서 분명하게 판시한 법리입니다.

 

첨부: 특허법원 2016. 5. 12. 선고 20156794 판결

특허법원 2015허6794 판결.pdf

작성일시 : 2016.06.20 09:26
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-- 글리벡(Gleevec) GIST 치료용도특허 무효심판에서 선행기술문헌의 기술내용 해석: 특허법원 2016. 1. 21. 선고 20144913 판결 -- 

 

특허법원에서 선행문헌으로부터 파악되는 기술내용에 대해 특허심판원 심결과 다른 입장을 취한 흥미로운 판결입니다. 미국특허소송의 사례를 보면, 통상의 기술자가 가지고 있는 평균적 기술지식(PHOSITA)이 무엇인지, 선행기술문헌의 기술내용이 무엇인지를 치열하게 다투는 경우가 많습니다. 모두 사실문제로서 소송 당사자가 서증과 전문가 증인 등 구체적 증거로서 입증해야 할 사항입니다. 우리나라 대법원도 증거로 입증해야 할 사실문제라고 판결한 적이 있습니다.

 

이와 같이 특허법리는 동일하지만, 우리나라 특허소송실무에서 미국처럼 입증방법으로 전문가 증인을 활용하는 사례는 그리 많지 않았습니다. 다만, 최근 들어 위 특허법원 소송과 같이 전문가 증인을 활용하는 사례가 점차 증가하고 있습니다.

 

선진국의 특허소송에서 전문가 증인이 사건의 승패에 큰 영향을 미치는 경우를 자주 볼 수 있습니다. 그만큼 전문가 증인을 통한 입증방법이 중요한 의미를 갖습니다. 특허법원에서도 전문가 증인 등 다양한 증거방법을 활용하여 충분한 입증을 할 것을 권장하고 있습니다.

 

1.    선행문헌의 기재내용

 

선행문헌(논문)에는 당시 해당 화합물 STI571(이매티닙 메실레이트염)에 대해 세계적인 연구센터와 협력하에 다나-파버(Dana-Farber) 암 연구소에서 GIST에 대한 선택적 티로신 키나아제 억제제인 STI571(이매티닙 메실레이트염)의 임상시험이 막 시작되었고, 그 매우 초기 결과는 흥미로워 보인다(원문: very early results look exciting)라고 기재되어 있습니다. 구체적인 시험 결과 데이터는 기재되어 있지 않습니다.

 

2.    특허심판원 심결

 

"의약품 개발에서 임상시험은 신약의 유효성과 안전성을 확립하기 위한 것으로 세포 및 동물을 대상으로 한 전임상시험 단계를 거친 의약품들을 대상으로 진행되는데 전임상 단계에서는 약물의 안정성 등을 검토하는 제제학적 시험, 독성시험 및 약력학/약동학적 약리시험 및 일반 약리시험을 수행하게 되고, 이를 통과한 약물들은 인체를 대상으로 한 임상시험에 진입하게 된다. 임상시험에 진입하기 위해서는 그 허가기관에 임상시험 계획 승인 신청을 하고 이를 승인받은 후에야 진행할 수 있는데, 그 승인 신청을 위해서는 효력 시험 자료, 일반 약리시험자료, 안전성 약리시험 자료, 흡수부터 배설에 이르기까지의 대사 관련 자료 등 약리작용에 관한 자료를 모두 제출하여야 한다(「의약품 임상시험 계획 승인에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시 제2013-221, 2013.9.17) 개정고시 전문 참조) 이러한 승인 절차는 다른 국가에서도 임상시험 전 공통적으로 요구되는 것이다).

 

따라서, 이러한 사정을 참작하면, 비록 비교대상발명 1에 이매티닙의 GIST 치료효과를 확인할만한 구체적인 내용이 기재되어 있지 않더라도, 이매티닙이 GIST 치료제로서 임상시험에 돌입했다는 사실만으로도 비교대상발명 1에서 임상시험에 진입하기에 충분한 정도로 전임상 단계 시험(시험관내 실험 내지 동물실험)에서 이메티닙의 약물동태 자료가 확보되었음을 개시하고 있는 것으로 볼 수 있으며, 이메티닙이 이 사건 우선일 당시 CML(만성 골수성 백혈병)에 대해 이미 임상이 끝난 것이므로, 비교대상발명 1의 임상시험은 곧바로 임상 2상을 의미하고, 이에 더하여 비교대상발명 1 GIST 치료에 있어서 구성적으로 활성이 있는 c-KIT 수용체 티로신 키나아제를 합리적인 타겟으로 제시하고 있고, 이매티닙이 위 타겟에 대한 선택적 티로신 키나아제 억제제라는 사실에 기초하여 세계적으로 저명한 암 연구소에서 실제로 GIST에 대한 임상시험이 진행중임을 개시하고 있으며, 아주 초기 단계라고 하더라도 임상시험에서 흥미로운 결과를 보였다는 것은 일단 치료에 긍정적인 효과를 보인 것으로 해석하는 것이 합리적으로 보인다.

 

결론적으로, 비교대상발명 1에는 이매티닙의 GIST 치료기전 및 그 용도와 효과를 실질적으로 개시하고 있다고 볼 수 있겠다."

 

3.    특허법원 판결

 

"GIST 환자를 대상으로 STI571(이매티닙 메실레이트염)의 유효성 확인을 위한 임상시험이 바로 그 때 시작되었음을 알 수 있고, 환자를 직접 대상으로 하여 위 임상시험이 임상 매우 초기 결과가 흥미로워서 후속 결과가 기대되는 상황임을 알 수 있다.

 

그러나, 이러한 기재가 STI571 GIST 환자에게 시험적으로 적용되고 있다는 사실을 넘어, STI571 GIST 환자에게 유효하게 작용하고 있다는 사실을 나타내는 것이라고 단정하기 어려우므로, 선행발명 1STI571'위장관의 기질 종양(GIST) 치료용'의약용도가 구체적으로 개시된 것이라고 볼 수 없다."

 

특히 "임상시험은 통상적으로 일정기간 여러 환자들을 대상으로 진행되는데 초반부에 약이 잘 듣는 환자들이 몰려오기도 하지만, 전체적으로 안듣는 것으로 결론이 날수도 있고, 초반부에는 별로 효과가 없는 것으로 보였는데 중반기 이후부터 약이 듣는 환자들이 시험에 참여하는 경우도 있어서 초기 결과만으로 특정 약물의 효과를 판단하기 어려운 점(전문가 증인 진술) 등을 고려하면, 선행발명 1 "매우 초기 결과는 흥미로워 보인다(원문: very early results look exciting)"는 등의 기재가 STI571 '위장관의 기질 종양 치료용'의 의약용도를 구체적으로 개시한 것으로 보기 어렵다."

 

4.    실무적 함의

 

여기서 언급하지 않은 많은 쟁점과 판단 내용이 있고, 또한 아직 대법원 판단이 남아 있으므로 현 단계에서의 언급은 섣부르고 어설픈 얘기에 불과할 것입니다. 다만, 교과서 수준의 추상적이고 일반적인 얘기를 하자면 다음과 같습니다.

 

특허발명의 진보성 판단순서는, (1) 당시 평균적 기술자가 보유하고 있는 기술상식이 무엇인지를 먼저 확정한 후, (2) 그 평균적 기술자의 기술수준에서 선행문헌으로부터 파악되는 기술내용이 무엇인지를 판단하여, (3) 그것과 특허청구발명을 비교하는 방식입니다. 여기서 핵심사항은, (1) (2)2가지 모두 사실문제로서 당사자가 구체적 증거로서 입증해야 한다는 점입니다. 즉 엄격한 증명의 문제입니다. 따라서, 심판원이나 법원 등 판단자가 구체적 증거로 입증된 사실에다 본인의 지식을 더해 판단하면 안됩니다. 용이하게 발명할 수 있는지 여부와 같은 가치판단과 다릅니다. 따라서, 민사소송법의 사실인정에 관한 법리에 따라 증거에 따라 엄격하게 판단해야 합니다.

 

특허심판원 심결과 특허법원 판결의 차이는, 특허법리를 엄격하게 적용한다는 전제와 특허법원 단계에서 보강된 증거내용에 따른 입증차이에 기인한 것으로 생각됩니다. 이제 사실입증은 종결되었으므로, 대법원은 확정된 사실에 기초한 법리적 판단만을 할 수 있습니다. 대법원의 진보성 판단의 결론도 중요하지만, 그 판단의 근거가 되는 특허법리를 어떤 내용으로 설시할지 궁금합니다.

 

작성일시 : 2016.01.27 16:07
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-- 비아그라(Viagra) 블루다이아몬드 입체 + 색채상표 등록무효 여부 판단: 특허법원 2015. 10. 23. 선고 20147387 판결 --

 

1.    요지

 

아래 글의 그림과 같은 비아그라 블루다이아몬드 입체+색채상표는, (1) 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에는 해당하지만, (2) 구 상표법 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다. 한편, (3) 상표법 제7조 제1항 제13호의 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에도 해당하지 않는다. 따라서, 그 등록을 무효로 할 수 없다. 그럼에도 등록무효라고 판단한 특허심판원 심결을 취소한다.

 

2.    상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득 여부

 

. 판단 기준

 

1) 구 상표법 제6조 제2항에 의하면, 6조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다. 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점 사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지는 그 형상의 특징, 사용시기 및 기간, 판매수량 및 시장점유율, 광고ㆍ선전이 이루어진 기간 및 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도 및 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여, 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석ㆍ적용하여 판단하여야 한다.

 

2) 한편, 상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때, 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다.

 

. 구체적 검토

 

등록상표를 사용한 원고의 비아그라 제품의 판매기간 및 판매량, 원고 제품의 푸른색 마름모형 육면체 형태에 대한 지속적인 광고활동과 언론보도 등을 통하여 노출된 빈도, 제품에 부착된 Viagra 및 비아그라 문자 상품표지의 외관, 크기 및 수요자의 인식, 원고의 문자 상품표지가 지닌 압도적인 주지저명성이 그 상품의 형태인 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 원고 제품에 사용되면서 그 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행해 왔고, 그 결과 수요자 간에 이 사건 등록상표가 원고의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식됨에 따라 사용에 의한 식별력을 취득하였다(대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결 참조).

 

3.    상표법 제7조 제1항 제13호 해당 여부

 

. 판단 기준

 

상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다.

 

그리하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다.

 

이에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 그 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

. 구체적 검토  

 

내복용 알약의 경우, 식도에 상처를 주지 않고 알약을 넘길 수 있도록 하기 위해서는 복용 가능한 범위의 알약 크기에 모서리를 라운딩 처리하는 것만으로도 충분하고, 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형태 외에도 다양한 형상과 크기의 내복용 알약이 존재하고, 그 색채의 선택에도 제한이 없음을 알 수 있다.

 

이 사건 등록상표는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표라고 할 수 없다. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제13호에 해당하여 무효라는 주장은 받아들일 수 없다.

작성일시 : 2016.01.26 15:00
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-- 비아그라(Viagra)의 블루 다이아몬드 입체 + 색채상표의 사용여부 판결: 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20155364 판결 -- 

 

비아그라 상표권자 화이자와 제네릭회사 한미약품 사이에 치열한 법적 분쟁이 계속되면서 관련 판결이 다수 나오고 있습니다. 그 중 특허법원에서 입체+색채 결합상표의 사용에 관한 상표권자 화이자의 주장을 받아들여 특허심판원 심결을 취소한다는 판결을 간략하게 소개합니다.

 

 

 

 

 

핵심쟁점은 중앙에 새겨진 문자와 결합된 상태를 어떻게 볼 것인지 여부입니다. 특허법원 판결문에서 그 판단요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

"실사용상표에서 위 문자 부분은 모두 별도의 색상 처리나 특별한 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 음각된 것에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 알약 자체의 형태에는 관심을 갖지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 보기는 어렵고, 마름모꼴 알약 제품과 어떠한 연결 관계도 없이 단지 상하좌우에 일정 여백을 남기고 중앙에 위치시킨 것으로서 입체적 형상과 불가분하게 결합되어 있다거나, 그와 같은 결합에 의하여 새로운 관념을 형성한다고 볼 수도 없다.

 

따라서 실사용상표들에는 푸른색 마름모꼴 입체적 형상에 "pfizer""VGR" 등과 같은 문자들이 추가되어 있기는 하지만, 입체적 형상과 문자 부분이 일반 수요자나 거래자에게 충분히 분리 인식될 수 있는 것으로 보이는 이상, 입체적 형상은 문자 부분과 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 봄이 마땅하다.

 

상표법 제73조 제1항 제3, 4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 등록된 상표를 변형하여 사용하는 경우도 포함되고, 이때 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유도 없어, 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없으므로, 결국 원고는 거래 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 실사용 상표를 사용함으로써 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 보아야 한다."

 

첨부: 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20155364 판결

특허법원_2015허5364(비아그라)상표등록취소.pdf 

 

작성일시 : 2016.01.26 14:38
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