균등침해 성립요건 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

과제 해결원리의 동일여부 판단

확인대상발명과 특허발명의과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 참조).

 

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

 

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

 

따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

 

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

 

균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 공지된 기술내용은 제외하고 특허발명 특유의 기술내용의 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결

 

균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

작용효과의 동일여부 판단

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

정리

특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건작용효과의 실질적 동일성은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나,

 

(특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

구체적 사안의 판단

특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음

피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치대신 사이드 케이싱 외부에가스 가열장치’로 치환

 

특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

 

대법원 판단요지

피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의가스 가열장치의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

 

위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

 

KASAN_특허침해 혐의기술이 형식적 차이 있으나 실질적으로 동일한 경우 균등침해 - 과제 해결원리의 동일 여부 판

 

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작성일시 : 2020. 9. 28. 12:00
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1. 기본 법리

 

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다.

 

다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 992433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015161 판결 참조).

 

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다.

 

여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말하며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015161 판결 참조).

 

나아가 확인대상발명에 대하여 권리범위확인을 구하는 것이 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구로 볼 수 있으려면, 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속한다는 심결이 확정됨으로써 후 출원에 의하여 등록된 발명의 효력을 부인하는 결과가 초래되는 경우이어야 하므로, 확인대상발명이 후 출원에 의하여 등록된 발명과 실질적으로 동일한 발명에 해당하여야 한다.

 

2. 구체적 사안의 특허법원 판결요지 확인대상발명의 이용관계 불인정 + 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구요건 흠결 부적법 심판청구

확인대상발명은 이 사건 특허의 제1항 발명의 구성요소 4, 5를 결여한 것이고, 설령 원고의 주장과 같이 확인대상발명에서 구성요소 4, 5가 치환된 것이라고 보더라도 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 달라 치환된 구성요소들이 구성요소 4, 5와 균등하다고 볼 수도 없다.

 

그런데 앞서 본 법리에 따라 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명이 이용관계에 있다고 하기 위해서는 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 동일 또는 균등한 요소를 모두 가지면서 여기에 새로운 구성요소를 부가하여야 하는 것이다.

 

따라서 이 사건 제1특허발명의 구성요소 중 일부가 결여되거나 균등하지 않은 요소로 치환된 확인대상발명은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 이용관계에 있다고 할 수 없다.

 

따라서 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없는 이상, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건 심판청구는 후 등록 특허발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 보호범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하여 각하여야 한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 7. 3. 선고 20196785 판결

 

KASAN_확인대상발명 대상 후 출원 특허등록 존재 – 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구요건 – 원칙적

특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6785 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 8. 7. 15:00
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