-- 특허무효가 명백한 경우 특허무효 확정 전에는 특허발명 실시계약을 해지하지 않으면 로열티 지급의무를 면할 수 없음: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 201454993 판결 --

 

1.    특허기술 실시계약과 특허무효의 효과  

 

대법원 판결 및 서울고등법원 판결: "특허무효가 확정되더라도 특허발명이 실시 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그 특허를 대상으로 체결한 특허발명의 실시계약이 그 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태라고 볼 수 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 그 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다.

 

따라서 특허가 무효가 확정되더라도 후발적으로 이행불능 상태에 빠질 뿐 그 계약 자체는 특허의 무효 확정시까지 유효하게 존속하므로 기술료 지급의무가 발생하지 아니하거나 이미 발생한 기술료 지급의무가 소멸한다고 볼 수 없다. 마찬가지로 특허가 무효로 될 것이 명백하다고 하더라도 그 계약을 해지하지 아니하는 한 기술료 지급의무는 발생한다."

 

2. 특허무효라는 사정변경으로 특허발명 실시계약의 해지 가능

 

특허무효 확정 전에도 특허무효가 명백한 경우라면 라이선스 계약을 해지함으로써 기술료 부담을 면할 수 있습니다. 다른 측면에서 보면, 특허무효가 명백하더라도 기술료 지급의무를 면하려면 실시계약을 반드시 해지해야만 합니다.

 

위 서울고등법원 판결은 특허무효가 명백한 경우 사정변경으로 실시계약을 해지할 수 있다고 판시하였습니다.

 

"사정변경으로 인한 계약해지는 계약 성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정변경이 발생하였고 그러한 사정변경이 해지권을 취득하는 당사자에게 책임없는 사유로 생긴 것으로서 계약 내용대로 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우에 계약준수 원칙의 예외로 인정된다. 여기에서 변경된 사정이란 계약의 기초가 되었던 객관적인 사정으로서 일방 당사자의 주관적 또는 개인적인 사정을 의미하는 것은 아니다(대법원 2007. 3. 29. 선고 200431302 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 201213637 전원합의체 판결).

 

따라서, 특허실시계약 체결의 기초가 되었던 특허가 무효로 될 것이 명백하고 특허실시계약의 내용대로 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 등의 경우에는 사정변경으로 특허실시계약을 해지할 수 있다.

 

특허무효가 명백하다면 특허에 대한 전용실시권 설정채무의 이행이 불가능하고, 실시권자가 경쟁자를 배제함으로써 매출증가로 인한 이익을 얻을 수 없게 될 것이고, 실시계약체결 당시에 명백하게 무효로 될 것을 예견할 수 없었고, 특허무효라는 사정변경이 실시권자의 책임으로 볼 수 없으며, 특허무효가 명백함에도 기술료를 계속 지급해야 하는 신의칙에 현저히 반하는 결과가 된다. 실시계약을 해지한다는 통지의 도달로 실시계약은 해지되었다고 본다. 무효심판의 청구만으로는 계약해지의 통지로 보기에 부족하다."

 

-      서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 201454993 판결 요지 -

 

작성일시 : 2016. 1. 26. 09:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 특허출원 단계에서 "전용실시계약"을 체결한 후 등록된 특허의 무효심결 확정을 이유로 라이선스 계약무효 또는 취소, 약정 로열티 지급거절 등 분쟁발생과 1심 판결: 수원지방법원 안산지원 2014. 10. 30. 선고 2012가합7806 판결 --

 

1.     문제의 소재

 

특허무효는 처음부터 특허권이 존재하지 않는다는 소급효를 기본으로 합니다. 특허기술의 실시계약, 기술 라이선스 계약을 체결한 후 대상 특허가 무효로 확정되면 실시 대상인 특허가 처음부터 존재하지 않기 때문에 라이선스 계약이 무효인지, 아니면 착오로 취소할 수 있는지, 이미 받은 라이선스 로열티를 반환해야 하는지, 계약기간 중 약정된 경상 로열티를 지급해야 하는지 등등 쉽게 판단하기 어려운 복잡한 문제가 많습니다. 다만, 무효인 특허권과 특허기술, 특허권 관련 기술 등은 엄격한 의미에서 보면 서로 동일하지 않고 또 구체적 사안에서는 구별할 수도 있다는 점을 각별히 유념해야만 혼동하지 않습니다.

 

2.     최근 대법원 판결

 

그동안 법원은 구체적 사정에 따라 서로 엇갈린 판결을 하였습니다. 그런데, 대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666 판결에서 특허관련 기술이전, 라이선스 실무에서 반드시 고려되어야 할 중요한 쟁점에 관한 법리를 다음과 같이 명확하게 판시하였습니다. 매우 중요한 판결입니다.

 

(1)  "특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 판결하였고,

 

(2)  "특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없다. 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다."고 판결하였습니다.

 

3.     이 사건의 1심 판결

 

특허 라이선스 계약체결 후 특허무효 및 기술료 분쟁에 관한 1심 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 라이선스 계약서 내용뿐만 아니라 여러 쟁점에 대한 양 당사자의 주장과 이에 대한 법원의 판단 내용이 상세하게 기재되어 있습니다. 한번 꼼꼼하게 읽어 보시면 실무상 도움이 될 것입니다.

 

이 사건에서는 특허출원 단계에서 전용실시계약을 체결하면서 대상 기술을 "특허출원 중인 발명특허 기술에 관련된 사항"으로 정의하고, 계약기간을 출원일로부터 20년 후 최장 특허존속기간 예정 만료일까지 설정하였습니다. 그 후 특허등록을 완료하였으나 실시권자 licensee가 청구한 특허 무효심판을 통해 모든 특허청구항이 무효로 확정되었습니다.

 

1심 법원은 대상 특허무효를 근거로 계약무효 또는 취소를 할 수 없고, 대상 기술을 특허발명에 한정하지 않고 "관련된 사항"으로 정의한 점을 중시하여 특허무효에도 불구하고 약정한 로열티를 모두 지급해야 한다고 판결하였습니다.

 

1심 재판에서 패소한 실시권자 라이선시는 항소하였고, 현재 서울고등법원에서 변론종결 후 다음 달 초순경에 판결이 나올 예정입니다. 항소심 판결까지 살펴본다면 라이선스 담당자, 특허 실무자 등에게 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 조금 기다렸다 그 즈음 항소심 판결을 보고 1심 판결과 함께 그 실무적 함의를 잘 검토해 보겠습니다.

 

첨부: 수원지방법원 안산지원 2014. 10. 30. 선고 2012가합7806 판결

  수원지법안산지원 2012가합7806 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 9. 10. 16:29
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요