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1.    라이선스 계약서 중 쟁점 조항

(1)   상호협력계약 제6조 제2항 “피고는 계약이 만료되거나 중도합의해지 되더라도 습득한 복합시트 특허 기술을 허락 없이 독자적으로 사용하거나 타인에게 사용하도록 전달할 수 없으며, 기타 특허권을 침해하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상하여야 한다.” + 제3항 “피고는 계약기간 및 계약기간 만료 또는 기타 해지 등 사유가 발생한 이후에도 유사 제품을 생산하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상해야 한다.” + “본 계약서 제6조에 대해 위약사항이 발생할 시 귀책사유 있는 당사자는 상대방에게 위약 3개월 이내에 위약벌금으로 20억 원을 우선 지급해야 한다. 단, 추후 손액이 확정시 실손해와 위약금의 차액은 상호 정산한다.”

2.     라이선스 대상특허의 무효확정과 계약위반에 따른 책임 여부 

(1)   라이센시 주장요지 – 대상 특허가 무효로 확정된 이상 이 사건 상호협력계약은 늦어도 그 계약종료일에 실효되었다. 계약기간 만료 후 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항 위반이 존재하지 않는다.

(2)   특허법원 판결 요지 – 대상 특허가 2017. 6. 9. 무효로 확정되었다고 하더라도, 이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 정한 금지약정은 적어도 이 사건 각 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하다.

3.    특허법원 판결 이유

(1)   발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조).

(2)   이 사건 상호협력계약이 이 사건 각 특허권의 통상실시권 등을 예정하고 있다고 하더라도 이 사건 상호협력계약의 무효 내지 실효 여부와 이 사건 각 특허권의 효력은 별개로 판단되어야 하다.

(3)   이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 바와 같이 피고에 대하여 계약만료 이후 생산금지 의무를 부과할 필요가 있었던 것으로 보인다. 한편 피고는 이 사건 상호협력계약에 따라 이 사건 각 특허가 적용된 복합시트의 독점판매권을 부여받고, 일정한 판매 수량을 넘는 경우 복합시트를 직접 생산ㆍ판매하기 위한 통상실시권 허여를 확약 받음과 아울러 기술이전 등의 협력과 상당한 수준의 생산수량(판매물량의 40%)까지 보장받게 되었는데, 피고는 피고가 부담하는 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 의무 등까지 종합적으로 고려하여 계약 내용이 피고의 이익에 부합한다는 의사에 따라 이 사건 상호협력계약을 체결한 것으로 봄이 타당하다.

(4)   이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허가 장래에 무효로 판단될 것인지 아닌지는 불확실한 상황에 해당한다. 이 사건 상호협력계약 등을 체결함에 있어 이용 가능한 범위 내에서 필요한 정보를 충분히 수집ㆍ조사하고 검토할 책임은 각자 부담하는 것이 원칙이므로, 달리 이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허의 유효성을 보증하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 각 특허가 무효로 되었다고 하여 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 약정의 효력이 당연히 상실된다고 볼 수는 없다.

(5)   이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 계약기간 종료 후 생산금지 의무가 부과되는 기간의 종기가 명시되어 있지 않기는 하다. 그러나 처분문서에 나 타난 당사자의 의사는 문언의 내용 법률행위가 이루어진 동기와 경위, 법률행위로써 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 하는데, 앞서 본 이 사건 상호협력계약의 체결 경위나 목적 등에 비추어 보면 위 각 조항이 관련 시장의 경쟁자인 피고에게 ‘무기한의 생산금지 의무’를 부과하는 취지라고 볼 수는 없지만(따라서 이와 같은 해석을 전제로 위 각 조항이 반사회적 법률행위 등에 해당한다고 볼 수도 없다), 적어도 이 사건 상호협력계약에서 정한 계약기간인 2009. 2. 27.부터 5년이 도래하는 2014. 2. 27.로부터 3년 4개월이 미처 안 되는 2017. 6. 9.까지는 위 각 조항에 따른 생산금지 의무의 효력은 유지된다고 판단된다.

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(1)   특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

(2)   따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조).

(3)   이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.

(4)   특허권자인 원고는 특허발명 실시금지계약을 체결한 피고의 특허실시를 계약 위반이라고 주장하면서 손해배상을 청구. 이에 대하여 피고는, 해당 특허가 무효로 되어 위 계약이 효력을 상실하였고, 피고가 실시한 구체적인 형태가 자유실시기술이어서 위 계약을 위반한 것이 아니라고 주장함

(5)   특허법원 및 대법원 판결 요지: 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시 금지계약은 무효가 확정된 때까지는 실효되지 않고 유효하게 존속하는데, 피고가 위 기간 동안 특허발명을 실시하였거나 이를 실시한 제품과 구조와 작용 효과가 유사하고 시장에서의 대체가능성이 있는 제품을 생산하였으므로 특허발명 실시금지의무를 위반하였다고 판단하였음

(6)   정리 - 특허발명 실시금지를 내용으로 한 계약이 해당 특허가 무효로 확정된 때 그때부터 이행불능에 빠지게 됨. 특허무효의 소급효에 따라 최초부터 이행불능이라는 주장 배척, 또한 위 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 실시형태가 자유실시기술이라는 이유로 항변도 불인정

첨부: 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결

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(1)   특허실시계약 당사자 사이에 개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있어 특허사용료를 지급하지 아니한 경우에 이를 이유로 한 특허실시계약의 해지가 적법한지(적극), 계약해지 후 특허침해가 성립하는지(적극) - 특허실시계약 당사자 사이에 제1개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있었다 하더라도 이 판결에서 균등침해를 인정하여 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하는 이상, (피고의) 특허사용료 지급채무 불이행에는 과실이 있었다고 보아야 하므로, 이를 이유로 한 특허권자(원고)의 계약해지는 적법하고, 계약해지 후 종전 실시권자(피고)가 특허발명을 실시한 행위는 특허침해에 해당한다.

(2)   회피설계 제품 - 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소를 갖추고 있지 않으면 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는바, 제2개량제품은 열 교환물질 공급구멍이 제거되도록 회피설계되어 특허발명의 일부 구성요소를 갖추고 있지 않으므로 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.

(3)   특허침해로 인한 손해배상액 산정 - (침해행위로 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는) 특허법 제128조 제4항을 적용받으려면, ① 특허권자 또는 전용사용권자 스스로 특허실시제품 또는 그 대체제품을 제조․판매하거나 최소한 제조․판매능력을 보유하고 있었다는 사실, ② 침해자의 특허권 침해행위 때문에 실제로 영업상의 손해를 입은 사실을 주장․증명하여야 한다. 그러나 원고가 생산․판매능력을 보유하고 있었다는 사실을 인정할 증거가 부족하고, 원고가 피고에게 특허실시를 허락하여 특허사용료 수입을 얻고 있었다는 사정은 원고가 자신의 명의와 계산으로 제품을 판매하기 위하여 제3자에게 하청을 주어 생산한 경우와 다르므로 이를 원고의 생산․판매능력으로 고려할 수 없다. 특허법 제128조 제4항에 근거한 원고 주장은 이유 없다.

첨부: 특허법원 2023. 12. 6. 선고 2022나1654 판결

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(1)   사안의 개요 – 특허권자 원고는 이 사건 특허발명의 국제출원일인 2006. 12. 20.부터 현재까지 이 사건 특허발명을 국내는 물론 국외에서도 전혀 실시하지 아니하였고, 그 대신 이 사건 특허발명의 대체품에 해당하는 원고 제품을 생산․판매하였다. 원고는 제3자에게 이 사건 특허발명에 대한 전용실시권이나 통상실시권을 허여한 바도 없다.

(2)   특허침해 손해배상 산정 방법 – 통상적 실시료 근거 손해배상 산정도 곤란한 상황, 법원 재량 산정, 특허법 제128조 제7항에 따른 손해액이 사건은 피고의 특허권 침해행위로 인하여 원고에게 ‘실시료 상당의 손해’가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다. 침해자의 한계이익 등 고려하여 손해배상액 15억원 판결함. 

(3)   특허법 제128조 제8항의 적용 여부 - 원고는 피고가 고의적인 침해행위를 하였으므로 특허법 제128조 제8항에 따라 손해액의 3배까지 증액하여 배상할 의무가 있다고 주장한다. 특허법 제128조 제8항은 ‘법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다’고 정하고 있다.

(4)   법원 판단 - 이 사건 특허발명에 대한 무효심판의 심결취소소송에서 특허법원이 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지의 판결을 선고하였고, 위 판결에 대한 상고심 절차에서 대법원이 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 위 판결을 파기환송한 사실 등 관련 소송의 경과에 비추어 볼 때, 원고가 제출한 증거만으로는 피고의 침해행위가 고의적인 것이라고 인정하기 부족하다. 따라서 피고의 특허권 침해행위에는 구 특허법 제128조 제8항이 적용되지 않는다.

첨부: 특허법원 2024. 9. 26. 선고 2023나10938 판결

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1.    라이선스 계약서 중 쟁점 조항

라이선스 상호협력 계약서 제6조 제2항 “피고는 계약이 만료되거나 중도합의해지 되더라도 습득한 복합시트 특허 기술을 허락 없이 독자적으로 사용하거나 타인에게 사용하도록 전달할 수 없으며, 기타 특허권을 침해하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상하여야 한다.” + 제3항 “피고는 계약기간 및 계약기간 만료 또는 기타 해지 등 사유가 발생한 이후에도 유사 제품을 생산하여서는 아니 되며 이를 위반시 손해를 배상해야 한다.” + “본 계약서 제6조에 대해 위약사항이 발생할 시 귀책사유 있는 당사자는 상대방에게 위약 3개월 이내에 위약벌금으로 20억 원을 우선 지급해야 한다. 단, 추후 손액이 확정시 실손해와 위약금의 차액은 상호 정산한다.”

2.     라이선스 대상특허의 무효확정과 계약위반에 따른 책임 여부 

(1)   라이센시 주장요지 – 대상 특허가 무효로 확정된 이상 이 사건 상호협력계약은 늦어도 그 계약종료일에 실효되었다. 계약기간 만료 후 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항 위반이 존재하지 않는다.

(2)   특허법원 판결 요지 – 대상 특허가 2017. 6. 9. 무효로 확정되었다고 하더라도, 이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 정한 금지약정은 적어도 이 사건 각 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하다.

3.    특허법원 판결 이유

(1)   발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이 사건 상호협력계약이 이 사건 각 특허권의 통상실시권 등을 예정하고 있다고 하더라도 이 사건 상호협력계약의 무효 내지 실효 여부와 이 사건 각 특허권의 효력은 별개로 판단되어야 하다.

(2)   이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 바와 같이 피고에 대하여 계약만료 이후 생산금지 의무를 부과할 필요가 있었던 것으로 보인다. 한편 피고는 이 사건 상호협력계약에 따라 이 사건 각 특허가 적용된 복합시트의 독점판매권을 부여받고, 일정한 판매 수량을 넘는 경우 복합시트를 직접 생산ㆍ판매하기 위한 통상실시권 허여를 확약 받음과 아울러 기술이전 등의 협력과 상당한 수준의 생산수량(판매물량의 40%)까지 보장받게 되었는데, 피고는 피고가 부담하는 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 의무 등까지 종합적으로 고려하여 계약 내용이 피고의 이익에 부합한다는 의사에 따라 이 사건 상호협력계약을 체결한 것으로 봄이 타당하다.

(3)   이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허가 장래에 무효로 판단될 것인지 아닌지는 불확실한 상황에 해당한다. 이 사건 상호협력계약 등을 체결함에 있어 이용 가능한 범위 내에서 필요한 정보를 충분히 수집ㆍ조사하고 검토할 책임은 각자 부담하는 것이 원칙이므로, 달리 이 사건 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허의 유효성을 보증하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 각 특허가 무효로 되었다고 하여 이 사건 상호협력계약 제6조에서 정한 계약기간 만료 후 생산금지 약정의 효력이 당연히 상실된다고 볼 수는 없다.

(4)   이 사건 상호협력계약 제6조 제2항 및 제3항에서 계약기간 종료 후 생산금지 의무가 부과되는 기간의 종기가 명시되어 있지 않기는 하다. 그러나 처분문서에 나 타난 당사자의 의사는 문언의 내용 법률행위가 이루어진 동기와 경위, 법률행위로써 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 하는데, 앞서 본 이 사건 상호협력계약의 체결 경위나 목적 등에 비추어 보면 위 각 조항이 관련 시장의 경쟁자인 피고에게 ‘무기한의 생산금지 의무’를 부과하는 취지라고 볼 수는 없지만(따라서 이와 같은 해석을 전제로 위 각 조항이 반사회적 법률행위 등에 해당한다고 볼 수도 없다), 적어도 이 사건 상호협력계약에서 정한 계약기간인 2009. 2. 27.부터 5년이 도래하는 2014. 2. 27.로부터 3년 4개월이 미처 안 되는 2017. 6. 9.까지는 위 각 조항에 따른 생산금지 의무의 효력은 유지된다고 판단된다.

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1. 사안의 개요

(1)   원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함

(2)   그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정

(3)   양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함

2. 기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지

(1)   원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다.

(2)   원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회사의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다.

(3)   본 계약이 이행되고 있는 한, 원고 양도인은 이 사건 특허발명을 활용하여 동종업종의 사업을 해서는 안된다.

(4)   원고 양도인은 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 특허제품, 특허기술과 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 양수인 회사를 특허권자로 하여 출원해야 한다.

3. 쟁점 – 특허무효 확정으로 계약의 이행불능 주장 + 기술료 지급거절 통지, 계약쟁점조항의 해석이 쟁점

4. 판결요지 – 계약상 특허권 이전의무, 사업협력의무, 경업금지의무 등 존재, 기술료는 특허권 이전 뿐만 아니라 사업협력, 경업금지 등에 대한 대가, 특허무효만으로 계약상 채무이행불능으로 인정하지 않음, 양수인의 기술료 지급의무 인정

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1.    국가연구개발과제 결과물 기술도입, 실시기업의 주장요지

(1)   도입 기술을 사용하지 않았으므로 기술료를 지급할 수 없다.

(2)   개발완료 이후 승강기 안전기준, 검사기준, 설치기준, 인증기준 관련 국내법이 전면 개정되어 기술을 이용한 제품은 판매가 불가능하게 되었음. 제품 상용화 불가능 상황, 기술사용을 포기하고, 이 사건 계약을 해지한다.

2.    쟁점

(1)   기술을 사용하지 않는다는 이유로 기술료 지급을 거절할 수 있는지 여부

(2)   관련 법령 개정을 이유로 계약해지 가능한지 여부

3.    판결 요지

(1)   기술료 지급의무 판단 – 계약상 착수기술료와 경상기술료를 구분하고 있는 점을 종합하면, 착수기술료는 계약에서 정의한 기술(에스컬레이터의 장애인 탑승모드 전환장치, 에스컬레이터의 휠체어 스토퍼 장치 등)을 사용, 생산 또는 판매하는 권리를 갖는 대가이고, 경상기술료는 실제 판매에 따른 이익 중 원고에게 분배하기로 한 금원이라고 해석된다. 즉, 착수기술료는 기술 사용 결과에 관계없이 그 기술을 사용할 수 있는 권리 자체에 대한 대가이다. 실제 사용 여부를 묻지 않고 발생하며 특히 제9조의 취지에 따르면 기술의 실용화가 성공하지 못하였다고 하여 지급을 거절할 수 있는 것은 아니라고 해석된다.

(2)   계약상 정당한 사유 없이 기술 사용을 포기하여 원고가 계약을 해지하는 경우에도 착수기술료 지급의무는 남아있는 것으로 정하고 있다. 위 조항들의 취지를 고려할 때 피고가 기술 사용을 포기한다고 하여(아래에서 보는 바와 같이 기술 사용을 포기한 것에 정당한 이유가 있다고 인정되지 않는다) 착수기술료 지급의무가 없어지는 것은 아니라고 판단된다.

(3)   계약해지 여부 판단 - 계약 성립의 기초가 된 사정이 현저히 변경되고 당사자가 계약 성립 당시 이를 예견할 수 없었으며, 그로 인하여 계약을 그대로 유지하는 것이 당사자의 이해에 중대한 불균형을 초래하거나 계약을 체결한 목적을 달성할 수 없는 경우에는 계약준수 원칙의 예외로서 사정변경을 이유로 계약을 해제하거나 해지할 수 있다. 여기에서 말하는 사정이란 당사자에게 계약 성립의 기초가 된 사정을 가리키고, 당사자가 계약의 기초로 삼지 않은 사정이나 어느 일방당사자가 변경에 따른 불이익이나 위험을 떠안기로 한 사정은 포함되지 않는다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2016다12175 판결).

(4)   계약 후 법령 개정으로 피고가 이전받은 기술을 사용할 수 없게 되었는지 보건대, 승강기안전관리법이 전부개정되고 이에 따라 승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준(행정안전부고시)도 전부 개정된 사실은 인정된다. 피고는 교통약자용 에스컬레이터를 개정 승강기 안전기준에 부합하도록 설치할 수 없는 상황이라고 주장한다. 그러나 피고가 이 사건 계약에 따라 실시권을 갖고 있는 기술이 위 고시의 어떤 규정을 충족할 수 없어 더 이상 사용하지 못하게 되었는지에 대하여 구체적인 주장과 증명이 없다.

(5)   피고는 향후 시행되는 안전기준, 검사기준, 설치기준, 인증기준에 따라 JIS 기반 제품을 EN 규격에 적합한 제품으로 개발하는 것은 여러 가지 이유(엘레베이터로 기능대체, 개발비용 대비 제품의 신뢰도 저하, 관리비용 과다, 장애인이 안전상 이유로 사용 거부)로 시장성이 없어 현실적으로 어려운 상태라고 주장하나, 시장성이 있는지 여부가 계약 성립의 기초가 된 사정이라고 볼 수 없을 뿐 아니라, 이 사건 계약 제9조에 의하면 실시기업이 시장성 변동에 따른 불이익이나 위험을 감수하기로 하였다고 해석된다.

첨부: 수원지방법원 안양지원 2023. 11. 29. 선고 2022가단125049 판결

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1.    쟁점

산자부 산기평의 국가연구개발사업에서 주관기관 대학산학협력단, 참여기관 영리기관 제약회사에서 국책과제를 완료한 후 주관기관 대학산학협력단에서 영리기업 참여기관에게 실시계약체결 및 기술료 납부를 요구하였으나 참여기관은 사업상 해당 술을 실시할 이유가 없다는 이유로 기술실시계약의 체결을 거절하였습니다.

국가연구개발사업을 협력하여 성공적으로 수행하였던 비영리기관 대학산학협력단과 영리기업 참여기관 사이에 어떤 사정으로 기술실시계약이 체결되지 못한 경우에도 영리기업 참여기관에게는 여전히 주관기관 산학협력단에 대한 기술료 납부의무가 있는지 문제된 사안입니다.

2.    1,2심 판결

(1)   1심 법원 판결: 영리기업 참여기관에서 해당 기술을 사용하지 않아도 기술료 납부의무가 인정된다.

(2)   항소심 2심 판결: 기술료 납부 의무 부정 - 산촉법과 시행령의 관계 규정, 협약서 규정의 문언과 내용에 비추어 볼 때, 기술개발사업의 결과를 사용, 양도, 대여 또는 수출하려고 하는 등 그 결과를 사용하거나 사용하게 하는 경우를 협약에 따른 기술료 납부의 정지조건으로 하고 있다고 봄이 타당한데, 위와 같이 실시계약이 체결되지 않은 경우 참여기관의 기술료 납부의무가 발생한 것으로 볼 수는 없다”고 판결하였습니다. 기술실시계약 체결이라는 정지조건이 충족되지 못했으므로 기술료 납부의무도 발생하지 않았다고 판단하였습니다. 이와 같은 이유로 항소심 법원은 ‘참여기관이 실시계약체결을 거절해도 여전히 기술료 납부의무가 있다는 취지’의 1심 판결을 취소하였습니다.

3.    대법원 판결 – 기술료 납부 의무 부정, 항소심 판결 유지

(1)   「산업기술혁신 촉진법」에 따라 정부로부터 산업기술개발사업에 소요되는 비용을 출연 받아 기술개발사업을 수행하고 그 성과물을 소유하는 주체는 원칙적으로 주관연구기관이고, 주관연구기관은 성공으로 평가된 과제에 대하여 실시기업과 기술실시계약을 체결하여 기술료를 징수할 의무를 부담한다.

(2)   참여기업은 해당 기술개발사업 결과를 사용할 목적으로 정부가 출연하는 비용 외에 현금과 현물을 부담하여 주관연구기관이 수행하는 기술개발사업에 참여하므로 원칙적으로 실시기업이 될 수 있는 자격 및 기회가 주어지나, 참여기업은 주관연구기관과 협의하여 실시기업이 되지 않을 수 있다.

(3)   그렇다면, 위 각 규정은 기술개발사업의 참여기업에게 일정한 출연의무 부담을 조건으로 실시계약 체결에 있어 우선권을 부여하는 것일 뿐 달리 그 참여기업의 실시계약 체결의무에 관한 구체적인 협약이 이루어지지 않은 이상, 실시계약 체결의 의무까지 부과, 강제하는 규정이라고 볼 수는 없다.

(4)   산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고 국가 혁신역량을 높임으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 하는 위 법의 취지에 비추어, 비록 해당 산업기술개발 및 이를 위한 협약의 체결이 참여기업 등 민간의 수요를 반영한 것이라 하여 달리 볼 수 없다.

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국책과제, 국가연구개발사업 관련 법규정과 제도는 상당히 복잡할 뿐만 아니라 쟁점도 많습니다. 연구개발과제를 성공적으로 마친 후 주관기관이나 참여기관이 납부해야 할 기술료에 관련된 규정도 마찬가지입니다. 여러 차례 개정되어 적용법령을 찾기도 어려울 뿐만 아니라 각 과제의 적용법률과 해당 부처에 따라 그 구체적 내용도 차이가 있습니다.  실무상 문제가 있을 때에는 과제 협약서 뿐만 아니라 적용 법령 및 하위 규정까지 모두 확인하는 꼼꼼한 일처리가 필요합니다.

쟁점

국책과제 완료 후 기술료 분쟁사안은 산자부 산기평의 국가연구개발사업에서 비영리기관 대학산학협력단을 주관기관으로, 제약회사는 영리기관 참여기관으로서 국책과제를 성공적으로 완료하였습니다. 주관기관 대학산학협력단에서 영리기업 참여기관에 대해 실시계약체결 및 기술료 납부를 요구하였고, 참여기관에서는 사업상 이유로 산단에서 실시계약을 위해 제시한 기술을 실시할 이유가 전혀 없다는 사정을 들어 기술실시계약의 체결을 거절하였습니다. 추가 협의를 하였으나 최종적으로 기술실시계약은 체결되지 않았습니다.

국가연구개발사업을 협력하여 성공적으로 수행하였던 비영리기관 대학산학협력단과 영리기업 참여기관 사이에 어떤 사정으로 기술실시계약이 체결되지 못한 경우에도 영리기업 참여기관에게는 여전히 주관기관 산학협력단에 대한 기술료 납부의무가 있는지 문제된 사안입니다.

1,2심 판결

(1)   1심 법원 판결: 영리기업 참여기관에서 해당 기술을 사용하지 않아도 기술료 납부의무가 인정된다고 판결하였습니다.

(2)   항소심 2심 판결: 기술료 납부 의무 부정 - 산촉법과 시행령의 관계 규정, 협약서 규정의 문언과 내용에 비추어 볼 때, 기술개발사업의 결과를 사용, 양도, 대여 또는 수출하려고 하는 등 그 결과를 사용하거나 사용하게 하는 경우를 협약에 따른 기술료 납부의 정지조건으로 하고 있다고 봄이 타당한데, 위와 같이 실시계약이 체결되지 않은 경우 참여기관의 기술료 납부의무가 발생한 것으로 볼 수는 없다”고 판결하였습니다. 기술실시계약체결이라는 정지조건이 충족되지 못했으므로 기술료 납부의무도 발생하지 않았다고 판단하였습니다. 이와 같은 이유로 항소심 법원은 ‘참여기관이 실시계약체결을 거절해도 여전히 기술료 납부의무가 있다는 취지’의 1심 판결을 취소하였습니다.

대법원 판결 – 기술료 납부 의무 부정, 항소심 판결 유지

(1)   「산업기술혁신 촉진법」에 따라 정부로부터 산업기술개발사업에 소요되는 비용을 출연 받아 기술개발사업을 수행하고 그 성과물을 소유하는 주체는 원칙적으로 주관연구기관이고, 주관연구기관은 성공으로 평가된 과제에 대하여 실시기업과 기술실시계약을 체결하여 기술료를 징수할 의무를 부담한다.

(2)   참여기업은 해당 기술개발사업 결과를 사용할 목적으로 정부가 출연하는 비용 외에 현금과 현물을 부담하여 주관연구기관이 수행하는 기술개발사업에 참여하므로 원칙적으로 실시기업이 될 수 있는 자격 및 기회가 주어지나, 참여기업은 주관연구기관과 협의하여 실시기업이 되지 않을 수 있다.

(3)   그렇다면, 위 각 규정은 기술개발사업의 참여기업에게 일정한 출연의무 부담을 조건으로 실시계약 체결에 있어 우선권을 부여하는 것일 뿐 달리 그 참여기업의 실시계약 체결의무에 관한 구체적인 협약이 이루어지지 않은 이상, 실시계약 체결의 의무까지 부과, 강제하는 규정이라고 볼 수는 없다.

(4)   산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고 국가 혁신역량을 높임으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 하는 위 법의 취지에 비추어, 비록 해당 산업기술개발 및 이를 위한 협약의 체결이 참여기업 등 민간의 수요를 반영한 것이라 하여 달리 볼 수 없다.

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