신규성__글13건

  1. 2022.01.18 특허등록요건 신규성, 공연실시 여부 – 시제품 납품, 시운전 상황에서 묵시적 비밀유지의무 인정 여부 판단: 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결
  2. 2022.01.06 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단기준 + 수치한정 발명의 진보성 판단기준: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결
  3. 2022.01.06 선행발명 제조방법에 따른 물건의 내재된 구성 및 속성 구체적 개시 없음 vs 동일한 물건발명의 신규성 판단: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결
  4. 2021.12.17 수치한정 발명의 진보성 판단 - 선행발명의 부정적 교시 중시, 사후적 고찰 금지 원칙 적용: 특허법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 판결
  5. 2021.12.16 특허요건 신규성 판단 – 공지, 공연실시의 의미: 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후2963 판결
  6. 2021.10.05 신규성 상실 예외 사안 – 의사에 반한 공지 여부 판단: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결
  7. 2021.01.04 파라미터 발명의 진보성 판단 기준: 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결
  8. 2020.11.11 파라미터발명, 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결
  9. 2020.03.11 SRT 신기술공법을 출원일 전 다수 관계자 참관하는 시험시공의 경우 기술공지 또는 공연실시 여부 쟁점 – 비공지성 및 신규성 인정: 특허법원 2020. 1. 23. 선고 2019허4956 판결
  10. 2020.01.15 특허소송 실무, 특허침해금지청구 대상 물건의 특정 방법 - 공개시장에서 판매되는 대량생산 상품이 아닌 경우 난제: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1381 판결
  11. 2019.02.21 [공지기술쟁점] 우선권 주장근거 출원발명의 공지여부, 발간된 적은 없으나 WIPO에 요청하여 입수할 수 있는 우선권주장서류를 공지로 볼 수 있는지 여부 – 부정, 선행발명에 해당하지 않음: ..
  12. 2019.02.21 [의약특허분쟁] 약리기전 자체만으로는 의약용도발명의 용도를 한정하는 구성요소에 해당되지 않음: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결
  13. 2018.10.01 [영업비밀쟁점] 선사용권 항변과 선사용사실 입증 문제 – 영업비밀원본증명 서비스 활용방안

1.    사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   특허발명 출원 전 계약에 따라 납품하여 시운전한 제품

(2)   당사자 사이에 비밀유지약정 없음

(3)   묵시적 비밀유지 의무가 인정되는지 여부 + 공연 실시 여부

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   시제품 선행발명에 관한 비밀유지에 관한 약정 체결 없음

(2)   신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 특별한 사정 없음

(3)   선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었음. 신규성 상실

 

3.    대법원 판결 요지

 

(1)   최초 납품한 선행발명은 시제품으로서의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며,

(2)   또한 소외 회사와 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동의 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고,

(3)   나아가 시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다는 점을 고려할 때,

(4)   선행발명은 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

(5)   특허법원 판결 파기환송

 

4.    기본 법리

 

특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서공지되었다고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 20001238 판결 등 참조), 공연히 실시되었다고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 20114011 판결 참조).

 

첨부: 대법원 2022. 1. 13. 선고 202110732 판결

대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결.pdf
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KASAN_특허등록요건 신규성, 공연실시 여부 – 시제품 납품, 시운전 상황에서 묵시적 비밀유지의무 인정 여부 판단 대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 18. 14:27
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(1)   새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바파라미터 발명과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다.

(2)   반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

 

(3)   파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

 

(4)   한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20084998 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 20171298 판결

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결.pdf
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KASAN_파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단기준 + 수치한정 발명의 진보성 판단기준 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 6. 10:00
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물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다.

 

(1)   특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다.

 

(2)   이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다.

 

(3)   이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라고 한다)출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

 

(4)   한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.

 

(5)   , 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

 

(6)   구체적 사안의 대법원 판결요지 - 선행발명은 필연적으로 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다는 법리 판시 후, 본 사안은 제조방법을 따랐을 때 항상 특허발명과 같은 결과물에 이른다는 점까지는 증명되지 않았다고 보아서 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 판단

 

첨부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 20171304 판결

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결.pdf
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KASAN_선행발명 제조방법에 따른 물건의 내재된 구성 및 속성 구체적 개시 없음 vs 동일한 물건발명의 신규성 판단 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 6. 09:24
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1. 특허발명 수치한정 세라믹 용접 지지구

 

특허 청구항: 50~70wt% SiO2, 15~35wt% Al2O3, 8~15wt% MgO, 0.5~3wt% CaO를 주성분으로 포함하고, Fe2O3, K2O Na2O로 이루어지는 기타 성분이 0.5~5wt%의 범위로 포함되어 이루어진 조성을 갖고, 내화도가 SK 8~12이고, 소성밀도가 2.0~2.4g/㎤이며, 흡수율이 3% 미만인 세라믹 용접 지지구

 

기술적 과제 및 효과: 특허발명은 위 수치범위의 내화도와 소성밀도를 통하여 원활한 슬러그 발생과 적정한 이면비드 생성을 가능하게 하고, 낮은 수치 범위의 흡수율을 통하여 과다수분 흡습을 방지하여 용접부의 강도를 향상시키는 것

 

2. 선행발명의 차이점 및 부정적 교시

 

선행발명 1: 45~70wt% SiO2, 15~40wt% Al2O3, 5~30wt% MgO, 0.3~2wt% CaO 조성과 내화도는 SK 11~15, 기공률은 20~40%인 세라믹 용접 지지구

 

특허발명과 차이점 - 내화도 범위(SK 8~12)에서 차이가 있고(원심판시 차이점 3), 소성밀도(원심판시 차이점 4)와 흡수율(원심판시 차이점 5)에 대하여는 아무런 기재가 없다.

 

부정적 교시 - 선행발명 1의 명세서에고형 내화재의 기공률이 20% 미만에서는 슬러그 층이 비드를 밀어 올리고, 덧붙임 부족 혹은 백비드가 고르지 않게 된다고 기재되어 있음.

 

특허발명과 구상상 차이점 대비 - 기공률과 비례관계에 있는 특허발명의 흡수율은 3% 미만이다.

 

3. 대법원 판결 선행발명의 부정적 교시 중시, 사후적 고찰 금지, 진보성 인정

 

선행발명 1에는 20% 미만의 낮은 기공률에 관하여 부정적 교시를 담고 있어, 통상의 기술자가 선행발명 1의 기공률을 20% 미만으로 낮추어 결과적으로 기공률과 비례 관계에 있는 흡수율을 낮추는 것을 쉽게 생각하기 어렵다.

 

특허발명은 내화도와 소성밀도, 흡수율의 각 수치한정 및 그 조합을 구성요소로 하는 발명인데, 선행발명 1에는 흡수율과 비례관계에 있는 기공률에 관한 부정적인 교시를 담고 있고, 통상의 기술자가 선행발명 1에 특허발명과 같은 낮은 흡수율을 채택하여 결과적으로 선행발명 1의 비교적 높은 범위의 기공률을 배제하는 것은 선행발명 1의 내화도와 기공률 간의 유기적 결합관계를 해치는 것이므로 선행발명 1에 기하여 진보성을 부정하기는 어렵다.

 

선행발명 3의 명세서에 의하더라도현재 통상적으로 사용되는 세라믹 뒷받침재는 자기화 단계까지 거친 뒷받침재로서 이는 흡수율이 적은 편이고, 기공률이 낮아 조직이 치밀하여 흡습방지성 내지는 방수성이 좋으나 대신 기공률이 낮아 단열성이 좋지 않고 열팽창 계수가 비교적 큰 편이어서 사용할 때에 균열, 파손이 발생하는 경우가 있다’고 기재되어 있어 낮은 흡수율은 장점이 있는 반면 단점도 있다는 것이므로, 위와 같은 내용이 통상의 기술자에게 선행발명 1의 흡수율을 낮추는 방향으로 변형을 시도하도록 만드는 동기나 암시로 받아들여지기 어렵다.

 

게다가 통상의 기술자가 선행발명 1에 이 사건 특허발명과 같은 낮은 흡수율(기공률과 비례 관계)을 채택하여 결과적으로 선행발명 1의 비교적 높은 범위의 기공률을 배제하는 것은 선행발명 1의 내화도와 기공률 간의 유기적 결합관계를 해치는 것일 뿐 아니라, 그로 인한 효과를 예측할 수 있을 만한 자료도 없다.

 

그리고 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 특허발명에 따른 실시예는 이 사건 특허발명의 구성요소를 충족하지 못하는 비교예와 비교하여 용접결과가 모두 양호하고, 내부크랙 및 모재의 충격강도에 있어서도 우수한 결과를 얻었다.

 

위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 통상의 기술자의 입장에서 특허발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명 1로부터 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려우므로, 선행발명 1에 의하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 12. 10. 선고 201811728 판결

 

KASAN_수치한정 발명의 진보성 판단 - 선행발명의 부정적 교시 중시, 사후적 고찰 금지 원칙 적용 특허법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 판결.pdf
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특허법원 2021. 12. 10. 선고 2018후11728 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 12. 17. 09:25
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특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다.

 

여기에서공지되었다고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 20001238 판결 등 참조),

 

공연히 실시되었다고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 20114011 판결 등 참조).

 

KASAN_특허요건 신규성 판단 – 공지, 공연실시의 의미 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후2963 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 12. 16. 10:00
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1. 특허법 규정 및 판단기준

 

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8. 선고 8515 판결 등 참조).

 

2. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   3자에게 금형제작 및 시제품 제작 의뢰  

(2)   금형제작계약서 제15(비밀유지약정) - 15 [지식재산권] 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 모든 지식재산권은 개발 자인‘(원고)에게 있고, ’‘(D)은 무상의 통상실시권을 가지며, ’이 지식재산권에 대한 출 원을 마칠 때까지은 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 내용을 제3자에게 공 개하지 않는다.

(3)   3D에서 시제품 700개를 소비자 반응을 보기 위해 무상으로 배포하여 공개함 

(4)   쟁점: 의뢰인의 특허출원 전 시제품 무상 배포 행위 – “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 발명의 공개에 해당하는지 여부

 

3. 특허법원 판결요지

 

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 A 직원이나 그 지인 및클럽 말리부회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

 

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 아이머큐리의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 A 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다.

 

따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는공지는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 A 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에판매하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 A로부터 통지받지 못했다고 하더라도, A가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 20204990 판결

 

KASAN_신규성 상실 예외 사안 – 의사에 반한 공지 여부 판단 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 10. 5. 11:00
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발명자가 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값(파라미터)을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 발명을 파라미터 발명이라고 한다.

 

이와 같이 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 파라미터 발명의 진보성은 파라미터가 갖는 기술적 의의를 파악하여 이를 중심으로 판단되어야 할 것인데, 파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시하였거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질이나 특성을 확인한 것에 불과한 경우에 그 파라미터 발명은 선행발명과의 관계에서 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일 유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 신규성 및 진보성이 부정된다.

 

반면, 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는 경우에는 진보성이 부정되지 않을 수 있는데, 이에 해당하기 위해서는 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 위와 같은 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있어야 한다.

 

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없는 경우라도, 대부분의 파라미터 발명은 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는데, 그와 같은 경우에는 수치한정발명에도 해당한다고 볼 수 있으므로, 그 진보성 판단에 수치한정발명의 법리를 적용할 수 있다.

 

, 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치 범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정되고, 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기는 경우에는 진보성이 부정되지 않는 것으로 보아야 한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 11. 20. 선고 20198903 판결

 

KASAN_파라미터 발명의 진보성 판단 기준 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결.pdf

특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결.pdf

 

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작성일시 : 2021. 1. 4. 11:00
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파라미터발명 법리논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

 

 

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

 

 

 

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

원고 출원인의 주장요지

 

 

특허법원 판결 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

 

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

 

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

 

구체적 판단

출원발명의직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

 

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

 

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

 

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

 

KASAN_파라미터발명, 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017

 

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작성일시 : 2020. 11. 11. 10:00
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1. 공지여부 판단기준

특허법 제29조 제1항 제1호는, 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명인 경우에는 특허를 받을 수 없는 것으로 규정하고 있는데, 여기서 공지되었다고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, 공연히 실시되었다고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 20114011 판결 취지 등 참조).

 

2. 특허출원일 2015. 10. 26. 이전 시험시공 및 기술내용 비밀유지 및 보안관리 현황

시험시공: 당시 작성된 계약서에는 해당 연구용역에 관하여 취득한 비밀을 상대방의 승인 없이 외부에 공개하여서는 아니 된다는 내용이 포함되어 있다. 평산에스아이는 2015. 6. 10. 및 그 다음날인 11. 자신의 공장 부지 내 제작동 옆에서 그 소속 직원 11명으로 하여금 이 사건 시험시공을 위한 수직구 파형강판 생산 및 가조립 작업을 하게 한 후, 다음날인 2015. 6. 12. 오전 11시부터 약 1시간 동안 같은 장소에서 이 사건 시험시공에 의한 구조물을 이 사건 공사 관계자들에게 참관하게 하였다.

 

구조물 참관에 참석한 이 사건 공사 관계자들은 연구용역을 이행한 연구원들, 평산에스아이 소속 직원들 및 이 사건 조건부 의결에서 대상 공사구역으로 특정된 각 공구별 관계자들 즉 감리단장, 감리원, 시공사 소속 직원 등 10여 명이었고, 그 외 위와 다른 지위에 있는 참석자는 없었다.

 

시험시공에 의한 구조물의 해체작업은 2015. 6. 12.자 참관이 끝난 직후부터 시작되어 그 다음날인 2015. 6. 13. 종료되었다. 감리단장은 시험시공 이전에 평산에스아이의 사장으로부터 구두로 시험시공에 관한 내용을 비밀로 유지해달라고 부탁받았음을 증언하였다.

 

시험시공이 이루어진 기간 동안 평산에스아이의 음성공장을 방문한 외부업체는 없는 것으로 보이고, 이 사건 시험시공 참관 당시 참관인들은 공장 진입시 경비원으로부터 공장 방문 목적을 질문받았다.

 

평산에스아이의 운영현황: 매년 소속 직원들로부터 업무 수행 중 취득한 일체의 자료 및 정보를 외부에 유출하여서는 아니 된다는 내용이 포함된 비밀보안 서약서를 제출받고 있다. 공장은 주변 대부분이 숲 또는 전답으로 둘러싸여 있고, 공장부지와 외부 사이의 경계로 철조망 울타리가 설치되어 있으며, 공장부지로 진입하기 위해서는 경비실을 통과하여야 한다.

 

시공 이후의 사정: 수직갱과 횡갱을 접합하는 이 사건 시공은 위 하도급 공사의 일환으로서 2015. 11. 24.부터 같은 달 27.까지 진행되었다. 한편, 피고와 평산에스아이는 2015. 10. 26. 이 사건 특허발명을 공동으로 출원하여 특허등록을 받았고(이후 평산에스아이는 특허권 지분을 포기하였고, 대신 통상실시권자로 등록되었음), 피고와 평산에스아이를 포함한 4개 업체는 국토교통부장관에게 이 사건 시험시공 및 이 사건 시공에 사용된 수직구와 횡갱 접합부관련 기술내용에 대한 신기술지정을 신청하여 2016. 11. 18.자 건설신기술 제804(‘플랜지 파형강판을 사용하여 지상에서 조립 모듈화한 수직구 시공기술’)로 지정되었다.

 

3. 특허법원의 판단요지 비밀성 인정 및 공연실시 부정

이 사건 시험시공은 계약상 또는 상관습상 비밀유지의무가 인정되는 특정인들, 즉 평산에스아이 소속 직원들, 관련 연구용역계약을 이행하는 연구원들 및 이 사건 시공 관계자들만이 알 수 있는 상태에서 실시되었다고 봄이 타당한바, 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없다.

 

4. 무효심판 청구인의 주장요지 및 특허법원의 판단

 

 

 

첨부: 특허법원 2020. 1. 23. 선고 20194956 판결

 

KASAN_SRT 신기술공법을 출원일 전 다수 관계자 참관하는 시험시공의 경우 기술공지 또는 공연실시 여부 쟁점 –

특허법원 2020. 1. 23. 선고 2019허4956 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 11. 13:21
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특허침해금지청구의 소장에서 청구취지 기재방법

특허권 침해행위의 금지 및 침해행위를 조성하는 물건 등의 폐기를 구하는 소의 청구취지에서 생산, 양도 등의 금지되는 행위의 객체가 되는 물건 및 폐기 대상이 되는 물건은 그 청구를 인용하는 판결이 확정되었을 경우에 집행기관이 별도의 판단 없이 다은것과 구별할 수 있을 정도로 구체적 개별적으로 특정되어야 한다.”

 

구체적 사안의 판단 특허발명의 청구범위를 그대로 기재한 것과 다름 없는 경우

집행관 또는 집행법원으로서는 피고가 코팅한 윈도우가 별지 목록 제2항 내지 제4항 기재 각 물건에 해당하는지를 판단하려면 피고가 코팅한 윈도우가 395 특허 제1항 발명, 3항 발명 또는 486 특허 제1항 발명의 각 구성요소와 그 유기적 결합관계를 모두 갖추었는지를 판단하여야 하는데, 이는 특허권 침해소송의 본안 재판사항과 동일하여, 본소 중 별지 목록 제2항 내지 제4항 기재 각 물건에 관한 각 청구 부분은 금지되는 행위의 객체가 되는 물건 및 폐기 대상이 되는 물건이 구체적 개별적으로 특정된 것이 아니어서 부적법하다.

 

결론: 소 각하 판결

 

 

특허청구범위

 

 

첨부: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 20181381 판결

특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1381 판결 .pdf

KASAN_특허소송 실무, 특허침해금지청구 대상 물건의 특정 방법 - 공개시장에서 판매되는 대량생산 상품이 아닌 경

 

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작성일시 : 2020. 1. 15. 08:34
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선행발명 1 2002. 9. 11. 일본 특허출원 특원 2002-266012호로 출원된 것으로서, 선행발명 4의 제1우선출원발명에 해당하고, 선행발명 4의 표지에는 위 출원번호(특원2002-266012)가 기재되어 있다. 선행발명 1 자체가 우선일 당시 WIPO 웹사이트에 게시되지 않았던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

 

살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 선행발명 1은 우선일 당시 공지, 반포된 간행물에 게재, 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 되었다고 볼 수 없다.

 

선행발명 1은 일본에 출원된 발명에 불과하고, 또한 WIPO 웹사이트에 게시되었거나 업로드된 사실이 없다. ② 원고의 주장에 의하더라도, 선행발명 1은 선행발명 4가 공지된 시점인 2003. 5. 15.경에 되어서야 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1을 우편이나 팩스 등으로 받아볼 수 있다는 것이다.

 

가사 원고의 주장이 사실이라고 하더라도 선행발명 4가 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다는 사실만으로는 그 무렵 출원번호만이 기재된 선행발명 1 자체가 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고 단정하기 어렵다. , 선행발명 4를 통하여 WIPO 사무국에 대한 요청 등의 절차를 거친 후 선행발명 1이 국내에 반입될 수 있었다는 상태만으로 곧바로 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고는 볼 수 없다.

 

선행발명 1을 국내에서 컴퓨터 화면 등을 통해 전자문서 형태로 언제든지 열람할 수 있거나 선행발명 1이 실제 국내에 반입되어 열람할 수 있는 상태에 놓여야 선행발명 1의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 즉 컴퓨터 화면을 통하여 볼 수 있는 전자문서로 존재하든지 아니면 종이문서로 존재하든지 간에 선행발명이 현실적으로 국내에서 열람할 수 있는 상태에 놓여 있어야 해당문서의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 그런데 선행발명 1이 실제로 국내에 반입되었거나 WIPO 웹사이트 외 다른 웹사이트에 게시되었음을 인정할 아무런 자료가 없는 이상 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 있었다고 볼 수 없다.

 

선행발명 1은 우선권 주장서류이므로 취지상 파리조약에 따른 우선권이 발생하였다는 것을 증명하기 위한 목적으로 제출된 것이지 공개를 목적으로 작성되어 제출된 서류로 볼 수 없으므로간행물이라고 보기 어렵다.

 

선행발명 1은 특허발명의 우선일 전에 인터넷에 게시되거나 업로드된 기록이 없는 이상 우편이나 팩스를 통하여 선행발명 1을 받아 볼 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 1이 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기 어렵고, 원고 주장과 같이 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1이메일로 받을 수 있었다고 하더라도 이를 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기도 어렵다(원고가 제출한 증거만으로는 당시 위 절차를 걸쳐서 이메일을 받을 수 있었다는 사실을 인정하기에도 부족하다).

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 20173492 판결

특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결.pdf

KASAN_[공지기술쟁점] 우선권 주장근거 출원발명의 공지여부, 발간된 적은 없으나 WIPO에 요청하여 입수할 수

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작성일시 : 2019. 2. 21. 12:00
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의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이다.

 

약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다.

 

따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 안 된다(대법원 2014. 5. 16. 선고 20123664 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012238,245 판결 등 참조).

 

이 사건 제1항 정정발명에서각막 상피의 신장을 촉진하는 것약리기전에 해당하는 것으로 봄이 타당하고, 따라서각막 상피의 신장을 촉진하는 것에 의한이라는 기재는 이 사건 제1항 정정발명의 의약용도인각막 궤양, 각막 상피박리, 각막염 또는 안구 건조증 치료제를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소에 해당한다고 볼 수 없다.

 

각막 상피의 신장을 촉진하는 것은 화학식 I로 표시되는 화합물 또는 이의 염류인 P2Y 수용체 작용물질의 분자가 어떻게각막 궤양, 각막 상피박리, 각막염 또는 안구 건조증에 대해 치료 효과를 나타내는지에 관한 과정을 표현하는 기재에 해당하고, 의약용도인안구건조증 등의 치료를 위한 수단에 해당한다. 그렇다면 선행발명 1은 발명의 용도가안구건조증의 치료임을 명시적으로 밝히고 있으므로 제1항 정정발명의 유효성분과 의약용도는 선행발명 1에 의해 공지된 것이어서 그 신규성이 부정된다.

 

2항 정정발명은 제1항 정정발명의 의약용도인각막궤양, 각막 상피 박리, 각막염 또는 안구 건조증중에서도천연화된 각막 상피의 결손을 동반하는 것인으로 의약용도의 범위를 더욱 한정하고 있다. 그런데 제1항 정정발명과 비교하여 동일한 유효성분 물질이 제2항 발명에서 한정된 바와 같은천연화된 각막 상피의 결손이 동반되는 안구건조증 등의 치료 용도에 사용되는 경우에 그 효과가 이질적이거나 현저하다고 볼만한 아무런 기재나 데이터 등의 자료가 없으므로, 2항 정정발명이 제1항 정정발명의 경우와 비교하여 실질적인 차이가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 선행발명 1에 의해 이 역시 치료용도가 개시된 것으로 볼 수 있으므로 마찬가지로 그 신규성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 20182335 판결

특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결 .pdf

KASAN_[의약특허분쟁] 약리기전 자체만으로는 의약용도발명의 용도를 한정하는 구성요소에 해당되지 않음 특허법원 2

 

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작성일시 : 2019. 2. 21. 10:39
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종전에 소개한 자동차용 LED 램프 디자인의 공동개발분쟁에서, 침해혐의자 피고측에서 선사용권 항변을 하였으나 법원은 해당 디자인의 선사용 사실을 인정하지 않았습니다. 증거로 제출된 해당 디자인의 CAD 파일에 대해 그 파일의 작성 및 변경일자에 관한 디지털포렌식 감정까지 거쳤으나 법원은 컴퓨터에 표시된 일자가 원본 CAD 파일의 최초 저장된 진정한 작성일자까지 입증한 것으로 인정하지 않았습니다.

 

이와 같이 컴퓨터 파일과 작성일자를 증거로 제출해도 그 파일이 원본인지 아니면 나중에 일부러 변경한 것인지 여부, 컴퓨터에 표시된 일자가 진정한 원래 저장일인지, 나중에 조작된 일자인지 여부를 두고 치열한 다툼이 발생합니다. 상황에 따라서는 분명하게 판별할 수 있는 경우도 있겠지만, 반대로 기술적 한계로 인해 도저히 그 진위여부를 판단할 수 없는 경우도 있습니다. 따라서 선사용의 증거로 제출한 자료가 그 작성된 일자와 그 이후 원본 파일이 변경되지 않았다는 점 등 형식적 진정성립이 실무상 포인트입니다.

 

보안성을 높이 평가받는 블록체인 기술은 컴퓨터 파일의 Hash 값을 활용한 것입니다. 기술적으로 원본 파일에서 점이나 스페이스 하나만 변경해도 두 파일에서 생성되는 Hash 값은 전혀 다릅니다. 아주 작은 변경으로도 유추하거나 상상할 수 없는 전혀 다른 Hash 겂이 산출되기 때문에 Hash 값과 결합된 파일의 경우 위조, 변조가 현실적으로 불가능하다고 합니다.

 

영업비밀 원본증명서비스는 이와 같은 전자 파일의 Hash 기술과 전자 stamp 기술을 활용하여 등록된 전자파일의 원본증명 및 등록일자에 관한 입증을 제공하는 것입니다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 제도적 근거와 추정효를 부여하는 법적 장치입니다. 자료파일의 원본증명과 일자증명 서비스를 다음과 같은 용도로 유용하게 활용할 수 있습니다.

 

  

참고 선사용권 관련 조항

디자인보호법 제100(선사용에 따른 통상실시권) 디자인등록출원 시에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하거나 그 디자인을 창작한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적 범위에서 그 디자인등록출원된 디자인의 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.

 

특허법 제103(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

 

KASAN_[영업비밀쟁점] 선사용권 항변과 선사용사실 입증 문제 – 영업비밀원본증명 서비스 활용방안.pdf

 

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작성일시 : 2018. 10. 1. 12:30
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