-- 천식치료제 투약용 기구 디자인(형태+보라색) 분쟁: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152049390 판결 --

 

1. 대상 제품 디자인

 

  

 

2.    부정경쟁행위  주장

 

선발회사는 후발제품에 대해 부경법 제2조 제1 ()목의 상품출처혼동행위, ()목의 선발제품의 식별력이나 명성을 손상하는 행위, ()목의 타인의 성과를 무단 사용하는 일반적 부정경쟁행위에 해당한다고 주장합니다.

 

3. 서울고등법원 판결

 

가.  상품출처 오인혼동 여부

 

"선발회사 흡입기를 보라색 둥근 모양의 흡입기로 지칭한 수요자들도 있는데, 이들 수요자의 경우에도 구체적으로 원고 흡입기 형태를 상정하면서 언어 사용상의 편의에 의해 그러한 추상적인 용어를 사용한 것으로 보일 뿐, 보라색둥근 모양의 조합으로 된 모든 형태의 흡입기를 관념 또는 의미하면서 그러한 용어를 사용한 것으로 보이지는 아니한다.

 

의사나 약사뿐만 아니라, 약국에서 직접 원고 제품 또는 피고 제품을 구매하는 천식환자나 그 보호자 등도 이들 제품의 수요자들로 볼 수는 있을 것이다. 그런데 원고 제품과 피고 제품은 모두 환자의 건강에 직접적인 영향을 줄 수 있는 전문의약품으로서, 환자들이나 그 보호자 등이 이들 제품을 약국에서 구매하기 위해서는 원칙적으로 의사의 처방을 받아야만 하는 거래환경을 참작해 보면, 이들 제품의 수요자들이 가지고 있는 주의력은 다른 보통 상품의 경우보다 훨씬 크다고 보아야 한다.

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위에 해당하기 위한 요건들인 표지의 유사성혼돈가능성은 일반적이고 평균적인 수요자를 기준으로 판단하는 것이다. 의사나 약사 등 전문가라고 하더라도 간혹 원고 흡입기와 피고 흡입기를 혼동하는 실수를 할 수는 있을 것이나, 이러한 실수가 일반적이고 평균적인 주의력을 가지는 의사나 약사 등에서 보편적으로 발생한다는 점이 증명되지 아니하는 이상, 그러한 몇몇 실수가 실제로 발생하였다는 사실만을 가지고 바로 위 각 요건이 충족되었다고 할 수는 없는 이유이다.

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 할 수는 없다."

 

나.  설문조사 결과 평가

 

선발회사의 일방적인 의뢰에 따라 실시된 설문조사결과에 의하더라도 원고 흡입기와 피고 흡입기를 혼동하는 국내 의사의 비율은 28.4%로 나타났는데. 이와 같은 혼동 비율은 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위에 해당하기 위한 혼동가능성요건을 충족하였다고 보기에 충분한 비율은 아니다(설문의 적합성과 설문조사의 신뢰성이 확보되어도, 혼동 비율이 20% 내지 30% 정도로 나타났다면 그것만으로는 어느 쪽으로도 단정하기가 어렵다.)

 

다.  ()목의 부정경쟁행위 성립여부 판단법리 및 판단순서 

 

"부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 판단함에 있어서는, ① 보호되어야 한다고 주장하는 성과 등(이하 ‘보호주장 성과 등’이라고 한다)이 ‘상당한 투자나 노력’으로 만들어진 것인지 살펴본 다음, ② 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 부정경쟁방지법, 저작권법 등 제반 지식재산권 관련 법률과 민법 제750조의 불법행위 규정을 비롯하여 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계 내에서 보호주장 성과 등을 이용함으로써 침해되었다는 경제적 이익이 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 해당한다고 볼 수 있는지, 아니면 위와 같은 전체 법체계의 해석 결과 보호주장 성과 등이 누구나 자유롭게 이를 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共, public domain)에 속해 있는 것이어서 이를 무단으로 이용하더라도 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’을 침해한 것으로 볼 수는 없는지를 독자적으로 규명해 보고, 또한 ③ 그러한 침해가 현재 우리나라 시장에 형성되어 있는 관행과 질서 체계에 의할 때 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법’이라고 평가되는 경쟁자의 행위에서 비롯되었는지도 살펴보아야 할 것이다.

 

, 보호주장 성과 등이, 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계에 의할 때 공공영역에 속하는 것으로 취급되어 이에 대해서는 더 이상 법적 보호를 하여서는 아니 되는 성질의 것인지, 아니면 위와 같은 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 신설 전의 지식재산권 관련 법률들의 체계 등에서 각각의 특유한 요건을 충족시키지 못하여 그러한 법률들에 규정된 권리 등에 의해서는 보호받을 수 없었지만 이는 단지 법적 보호의 공백으로서 이러한 공백을 메우기 위한 민법 제750조의 불법행위 규정 등을 해석적용해 보면 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’으로서 법적 보호가 주어져야 하는 성질의 것인지를 규명하여, 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지를 판단해야 한다."

 

라.  ()목 해당여부 구체적 판단

 

"선발회사 흡입기 형태는 원고 제품을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 있고, 이에 따라 원고 흡입기 형태에는 상당한 신용과 고객흡인력이 구축되게 되었다고 할 것이므로, 이를 원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등으로 보는 것은 문제가 없다.

 

그러나 피고 흡입기는 원고 흡입기와 그 형태에서 뚜렷한 차이가 있어 서로 유사하다고 할 수가 없고, 수요자들이 그 출처에 관하여 혼동을 할 염려가 있다고 할 수도 없으므로, 피고들이 피고 제품에 피고 흡입기를 사용하는 것을 두고 원고 흡입기 형태를 이용하는 행위에 해당한다고 할 수가 없다.

 

한편, 피고 흡입기에서도 원고 흡입기에서와 마찬가지로 보라색을 일부 채용하고 있기는 하다(다만, 그 색체에 차이가 있음은 앞서 보았다).

 

그러나 원고 흡입기 형태를 떠나 보라색표지만으로 원고 제품이 식별되기에 이르렀다고 보기는 어렵고, 그 밖에 앞서 본 색채 사용과 관련한 공익상의 요청에도 불구하고 원고 제품과 동종의 제품에 관하여 보라색을 사용하는 것을 원고들에게 독점시킬 만큼 원고들이 그 사용에 관하여 투자나 노력을 하였다는 점을 증명할 증거가 부족하다(‘원고 흡입기 형태를 떠나 보라색만으로 원고 제품이 유통되었거나 광고된 실적이 미미한 수준이다).

 

따라서 원고 흡입기 형태 중 보라색만을 따로 떼어내어 원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등에 해당한다고 볼 수가 없고, 피고들이 보라색을 피고 흡입기에 사용하는 행위를 두고 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법에 의한 사용이라고 볼 수도 없다."

 

따라서 ()목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

 

첨부: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152049390 판결

서울고등 2015나2049390 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.04.27 11:03
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-- 비아그라(Viagra) 블루다이아몬드 입체 + 색채상표 등록무효 여부 판단: 특허법원 2015. 10. 23. 선고 20147387 판결 --

 

1.    요지

 

아래 글의 그림과 같은 비아그라 블루다이아몬드 입체+색채상표는, (1) 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에는 해당하지만, (2) 구 상표법 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다. 한편, (3) 상표법 제7조 제1항 제13호의 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에도 해당하지 않는다. 따라서, 그 등록을 무효로 할 수 없다. 그럼에도 등록무효라고 판단한 특허심판원 심결을 취소한다.

 

2.    상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득 여부

 

. 판단 기준

 

1) 구 상표법 제6조 제2항에 의하면, 6조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다. 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점 사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지는 그 형상의 특징, 사용시기 및 기간, 판매수량 및 시장점유율, 광고ㆍ선전이 이루어진 기간 및 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도 및 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여, 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석ㆍ적용하여 판단하여야 한다.

 

2) 한편, 상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때, 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다.

 

. 구체적 검토

 

등록상표를 사용한 원고의 비아그라 제품의 판매기간 및 판매량, 원고 제품의 푸른색 마름모형 육면체 형태에 대한 지속적인 광고활동과 언론보도 등을 통하여 노출된 빈도, 제품에 부착된 Viagra 및 비아그라 문자 상품표지의 외관, 크기 및 수요자의 인식, 원고의 문자 상품표지가 지닌 압도적인 주지저명성이 그 상품의 형태인 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 원고 제품에 사용되면서 그 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행해 왔고, 그 결과 수요자 간에 이 사건 등록상표가 원고의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식됨에 따라 사용에 의한 식별력을 취득하였다(대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결 참조).

 

3.    상표법 제7조 제1항 제13호 해당 여부

 

. 판단 기준

 

상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다.

 

그리하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다.

 

이에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 그 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

. 구체적 검토  

 

내복용 알약의 경우, 식도에 상처를 주지 않고 알약을 넘길 수 있도록 하기 위해서는 복용 가능한 범위의 알약 크기에 모서리를 라운딩 처리하는 것만으로도 충분하고, 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형태 외에도 다양한 형상과 크기의 내복용 알약이 존재하고, 그 색채의 선택에도 제한이 없음을 알 수 있다.

 

이 사건 등록상표는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표라고 할 수 없다. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제13호에 해당하여 무효라는 주장은 받아들일 수 없다.

작성일시 : 2016.01.26 15:00
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-- 제약산업 분야에서의 상표출원 및 등록 관련 실무 TIP 소개 --

 

1. 상표등록 후 10년마다 하는 상표권 존속기간 갱신출원 시 주의할 점은?


2012. 4. 1. 이후 갱신출원에 대해서는 상품분류 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품 개수당 2천원을 추가로 납부해야 합니다. 따라서, 불필요한 상품을 삭제하고 필요한 범위로 유지하되 가능한 한 갱신 출원 시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다.


또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자 주소가 변경되었거나 상표권이 공유인 경우에는 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 실제 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서야 변리사에게 업무를 의뢰하는 경우가 있습니다. 그런데, 문제는 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 


그리고, 회사 CI 또는 상호상표의 경우 시간이 흐름에 따라 글자체나 로고 변경이 필요한 경우가 있는데, 이와 같이 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우, 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원을 하는 경우가 상당히 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와 유사함을 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로, 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사와 비교 검토를 충분히 해야 합니다. 필요한 경우 안정한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2. 상표출원에 대한 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?


의약품의 경우 식약청에 허가를 신청함과 함께 상표출원을 하는 경우가 많습니다. 식약청의 허가가 있으면 상표등록이 되기 전이라도 출원된 상표를 사용하는 경우가 많은데 이는 선등록된 타인의 상표를 침해할 가능성이 있으므로 법적 불안이 존재합니다. 이러한 경우 출원과 함께 우선심사를 청구함으로써 상표등록을 상당히 앞당길 수 있으므로, 이를 적절하게 활용할 필요가 있습니다.


우선심사 청구제도를 도입한 초기에는 우선심사를 신청한 출원서에 기재된 모든 지정상품에 대해 사용사실 또는 사용예정사실을 전부 입증하여야 했습니다. 따라서 우선심사를 통해 등록할 경우 지정할 수 있는 상품 개수가 실제 사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다. 그러나, 특허청은 상표법 개정을 통해 2012. 4. 1. 이후 출원부터 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 가능하도록 그 범위를 확대하였습니다. 출원인에게 유리한 제도 변경이므로 이를 적극 활용할 필요가 있습니다.

 

3. 특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?


상표 출원 전에 유사범위의 상표까지 검색하였다 하더라도 검색의 본질적 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 많습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부를 매우 엄격하게 판단하는 경향이 있으므로, 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 상표등록을 거절하는 경우도 많습니다.


그런데, 상표전문 변리사의 도움 없이 회사에서 직접 상표출원 업무를 처리하는 경우, 특허청 심사관의 거절이유 및 의견제출 통지에 대해 적절하게 대응하지 못하는 경우가 자주 발생합니다. 실제로 심사관의 불합리한 거절이유를 받아들여 결국 출원을 포기하는 경우도 종종 보이곤 합니다. 가장 간단한 거절이유에 해당하는 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도, 지정상품을 적절하게 석명하거나 이를 적법하게 보정하는 등 대응을 적절하게 하지 못하여, 소중한 상표출원 권리를 포기하게 되는 사례가 많이 발생하고 있습니다.


상표분야 실무경험에 비추어 보면, 심사관의 거절이유에 대해 아무런 대응도 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 보정과 함께 의견서를 제출하는 경우에는 심사관이 거절 입장을 철회하는 경우가 50% 정도 되는 것으로 보이는데, 이는 과거에 비해 상당히 높아진 수치입니다( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 최종 거절결정을 하는 경우입니다). 심사관의 거절결정에 대해서도, 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정을 논리적으로 반박하는 거절결정불복심판을 청구하면 그 중 70% 정도는 거절결정이 번복되고 있습니다.


따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받은 경우, 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는, 상표등록에 관한 전문 변리사의 판단과 조언에 따라 보정 및 의견서 제출 등을 통해 끝까지 거절이유 극복을 위한 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

 

4. 의약품에 대한 상표출원은 지정상품의 범위를 어떻게 하는 것이 좋을까?


지정상품을 포괄명칭인 약제라고 단순하게 지정하는 것도 가능합니다. 다만, 실제로 사용할 예정인 하위개념의 구체적 약품명을 함께 지정해서 출원하는 것이 바람직합니다. 단순히 약제라고만 포괄명칭으로 지정한 경우 권리범위가 넓은 장점은 있는 반면, 등록과정이나 등록 후 불사용 취소심판 등에서 상대방의 공격에 취약한 단점이 있습니다.


예를 들어 포괄명칭으로 지정된 저장상표에 대해 불사용 취소심판이 청구된 경우, 도전자로서는 불사용 사실을 포괄명칭의 하위개념인 어느 약품 하나에 대해서만 증명하면 되므로 입증부담이 훨씬 적습니다. 반면, 특정 약품을 지정하는 경우에는 출원상표가 타인의 선행상표와 저촉된다는 이유로 거절되었을 때 상품의 특수성(: 전문의약품과 일반의약품은 수요자 측면에서 매우 상이하여 비록 각 상품에 유사상표가 부착된 경우라 할지라도 상품출처의 오인, 혼동이 야기되지 않음)을 어필하여 효과적으로 대응할 수 있습니다.


따라서, 지정상품을 포괄명칭 약제, 그 하위 개념인 구체적 약품명으로 층계적으로 지정해 출원한 후 회사의 상표사용 전략에 따라 구체적 결정을 등록 단계에서 하는 것이 바람직합니다.

 

5. 자사 상호와 성분명 등 식별력이 없는 상표를 결합한 상표등록은 어떤 실익이 있는가?


예를 들면 산도스 올란자핀이란 상표는 산도스란 상호와 올란자핀이란 성분명을 결합한 것인데, 성분명은 상표로서 식별력이 없는 부분으로 올란자핀 단독으로는 상표등록이 불가능합니다. 또한, 상호를 결합하여 상표등록을 받아도 사실상 독점배타적으로 사용할 수 있는 부분은 상호부분에 국한되고, 식별력이 없는 부분에 대해서는 독점배타권이 미치지 않습니다.


그럼에도 불구하고 상호와 식별력 없는 표장을 결합한 상표를 등록하는 이유는, (1)자사의 사용권을 안정적으로 확보하고, (2) 경쟁사나 일반수요자에게 식별력이 없는 부분 역시 사용하게 되면 상표권 침해가 될 수도 있다는 인식을 은연 중에 생기게 할 수 있습니다. 나아가, (3) 식별력이 없는 표장(보통명칭이나 관용표장 배제)도 장기간 독점적으로 사용한 경우 장래 어느 시점에서는 사용에 의한 식별력을 취득하여 이를 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리를 획득할 수 있은 가능성도 있습니다. 

작성일시 : 2013.09.09 17:25
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