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1.    사안의 개요

(1)   등록서비스표: “양탕국” 지정서비스업: 43류, 다방업, 간이식당업 등

(2)   등록무효 심판청구 이유: 과거 커피를 양탕국으로 불린 점, 등을 이유로 등록상표에 대해 기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장에 해당한다고 주장하며 등록무효 심판청구를 한 사안

(3)   쟁점: 상표가 과거 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성된 경우 기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장으로 볼 수 있는지 여부

(4)   특허법원 판결 요지 - 제출된 증거만으로는 이 사건 등록상표를 구성하는 ‘양탕국’이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자에게 서비스에 제공되는 물건 등인 커피의 옛 명칭으로 인식되었다거나 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있는 정도로 인식되었다는 점이 증명되었다고 보기 어렵고, 그러한 증명이 없는 이상 공익상 특정인에게 그 표시를 독점시키는 것이 부당하다고 볼 수도 없어 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였음

(5)   대법원 판결 요지 – 원심판결 유지, 상고 기각 판결, 상표가 한때 사용된 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니다.

2.    대법원 판결 이유

(1)   쟁점 - 상표가 과거 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성된 경우 기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장으로 볼 수 있는지 여부

(2)   어떤 상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조).

(3)   어떠한 상표가 지정상품의 품질·원재료·효능·용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질·원재료·효능·용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조). 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결 등 참조).

(4)   상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이고(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조), 상표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등 참조).

(5)   따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다.

첨부: 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결

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2. 심판청구인의 무효사유 주장

이 사건 등록상표는 그 지정상품인 화장품 등과 관련하여 ‘3차원의 입체적인 효과를 주는 메쉬(MESH) 형태의 쿠션 화장품’이라는 의미를 직감하게 하므로 화장품의 성질표시에 해당할 뿐만 아니라, 화장품에 대하여 다수 사용하는 표장들(‘3D’, ‘MESH’, ‘CUSHION’)로만 구성된 상표로서 위와 같은 상품의 품질 이상의 관념을 도출하지 못하여 수요자들은 이를 보고 출처표시로 인식하지 않을 것이고 이를 어느 특정인에게 독점, 배타적으로 사용시키는 것은 공익상으로도 타당하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.

설령 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않더라도, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우에 수요자들은 ‘메쉬 쿠션 형태가 적용된 제품’이라고 상품의 품질을 오인할 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 해당한다.

3. 특허법원 판결요지

등록상표는 다음과 같은 이유를 고려했을 때, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 등록 무효.

1)     등록상표는 ‘3D’라는 문자부분과 영어 단어 ‘MESH’ 및 ‘CUSHION’이 평이한 서체로 띄어쓰기한 채 횡서되어 결합된 상표로서 이러한 구성 외에 외관상 상표의 식별력에 영향을 줄 만한 다른 특별한 점이 없다.

2)     그런데 등록상표의 등록결정일 당시 화장품과 관련하여 ‘쿠션(Cushion)’은 화장품을 찍어 바르는 쿠션 형태의 스펀지 또는 퍼프를 가리키는 보통명칭으로 사용되었고, ‘MESH’는 ‘그물망, 철망’ 등을 뜻하는 영어단어로, 거래계에서는 ‘망사’를 가리키는 용어로 흔히 사용되었으며, ‘3D’는 ‘3차원의 형태, 입체감, 입체 효과’ 등의 의미로 흔히 사용되는 단어로서, 화장품과 관련하여 ‘입체감을 표현할 수 있는 (화장품)’ 또는 ‘입체형상으로 구성된 (화장품)’ 등의 의미로 흔히 사용되었다.

이러한 점을 고려하면, 등록상표의 등록결정일 당시 등록상표 중 ‘MESH CUSHION’ 부분은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 망사가 사용된 쿠션을 가리키는 말로 직감되었을 것으로 보인다. 나아가 ‘3D’라는 단어의 의미를 고려하면 등록상표의 등록결정일 당시 등록상표인 ‘3D MESH CUSHION’은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 ‘MESH CUSHION’ 또는 입체적 형상을 가진 ‘MESH CUSHION’의 의미로 직감되었을 것으로 보인다.

3)     등록상표의 지정상품은 모두 상품류 구분 제03류의 중에서도 화장품(G1201B)에 속하는 상품들이다.

또한, 등록상표는 위에서 본 사정에다가, 다음과 같은 사정을 보태어 보면 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다.

앞서 본 바와 같이 등록상표는 그 등록결정 당시 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 ‘MESH CUSHION’ 또는 입체적 형상을 가진 ‘MESH CUSHION’의 의미로 직감되었을 것으로 보인다. 따라서 등록상표가 그 지정상품 중 ‘MESH CUSHION’이 적용되지 않는 상품에 사용될 경우에 수요자들은 ‘MESH CUSHION’이 적용되는 상품으로 오인할 우려가 있으므로, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 전단 소정의 품질오인표장에 해당한다.

첨부: 특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허5167 판결

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1.    등록상표 및 분쟁대상 상표

-      지정상품 : 화장품

-      특허심판원 심결 – 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속함

-      특허법원 판결 – 심결유지, 권리범위 속함

2.    특허법원 판결 요지

A.    성질표시 표장 여부

온도라는 단어 자체만으로는 화장품의 온도를 의미하는 것인지 아니면 화장품의 기능을 의미하는 것인지 구별하기 어렵고, 화장품의 온도 또는 화장품이 피부의 온도에 미치는 영향만으로 화장품의 품질이나 효능, 용도가 결정된다고 보기도 어려운 점을 고려하면, 앞서 본 사정만으로는 ‘온도’라는 단어가 수요자들에게 화장품과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 등록상표가 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당한다고 보기 어렵다.

B.    표장의 유사여부 판단

(1)   외관을 살펴보면, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 한글 문자열 ‘온도’의 도형화 여부, 영문자열의 구성 및 글씨체, 위치 등이 달라서 외관이 서로 다르다.

(2)   호칭 및 관념을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 한글 부분에 의하여 ‘온도’로 호칭, 인식될 것이고, 확인대상표장 또한 한글 부분에 의하여 ‘온도’로 호칭, 인식될 것으로 보인다.

(3)   이에 대하여 원고는 확인대상표장은 영문 ‘owndo’ 부분에 의하여 ‘오운도’로 호칭될 것이라고 주장하나, 확인대상표장의 영문 부분 하단에 ‘온도’라는 한글 문자열이 결합되어 있는 이상 일반 수요자나 거래자로서는 위 한글 부분을 따라 ‘온도’라고 호칭하는 것이 자연스럽다.

(4)   따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 비록 외관은 서로 상이하나, 호칭과 관념이 서로 유사하여 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자로서는 상품 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허5976 판결

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특허심판원 심결 - ‘폼클레이’가 알갱이 형태의 점토를 의미하는 보통명칭이나 관용표장에 해당한다고 볼 수 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하지 않고, ‘폼클레이’는 조어상표로서 식별력이 인정되고 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 해당하지 않으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다. 무효심판 청구기각 심결

특허법원 판결 – 식별력 부정, 심결 취소 판결 “사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다.”

특허법원 판결이유

① 2007년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2016. 12. 19.까지 국내의 인터넷 검색사이트에서 ‘폼클레이’라는 단어가 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’를 지칭하거나 이와 관련한 미술 교육, 공예, 작품 등과 관련하여 다수 검색된다.

② 문화센터, 놀이공원, 초등학교 등 다수의 기관에서 어린이들을 상대로 미술 수업, 체험 활동 등의 일환으로 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’를 재료로 하는 공예 수업 등을 하고 있으며, 이와 같은 공예 수업, 체험 활동 등을 ‘폼클레이 수업’, ‘폼클레이아트’ 등으로 지칭하고 있다.

③ 원고들과 피고를 포함한 다수의 미술 재료 관련 제품의 제조․판매자들이 이 사건 상표의 등록결정일 이전부터 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’ 제품을 제조, 판매하고 있는데, 그 과정에서 위 제품을 ‘폼클레이’라고 지칭(그 외에 위와 같은 제품을 지칭하는 일반명칭은 없는 것으로 보인다)하거나 또는 ‘폼클레이’를 포함한 표장들을 제품의 설명, 광고 등의 목적으로 자유롭게 사용하고 있다.

④ 이러한 거래실정 등을 고려하면, 점토 등을 비롯한 미술, 공예 관련 상품과 관련성이 있는 이 사건 등록상표의 지정상품에 ‘폼클레이’를 사용할 경우 ‘폼클레이’를 이용한 미술, 공예 또는 그 재료‘라는 의미가 직감된다고 할 것이므로, ‘폼클레이’라는 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용될 경우에는 식별력이 부족하다고 할 것이다.

⑤ 또한 앞서 본 거래실정, 거래사회에서의 ‘폼클레이’의 사용례나 수요자들의 인식 내지 인식 가능성 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 거래사회에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 누구나 사용을 원하는 표장이라고 할 것이므로, 공익상 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하는 것은 적당하지 않다.

첨부: 특허법원 2020.7. 17. 선고 2019허8866 판결

특허법원 2020.7. 17. 선고 2019허8866 판결.pdf

KASAN_교육용 점토 폼클레이 – 식별력 불인정, 상표등록무효 특허법원 2020.7. 17. 선고 2019허8866 판결.pdf

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확인대상표장을 단순히 ‘크기가 큰 핫도그’라는 정보를 제공하기 위해 표시한 것으로 보일 뿐 상품의 출처표시로 사용한 것이라고 인정되지 아니한다.

핫도그 제품과 관련하여 핫도그의 재료·성질을 나타내는 접두어와 핫도그 그 자체를 의미하는 덕/독/도그의 결합이 거래사회에서 흔히 사용되고 있으므로, 확인대상표장 ‘빅도그’는 일반 수요자들이 ‘Big’과 'Dog’라는 비교적 쉬운 영어단어로 조합된 ‘Big Dog’의 한글 음역이라는 점을 쉽게 인식할 수 있어 보인다.

이중 ‘Big’ 부분은 이 사건 등록상표 및 확인대상표장의 지정상품 또는 사용상품인 ‘핫도그’ 등의 음식과 관련하여 사용될 경우 ‘크기가 크다’라는 의미로 인식될 것으로 보이며, ‘Dog’ 부분은 위 ‘핫도그’와 관련하여서는 그 제품인 ‘핫도그’를 의미하는 것이어서, 일반 수요자들은 확인대상표장을 ‘크기가 큰 핫도그’로 직감한다고 보는 것이 자연스럽다.

앞서 인정한 핫도그와 관련된 거래사회의 실정 등을 고려하여 보면, ‘빅도그’는 수요자들과 동종 업자들 사이에서 ‘크기가 큰 핫도그’라는 의미로 통용되어 왔던 것으로 보인다.

위와 같이 ‘빅도그’ 명칭은 비교적 크기가 큰 핫도그에 사용되고 있을 뿐 아니라, 피고의 경우 이를 따로 사용함이 없이 항상 원재료를 나타내는 ‘감베(감자+베이컨)’, ‘옥베(옥수수+베이컨)’와 함께 사용하여 확인대상표장은 수요자들에게 ‘크기가 큰 핫도그’와 같이 직감될 것으로 보인다.

피고가 사용한 실사용표장들은 간판이나 출입문 유리창 등에 사용된 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’에 비하여 메뉴판에 상대적으로 크기가 작게 표기되어 있고, 그것도 8개의 핫도그 제품 중 일부인 2개 제품에만 원재료 약칭과 함께 표기하고 있을 뿐이어서 수요자가 위 표시를 'HODOGS‘ 또는 ‘호도그’의 서브 브랜드(sub brand)나 피고 제품에 관한 별도의 출처표시로 인식할 것으로 보이지 않는다.

설령 이 사건 확인대상표장이 상품의 출처표시로 사용되었다고 하더라도, 앞서 살펴본 사정을 고려하면 확인대상표장은 일반 수요자들에 의하여 전체적으로는 ‘크기가 큰 핫도그’로 직감될 것으로 보이며, 그리고 실제 거래사회에서도 확인대상표장은 이와 같은 의미로 사용되고 있는 것으로 보이고, 다수가 사용하고 있어 공익상 특정인에게 독점시키기에 적합한 표장도 아니다.

또한 확인대상표장은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 심결 당시 사용상품과 관련하여 구 상표법 제51조 제1항 제2호의 그 품질, 효능, 용도, 가공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당한다.

첨부: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1625 판결

KASAN_핫도그 상품명칭 빅도그 – 상품의 출처표시 아님 보통의 성질표시로서 권리범위 불속 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1625 판결.pdf

특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1625 판결.pdf

1. 선발회사 원고의 등록상표

2. 펌핑 PUMPING 상표출원의 등록거절 현황

원고는 ‘PUMPING’만으로 이루어진 표장에 대하여 지정상품을 치약 등으로 하여 수차례 상표등록을 출원하였으나 상품의 사용 방법에 해당하는 표지라는 이유로 상표등록이 거절되었다. 그 밖에 다른 출원인들이 ‘PUMPING FOAM’, ‘펌핑 에어마사지기 PUMPING AIR MASSAGER’, ‘펌핑꿀’ 등의 표장으로 상표출원을 하였으나 모두 같은 이유로 거절되었다.

원고는 지정상품을 치약 등으로 하여 ‘PUMPING’과 ‘◎ 펌핑’에 대하여 각 상표등록 출원을 하였는데, ‘PUMPING’은 2013. 12. 19. 기술적 표장에 불과하여 식별력이 없다는 이유로 등록이 거절된 반면 ‘◎ 펌핑’은 2014. 4. 3. 상표로 등록되었다. 원고는 ‘PUMPING'에 대한 위 거절결정에 불복하지 아니하고 2013. 12. 23. ’PUMPING‘에 원고의 기존 상표 ‘△ 46cm’를 추가한 ‘△ 46cm PUMPING'의 상표등록을 출원하였으며 2015. 1. 6. 위 상표가 등록되었다. 원고는 그후 ’PUMPING'의 ‘PUMP'와 ’ING‘ 사이에 “ ”를 삽입한 ’PUMP‘ING'의 상표등록을 출원하였으나 2016. 7. 20. 위 상표 또한 식별력이 없다는 이유로 등록거절되었다. 위 거절결정에 대하여 원고가 이의를 제기하였으나 2017. 2. 9. 관련 분야의 제품에서 이러한 제품 용기 및 용도 등으로 다수가 사용하고 있는 실정 등을 고려할 때 지정상품의 성질표시에 해당하고, 어느 특정인에게 독점적으로 사용할 수 있도록 하기에는 무리가 있는 표장이라는 등의 이유로 받아들여지지 않았다.

3. 선발회사의 부정경쟁행위 주장

‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 브랜드는 원고가 2013년부터 장기간 독점적·배타적으로 사용하여 주지·저명성을 획득하였다. 피고가 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’을 원고 제품과 동일한 형태의 치약 제품에 사용하는 것은 피고 제품을 원고 제품으로 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다.

‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’은 원고가 2013년부터 장기간 동안 막대한 광고비를 투자하여 개발한 브랜드이다. 피고는 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 브랜드의 반응이 좋아지자 이에 편승하여 2018년부터 자신의 제품에 무단으로 사용하고 제품 홍보 방식도 원고의 홍보 방식을 따라하고 있다. 피고의 행위는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것으로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당한다.

4. 서울중앙지방법원 판결요지

원고의 등록상표를 구성하는 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING'은 기술적 표장으로 요부에 해당하지 않고, 사용에 의한 식별력도 취득하지 못하였다.

‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’을 지정상품인 치약과 관련하여 볼 때 펌프를 눌러 용기 안에 있는 제품을 나오게 하는 형태의 ‘펌핑형’ 또는 ‘펌핑용기’의 치약을 의미한다고 쉽게 인식될 수 있으므로, 상품의 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하고 요부라고 보기 어렵다.

‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’을 포함하는 원고의 등록상표들은 ‘◎’ 등 원고 식별력 있는 기존 상표와 결합하여 상표등록이 되었고 광고에도 기존 상표가 함께 사용된 점 등을 고려할 때, 기존 상표와 분리하여 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 부분이 사용에 의한 독자적인 식별력을 취득하게 되었다고 보기 어렵다.

피고는 ‘○ 펌핑치약’ 또는 ‘○ PUMPING TOOTHPASTE'라는 표장을 사용하고 있을 뿐이고, 위 표장을 사용하는 피고 제품의 용기도 펌프 작용이 적용된 것으로 원고 제품의 용기와는 전혀 다른 형태이다. 피고의 위와 같은 표장사용 형태에 비추어 보면, 피고 제품에 사용된 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 표장 역시 용기 또는 제품의 사용방법을 설명하는 기능을 하고 있다고 보인다. 따라서 원고가 제출한 증거만으로는 피고의 위와 같은 표장 사용으로 인하여 피고 제품 또는 표장이 원고의 것과 혼동을 일으키고 있다거나 그러한 가능성이 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 위와 같은 사용이 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라 보기도 어렵다. 부정경쟁행위에 해당하지 않음.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 5. 8. 선고 2018가합573792 판결

KASAN_펌핑 pumping 치약 관련 상표권침해 및 부정경쟁행위 불인정 서울중앙지방법원 2020. 5. 8. 선고 2018가합573792 판결.pdf

서울중앙지방법원 2020. 5. 8. 선고 2018가합573792 판결.pdf

영국의 전자제품 회사인 다이슨 사의 다이슨(dyson) 무선청소기가 유명해짐에 따라 중국 업체들이 이를 모방한 제품을 제조하여 판매하면서 이 제품과 관련하여 중국을 의미하는 ‘차이나(China)’와 다이슨 사의 ‘다이슨(dyson)’을 합성한 신조어인 ‘차이슨’이 만들어졌고,

‘차이슨’은 이 사건 등록상표 출원 전부터 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 사용되기 시작하였으며,

‘차이슨’은 이 사건 등록상표 출원 전부터는 물론 그 이후 이 사건 심결시까지 무선청소기 수입 판매업자들과 이를 구매한 소비자들 사이에 ‘다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품’ 등을 나타내는 단어로 사용되어 왔는바,

비록 ‘차이슨’이 사전에 등재되어 있지는 않지만 우리나라 일반 수요자들의 영어보급수준, 국내에서의 ‘다이슨(dyson)'의 인지도, 위와 같은 거래실정 등에 비추어 ’차이슨‘이 ‘차이나(China)’와 ‘다이슨(dyson)’을 합성하여 만든 신조어라는 점은 이 사건 심결 당시 확인대상표장의 사용상품인 무선청소기의 거래자 내지 일반 수요자가 쉽게 인지할 수 있을 것으로 보이는 점,

② 이 사건 심결시까지 다수의 국내 일간지나 경제신문 등에서 ‘다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품’을 소개하면서 ‘차이슨’으로 호칭하거나 약칭하여 온 점,

③ 비록 이 사건 심결일로부터 약 3개월 후에 실시되기는 하였으나, 피고의 의뢰로 실시된 한국리서치의 설문조사에서도 조사대상자 중 다수가 ‘차이슨’을 알고 있고, ‘차이슨’으로부터 ‘다이슨’, ‘차이나’, ‘모방 제품’이 떠오르며, ‘차이슨’이 가전제품 중에서 ‘무선청소기’에 사용되는 명칭이라고 응답하였는바

이와 같은 인식은 이 사건 심결 당시에도 다르지 않았을 것으로 보이고, 이 사건 심결일로부터 약 2개월 후에 원고의 의뢰로 실시된 한국갤럽의 설문조사에서도 조사대상자의 약 1/3이 ‘차이슨’을 알고 있다고 응답하였고, 그와 같이 응답한 응답자의 다수가 ‘차이슨’으로부터 ‘청소기, 다이슨 사의 제품을 모방한 제품, 중국에서 제조된 청소기’ 등이 떠오른다고 응답한 점,

④ 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 측에서도 중국에서 수입한 다이슨 제품을 모방한 무선청소기를 광고‧판매하는 과정에서 해당 제품에는 제조업체 및 판매업체의 상표를 병기하여 사용하고, ‘차이슨’은 해당 제품을 설명 부분에 표기하는 등 ‘차이슨’을 상품출처 표시로 사용하는 것으로 보이지 않는 점,

⑤ 더욱이 앞서 본 바와 같이 ‘차이슨’은 원고가 창작한 표장이 아니라 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 이미 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 이미 인터넷 블로그 등을 통해 알려지기 시작하였고, 원고가 이 사건 등록상표을 출원한 이후 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 판매하거나 광고를 함으로써 비로소 널리 알려지게 되었다고 단정하기도 어려운 점 등 ‘차이슨’ 부분의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면,

확인대상표장 중 ‘차이슨’은 상품의 출처표시가 아니라 ‘다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품’ 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용상품의 산지 등을 나타내는 것으로 직감하게 한다.

나아가 이러한 사유로 ‘차이슨’ 부분은 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품의 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로, 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다.

또한 확인대상표장의 ‘차이슨’ 부분은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장의 ‘차이슨’ 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다.

KASAN_iRoom 차이슨 무선청소기 상표분쟁 – ‘차이슨’은 차이나(China) 다이슨(dyson) 합성한 신조어 - 성질표시표장 해당하여 식별력 없음 특허법원 2019. 11. 1. 선고 2019허3892 판결.pdf

이 사건 등록상표의 문자 부분은 그 지정상품과 관련하여 원재료 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없는 반면, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 묘사된 버터조각, 아몬드, 꿀벌과 그 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식으로 되어 있다고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정에 비추어 볼 때 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없어서 결국 식별력이 인정된다.

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’를 정하고 있다(현행 상표법에서는 제33조 제1항 제7호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다).

이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다.

어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

첨부: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결

대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결.pdf

KASAN_허니버터아몬드 포장지 그림 상표 – 문자부분 식별력 부정 BUT 그림 포함한 전체 식별력 인정 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결.pdf

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2. 특허법원 판결요지

‘OLED'의 한글음역과 관련하여, 2004. 4. 7. 국제표준용어인 'OLED(Organic Light Emitting Diodes)'의 국내 표기 기준을 'OLED(오엘이디, 유기발광다이오드)'로 확정한 바는 있다.

그러나 ‘OLED'는 옥스퍼드 사전에는 ‘오엘이디’ 또는 ‘올레드’라고 혼용되어 발음되는 것으로 표기되어 있다.

그리고 국내에는 2003.경부터 인터넷 뉴스나 신문기사 등에 ‘OLED'가 소개되기 시작하였는데, 2003. 12. 9.자 디지털타임지에는 ’OLED‘의 발음이 ’올레드‘라고 명시적으로 기재된 바 있고, 2013.경부터 이 사건 심결시인 2019. 11. 5. 이전까지 다수의 인터넷 뉴스나 신문기사에서 'OLED'를 ’올레드‘라고 표기하여 왔다.

출원상표는 그 지정상품인 ‘텔레비전 수신기’의 생산 판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)'의 한글 음역으로 인식되고 있다고 봄이 상당하다.

따라서 출원상표는 위 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.

그리고 일반 수요자들은 그 지정상품과의 관계에서 이 사건 출원상표를 보고 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 사용된 텔레비전으로 인식할 것이므로, 출원상표는 그 지정상품과 관계에서 식별력을 인정하기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다.

따라서 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당하여 상표등록 받을 수 없다.

원고가 OLED TV 분야에서 상을 수여하고 국내외 점유율이 높은 사실이 인정되나 이는 해당 분야의 기술력, 시장경쟁력 등이 반영된 결과이고, 이를 이유로 ’올레드‘라는 표장 자체가 원고의 출처표시로 인식된다고 보기 어렵다.

그리고 갤럽 설문조사결과에 의하면 올레드 TV와 연상되는 회사로 원고 회사가 높게 나타난 사실은 인정되나 이는 원고 회사 제품의 시장 점유율이 삼성전자, 소니 등 타사 제품보다 높기 때문에 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)' 패널이 장착된 TV 제품으로 원고 회사를 연상하는 것일 뿐, 일반 수요자들이 '올레드’ 자체를 원고의 TV 제품의 출처표시로 인식한다고 보기는 어렵다. 나아가 삼성전자, 소니, 도시바, 파나소닉 등도 OLED(또는 올레드) TV라는 품목으로 제품을 생산하고 있다. 결국 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.

첨부: 특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 판결

KASAN_올레드 TV 상표등록 거절 사안 특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 판결.pdf

특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 판결 .pdf

특허법원 판결요지

출원상표는 알파벳 9자로 이루어져 있다. 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다. 이러한 점에서 볼 때 출원상표는 ‘예방원’이라는 발음으로 불리어 인식된다고 할 것이다.

출원상표의 지정상품은 ‘한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업’ 등이다.

‘예방’이라는 단어는 일반적으로 ‘질명이나 재해 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일’을 의미하는 것으로서, 위와 같은 지정상품의 서비스가 제공되는 분야에서 ‘질병을 예방한다.’라거나 ‘탈모를 예방한다.’라는 식으로 흔히 사용되고 있고, 또한 위와 같은 서비스의 제공 장소를 가리키기 위하여 ‘원’이라는 용어가 ‘○○원’의 방식으로 흔히 사용되고 있다.

현대인의 기대수명이 늘어나면서 “예방의학”에 대한 관심이 높아져, 질병의 예방과 관련하여 서울대병원 등 대학병원에서는 ‘예방의학교실’ 등을 운영하고 있고, ‘강릉원주대학교 치과병원 예방치과’, ‘충북대학교병원 암예방검진센터’, ‘단국대학교 치과대학병원 예방치과’, ‘강북삼성병원 예방검진센터’, ‘조선대학교치과병원 예방치과’ 등의 국내 다수의 의료 기관은 ‘예방’이라는 용어를 그 명칭에 사용하고 있다.

이러한 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 고려할 때, 그 수요자로서는 위와 같이 출원상표의 호칭을 이루는 ‘예방원’을 특별한 의미를 갖지 않는 임의의 조어로 인식하기보다는, ‘질병 등이 일어나기 전에 미리 대처하여 막는 일’의 뜻을 갖는 ‘예방’과 의료행위 등이 이루어지는 장소를 뜻하는 ‘원’이 결합한 것으로 인식할 것이라고 봄이 타당하다.

따라서, 출원상표 ‘’은 ‘한방의료업, 한의원업, 한방건강관리업, 탈모관련한방건강관리업, 건강상담업’ 등 지정상품의 수요자에게 전체적으로 ‘질병 예방에 중점을 둔 서비스를 제공하는 곳’이라는 관념을 불러일으킴으로써 그 지정상품의 품질, 용도, 제공방법 등을 암시하거나 강조하는 정도를 넘어서 이를 표시하는 것으로 바로 인식될 수 있다고 할 것이다.

KASAN_영문자상표 YEBANGWON 성질표시 상표로 식별력 불인정, 등록 거절 특허법원 20202. 3. 13. 선고 2019허6808 판결.pdf

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