1.    쟁점 및 대법원 전원합의체 판결요지 - 선출원 등록상표와 유사한 상표를 추출원하였으나 등록 받은 경우 후순위 상표등록권자가 자기의 등록 상표를 사용하는 행위 등록상표의 사용이지만 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당함, 침해로 보지 않았던 종래의 대법원 판결 변경함

 

2.    대법원 판결요지

 

(1)   상표권자가 상표등록출원일 전에 출원 등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 등록받아(이하후출원 등록상표라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

 

 

(2)   보충의견: 이 판결과 달리 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용을 침해로 보지 않으면, 동일한 실시 또는 사용 행위에 대하여 등록 전후를 기준으로 침해 성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과가 발생한다. 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용 주장을 권리남용으로 보아 최종적으로 침해 책임을 부담시킨다고 하더라도 위와 같은 불합리함은 여전히 남게 된다.

 

(3)   예를 들어 동일한 상표 사용 의사에 따라 계속되고 있는 후출원 등록상표권자의 일련의 상표 사용 행위에 대하여 상표등록 전에는 침해가 성립하였다가, 상표등록 후에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않으나 선출원 등록상표권자의 권리남용 재항변이 있는 경우 그 인용 여부에 따라 침해 책임 부담 여부가 결정되게 되는 것이다.

 

(4)   형사 사건의 경우에는 문제가 더 복잡하다. 후출원 등록상표권자의 계속된 동일한 상표 사용 행위에 대하여 고의가 인정될 경우 상표등록 전에는 침해죄가 성립하는데, 상표등록 후에는 침해죄의 성립이 부정된다. 상표등록무효 심결이 확정될 경우에는 다시 침해죄가 성립하는데, 이러한 경우라도 등록 후 등록무효 확정 전 행위에 대하여까지 등록무효 심결 확정의 소급효를 들어 침해죄의 성립을 인정하는 것은 행위 당시 처벌되지 않던 것을 소급하여 처벌하게 되는 문제가 있어 이를 허용하기도 어렵다.

KASAN_선출원 등록상표와 유사한 상표 후출원 등록 후 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 24. 14:21
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(1) 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 8156 전원합의체 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 20025514 판결 등 참조).

 

(2) 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2009. 9. 24. 선고 20072827 판결 참조).

 

(3) 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것이다.

 

(4) 그런데 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 981013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 20061452 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 20211752 판결

 

KASAN_권리범위확인심판 - 확대된 선원주의 위반의 특허무효 사유 등록무효 전 권리범위 불인정 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허1752 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 24. 09:20
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쟁점 및 대법원 전원합의체 판결요지 - 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용은 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당함, 침해로 보지 않았던 종래의 대법원 판결 변경함

 

대법원 판결요지

 

상표권자가 상표등록출원일 전에 출원 등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 등록받아(이하 후출원 등록상표라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

 

보충의견

 

서로 저촉하는 지식재산권 사이에서 선원이 우선한다는 법리를 채택하는 것은 다음과 같은 점에서 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져온다는 장점도 있다.

 

이 판결과 달리 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용을 침해로 보지 않으면, 동일한 실시 또는 사용 행위에 대하여 등록 전후를 기준으로 침해 성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과가 발생한다.

 

후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용 주장을 권리남용으로 보아 최종적으로 침해 책임을 부담시킨다고 하더라도 위와 같은 불합리함은 여전히 남게 된다.

 

예를 들어 동일한 상표 사용 의사에 따라 계속되고 있는 후출원 등록상표권자의 일련의 상표 사용 행위에 대하여 상표등록 전에는 침해가 성립하였다가, 상표등록 후에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않으나 선출원 등록상표권자의 권리남용 재항변이 있는 경우 그 인용 여부에 따라 침해 책임 부담 여부가 결정되게 되는 것이다.

 

형사 사건의 경우에는 문제가 더 복잡하다. 후출원 등록상표권자의 계속된 동일한 상표 사용 행위에 대하여 고의가 인정될 경우 상표등록 전에는 침해죄가 성립하는데, 상표등록 후에는 침해죄의 성립이 부정된다.

 

상표등록무효 심결이 확정될 경우에는 다시 침해죄가 성립하는데, 이러한 경우라도 등록 후 등록무효 확정 전 행위에 대하여까지 등록무효 심결 확정의 소급효를 들어 침해죄의 성립을 인정하는 것은 행위 당시 처벌되지 않던 것을 소급하여 처벌하게 되는 문제가 있어 이를 허용하기도 어렵다.

 

첨부: 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018253444 판결

 

KASAN_선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 19. 09:31
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