Kasan Insight :: 과학, 기술 그리고 법

- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

2. 심판청구인 특록상표 무효사유 주장

이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지ㆍ저명한 선사용상표들을 모방하여 부정한 목적으로 출원된 상표로서 선사용상표들과 동일ㆍ유사하고, 토털패션화 경향 등을 고려하여 보았을 때 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 상품 사이의 견련관계도 인정된다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 상품 출처의 오인ㆍ혼동을 일으킴으로써 수요자를 기만할 염려가 크다

3. 특허법원 판결요지

(1)   상표법 제34조 제1항 제12호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인ㆍ혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고,

(2)   기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 참조).

(3)   ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고,

(4)   이러한 경우 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표가 그 사용상품과 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며,

(5)   한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

(6)   한편, 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ’모방대상상표‘라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 아니함을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 아니한다는 취지이다.

(7)   따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데,

(8)   (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,

(9)   (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일․유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일․유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며,

(10) (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).

(11)  구체적 사안의 판단: 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사안의 개요

1)     피고는 피고 남편과 공동으로 2012. 5. 1.경부터 ‘디사이드키즈(Decide kids)’라는 상호로 아동복(의류, 잡화)의 도ㆍ소매업을 영위하면서 아동복 등을 의류생산업체를 통하여 OEM 방식으로 생산하여 이를 판매하여 왔다.

2)     원고는 2014. 8. 4.경부터 ‘원대물류’ 또는 ‘와이디 무역(YD무역)’, ‘WHYD’ 또는 ‘K-POP’ 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 주로 국내에서 아동복 등을 구매하여 이를 중국에서 판매하여 왔다.

3)     원고와 피고는 2018. 3.경 원고가 생산을 희망하는 의류 샘플을 피고에게 전달하면 피고가 그에 따라 의류를 생산하고, 이를 원고는 중국에서, 피고는 국내에서 판매하기로 합의(이하 ‘이 사건 합의’)하였다.

4)     이 사건 합의에 따라 생산되는 의류에 사용될 브랜드로 선사용상표가 2018. 5.경 채택되었다.

5)     원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 하청업체를 통해 생산한, 선사용상표가 표시된 의류를 피고로부터 납품받아 중국에서 ‘한국 “XXZXX” 브랜드 아동복 제품 국내(중국 내를 말한다) 단독 판매 총대리점’이라는 지위에서 중국 의류업체에 판매하여 왔다.

6)     피고도 위 5)항에서 본 바와 같이 생산된, 선사용상표가 표시된 의류를 국내 의류소매상에 판매하여 왔다.

7)     피고는 등록상표의 출원 전에 원고에게 선사용상표에 대한 국내 상표등록을 피고 명의로 출원하려고 한다는 것을 고지하였으며, 이에 대하여 당시 원고가 별다른 이의를 제기하지 않았다.

8)     원고는 등록상표의 출원일 이후인 2019. 3. 15. 중국에서 등록상표와 동일한 표장에 관하여 지정상품을 아동복 등으로 하여 상표등록출원을 하여 2021. 5. 7. 상표등록을 받았다.

2.    원고 심판청구인의 무효사유 주장  

(1)   원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위임하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 선사용상표를 개발ㆍ선정하는 데 최종적인 의사결정권을 행사하고, 선사용상표를 사용한 의류의 품질을 관리하며, 선사용상표의 사용을 통제하는 등 등록상표를 사용한 주체이므로 선사용상표에 대한 권리는 원고에게 있고(주위적 주장),

(2)   설령 그렇지 않다고 하더라도, 원고는 2018. 2.경부터 피고와 공동으로 선사용상표를 개발ㆍ사용하였으므로 선사용상표에 대한 권리는 원고와 피고 모두에게 있다(예비적 주장).

(3)   이처럼 피고는 위와 같은 위임계약 또는 동업계약에 의하여 원고가 선사용상표를 사용하거나 사용 준비 중인 것을 알고 있었음에도 등록상표를 단독으로 출원하였는바, 등록상표와 선사용상표의 표장 및 지정상품이 유사하므로, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다”,

(4)   피고는 위와 같이 원고에게 선사용상표에 대한 권리가 귀속됨을 알고 있었음에도, 선사용상표를 선점하여 원고의 상표출원을 배제하고 원고에게 양도대가를 요구하려는 목적으로 등록상표를 출원한 것이므로, 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록된 것이다.

3.    특허법원 판결요지

원고와 피고는 선사용상표 사용 의류를 피고가 생산하여 이를 중국에서는 원고가, 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고, 그에 따라 피고가 선사용상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 상표등록을 받는 것을 원고도 용인한 것으로 보인다.

따라서 피고가 선사용상표와 실질적으로 동일한 등록상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 출원하여 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서 ‘신의성실’의 원칙에 위반한 것이라고 보기는 어려우며, 설령 원고 주장과 같이 원고가 선사용상표 사용 의류의 디자인 및 생산에 일부 관여하였다거나, 선사용상표의 개발에 관여하고 최종 선정을 하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2021허6399 판결

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사안의 개요

(1)   상표권자 주장 - 확인대상표장은 상표적으로 사용됨, 등록상표서비스표와 표장 및 사용상품 면에서 매우 유사하고, 그 주지, 저명성으로 인하여 출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 매우 크다.

(2)   상대방 소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - 확인대상표장은 상표적으로 사용된 것이 아니라 디자인적으로 사용된 것일 뿐임.

(3)   특허심판원 판단 - 확인대상표장은 상표로 사용되었다고 할 수 없음

(4)   특허법원 판단 – 확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것, 심결취소 판결

2.    특허법원 판결

(1)   확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것이라고 봄이 타당하다. 확인대상표장의 용자가 그의 상표인 ‘JIT’를 피고의 웹사이트, 제품 포장, 보증서 등에 표시하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

(2)   확인대상표장은 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등의 전체적인 형상을 형성하는 것으로서 수요자들의 눈에 잘 띄는 부분이다. 그런데 거래계에서 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등은 단순히 디자인으로만 인식되는 것이 아니라, 해당 펜던트나 장식부의 형상 자체가 타인의 상품과 구별되는 식별표지로서 인식되는 경우도 많고, 이러한 경향은 고가 보석 제품의 경우 더욱 두드러지는 것으로 보인다.

(3)   확인대상표장이 사용된 피고의 목걸이 제품 등에 관하여 수요자들은 원고의 알함브라 컬렉션 내지 이 사건 등록상표서비스표를 곧바로 연상하였고, 피고 역시 원고의 알함브라 컬렉션을 알면서도 이를 모방하여 피고 제품을 제작하였던 것으로 보인다.

첨부: 법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

(1)   상표법 제34조 제1항 제4호는 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 여기서 ‘공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’란 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 때의 상표뿐만 아니라, 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해한다면 그 상표도 포함된다고 보아야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 참조).

(2)   출원상표는 한글 ‘우리들’과 ‘병원’이 결합된 서비스표인데, ‘우리’보다는 가리키는 대상이 더 구체적이고 개별적이기는 하나 일상생활에서 ‘우리’와 ‘우리들’은 구분 없이 사용되고 있다. 이 단어는 ‘우리들 회사’, ‘우리들 동네’ 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고, 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주제, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도 사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사와 접미사가 결합된 단어로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어이다.

(3)   따라서 이 단어는 어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 해당 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭고 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이다.

(4)   그런데 이 사건 출원상표인 ‘우리들병원’(이하 ‘상표 병원’이라 한다)은 자신과 관련이 있는 병원을 나타내는 일상적인 용어인 ‘우리들 병원’(이하 ‘일상용어 병원’이라 한다)과 외관이 거의 동일하여 그 자체만으로는 구별이 어렵고 그 용법 또한 유사한 상황에서 사용되는 경우가 많아, 해당 두 용어가 혼용될 경우 그 언급되고 있는 용어가 상표 병원과 일상용어 병원 중 어느 쪽을 의미하는 것인지에 관한 혼란을 피할 수 없고, 그러한 혼란을 주지 않으려면 별도의 부가적인 설명을 덧붙이거나 ‘우리들’이라는 용어를 대체할 수 있는 적절한 단어를 찾아 사용하는 번거로움을 겪어야 할 것이며, 특히 동일한 업종에 종사하는 사람에게는 그러한 불편과 제약이 가중되어 그 업무수행에도 상당한 지장을 받게 될 것으로 보인다.

(5)   이러한 결과는 ‘우리들’이라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 ‘우리들병원’을 포함하는 이 사건 출원상표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반한다고 보아야 한다.

(6)   출원인 원고는, 이 사건 출원상표가 등록되더라도 누구나 자유롭게 ‘우리들’ 또는 ‘우리들병원’이라는 단어를 비상표적으로 사용할 수 있어 일반인들의 자유로운 언어생활에 어떠한 불편이나 혼란을 끼친다고 할 수 없는 점을 고려하면 ‘우리’라는 단어가 아닌 ‘우리들’이라는 단어가 포함된 이 사건 출원서비스표의 등록사용이 공공질서에 위배되는 것으로 보기 어렵다고 주장한다.

(7)   그러나 일반인들이 상표적 사용과 비상표적 사용을 쉽게 구별하여 해당 상표를 사용할 수 있다고 단정하기 어렵고, 이와 같이 구별하여 사용하도록 하는 것 자체가 일반인들의 자유로운 사용을 방해하는 것으로 판단된다. 오히려 원고는 이 사건 출원상표의 표장과 도형을 결합한 상표를 등록받는 방법 등을 통하여 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하거나 수요자의 이익을 보호할 수 있을 것으로 보인다. 원고의 이 부분은 주장은 받아들이지 않는다

첨부: 특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허1257 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

(1)   상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

(2)   따라서, 상표를 그 지정상품에 표시하는 등으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도라면 이는 이른바 명목상의 사용에 불과한 것으로서 상표법 제119조 제3항 소정의 정당한 사용이라고 할 수는 없다.

(3)   이 사건 등록상표가 사용되었다고 주장하는 상품들, 특히 사무용 의자 상품의 판매량과 판매금액, 송장, 통관서류 등과 같은 구체적인 자료를 어렵지 않게 확보할 수 있을 것임에도 불구하고 이 사건 심판절차를 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 그러한 증거를 전혀 제출하지 아니하였다. 그 외에도 이 사건 등록상표를 사용한 영업으로 실질적인 매출을 올렸다는 아무런 객관적 증거가 없다.

(4)   특허심판원 심결 – 상표권자가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 상표사용사실을 인정하기 부족하고, 주장하는 상표사용 실적은 불사용취소 심판청구를 예상한 명목적 사용행위이다.

(5)   특허법원 판결 - 사용행위에 관하여 상표권자 원고가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 표장사용사실을 인정하기 부족하고, 일부 인정되는 사용사실도 불사용에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목적 사용에 불과하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 정당한 사용이라 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허3192 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 참조).

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있다.

여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다.

한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 참조).

이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘스킨케어용 화장품’은 ‘완제품으로서의 화장품’을 의미하는 것으로 해석한 다음, 원고의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘스킨케어용 화장품’은 원재료와 완성품의 관계로서 품질·형상·용도·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등에 차이가 있어서 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품으로 보기 어렵다.

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    상표법 제34조 제1항 제13호 (상표등록을 받을 수 없은 상표)

국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

2.    사안의 개요 및 특허법원 판결요지

(1)   외국 선사용상표의 사용기간 중에 외국 상표권을 양도하여 그 권리자가 변경된 사안

(2)   특허법원 판결요지 - 선사용상표의 사용기간 중 상표 권리가 양도되었지만 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아서 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고, 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다. 따라서 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판결함.

3.    대법원 판결요지 – 특허법원 판결 파기 환송  

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조).

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.

따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다.

이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.

첨부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

상표법 규정 및 판단기준 법리

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제18호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

사실관계

상표등록권자 피고는 1974년경부터 ‘청○각출판사’라는 상호로 교재출판업 등을 영위해 오던 중, 2012년경 원고의 부친이자 ㈜교△사의 대표인 류□동에게 청○각출판사의 재고도서와 그 출판권 등의 자산을 양도하는 계약을 체결하였음(‘이 사건 양도계약’).

그런데 이후 양도인 피고는 “청○각”으로 구성된 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받았음.

양수인 원고는, 이 사건 양도계약을 통해 피고의 청○각출판사 영업 일체가 류□동에게 양도되었음을 전제로, 이 사건 등록서비스표에 구 상표법 제7조 제1항 제18호 등의 무효사유가 존재한다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였음 

특허법원 판결요지 – 무효심판 청구기각

원심은, 이 사건 양도계약이 영업양도계약에 해당한다고 보기 어렵다는 등의 이유로, 선사용서비스표가 피고 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 서비스표에 해당하지 않는다고 보아, 피고의 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 7조 제1항 제18호에 해당하지 않는다고 판단함

대법원 판결요지 – 무효, 원심판결 파기 환송

대법원은 피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 ‘청○각’이라는 표장의 사용 권원을 류□동에게 이전하고 류□동 또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 동일·유사한 서비스표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록서비스표로 등록받은 것은, 류□동 또는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있으므로,

피고의 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기함

[질문 또는 상담신청 입력하기]