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1. 사안의 개요 및 공소사실

퇴사한 임원(전 대표이사, 사내이사 역임)이 전직 회사에서 개발 중인 브랜드를 먼저 상표출원, 등록한 행위에 대해 검사 기소함. 피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다’는 공소사실로 기소된 사안.

형법 제314조 '위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처한다.'

2. 하급심 판결 요지

1심 판결: 업무방해죄 유죄 인정, 징역 8개월에 집행유예 2년 선고, “피해 회사가 사용하기로 한 서비스표를 김씨가 사용의사 없이 자신의 서비스표로 먼저 출원해 등록한 행위는 피해 회사에 대한 관계에서 위계에 의한 업무방해 행위에 해당한다."

2심 판결; 업무방해죄 유죄 인정, 1심 유지, 피해 회사의 서비스표 등을 특허청 담당공무원의 부지를 이용해 먼저 출원하여 등록함으로써 피해 회사가 서비스표 등을 사용하는데 지장이 초래될 수 있게 만든 것은 위계에 의한 업무방해에 해당한다.

3. 대법원 판결요지 – 업무방해죄 무죄 판결

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

위계에 의한 업무방해죄에서 '위계'란 행위자가 행위의 목적을 달성하기 위해 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 해 이를 이용하는 것이다.

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다.

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1.    법리 - 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있는 경우 및 그에 관한 판단 기준

디자인과 상표는 배타적⋅선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조).

다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조).

이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

2.    구체적 사안의 판단

(1)   쟁점: 확인대상표장이 단지 디자인으로만 사용된 것인지, 아니면 출처표시로도 사용된 것인지 여부

(2)   특허법원 판단 - 피고 확인대상표장에 표시된 세 줄의 홈 형상은 상품의 장식이나 외장으로 인식되는 데에 그칠 뿐 수요자가 이를 상품의 출처표시로 인식하여 상표로서 기능하지 않아, 원고 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

(3)   대법원 판결요지 – 상표적 사용 인정, 특허법원 판결 파기 환송   

배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 주차장 천장 등에 설치되는 제품으로 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배선덕트 시공업자들이라고 할 수 있다. 그런데 배선덕트 등의 몸체와 뚜껑에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 홈 형태로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상이 표시된 원고의 상품이 사용⋅공급된 기간, 이 사건 등록상표에 대한 광고의 내용⋅기간과 규모, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 세 줄의 홈 형상으로 된 원고의 이 사건 등록상표는 피고가 이 사건 확인대상표장을 사용한 2017년경 당시 수요자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있다.

배선덕트의 표면에 세 줄의 홈 형상이 표시된 등록디자인 중 피고가 이 사건 확인대상표장을 배선덕트에 사용한 2017년 당시에 존재하던 등록디자인 13건은 모두 원고 측이 출원하여 등록받은 것으로 원고 측에 독점적⋅배타적인 권리가 있고, 그 외 주식회사 미모아, 다존전기 주식회사의 등록디자인 2건은 이미 2001년과 2005년에 각각 소멸된 상태였으며, 달리 세 줄의 홈 형상이 배선덕트 상품에서 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태라거나 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 변형한 것에 불과하다고 볼 만한 자료가 없다.

세 줄의 홈 형상은 배선덕트 상품 표면에 길이를 따라 가로의 길쭉한 홈으로 표시되어 있어 상품을 진열⋅판매⋅시공할 때 외관상 잘 드러난다. 피고 사용상품에 표시된 이 사건 확인대상표장의 크기와 위치 등을 보면 그 사용 형태가 원고의 이 사건 등록상표의 사용 형태와 별로 다르지 않다.

피고는 2005년경부터 배선덕트를 판매하고 있는 등 해당 업계에서 원고와 경쟁하는 관계에 있으므로 세 줄의 홈 형상의 입체상표인 원고의 이 사건 등록상표가 배선덕트 등에 원고 상품의 출처표시로 사용된다는 것을 잘 알면서 이 사건 확인대상표장을 원고의 이 사건 등록상표 사용 형태와 상당히 비슷하게 사용하였다고 볼 수 있다.

이러한 피고의 의도는 이 사건 확인대상표장을 출처표시로 사용하는 한편 원고 상품의 출처표시로 수요자들에게 알려진 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 것으로 보인다.

피고가 원고의 이 사건 심판청구 이후 배선덕트의 세 줄의 홈 형상에 대하여 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받았더라도 달리 보기 어렵다

결론 - 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없어, 피고 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.

첨부: 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결

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1. 당사자들의 주장요지

 (가) 경고장 상대방(사용자, 원고)의 주장

무효 상표권자는 이 사건 상표에 관한 적법한 권리자가 아님에도 불구하고, 원고의 면세점 등의 거래처에 대한 경고장 발송행위를 하고, 이 사건 상표 등록무효판결 이후 거래처 경고장 발송행위를 지속하였다. 이러한 행위는 정당한 이유 없이 원고의 영업을 방해하고 신용을 훼손하는 행위로, 이로 인하여 원고는 거래처로부터 거래를 중단 당하거나, 영업에 심각한 타격을 입고 신용을 훼손당하였으며 심각한 정신적 고통을 입었다.

(나) 경고장 발송자(무효 상표권자, 피고)의 주장

이 사건 상표의 창작자이자 상표권자로서 정당한 권리를 행사한 것이고 그 등록 이후에 예상치 못한 사유로 무효로 되었을 뿐 영업방해의 고의 혹은 과실이 없다.

원고의 거래처에게 경고장을 발송한 행위로 거래가 중단되었다고 하더라도 거래중단은 피고들의 경고장 발송행위로 인한 것이 아니고 오히려 원고가 이 사건 상표를 사용할 권한이 있음을 입증하지 못하였기 때문이므로 피고들의 경고장 발송행위와 원고가 면세점 등 거래처와 거래가 중단되어 입은 손해 사이에는 상당인과관계가 인정되지 않는다.

2. 특허법원 판결요지

등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

피고들로서는 경쟁업자인 원고의 거래처에 이 사건 상표권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 원고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 원고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.

→ 거래처에 대한 경고장 발송으로 인한 거래중단, 영업방해 및 손해발생의 상당인과관계 인정

고소·고발 등을 함에 있어 피고소인 등에게 범죄혐의가 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우 그 고소인 등은 그 고소·고발로 인하여 피고소인 등이 입은 손해를 배상할 책임이 있다 할 것인바, 이때 고소·고발 등에 의하여 기소된 사람에 대하여 무죄의 판결이 확정되었다고 하여 그 무죄라는 형사판결 결과만으로 그 고소인 등에게 고의 또는 과실이 있었다고 바로 단정할 수는 없고, 고소인 등의 고의 또는 과실의 유무에 대한 판단은 선량한 관리자의 주의를 표준으로 하여 기록에 나타난 모든 증거와 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95다45897 판결, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2006다33241 판결 등 참조).

→ 사용자 상대방 회사법인 및 대표이사에 대한 고소, 고발 당시 피고소인의 범죄혐의 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우에 해당한다고 보기 어렵다. 불법행위 책임 불인정  

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1. 각 다른 지정서비스 

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 ‘포장마차업, 레스토랑서비스업, 식당체인업 등’과 같은 음식점업이고, 선사용서비스표의 사용서비스업은 ‘음식물 주문 대행업’으로 구체적으로는 고객의 음식물 주문을 대행해 주고 직접 배달대행을 하거나, 배달대행 업체와 연결하고 수수료를 받는 서비스업이라고 할 수 있다.

2. 등록서비스표 유효 주장의 요지

이 사건 등록서비스표의 지정서비스는 피고의 선사용서비스표들의 사용서비스 와는 그 서비스의 제공 목적, 서비스의 성질 및 내용 등이 상이하여 전혀 이질적이다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스에 사용될 경우 선사용서비스표의 권리 자에 의해서 사용되는 것이라고 오인될만한 특별한 사정은 없으므로 이 사건 등록서비 스표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

3. 특허법원 판결요지 – 등록무효

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다.

그리고 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 ‘포장마차업, 레스토랑서비스업, 식당체인업 등’과 같은 음식점업이고, 선사용서비스표의 사용서비스업은 ‘음식물 주문 대행업’으로 구체적으로는 고객의 음식물 주문을 대행해 주고 직접 배달대행을 하거나, 배달대행 업체와 연결하고 수수료를 받는 서비스업이라고 할 수 있다.

양 서비스업은 최종적으로 음식물을 고객 또는 음식물 주문자에게 제공한다는 점에서 서비스의 성질 내지 내용이 밀접하게 관련되어 있고, 수요자의 범위 또한 음식물을 제공받는 일반 수요자가 포함된다는 점에서 중첩된다고 볼 수 있다.

특히 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 해당하는 음식점업을 영위하는 일부 프랜차이즈 업체는 온라인을 통하여 직접 주문을 받고 음식물을 배달하는 서비스를 수요자에게 제공하고 있으며, 그와 동시에 음식점업을 영위하는 자들 상당수는 피고와 같은 음식물 주문 대행업자와 가맹계약을 맺고 음식물 배달 서비스를 수요자에게 제공하고 있다.

이와 같은 선사용서비스표의 구체적인 사용실태나 양 서비스표가 사용되는 서비스들 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정을 종합하면, 설령 서비스업의 구체적인 성질 내지 내용이나 수익 구조, 적용되는 행정법규 상의 차이가 있다고 하더라도, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스에 사용될 경우 선사용서비스표의 권리자인 피고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있으므로 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

첨부: 특허법원 2021. 4. 27. 선고 2020허4570 판결

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1. 당사자들의 주장요지

(가) 경고장 상대방(사용자, 원고)의 주장

무효 상표권자는 이 사건 상표에 관한 적법한 권리자가 아님에도 불구하고, 원고의 면세점 등의 거래처에 대한 경고장 발송행위를 하고, 이 사건 상표 등록무효판결 이후 거래처 경고장 발송행위를 지속하였다. 이러한 행위는 정당한 이유 없이 원고의 영업을 방해하고 신용을 훼손하는 행위로, 이로 인하여 원고는 거래처로부터 거래를 중단당하거나, 영업에 심각한 타격을 입고 신용을 훼손당하였으며 심각한 정신적 고통을 입었다.

(나) 경고장 발송자(무효 상표권자, 피고)의 주장

이 사건 상표의 창작자이자 상표권자로서 정당한 권리를 행사한 것이고 그 등록 이후에 예상치 못한 사유로 무효로 되었을 뿐 영업방해의 고의 혹은 과실이 없다.

원고의 거래처에게 경고장을 발송한 행위로 거래가 중단되었다고 하더라도 거래중단은 피고들의 경고장 발송행위로 인한 것이 아니고 오히려 원고가 이 사건 상표를 사용할 권한이 있음을 입증하지 못하였기 때문이므로 피고들의 경고장 발송행위와 원고가 면세점 등 거래처와 거래가 중단되어 입은 손해 사이에는 상당인과관계가 인정되지 않는다.

2. 특허법원 판결요지

등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

피고들로서는 경쟁업자인 원고의 거래처에 이 사건 상표권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 원고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 원고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.

> 경고장 발송으로 인한 거래중단, 영업방해 및 손해발생의 상당인과관계 인정

고소·고발 등을 함에 있어 피고소인 등에게 범죄혐의가 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우 그 고소인 등은 그 고소·고발로 인하여 피고소인 등이 입은 손해를 배상할 책임이 있다 할 것인바, 이때 고소·고발 등에 의하여 기소된 사람에 대하여 무죄의 판결이 확정되었다고 하여 그 무죄라는 형사판결 결과만으로 그 고소인 등에게 고의 또는 과실이 있었다고 바로 단정할 수는 없고, 고소인 등의 고의 또는 과실의 유무에 대한 판단은 선량한 관리자의 주의를 표준으로 하여 기록에 나타난 모든 증거와 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1996. 5. 10. 선고 95다45897 판결, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2006다33241 판결 등 참조).

> 사용자 상대방 회사법인 및 대표이사에 대한 고소, 고발 당시 피고소인의 범죄혐의 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우에 해당한다고 보기 어렵다. 불법행위 책임 불인정  

첨부: 특허법원 2021. 1. 14. 선고 2020나1100 판결

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