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  1. 2017.10.31 대학전공서적 표지갈이 출판에 대한 대학교수 유죄 확정: 대법원 2017. 10. 26. 선고 2016도16031 판결
  2. 2017.09.23 [기술금융 – 1] 기술금융에서 특허권 명의와 관련된 몇 가지 실무적 포인트
  3. 2017.09.23 [기술금융 – 2] 특허권 무효심판과 IP 담보가치 변동에 따른 법적효력 및 후속 조치
  4. 2017.09.23 [기술금융 - 3] 강제집행과 특허법 제122조의 법정통상실시권 관계
  5. 2017.09.23 [기술금융 – 4] 기술금융 관련 IP 처분 승낙서와 실무적 포인트
  6. 2017.09.23 [기술금융 – 5] 회사 특허권을 창업자 대주주에게 명의이전 + 전용실시권 설정 + 대주주에게 로열티 지급 - 국세청 법인자금 부당유출 판단 + 과세처분 결정
  7. 2017.09.07 특허기술 라이선스 분쟁 + 이사의 자기거래 관련 쟁점
  8. 2017.09.06 벤처기업과 공공연구소 공동개발 및 특허기술 라이선스 분쟁사례
  9. 2017.09.02 임차보증금을 대항요건과 확정일자 전후로 나누어 지급된 경우 - 주택임대차보호법상 우선변제권의 기준시점 - 대법원 2017. 8. 29. 선고 2017다212194 판결
  10. 2017.08.31 기아차 노조의 통상임금 사건 일부 승소 판결: 정기상여금 + 중식비 추가지급 + 일비청구 기각
  11. 2017.08.24 의약 분야에서의 상표출원 및 등록 관련 실무 TIP 몇 가지
  12. 2017.08.11 스타트업, 벤처기업, 소규모 사업자에게 도움되는 지식재산실무 Point !
  13. 2017.08.01 중국 무역거래 대금결재 관련 대응방안 : 무역협회 북경지부 2015. 6. 자료
  14. 2017.07.24 상속세 과세기준 + 상속재산의 가액산정 + 상속개시일 당시 시가 판단: 대법원 2017. 7. 18. 선고 2014두7565 판결
  15. 2017.07.19 중국회사와 허위 독점공급계약 체결 + 주가상승 후 처분이득 + 사기적 부정거래 사건 수사결과 보도자료
  16. 2013.09.09 제약산업 분야에서의 상표출원 및 등록 관련 실무 TIP 소개
  17. 2013.07.01 제약분야 상표실무 FAQ 2

 

 

 

2015 12월경 검찰에서 대학전공서적에 허위의 저자명의를 기재하는 등 소위표지갈이행위를 한 대학교수 179명과 출판사 임직원 5명을 저작권법위반과 업무방해 등의 혐의로 기소하였습니다. 의정부지방법원은 2016 6월 저작권법위반 등 대부분 유죄를 인정한 1심 판결, 2016. 9. 8. 항소기각 판결을 선고하였습니다. 저희 블로그에서 위 사건 판결을 소개한 글은 다음과 같습니다. 대학전공서적 표지갈이 출판에 대해 대학교수를 저작권위반으로 형사처벌한 항소심 판결: 의정부지방법원 2016. 9. 8. 선고 2016노1619 판결

 

이번에 대법원에서 대학교수들의 상고를 기각함으로써 소위 표지갈이 출판에 관한 유죄판결이 확정되었습니다. 대법원 201616031 판결의 요지는 다음과 같습니다.

 

1. 저작권법 위반죄

 

저작권법 제137조 제1항 제1호는 저작자 아닌 자를 저작자로 하여 실명 · 이명을 표시하여 저작물을 공표한 자를 형사처벌한다고 규정하고 있다. 위 규정은 자신의 의사에 반하여 타인의 저작물에 저작자로 표시된 저작자 아닌 자와 자신의 의사에 반하여 자신의 저작물에 저작자 아닌 자가 저작자로 표시된 실제 저작자의 인격적 권리뿐만 아니라 저작자 명의에 관한 사회 일반의 신뢰도 보호하려는 데 그 목적이 있다.

 

이와 같은 입법취지 등을 고려하면, 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하여 저작물을 공표한 이상 위 규정에 따른 범죄는 성립하고, 사회 통념에 비추어 사회 일반의 신뢰가 손상되지 않는다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우가 아닌 한 그러한 공표에 저작자 아닌 자와 실제 저작자의 동의가 있었다 하더라도 달리 볼 것은 아니다.

 

그리고 저작권법상 공표는 저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것과 저작물을 발행하는 것을 뜻한다(저작권법 제2조 제25). 이러한 공표의 문언적 의미와 앞서 본 저작권법 제137조 제1항 제1호의 입법취지 등에 비추어 보면, 저작자를 허위로 표시하는 대상이 되는 저작물이 이전에 공표된 적이 있다고 하더라도 위 규정에 따른 범죄의 성립에는 영향이 없다. 

 

  실제로는 서적의 저작자가 아닌 피고인들이 공저자로 기재된 서적의 공표에 따른 저작권법위반 여부가 문제가 된 사안에서, 여기에 피고인들과 실제 저작자의 동의가 있었고 위 서적이 그 이전에 공표된 적이 있더라도 범죄가 성립한다고 한 사례

 

2. 업무방해죄

 

피고인이 자신이 저작자가 아님에도 공저자로 표시되어 발행된 서적을 마치 자신의 저서인 것처럼 업적보고서에 연구업적으로 기재하여 ○○대학교 교원업적평가 담당자에게 제출함으로써 교원업적평가 결과를 왜곡한 이상 위계에 의한 업무방해죄가 성립하고, 피고인이 교원재계약을 위한 기준 점수를 월등히 초과하고 있었다 하더라도 달리 볼 것은 아니다.

 

또한 교원업적평가와 관련하여 방대한 자료가 제출되는 현실을 감안할 때 담당자들로서는 정상적으로 업무를 처리하는 과정에서 저작권법위반 여부를 밝혀내는 것이 현실적으로 불가능해 보이는 점 등에 비추어 보면 ○○대학교의 교원업적평가가 방해된 것이 ○○대학교 측의 불충분한 심사에 기인한 것이라고 볼 수 없다.”

 

첨부: 대법원 2017. 10. 26. 선고 201616031 판결

대법원 2016도16031 판결.pdf

 

KASAN_대학전공서적 표지갈이 출판에 대한 대학교수 유죄 확정.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 31. 17:00
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벤처나 창업 초창기에 특허권을 법인명의가 아닌 창업자 개인명의로 등록하는 경우가 빈번합니다. 상당한 규모의 회사에서도 대표이사 개인명의로 특허권을 보유하는 경우도 많습니다. 이와 같은 개인명의 특허권은 기술담보대출 과정에서 활용할 수 없습니다. 사업체 법인에게 금융대출을 하면서 대표이사 개인명의로 되어 있는 특허권을 담보로 설정할 수 없기 때문입니다.

 

그렇다고 개인명의 특허권을 회사법인 명의로 이전 등록하는 것도 간단하지 않습니다. 특허청 이전등록 절차는 간단하지만, 개인이 회사에 매도하거나 증여하는 것이므로 세금문제 등 복잡한 문제가 많습니다. 그보다 더 심각한 문제는 원천적으로 회사법인 소유 특허권을 그동안 대표이사 명의로 무단 등록한 것은 아닌지 의심을 받게 될 것입니다. 직무발명에 해당하는 특허권을 대표이사 등이 무단으로 자기 명의 또는 제3자 명의로 등록하는 행위는 업무상 배임죄에 해당한다는 대법원 판결이 있습니다. 누군가 대표이사의 책임을 문제 삼는다면 이를 방어하기 쉽지 않을 것입니다.

 

회사법인과 대표이사의 공동소유로 등록한 특허도 마찬가지 문제가 있습니다. 기술금융 가이드라인에 따르면 공동소유 특허권에 대한 기술담보대출은 어렵다고 합니다. 우리 특허법상 공유 특허권은 그 권리관계가 매우 복잡하기 때문에 금융기관 입장에서는 그와 같은 법적 부담을 떠안는 상황을 피하려는 것입니다. 기술담보대출을 위해 공동소유에서 회사법인 단독소유로 지분권을 이전하는 경우도 앞서 설명한 것과 마찬가지 문제가 발생합니다.

 

결국, 처음부터 특허법에 따라 적법한 출원 및 등록하는 것이 맞습니다. 아쉽지만 이미 개인명의로 등록된 특허권의 경우라면, 금융기관의 기술담보대출 담당자뿐만 아니라 특허법 전문가의 면밀한 검토를 거쳐 법적 리스크를 점검한 후 명의변경을 하는 것이 바람직합니다. 매매에 관한 양도세는 물론 증여를 원인으로 한 과세 가능성도 있으므로 세무전문가와 세금문제도 사전에 꼼꼼하게 확인해야 할 것입니다.

 

KASAN_기술금융에서 특허권 명의와 관련된 몇 가지 실무적 포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 23. 11:00
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담보대출에서 담보가치의 변동은 채권자에게 매우 중요한 문제입니다. 정확한 가치평가가 어려운 기술과 IP를 담보로 설정하는 기술금융에서도 담보특허권의 담보가치 변동은 매우 중요한 사항입니다.

 

기술금융에서 사용되는 IP 담보대출용 질권설정계약서 중 담보목적물의 보전담보가치의 유지에 관련된 내용은 다음과 같습니다.

 

'담보목적물(IP)에 관하여 소송, 분쟁이 발생하거나 무효심판 등 담보목적물의 권리가 침해된 경우에는 채권자 은행에 즉시 통지하고 담보설정자(특허권자)의 비용과 책임으로 이를 방어하기 위한 적당한 조치를 취해야 한다. 담보특허권에 대한 무효심판 등으로 담보가치가 하락한 경우에는 채권자 은행의 요구에 따라 부족액에 해당하는 채무를 상환하거나 추가 담보를 제공하여야 한다.'

 

IP 담보대출은 유효하게 존속 중인 IP 권리를 전제로 합니다. 담보대상 특허가 처음부터 없었다는 취지로 무효 확정되면 담보목적물 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 담보설정 자체가 무효라고 보아야 할 것입니다. 따라서 무효심판 제기만으로도 담보가치에 영향을 줄 수 있습니다.

 

전부 무효가 아니더라도 일부 청구항이 무효인 경우에도 정도의 차이는 있지만 담보가치 변경이라는 점은 마찬가지이고, 청구범위를 감축하는 정정을 통해 특허권이 유효하게 살아남더라도 담보가치에 중대한 변경을 가져올 수 있습니다. 어떤 경우에도 담보대상 특허에 대한 무효심판은 채권자 은행으로서는 민감한 사안입니다.

 

따라서, 이와 같은 위험을 감안하여 IP 담보대출 약정서에서 담보대상 IP와 관련된 소송, 심판 등이 제기되면 즉시 채권자 은행에 통지하도록 합니다. 또한 담보설정자 특허권자는 무효심판 등을 자신의 책임으로 최대한 방어해야 합니다. 청구범위 감축 등 정정을 통해 방어하는 경우에도 권리범위가 감축되고 담보가치가 감소하는 결과를 낳기 때문에, 채권자 은행의 동의를 얻은 후에만 권리범위 감축을 초래하는 정정을 할 수 있습니다.

 

이와 같이 특허권의 가치가 질권 설정 당시보다 감소하는 등 담보가치의 변동이 있는 경우 채권자 은행은 담보부족을 이유로 대출금의 일부 상환 또는 추가 담보제공을 요구할 수 있습니다. 예를 들면, 기술금융 IP 담보대출 근질권 설정계약서 중에는 담보대상 특허에 대한 무효심결이 난 경우 담보대상 특허권의 가치하락을 이유로 대출금 상환을 요구할 수 있다는 내용을 포함되어 있습니다.

 

한편, 담보대상 특허권을 제3자가 침해하여 손해배상을 받는 경우 또는 실시권을 허여하고 대가로 로열티를 받는 화해계약을 체결한 경우 질권자 채권자 은행은 그 손해배상 또는 로열티 수입으로부터 직접 대출금을 회수할 수 있습니다. 특허법 제123조의 물상대위 조항에 근거한 것입니다.

 

특허법 제123 (질권의 물상대위) 질권은 이 법에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.

 

KASAN_특허권 무효심판과 IP 담보가치 변동에 따른 법적효력 및 후속 조치.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 23. 10:00
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특허법 122(질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

 

예를 들어 기술금융에서 특허권을 기반으로 담보대출을 받는 경우 특허권자가 채무상환을 하지 못하여 권리자 명의가 변경되더라도 해당 특허기술에 대한 통상실시권을 허락하여 계속 사업을 진행할 있다는 의미입니다.

 

이와 같은 법정, 강제, 통상실시권은 특허권, 실용신안권, 디자인보호권에만 인정됩니다. 상표법 저작권법에는 질권행사와 이전 권리자에게 이와 같은 통상실시권을 인정하는 규정이 없습니다.

 

허용 요건도 중요합니다. , 특허권자가 특허권을 목적으로 하는 질권 설정을 하기 이전에 해당 특허발명을 실시하고 있어야 합니다. 질권행사로 특허권의 이전되면 기존의 특허권자는 특허권을 이전 받은 자에게 통상실시권에 대한 상당한 대가를 지급하여야 합니다.

 

기술금융에서 강제집행 단계에 돌입하면, 특허기술만을 가지고 사업하는 기업은 사업기반이 모두 사라질 위험에 처합니다. 특허권자에게는 특허법 122조을 통해 최악의 상황에서도 법정 통상실시권에 기초한 사업지속 가능성을 보장해 주는 것입니다.

 

반면, 특허법 122 때문에 담보대상 특허권의 강제집행 절차를 통한 매각이 어렵고, 매수인이 대상 특허권을 온전하게 활용할 없습니다. 이와 같은 문제점은 결국 기술금융 기술거래의 활성화를 방해하는 요소일 것입니다.

 

KASAN_강제집행과 특허법 제122조의 법정통상실시권 관계.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 23. 09:00
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금융기관에서 기술담보대출용 서류로 요구하는 "처분승낙서" 관련 내용을 간략하게 살펴봅니다. 그 중요항목으로는, '채무불이행의 경우 상기 지식재산권을 별도의 양도인(권리자) 동의 및 법적절차 없이 채권자 은행에 양도하고 단독으로 상기 지식재산권에 대한 이전등록 신청을 할 수 있도록 이전등록 신청에 관한 대리권을 수여한다. 이때 권리자 양도인은 채권자 은행이 합리적으로 결정한 상기 지식재산권 매각금액에 대하여 이의를 제기하지 않기로 승낙한다'를 들 수 있습니다.

 

특허권 이전등록은 특허법상 권리변동의 효력발생 요건입니다. 이전등록은 매도인과 매수인 양자가 함께 신청해야 합니다. 특허담보대출을 정상적으로 상환하지 못하면 채권자 은행은 질권실행으로 담보특허권을 처분하여 대출금을 회수해야 합니다. 이와 같은 처분을 간이하게 하기 위해 대출 당시부터 채무자 특허권자로부터 처분 승낙서를 받는 것입니다. 이때 이전등록을 특허권자의 협조 없이 단독으로 할 목적으로 위와 같은 규정을 둔 것입니다.

 

그러나, 특허등록법규 및 등록실무에 비추어 보면, 위 처분 승낙서만으로는 채권자 은행 단독으로 특허권이전등록을 할 수 없을 것입니다. 원칙적으로 위 승낙서를 근거로 특허권자의 협조를 받거나 간략하게라도 소송을 제기하여 승낙의사확인 판결을 받아야만 이전등록이 가능할 것입니다.

 

한편, 특허권 이전등록의 대가, 즉 매각 금액이 가장 중요한 문제입니다. 위 승낙서에는 채권자 은행이 합리적으로 대각 금액을 결정하면 특허권자는 이에 대해 이의하지 못한다고 규정합니다. 특허가치 평가의 어려움을 알지만, 너무 불명확하고 일방적 규정이라는 점을 고려하면 "약관 규제에 관한 법률" 위반으로 무효로 볼 여지가 많다고 생각합니다. 향후 구체적으로 문제되면 법원판결이 조만간 나올 것으로 보입니다.

 

다만, 실무상 IP 담보대출 과정에서 담보대상 특허권의 가치를 평가한 후 그 가치평가금액의 60% 범위 내에서 대출한다고 합니다. 이와 같은 기술금융실무에 따르면, 그 가치평가범위 내에서 대각 대금을 정한다면 특허권자로서는 특별한 사정이 없는 한 그 특허권의 가치를 매각대금 결정시 과도하게 낮게 평가했다는 이의를 제기하기 어려울 것입니다.

 

만약 그동안 시장상황의 변경 등으로 특허기술의 가치가 담보대출용 가치평가 당시보다 크게 상승했다고 주장하는 경우라면, 특허권자가 가치평가를 다시 할 것을 요구할 수 있을 것입니다. 그렇지만, 가치평가 비용 및 경매 등 법적비용을 채무자 특허권자가 부담해야 하는 점을 유의해야 합니다. , 특허가치평가에서 매각대금을 더 받더라도, 그 과정에서 필요한 비용을 먼저 공제한 다음 잔액을 채무변제에 사용합니다. 가치평가 비용이 상당한 고액이고, 담보대출 당시와 달리 이 단계에서는 가치평가비용에 대한 정부지원 제도가 없다는 점도 유의해야 합니다.

 

KASAN_기술금융 관련 IP 처분 승낙서와 실무적 포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 23. 08:00
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1. 사실관계

 

섬유여과기, 수처리설비 사업을 영위하는 환경오염방지시설 제조업체가 회사법인 명의로 등록된 11건의 특허권을 회사법인의 오너 대주주에게 명의이전한 후, 회사법인에 전용실시권을 설정하고 대주주에게 특허권 실시료 명목으로 로열티를 지급한 사안입니다.

 

국세청에서 법인소유 특허권의 부당한 명의이전 및 법인자금의 부당유출로 판단하여 회사법인에게 법인세 가산 및 추징, 대주주에게는 소득세 가산 및 추징 처분을 하였습니다. 이에 불복한 국세심판 사건의 결정을 소개합니다.

 

2. 회사법인 및 대주주의 주장요지

 

화사 오너이자 대주주는 엔지니어로서 현재까지 제품 개발 및 발명을 주도하는 수처리설비 분야에서의 전문가이며, 1979년 이래 현재까지 계속적으로 수처리설비를 개발하여 온 발명자.

 

문제된 특허권도 위와 같은 연구 개발의 결과물. 회사 오너 대주주는 특허관계서류에 모두 발명자로 등재되어 있음.

 

다만, 특허발명의 출원 당시 신용불량 사정으로 인해 대주주, 발명자 명의로 특허출원을 할 수 없었고, 회사법인과 합의하에 법인 명의로 특허 출원하고 등록하였음.

 

따라서 대상 특허권의 실질 소유자는 회사법인이 아니라 대주주 발명자 본인임.

 

회사의 이사회 결의 등 적법절차를 거쳐 등록명의를 이전한 것임. 그 후 전용실시권 설정 및 등록도 적법절차를 통한 것. 회사법인에서 대주주에게 지급한 실시료도 계약이행으로 적법한 것임.

 

3. 국세심판원 심결 요지 

 

회사법인은 해당 특허권이 명의신탁된 것이고 대주주가 진정한 소유자라고 주장하지만, 최초 특허등록원부에 회사법인을 특허권자로 하여 등록한 사실, 회사법인이 특허권에 대한 등록기간에 무형자산(산업재산권, 연구개발비)을 계상하고 특허출원비용을 경상연구개발비로 계상한 점, 법인이 계상한 무형자산감가상각비에 특허권의 상각비 포함여부가 불분명한 점 등에 비추어 보면,

 

법인과 특수관계에 있는 대주주가 신용불량이라는 이유 이외에 법인에 특허권을 명의신탁하였다고 인정할 만한 객관적인 입증자료가 부족하다고 보이므로 청구주장을 받아들이기 어렵다.

 

따라서, 특허 실시료를 법인의 손금으로 볼 수 없다고 보아 법인세를 부과하고 대주주에게 상여로 소득 처분한 것은 잘못이 없는 것으로 판단된다.”

 

KASAN_회사 특허권을 창업자 대주주에게 명의이전 전용실시권 설정 대주주에게 로열티 지급 - 국세청 법인자

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 23. 07:00
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작성일시 : 2017. 9. 7. 07:00
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작성일시 : 2017. 9. 6. 15:00
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사실관계 : 원고 임차인이 단독주택 소유자로부터 당시 비어 있던 101호를 임차보증금 6,500만원에 임차하면서 계약 당일 500만원을 지급하고, 소유자의 양해를 얻어 현관 자동문 비밀번호를 제공받아 다음날 이 사건 주택 101호에 일부 이사짐을 옮기고(전입신고와 확정일자는 임대차계약 당일 마침), 1개월 뒤에 나머지 임차보증금 6,000만원을 지급하고 나머지 이사를 마쳤는데, 그 사이에 또 다른 임차인 피고가 소유자와 같은 주택 303호에 관한 전세계약을 체결하고 전세금 6,500만원에 관해서 전세권설정등기를 마친 사안

 

대법원 판결요지 : (1) 임대차계약 당시 101호가 비어 있었고, 임대인이 임차인에게 현관 자동문의 비밀번호를 알려주었으며, 일부 짐을 옮겨 놓았으므로, 늦어도 일부 이사를 마친 시점에는 101호를 인도받았다고 보아야 하고, (2) 우선변제권의 기준시점은 주택의 인도와 전입신고를 마친 다음날이므로, 특별한 사정이 없는 한 원고들은 피고에 우선하여 변제받을 권리가 있다고 판단함

 

원심판결 - 원고들이 임대차계약 당시 101호를 인도받았다고 볼 수 없다는 등의 이유로 피고에 대한 우선변제권이 없다고 봄.

 

대법원 판결이유 :

주택에 관하여 임대차계약을 체결한 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 때에는 그 다음 날부터 제3자에 대하여 대항력이 생긴다. 이 경우 전입신고를 한 때에 주민등록이 된 것으로 본다(주택임대차보호법 제3조 제1). 또한 위와 같은 대항요건과 임대차계약증서상의 확정일자를 갖춘 임차인은 민사집행법에 따른 경매를 할 때 임차주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 후순위권리자나 그 밖의 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리가 있다(같은 법 제3조의2 2).

 

여기에서주택의 인도는 임차목적물인 주택에 대한 점유의 이전을 말한다. 이때 점유는 사회통념상 어떤 사람의 사실적 지배에 있다고 할 수 있는 객관적 관계를 가리키는 것으로서, 사실상의 지배가 있다고 하기 위해서는 반드시 물건을 물리적현실적으로 지배할 필요는 없고, 물건과 사람의 시간적공간적 관계, 본권관계, 타인의 간섭가능성 등을 고려해서 사회통념에 따라 합목적적으로 판단하여야 한다(대법원, 2003. 11. 14. 선고 200178867 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 200524677 판결 등 참조).

 

임대주택을 인도하는 경우에는 임대인이 임차인에게 현관이나 대문의 열쇠를 넘겨주었는지, 자동문 비밀번호를 알려주었는지, 이사를 할 수 있는지 등도 고려하여야 한다.”

 

주택임대차보호법은 임차인에게 우선변제권이 인정되기 위하여 대항요건과 임대차계약증서상의 확정일자를 갖추는 것 외에 계약 당시 임차보증금이 전액 지급되어 있을 것을 요구하지는 않는다.

 

따라서 임차인이 임대인에게 임차보증금의 일부만을 지급하고 주택임대차보호법 제3조 제1항에서 정한 대항요건과 임대차계약증서상의 확정일자를 갖춘 다음 나머지 보증금을 나중에 지급하였다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 대항요건과 확정일자를 갖춘 때를 기준으로 임차보증금 전액에 대해서 후순위권리자나 그 밖의 채권자보다 우선하여 변제를 받을 권리를 갖는다고 보아야 한다.”

 

첨부: 대법원 2017. 8. 29. 선고 2017212194 판결

대법원 2017다212194 판결 .pdf

 

KASAN_임차보증금을 대항요건과 확정일자 전후로 나누어 지급된 경우 - 주택임대차보호법상 우선변제권의 기준시점 -

 

 

작성일시 : 2017. 9. 2. 07:00
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원은 노조 측에서 통상임금으로 주장한 정기상여금과 중식비, 일비 중 정기상여금과 중식비는 통상임금에 해당하고, 일비는 해당하지 않는다고 판결하였습니다. 회사는 미지급한 통상임금을 원금 + 이자까지 지급해야 합니다. 또한, 퇴직금 등 관련 금액의 산정근거로 적용됩니다.

 

참고로 연합뉴스에서 게재된 다음 표에는 근로자가 받는 각종 명목의 금액 중에서 통상임금에 해당하는지 여부가 잘 정리되어 있습니다. 한번 살펴보시기 바랍니다. 

 

 

 

 

 

KASAN_기아차 노조의 통상임금 사건 일부 승소 판결 정기상여금 중식비 추가지급 일비청구 기각.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 31. 15:00
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1. 상표등록 후 10년마다 하는 상표권 존속기간 갱신출원 시 주의할 점은?

 

2012. 4. 1. 이후 갱신출원에 대해서는 상품분류 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품 개수당 2천원을 추가로 납부해야 합니다. 따라서, 불필요한 상품을 삭제하고 필요한 범위로 유지하되 가능한 한 갱신 출원 시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다.

 

또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자 주소가 변경되었거나 상표권이 공유인 경우에는 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 실제 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서야 변리사에게 업무를 의뢰한 경우가 있습니다. 그런데, 문제는 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 

 

그리고, 회사 CI 또는 상호상표인 경우 시간이 흐름에 따라 글자체나 로고 변경이 필요한 경우 많습니다. 이와 같이 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우, 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원하는 경우가 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와의 유사를 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사와 비교 검토를 충분히 해야 합니다. 필요한 경우 안정한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2. 상표출원에 대한 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?

 

의약품의 경우 식약청에 허가 신청과 함께 상표 출원하는 경우가 많습니다. 식약청의 허가가 있으면 상표등록이 되기 전이라도 출원된 상표를 사용하는 경우가 많은데 이는 선등록된 타인의 상표를 침해할 가능성이 있으므로 법적 불안이 존재합니다. 이러한 경우에 출원과 함께 우선심사를 청구함으로써 상표등록을 상당히 앞당길 수 있으므로(출원일로부터 6개월 이내 심사결과 받을 수 없음), 이를 적절하게 활용할 필요가 있습니다.

 

우선심사 청구제도를 도입한 초기에는 우선심사를 신청한 출원서에 기재된 모든 지정상품에 대해 사용사실 또는 사용예정사실을 전부 입증하여야 하였습니다. 따라서 우선심사를 통해 등록할 경우 지정할 수 있는 상품 개수가 실제 사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다. 그러나, 특허청은 상표법 개정을 통해 2012. 4. 1. 이후 출원부터 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 가능하도록 그 범위를 확대하였습니다. 출원에게 유리한 제도 변경이므로 이를 적극 활용할 필요가 있습니다.

 

3. 특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?

 

상표 출원 전에 유사범위의 상표까지 검색하였다 하더라도 검색의 본질적 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 많습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부를 매우 엄격하게 판단하는 경향이 있으므로, 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 상표등록을 거절하는 경우도 많습니다.

 

그런데, 상표전문 변리사의 도움 없이 회사에서 직접 상표출원 업무를 처리하는 경우, 특허청 심사관의 거절이유 및 의견제출 통지에 대해 적절하게 대응하지 못하는 경우가 많습니다. , 심사관의 불합리한 거절이유를 받아들여 결국 출원을 포기하는 경우도 많습니다. 가장 간단한 거절이유에 해당하는 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도 지정상품을 적절하게 석명하거나 이를 적법하게 보정하는 등 대응을 적절하게 하지 못하여 소중한 상표출원 권리를 포기하는 경우도 많습니다.

 

상표분야 실무경험에 비추어 보면, 심사관의 거절이유에 대해 어떠한 대응을 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 보정과 의견서를 제출하는 경우에는 심사관이 거절 입장을 철회하는 경우가 50%정도로 높아졌습니다. ( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 최종 거절결정을 하기도 합니다). 심사관의 거절결정에 대해서도 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정은 적절하고 논리적인 반박하는 거절결정불복심판을 청구하면 그 중 70% 정도는 거절결정이 번복되는 것을 알 수 있습니다.

 

따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받았다고 해서 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는 상표등록에 관한 전문 변리사의 판단과 조언에 따라 보정 및 의견서 제출 등을 통해 끝까지 거절이유를 극복하려는 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

 

4. 의약품에 대한 상표출원은 지정상품의 범위를 어떻게 하는 것이 좋을까?

 

지정상품을 포괄명칭인 약제라고 단순하게 지정하는 것도 가능합니다. 다만, 실제로 사용할 예정인 하위개념의 구체적 약품명을 함께 지정해서 출원하는 것이 바람직합니다. 단순히 약제라고만 포괄명칭으로 지정한 경우 권리범위가 넓은 장점은 있는 반면, 등록과정이나 등록 후 불사용 취소심판 등에서 상대방의 공격에 취약한 단점이 있습니다.

 

예를 들어, 저장상표에 대한 불사용 취소심판을 한 경우 도전자로서는 특정 약품만 지정된 것에 비해 불사용 사실을 어느 약품 하나만 하면 되므로 입증부담이 훨씬 적습니다. 반면, 특정 약품을 지정하는 경우 출원상표가 타인의 선행상표와 저촉된다는 이유로 거절되었을 때 상품의 특수성(: 전문의약품과 일반의약품은 수요자 측면에서 매우 상이하여 비록 각 상품에 유사상표가 부착되어서 상품출처의 오인, 혼동이 야기되지 않음)을 어필하여 효과적으로 대응할 수 있습니다.

 

따라서, 지정상품을 포괄명칭 약제, 그 하위 개념인 구체적 약품명으로 층계적으로 지정해 출원한 후 회사의 상표사용 전략에 따라 구체적 결정을 등록 단계에서 하는 것이 바람직합니다.

 

5. 자사 상호와 성분명 등 식별력이 없는 상표를 결합한 상표등록은 어떤 실익이 있는가?

 

예를 들면 “산도스 올란자핀”이란 상표는 산도스란 상호와 올란자핀이란 성분명을 결합한 것인데 성분명은 상표로서 식별력이 없는 부분으로 올란자핀 단독으로는 상표등록이 불가능합니다. 또한, 상호를 결합하여 상표등록을 받아도 사실상 독점배타적으로 사용할 수 있는 부분은 상호부분에 국한되고, 식별력이 없는 부분에 대해서는 독점배타권이 미치지 않습니다.

 

그럼에도 불구하고 상호와 식별력 없는 표장을 결합한 상표를 등록하는 이유는, (1)자사의 사용권을 안정적으로 확보하고, (2) 경쟁사나 일반수요자에게 식별력이 없는 부분 역시 사용하게 되면 상표권 침해가 될 수도 있다는 인식을 은연 중에 생기게 할 수 있습니다. 나아가, (3) 식별력이 없는 표장(보통명칭이나 관용표장 배제)도 장기간 독점적으로 사용한 경우 장래 어느 시점에서는 사용에 의한 식별력을 취득하여 이를 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리를 획득할 수 있은 가능성도 있습니다.

 

박윤정 리사

 

 

작성일시 : 2017. 8. 24. 12:30
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1.    회사상호, House Mark, 제품 상표, 서비스표 등 브랜드, 홍보물 이미지, 홈페이지, 광고물, 홍보자료 등을 상호등기, 상표등록, 디자인등록, 도안이나 캐릭터, 디자인의 저작권등록, 부정경쟁행위 등 다면적으로 검토하여 통합적 전략 수립하기

 

2.     아이디어와 신기술에 대한 특허등록, 제품 외형이나 소소한 개선부분에 대한 실용신안등록 또는 디자인등록 등 전형적 산업재산권 보호 + 독창적 디자인, s/w 프로그램 초기버전, 개발계획서 등 생성된 결과물에 대한 영업비밀원본등록, 저작권 등록 등 폭넓은 지식재산 보호방안 강구하기 

 

3.    출원 및 등록 없이 발생하는 권리 잘 챙기기

 

저작권은 창작과 동시에 발생합니다. 그러나 실제분쟁에서는 저작권등록을 하여 저작권등록증을 제시할 수 있는 경우가 여러모로 유리합니다. 창작자, 창작일자, 저작권자 등에 관한 강력한 입증자료가 됩니다.

 

저작권등록은 온라인으로 저작권위원회 사이트에서 직접 쉽게 할 수 있습니다. 비용도 그렇게 비싸지 않습니다.

 

전자파일의 고유지문 Hash , 공적인증기관의 타임스탬프, 공적인증기관의 서명을 결합하여 대상 전자파일의 존재와 일시를 공적으로 인증해주는 영업비밀원본증명 제도를 활용하면 유리한 점이 많습니다. 온라인으로 적은 비용으로 쉽고 간편하게 등록할 수 있습니다. 영업비밀 원본증명 웹페이지 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

영업비밀문서를 포함하여 대상파일에 포함된 기술정보 등 기타정보의 존재, 시점, 보유사실 등을 쉽게 입증할 수 있습니다. 영업비밀 침해분쟁, 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 또한, 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전에도 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호 수단입니다.

 

근거법령을 소개하면 다음과 같습니다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제9조의2 (영업비밀 원본 증명)

① 영업비밀 보유자는 영업비밀이 포함된 전자문서의 원본 여부를 증명받기 위하여 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관에 그 전자문서로부터 추출된 고유의 식별값[이하 "전자지문"(전자지문)이라 한다]을 등록할 수 있다.

② 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관은 제1항에 따라 등록된 전자지문과 영업비밀 보유자가 보관하고 있는 전자문서로부터 추출된 전자지문이 같은 경우에는 그 전자문서가 전자지문으로 등록된 원본임을 증명하는 증명서(이하 "원본증명서"라 한다)를 발급할 수 있다.

③ 제2항에 따라 원본증명서를 발급받은 자는 제1항에 따른 전자지문의 등록 당시에 해당 전자문서의 기재 내용대로 정보를 보유한 것으로 추정한다.

 

4.    등록특허, 실용신안, 디자인권과 상호 보완적으로 잘 활용하기

 

기술이나 아이디어를 특허로 등록 받았다고 해도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 장기간에 걸쳐 권리보호에 충분하고 강력한 portfolio를 구축하려면 장기간에 걸쳐 많은 비용과 노력이 필요합니다. 벤처기업이나 중소기업의 경우 취약한 1,2건의 특허권을 행사하다가 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다. 통합적 전략차원에서 활용하는 방안을 검토해 보아야 할 것입니다.

 

KASAN_스타트업, 벤처기업, 소규모 사업자에게 도움되는 지식재산실무 Point.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 11. 16:00
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중국 무역거래 대금결재 관련 대응방안.pdf

 

작성일시 : 2017. 8. 1. 11:00
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1.    사안의 개요 및 쟁점

 

토지 소유자의 사망 당시 개발공시지가는 256억원, 사망직전의 수용 보상금액은 그보다 많은 금액이었던 토지에 관한 상속세 부과 사안에서, 그 수년 전에 체결된 계약의 매매가는 47억원 + 32억원으로 그 차이가 큰 경우에, 상증세법의 상속세 과세기준인 상속재산의 가액의 산정을 다투는 사건입니다. 상속인들은 상속개시 전 매매계약 가액이 있음에도 불구하고 그것이 아니라 상속개시 당시의 개별공시지가 또는 수용보상금을 기준을 상속세 과세표준을 삼는 것이 위법 또는 위헌이라고 주장하였습니다.

 

세무당국과 법원은 사망 전의 거래를 정상적 거래로 인정하지 않았습니다. 따라서 그 계약의 가액을 상증세법상의 시가로 보지 않고, 개별공시자가 또는 수용보상금액을 시가로 보는 보충적 방법을 채용한데에 잘못이 없다고 판결하였습니다. 대법원 판결 중 법령내용과 판결이유의 요지는 다음과 같습니다.

 

2.    대법원 판결요지

 

구 상속세 및 증여세법(상증세법) 60조 제1항은 상속세가 부과되는 재산의 가액을 상속개시일 현재의 시가에 의하도록 함으로써 시가주의 원칙을 선언하고 있고,

 

2항은1항의 규정에 의한 시가불특정 다수인 사이에 자유로이 거래가 이루어지는 경우에 통상 성립된다고 인정되는 가액으로 하고, 수용, 공매가격 및 감정가격 등 대통령령이 정하는 바에 따라 시가로 인정되는 것을 포함한다고 규정하고 있으며,

 

그 위임에 따른 구 상속세 및 증여세법 시행령 제49조 제1항 제1호 본문은 시가로 인정되는 것의 하나로당해 재산에 대한 매매사실이 있는 경우에는 그 거래가액을 들면서, 그 단서에서그 거래가액이 특수관계에 있는 자와의 거래 등 그 가액이 객관적으로 부당하다고 인정되는 경우를 제외한다고 규정하고 있다.

 

한편 상증세법 제60조 제3항은 시가를 산정하기 어려운 경우에는 그 재산의 종류ㆍ규모ㆍ거래상황 등을 감안하여 제61조부터 제65조에 규정된 방법으로 평가한 가액에 의하도록 규정하고 있고, 상증세법 제61조 제1항 제1호 본문은 토지의 가액에 대하여 원칙적으로 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 의한 개별공시지가로 평가하도록 규정하고 있다.

 

규정이 말하는시가란 불특정 다수인 사이에 자유로이 거래가 이루어지는 경우에 통상 성립된다고 인정되는 가액, 즉 정상적인 거래에 의하여 형성된 객관적 교환가격을 말하는 것이므로, 비록 거래 실례가 있다고 하여도 그 거래가액을 상속재산의 객관적 교환가치를 적정하게 반영하는 정상적인 거래로 인하여 형성된 가격이라고 할 수 없는 경우에는 시가를 산정하기 어려운 것으로 보아 구 상증세법이 정한 보충적 평가방법에 따라 그 가액을 산정할 수 있다(대법원 2015. 2. 12. 선고 20127905 판결 등 참조).”

 

첨부: 대법원 2017. 7. 18. 선고 20147565 판결

대법원 2014두7565 판결 .pdf

상속세 과세기준 상속재산의 가액산정 상속개시일 당시 시가 판단.pdf

 

작성일시 : 2017. 7. 24. 15:00
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첨부: 검찰보도자료

170714_보도자료(코스닥_상장사_사기적부정거래_사건_수사_결과)-서울남부지검.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 19. 09:30
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-- 제약산업 분야에서의 상표출원 및 등록 관련 실무 TIP 소개 --

 

1. 상표등록 후 10년마다 하는 상표권 존속기간 갱신출원 시 주의할 점은?


2012. 4. 1. 이후 갱신출원에 대해서는 상품분류 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품 개수당 2천원을 추가로 납부해야 합니다. 따라서, 불필요한 상품을 삭제하고 필요한 범위로 유지하되 가능한 한 갱신 출원 시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다.


또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자 주소가 변경되었거나 상표권이 공유인 경우에는 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 실제 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서야 변리사에게 업무를 의뢰하는 경우가 있습니다. 그런데, 문제는 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 


그리고, 회사 CI 또는 상호상표의 경우 시간이 흐름에 따라 글자체나 로고 변경이 필요한 경우가 있는데, 이와 같이 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우, 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원을 하는 경우가 상당히 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와 유사함을 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로, 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사와 비교 검토를 충분히 해야 합니다. 필요한 경우 안정한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2. 상표출원에 대한 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?


의약품의 경우 식약청에 허가를 신청함과 함께 상표출원을 하는 경우가 많습니다. 식약청의 허가가 있으면 상표등록이 되기 전이라도 출원된 상표를 사용하는 경우가 많은데 이는 선등록된 타인의 상표를 침해할 가능성이 있으므로 법적 불안이 존재합니다. 이러한 경우 출원과 함께 우선심사를 청구함으로써 상표등록을 상당히 앞당길 수 있으므로, 이를 적절하게 활용할 필요가 있습니다.


우선심사 청구제도를 도입한 초기에는 우선심사를 신청한 출원서에 기재된 모든 지정상품에 대해 사용사실 또는 사용예정사실을 전부 입증하여야 했습니다. 따라서 우선심사를 통해 등록할 경우 지정할 수 있는 상품 개수가 실제 사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다. 그러나, 특허청은 상표법 개정을 통해 2012. 4. 1. 이후 출원부터 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 가능하도록 그 범위를 확대하였습니다. 출원인에게 유리한 제도 변경이므로 이를 적극 활용할 필요가 있습니다.

 

3. 특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?


상표 출원 전에 유사범위의 상표까지 검색하였다 하더라도 검색의 본질적 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 많습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부를 매우 엄격하게 판단하는 경향이 있으므로, 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 상표등록을 거절하는 경우도 많습니다.


그런데, 상표전문 변리사의 도움 없이 회사에서 직접 상표출원 업무를 처리하는 경우, 특허청 심사관의 거절이유 및 의견제출 통지에 대해 적절하게 대응하지 못하는 경우가 자주 발생합니다. 실제로 심사관의 불합리한 거절이유를 받아들여 결국 출원을 포기하는 경우도 종종 보이곤 합니다. 가장 간단한 거절이유에 해당하는 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도, 지정상품을 적절하게 석명하거나 이를 적법하게 보정하는 등 대응을 적절하게 하지 못하여, 소중한 상표출원 권리를 포기하게 되는 사례가 많이 발생하고 있습니다.


상표분야 실무경험에 비추어 보면, 심사관의 거절이유에 대해 아무런 대응도 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 보정과 함께 의견서를 제출하는 경우에는 심사관이 거절 입장을 철회하는 경우가 50% 정도 되는 것으로 보이는데, 이는 과거에 비해 상당히 높아진 수치입니다( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 최종 거절결정을 하는 경우입니다). 심사관의 거절결정에 대해서도, 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정을 논리적으로 반박하는 거절결정불복심판을 청구하면 그 중 70% 정도는 거절결정이 번복되고 있습니다.


따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받은 경우, 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는, 상표등록에 관한 전문 변리사의 판단과 조언에 따라 보정 및 의견서 제출 등을 통해 끝까지 거절이유 극복을 위한 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

 

4. 의약품에 대한 상표출원은 지정상품의 범위를 어떻게 하는 것이 좋을까?


지정상품을 포괄명칭인 약제라고 단순하게 지정하는 것도 가능합니다. 다만, 실제로 사용할 예정인 하위개념의 구체적 약품명을 함께 지정해서 출원하는 것이 바람직합니다. 단순히 약제라고만 포괄명칭으로 지정한 경우 권리범위가 넓은 장점은 있는 반면, 등록과정이나 등록 후 불사용 취소심판 등에서 상대방의 공격에 취약한 단점이 있습니다.


예를 들어 포괄명칭으로 지정된 저장상표에 대해 불사용 취소심판이 청구된 경우, 도전자로서는 불사용 사실을 포괄명칭의 하위개념인 어느 약품 하나에 대해서만 증명하면 되므로 입증부담이 훨씬 적습니다. 반면, 특정 약품을 지정하는 경우에는 출원상표가 타인의 선행상표와 저촉된다는 이유로 거절되었을 때 상품의 특수성(: 전문의약품과 일반의약품은 수요자 측면에서 매우 상이하여 비록 각 상품에 유사상표가 부착된 경우라 할지라도 상품출처의 오인, 혼동이 야기되지 않음)을 어필하여 효과적으로 대응할 수 있습니다.


따라서, 지정상품을 포괄명칭 약제, 그 하위 개념인 구체적 약품명으로 층계적으로 지정해 출원한 후 회사의 상표사용 전략에 따라 구체적 결정을 등록 단계에서 하는 것이 바람직합니다.

 

5. 자사 상호와 성분명 등 식별력이 없는 상표를 결합한 상표등록은 어떤 실익이 있는가?


예를 들면 산도스 올란자핀이란 상표는 산도스란 상호와 올란자핀이란 성분명을 결합한 것인데, 성분명은 상표로서 식별력이 없는 부분으로 올란자핀 단독으로는 상표등록이 불가능합니다. 또한, 상호를 결합하여 상표등록을 받아도 사실상 독점배타적으로 사용할 수 있는 부분은 상호부분에 국한되고, 식별력이 없는 부분에 대해서는 독점배타권이 미치지 않습니다.


그럼에도 불구하고 상호와 식별력 없는 표장을 결합한 상표를 등록하는 이유는, (1)자사의 사용권을 안정적으로 확보하고, (2) 경쟁사나 일반수요자에게 식별력이 없는 부분 역시 사용하게 되면 상표권 침해가 될 수도 있다는 인식을 은연 중에 생기게 할 수 있습니다. 나아가, (3) 식별력이 없는 표장(보통명칭이나 관용표장 배제)도 장기간 독점적으로 사용한 경우 장래 어느 시점에서는 사용에 의한 식별력을 취득하여 이를 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리를 획득할 수 있은 가능성도 있습니다. 

작성일시 : 2013. 9. 9. 17:25
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-- 제약분야 상표실무 FAQ 2 --


지난 글 "제약분야 상표실무 FAQ 및 해외상표 조사방법"에 이어, 제약분야 실무자 분들을 위한 상표실무 FAQ을 올려드립니다.

 

1. 상표권 존속기간 갱신 출원 시 주의 할 점은 무엇인가?

 

2012.4.1. 이후 갱신출원에 대해서는 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품당 2천원의 추가비용이 소요될 수 있으므로 가능한 갱신 출원시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다. 또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자의 주소가 변경되었거나 상표권자가 공유인 경우에는 매우 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서 업무대행을 의뢰하는 경우가 있습니다. 그런데, 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많았습니다. 

 

마지막으로 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우(대개 회사 CI나 상호상표인 경우 글자체나 로고 변경이 필요한 경우가 많습니다), 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원하는 경우가 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와의 유사를 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사가 충분히 이루어 져야 하며, 그것이 어려운 경우에는 가능한 안정한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2. 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?

 

의약품의 경우, 식약청에 허가 신청과 함께/또는 후에 상표 출원하는 경우가 많습니다. 대개 식약청의 허가가 있으면 상표등록이 되기 전이라도 출원된 상표를 사용하는 경우가 많은데 이는 사실상 선등록상표의 침해가능성이 있으므로 불안합니다. 이러한 경우에 출원과 함께 우선심사를 청구함으로써 상표등록시기를 상당히 앞당길 수 있으므로(출원일로부터 최대 6개월 내 심사결과 받을 수 없음), 이를 적절하게 활용할 필요가 있습니다

 

우선심사청구제도 시행 초기에는 우선심사를 신청한 출원의 모든 지정상품에 대해서는 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하여야 하였으나(따라서 지정할 수 있는 상품의 개수가 실제사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다), 2012. 4. 1. 이후 출원부터는 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 등을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 이루어 질 수 있도록 확대 적용하였습니다. 

 

 3. 특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?

 

상표 출원 전에 최선을 다해 유사범위의 상표까지 검색을 하였다 하더라도 검색의 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 있습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부 판단을 굉장히 엄격하게 하고 있어, 전혀 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 거절하는 경우가 많습니다.

 

그러나, 대개 개인이나 회사가 대리인 없이 출원하는 경우 의견제출통지에 대한 대응을 적절하게 하지 못하고 심사관의 거절을 받아들여 출원을 포기하는 경우가 많습니다. 심지어 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도 지정상품을 석명하거나 이를 보정하는 의견서를 제출하지 못하여 소중한 권리가 포기되는 경우가 많이 있습니다.

 

당소 경험에 비추어 보면, 거절이유에 대해 어떠한 대응을 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 의견서를 제출하는 경우에는 50%정도의 입장 번복이 있었습니다. ( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 거절결정을 하기도 합니다). 또한 심사관의 거절결정에 대해서도 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정은 적절하고 논리적인 심판청구에 의해 70% 이상 번복이 됩니다.

 

따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받았다고 해서 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는 전문가의 판단에 따라 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

작성일시 : 2013. 7. 1. 21:21
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