-- 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령 -- 

 

심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 피고 Neovasc 또한 의료기기 회사인데, 2009년 원고 CardiAQ의 의료기기 기술개발에 관한 제품과 서비스를 제공하고 또 사업화도 수하는 회사입니다.

 

Neovasc 협력제안으로 양사는 2009 NDA를 체결한 다음, CardiAQ에서는 Neovasc에 해당 의료기기 기술정보 transcatheter mitral valve replacement (TMVR) program을 제공하였습니다. 양사는 기술개발을 공동으로 진행하여 제품개발을 완성하였습니다.

 

그런데 제품개발 완성 후 CardiAQ에서는 Neovasc과의 협력이 더 이상 불필요하게 되었습니다. 그 와중에 Neovasc에서 2010CardiAQ 몰래 단독으로 특허출원을 하였고, CardiAQ에서는 2012년에 공개된 특허공보를 보고 그와 같은 사실을 알게 되면서 영업비밀 침해 + DNA 계약위반에 관한 법적 분쟁이 시작되었습니다.

 

CardiAQ에서는 Neovasc의 특허 U.S. Patent No. 8,579,964 기술내용은 자신의 기술정보, 영업비밀이고, 이를 무단으로 특허출원한 것이라고 주장합니다. 참고로 특허출원서에는 CardiAQ 연구원 누구도 발명자로 포함되지 않았습니다.

 

미국법원에서 피고 Neovasc의 영업비밀 침해혐의 + NDA 위반혐의를 인정하고, 영업비밀 사용금지 및 손해배상 US$70 million ( 770억원)을 명령하는 배심평결을 하였습니다. 또한, 위 미국특허권의 진정한 발명자 또는 공동발명자를 가리고, 그 권리귀속을 별도로 심리하라는 내용도 포함되었습니다.

 

참고로 벤처회사 CardiAQ2015년 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million ( 38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공 사례입니다.

 

양사의 공동연구개발 협력관계와 기술유출 및 NDA 분쟁경과 등을 상세하게 설명하고 있는 CardiAQ의 소장 complaint를 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: CardiAQ의 소장 complaint

complaint.pdf

 

작성일시 : 2016. 5. 27. 09:24
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-- 차량이나 선박 등의 위치정보 원격 추적, 관리 시스템 개발사인 Beacon GPS 기기 제조업체인 Garmin이 사업제휴 협약을 체결한 뒤, Garmin Beacon으로부터 제공받은 정보를 공개하여 NDA 위반이 문제된 사례 --

 

1. 배경 사실

 

Beacon은 차량이나 선박 등 운송수단에 대한 원격 모니터링 시스템 및 GPS를 이용한 추적, 관리 시스템(fleet management system)을 개발, 공급하는 회사이고, Garmin은 차량, 선박, 항공, 레저용 GPS 기기를 제조, 판매하는 회사입니다.

 

Garmin은 개인용 승용차 시장에서는 상당한 MS를 차지하고 있었지만, 상용차 부문에서는 실적이 부진하였습니다. 이에 상용차용 내비게이션 기기 시장에 본격적으로 진출하기 위해, 상용차 fleet management system을 개발한 Beacon과 손을 잡기로 하였습니다. Beacon Garmin은 사업제휴계약을 통해 Beacon GPS 기반 차량 추적, 관리 프로그램을 Garmin의 차량용 내비게이션 제품과 연동하기로 하였고, 이에 대하여 NDA(Non-Disclosure Agreement)도 체결하였습니다.

 

그런데 이후 Garmin Beacon측에 알리지 않은 채 Beacon 프로그램의 연동을 위한 어플리케이션 스펙 등 정보를 Beacon의 경쟁사에 제공하였습니다. 이를 통해 Beacon의 경쟁사들이 이 정보를 참고하여 자신들의 프로그램을 Garmin의 내비게이션 제품과 쉽게 연동할 수 있도록 함으로써, Garmin 기기의 시장 확대를 도모한 것이었습니다. 그러자 Beacon측이, 이 정보가 Beacon의 영업비밀이라고 주장하며 이 사건 소송을 제기하였습니다.

 

원고 Beacon측은 소송에서 1) 영업비밀침해 주장과 함께, 2) NDA 위반, 3) Garmin측에 제공된 NDA의 적용범위 외 정보에 대한 부당이득 및 4) 묵시적 계약 위반을 주장하였습니다. 여기서는 비밀유지약정 NDA 관련 쟁점만 살펴보겠습니다.

 

2. NDA 조항 및 쟁점

 

양사는 NDA를 체결한 후 정보를 제공하였는데, NDA 적용대상 정보의 범위에 관한 다툼이 있었습니다. 계약위반과 관련한 주된 쟁점은 “confidential” 또는 “proprietary”와 같은 비밀정보 표시 없이 제공된 정보가 NDA의 보호대상이 될 수 있는지 여부였습니다. Beacon fleet management system과 관련된 정보 중 일부는 아무런 비밀정보 표시도 하지 않은 채 Garmin측에 전달하였는데, 이에 Garmin측이 위 정보가 NDA의 적용대상이 아니라고 주장한 것입니다.

 

이와 관련하여, 양사간에 체결된 NDA는 그 적용대상인 “confidential information”“shall include, but is not limited to ... information ... which is marked as ‘confidential’ or ‘proprietary’ ...” 라 정의하고 있었습니다.

 

Clause 1

“Confidential information” as used in this Agreement shall include, but is not limited to, all trade secrets, non-public information, data, know-how, documentation, hardware, software (including listings thereof and documentation related thereto), diagrams, drawings and specifications relating to a party, its business or products which is marked as “confidential” or “proprietary” and which is disclosed by either party to the other party.

 

Information disclosed orally or visually shall be considered Confidential Information if such information is identified as “confidential” or “proprietary” at the time of disclosure and is reduced to written summary form by the disclosing party and sent to the receiving party within thirty (30) days after initial disclosure. During this thirty (30) day period, such oral or visual information so disclosed shall be provided the same protection as Confidential Information. 

 

, NDA에서는 비밀정보 표시 없이 구두로 또는 시각적으로 전달된 정보는, 전달시 비밀정보라는 점을 밝히고 다시 30일 내에 해당 정보를 요약한 서면을 전달한 경우에만 NDA의 적용 대상이 된다고 규정하였습니다.

 

문제는 현장에서 자주 위와 같은 NDA 조건을 충실하게 준수하지 않는다는 점입니다. 이 사건에서도 마찬가지로 그와 같은 규정을 준수하지 않았습니다. Beacon은 위 규정의 “not limited to” 부분을 강조하며, NDA의 적용대상인 정보는 비밀정보 표시가 있는 정보로 제한되지 않는다고 주장하였습니다. 나아가 Beacon, 만일 NDA의 해석상 비밀정보 표시가 있는 정보만이 그 적용대상이 된다고 보더라도, 계약의 양 당사자가 모두 비밀정보 표시를 하지 않은 채 정보를 교환해 온 것에 비추어, 비밀정보 표시가 없는 정보도 NDA의 적용대상이 된다는 점에 대한 양 당사자의 합의가 있었으며, 이러한 합의가 기존 NDA를 수정한 것으로 보아야 한다고 주장하였습니다. 

 

3. 미국법원 판결 및 시사점

 

이에 대하여 미국법원은, 우선 위 계약조항의 해석상 비밀정보 표시와 함께 제공된 정보만을 NDA의 적용대상으로 보아야 한다고 판단하였습니다. 비록 표현상 그 범위를 open 형인 “but not limited to”로 하였지만, 판결에는 영향을 주지 못했습니다. 우리나라 계약서에서 대응되는 표현은 기타또는 “~ 에 해당할 것입니다. 우리나라에서도 앞서 명시적으로 기재된 사항에는 해당하지 않지만 계약 적용범위에 포함되는지 문제되는 경우가 자주 있습니다. 원칙적으로 계약의 목적에 부합하고 앞에서 명시적으로 기재한 것과 동등한 것으로 평가될 수 있는 사항만이 이에 해당한다고 해석해야 할 것입니다. , 비록 계약서 문언이 예외를 인정하는 오픈형으로 되어 있다고 하더라도, 무엇이든 계약범위에 포함되는 것은 아닙니다.

작성일시 : 2014. 1. 20. 09:53
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-- 기술이전/공동연구개발을 위해 기술정보제공 후 계약조건 협상을 마치고 최종단계에서 계약체결이 무산된 경우 법률 관계 --

 

1. 기술이전 과정에서 체결하는 일련의 계약 및 법적 책임 소재 

 

본 계약을 체결하기 전에도 양당사자가 의향서(LOI, Letter of Intent), 비밀유지약정(NDA, Non-Disclosure Agreement), 양해각서(MOU, Memorandum of Understanding), Term Sheet 등에 서명하는 경우가 많습니다. 그런데, 어떤 사정으로 본 계약을 체결하지 못하고 협상 중이었던 거래가 결국 무산되었다면 당사자에게는 어떤 법적 책임이 있을지 문제됩니다. 현실에서는 본 계약을 체결하지 못했지만 그 전에 위에서 언급한 다른 약정들은 모두 체결하고 협상이 거의 마무리 단계에 이른 경우부터 어떤 형식의 계약서도 체결하지 못한 협상 초기 단계까지 다양한 스펙트럼이 존재합니다. 당연히 협상 당사자의 법적 책임 여부도 동일하지 않습니다. 설령 MOU, NDA 등에 구속력이 없다는 명시적 문구를 넣더라도 법적 효력을 인정하는 사항도 있고, 어떤 형식적 계약서도 체결하지 않았어도 계약법상 책임이 아니라 불법행위법상 책임을 물을 수 있는 경우도 있습니다. 단순하지 않고 사안마다 신중하게 검토하여야 할 복잡한 문제입니다. 최종 계약에 이르지 못한 경우에 대한 법적 책임은 각각의 구체적 사안에 따라 달라지겠지만, 다음과 같은 사례를 참고로 살펴보겠습니다.

 

2. 사실관계

 

A회사는 B가 개발한 신규기술을 이전 받아서 관련 제품을 생산 판매하려고 협의를 진행하였습니다. 협상과정에서 기술이전계약을 체결할 것을 상호 확인하였고, A사는 임원회의를 통해 B의 기술을 이전 받아 사업을 진행하기로 내부적으로 결론을 내렸습니다. 나아가 A사는 곧 B에게, 해당기술을 이전 받아 사업을 진행하고 기술료를 지급할 것을 내용으로 하는 계약을 체결하기로 합의하였다는 확인서를 작성해주었습니다. 본 계약은 아니고 일종의 의향서로 볼 수 있습니다.

 

그런데, A사는 그 후 다시 사업성 검토를 통해 해당 프로젝트에 관한 기술이전계약을 체결하지 않기로 최종 결정하였습니다.

 

기술이 부족한 경우에 회사들은 공동개발 또는 기술도입/이전을 통하여 새로운 사업을 진행하거나 확장하고 있습니다. 이 경우에 최종적으로 계약을 체결하고 사업이 정상적으로 진행되는 경우도 있지만, 위와 같이 여러 가지 이유로 계약 체결 전에 중단되는 경우도 상당할 것입니다.

 

3. 계약체결 무산에 따른 당사자의 책임여부

 

일반적으로는 계약을 체결하기 전의 계약 협의 당사자에게는 계약상 아무런 책임이 없게 됩니다. 그러나 특별한 경우, 즉 계약 체결을 위한 준비단계 또는 계약의 성립과정에서 당사자 일방이 그에게 책임 있는 사유로 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 이를 배상할 책임(민법 제750)이 있습니다. , 당사자에 의해서 형성된 신뢰에 따라서 상대방이 기대된 행동을 하였으나 당사자 일방이 상당한 이유 없이 계약 체결을 거부하여 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위 책임이 발생하게 되는 것입니다.

 

참고로, 민법에는 다음과 같은 계약체결상의 과실책임이라는 특별한 책임 규정이 있습니다.

 

535(계약체결상의 과실) ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다.

② 전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다.

 

이 규정은 계약 목적이 객관적으로 이행이 불가능하다는 사실을 알고 있던 당사자에게만 책임을 인정합니다. 위 사안에서 기술이전이 교섭행위 이전에 이미 이행불가능한 것은 아닐 것이므로, A사에게 민법 제535조의 계약체결상의 과실책임은 성립할 여지가 없을 것입니다.

 

대법원은 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다고 할 것이다라고 판시하고 있습니다(대법원 2003. 4. 11. 선고 200153059 판결). 따라서 i) 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여, ii) 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도, iii) 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면, 신의성실의 원칙을 위반하여 불법행위 책임을 구성하게 될 것입니다.

 

위 사안에서 불법행위 책임의 성립여부를 살펴보면, 먼저 A사가 상대방에게 계약이 체결될 것이라는 신뢰를 형성한 것이고, B가 기술이전계약이 곧 체결될 것을 믿고 관련 업무절차를 준비하였거나 추가 연구 등에 투자하였다는 등의 사정으로 시간 또는 비용을 투자하였다면, 그리고 A사의 상당한 이유가 없는 계약체결 거절 B의 관련 투자가 무용하게 되는 손해가 발생하였다면, 위 대법원 설시 법리에 따라 A사는 이러한 손해를 배상할 불법행위 책임이 발생할 수 있습니다.

 

이때 손해배상의 범위는 A사에게는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대하여 상대방에게 발생한 신뢰이익으로 한정됩니다. 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 A사에게 책임을 묻지는 못합니다.

 

정리하면, 원칙적으로 최종 계약이 성립되기 전까지는 계약상 책임을 물을 수 없습니다. 그러나, 협상과정에서 대법원 판결에서 제시한 바와 같은 계약체결을 신뢰한 특별한 사정이 있었다면 최종 계약을 체결하지 않은 당사자에게는 불법행위로 인한 손해배상 책임이 인정될 수 있습니다. 다만, 그 손해배상의 범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 특별한 사정이 없다면 그 액수는 경미한 경우가 대부분일 것입니다. 손해배상을 청구하는 측이 위와 같은 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야 합니다.

작성일시 : 2014. 1. 3. 11:59
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-- BT업체와 IT업체 사이에 유전자 바이오칩 공동개발에 관한 전락적 제휴관계 파탄에 따른 분쟁사례 전락적 제휴사의 협력의무위반에 대한 손해배상책임을 인정한 판결 소개 - 서울중앙지방법원 2011. 11. 16. 선고 2011가합71839, 2012가합31364 판결 --

 

1. 전략적 제휴관계

 

협력의무를 규정한 제휴협약에 따라 BT 업체와 IT 업체가 공동개발을 진행하여 제품이 완성된 뒤, 제품을 생산한 IT 업체가 공동개발사가 아닌 다른 회사에 공동개발한 기술이 사용된 제품을 납품하여 문제가 된 사안입니다.

 

원고 A회사는 의료장비 관련 제품을 판매하는 회사로서, 인체 유두종 바이러스(Human Papilomavirus, HPV)에 대한 진단키트와 관련된 특허의 특허권자입니다. 그리고 피고 B회사는 광디스크, 광픽업 등 기술을 보유한 업체로서, 바이오칩 스캐너와 관련된 연구를 진행해 오고 있었던 회사입니다. A회사와 B회사는 HPV 진단 키트의 내용을 판독할 수 있는 전용 광스캐너를 공동개발하기로 하고, 이를 위해 1) 전략적 제휴협약, 2) 비밀유지계약, 3) 제품공급계약을 체결하였습니다.

 

위 공동개발의 진행에 따라 B회사는 HPV 진단키트 전용 스캐너 시제품을 완성하여 A회사에 납품하였고, A회사는 B회사에서 제조한 스캐너 제품의 독점 판매권을 확보하기 위해 B회사와 독점 대리점 계약까지 체결하였습니다.

 

그런데 이후 B회사가 스캐너를 공동개발한 A회사가 아닌 C회사에 C회사의 바이오칩을 판독할 수 있는 스캐너를 납품하였고, 이에 A회사는 저작권침해, 영업비밀침해, 비밀유지의무위반, 협력의무위반, 품질향상약정 위반 등을 이유로 B회사와 C회사를 상대로 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

이하에서는 이 판결의 여러 쟁점 가운데, 협력의무 위반을 이유로 손해배상청구를 인용한 부분에 대하여 살펴봅니다.

 

2. 전략적 제휴협약 체결

 

A회사와 B회사가 공동개발을 위해 체결한 전략적 제휴협약, 양사간의 공동이익 추구, 영업 및 마케팅 관련 상호협조, 상품화 공동진행 등 규정을 두고 있었습니다.

 

[1(전략적 제휴의 목적 및 내용)


본 협약의 주 목적은 피고 B회사와 원고 A회사간의 상호우호관계의 증진을 희망하며, 각 당사자의 이익을 고려하고 존경과 신뢰를 바탕으로 바이오칩스캐너 상업화를 위한 상호 유익한 장기적 협력을 추구할 것을 목적으로 한다. 생명공학 분야, 특히 바이오 칩 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 Bioinformatics의 핵심기술을 응용, 확장하여 발전시킴으로써 산업화에 기여하고자 하는 A회사와 IT 기술인 광픽업, 광디스크 기술을 보유한 B회사는 기술적 제휴를 통해 제품개발을 가속화하고 나아가 IT 기술과 응용산업 분야에 적용할 수 있는 제품(바이오칩 및 바이오칩스캐너)을 꾸준히 개발함으로써 양사가 정보화 사회의 선두주자로 발돋움하고자 한다.


1) 양사는 IT BT 또는 IT/융합 솔루션 관련 보유제품과 기술을 공유하고, 영업 및 마케팅 활동에 상호 협조한다.

3) B회사는 기획중인 신규사업 및 주요 연구과제 수행에 필요한 레이저 방식의 바이오칩스캐너 운영 S/W 등을 원고로부터 제공받으며, 향후 해당기술 부분을 적용한 제품의 상품화에 대한 기획, 개발 등을 공동 진행한다.

4) B회사와 A회사는 신기술을 이용하여 개발할 수 있는 다양한 형태의 솔루션을 기획, 공동개발함은 물론 필요시 기 진행중인 관련 프로젝트에 대한 상품화 기획 및 마케팅, 영업활동에 양사가 공동 참여하여 해당 분야별로 역할을 분담 진행한다.]

 

3. 협력의무 위반에 대한 법원의 판단

 

법원은 위 규정을 단순히 선언적이고 추상적인 규정에 그치는 것이 아니라 A회사와 B회사가 향후 바이오칩 스캐너 장비 및 관련 소프트웨어를 개발하는 과정에 있어 공동개발과 공동진행을 원칙으로 하고, 그 외의 경우에도 신의성실의 원칙에 따라 서로 협력하고 상대방의 이익을 배려할 의무를 규정한 것이라고 판단하였습니다.

 

법원은 이에 따라, IT기업 B회사가 수년간 A회사를 통하여 판매한 수량으로는 회사를 유지하기 어렵다거나 향후 발전을 기대하기 어려운 사정이 있어 불가피하게 다른 판매망을 개척하여야 하는 상황이라고 하더라도, A회사와 충분한 상의를 거쳐 A회사와의 협조관계를 통하여 이러한 상황을 타개할 가능성이 있는지 여부를 살펴보고 부득이한 경우 A회사의 양해를 얻는 등의 노력을 할 의무가 있다고 보았으며, B회사는 이러한 제휴협약상 협력의무 불이행으로 인한 A회사의 손해를 배상할 책임이 있다고 판시하였습니다.

 

다만 B회사로부터 제품을 납품받은 C회사는 위 제휴협약의 당사자가 아니므로 A회사의 손해를 배상할 책임이 없다고 하여 C회사에 대한 청구를 기각하였습니다.

 

4. 검토 및 시사점

 

법원은 B회사에 대하여 손해배상을 청구하면서 A회사가 주장한 사항들 가운데 협력의무 위반만을 인정하고 나머지 주장은 배척하였습니다. 그런데 위 협력의무 규정은 구체적인 이행사항을 명시하지 않고 매우 추상적인 용어들로 구성되어 있어, 얼핏 보기에는 법적 구속력을 인정할 수 있을지, 인정한다면 그 범위는 어떻게 될 것인지 등 의문이 남는 것이 사실입니다. 그런데도 법원은 위와 같은 추상적인 규정을 근거로, B회사가 A회사를 통해 판매한 수량으로 회사를 유지하기 어려운 경우에도 다른 회사에 제품을 판매하기 위해서는 먼저 A회사와 협조하거나 A회사의 양해를 얻는 등 (금전적 보상도 포함) 노력을 기울여야 한다는 구체적인 의무를 이끌어내어, 이를 통해 B회사의 손해배상의무를 인정한 것입니다

 

다만 재판부는, 1) 위 협력의무 규정의 취지에 따라, 지적재산권을 공동명의로 출원하거나 전용실시권 등을 최우선적으로 협상하고 협력개발 및 사업화와 관련하여 취득한 비밀의 공개를 금지하는 규정을 두고 있는 점, 2) A회사가 공동개발과정에서 B회사에 전달한 정보가 이 사건 스캐너 및 구동 소프트웨어 개발에 큰 도움이 된 점, 3) B회사는 이 사건 스캐너 공동개발을 진행하면서 스캐너를 A회사에 납품하여 얻은 이익 외에도 바이오칩 스캐너 장비 개발에 관한 많은 지식과 기술을 축적하였을 것으로 보이는 점 등 구체적 사정을 고려하여 위와 같이 판단한다고 판시하고 있습니다.

 

이 판결이 공동개발계약을 체결하는 당사자들에게 전하는 메시지는 분명합니다. 공동개발계약이 제3자에 대한 판매금지의무를 명시하고 있지 않은 경우에도, 공동개발 당사자 외 다른 발주처에 공동개발의 결과물을 납품하는 경우 협력의무 위반이 될 수 있고, 그에 따라 손해배상책임까지 부담하게 될 수 있다는 것입니다. 협력의무는 대부분의 공동개발계약에 포함되어 있으므로, 결국 공동개발 성과가 포함된 제품을 제3자에게 납품하기 위해서는 전략적 제휴협약 등 관련 계약을 해지함으로써 그 구속적 관계에서 벗어나거나 또는 위에서 판시된 바와 같이 전략적 제휴관계에 합당한 조치를 취한 한 후 먼저 공동개발 상대방의 양해를 받도록 노력하는 것이 바람직합니다.

작성일시 : 2013. 12. 31. 11:05
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-- BT업체와 IT업체간 유전자 바이오칩 기술에 관한 공동개발 분쟁사례 공동개발 과정에서 취득한 모든 정보를 사용할 수 없도록 제한하는 비밀유지의무 약정을 기업활동 자유의 과도한 제한으로 보아 사회상규에 반하여 무효라고 판단한 판결 - 서울중앙지방법원 2011. 11. 16. 선고 2011가합71839, 2012가합31364 판결 --

 

1. 배경사실 및 비밀유지 계약조항

 

BT업체인 원고 A회사는 인체 유두종 바이러스(HPV) 진단용 바이오칩 기술에 관한 Bioinformatics 기술을 보유하고 있으며, 유전자 바이오칩 기술에 관한 특허도 보유하고 있는 회사로서, 시장에 판매할 수 있는 상용 바이오칩 키트 제품을 개발하고 있었습니다. IT업체인 피고 B회사는 광픽업, 광디스크, 스캐너 등 IT 분야 기술을 보유하고 있습니다. 양사는 진단용 유전자 바이오칩 정보를 읽어 들여 판독하는 광 스캐너에 관한 공동개발 프로젝트를 진행하였습니다. BT 분야의 기술을 보유한 회사와 IT 분야 기술을 보유한 회사의 전형적인 협력 구도입니다.

 

양사는 위 프로젝트를 진행하기 위해 수 건의 계약서를 체결하였고, 그 중에는, 각 당사자는 본 계약서와 관련 또는 부수하여 취득한 상대방의 일체의 정보를 본 계약 목적 이외에는 어떠한 목적으로도 사용해서는 아니 되며,”라는 내용의 명시적 조항도 포함되어 있었습니다.

 

2. 개발완료 및 분쟁발생

 

양사는 공동개발 프로젝트의 목표제품인 바이오칩 스캐너를 개발 완료하였고, BT업체 A사는 IT업체 B사에 5대의 제품을 발주하였습니다. 총 매출은 1억원에 미치지 못하였습니다. 그런데, B회사가 그 후 유사한 기능을 하는 바이오칩 스캐너 제품을 공동개발사가 아닌 경쟁사 C회사에도 납품하였습니다. 벤처기업인 A사와 비교하여 C사는 훨씬 큰 기업이었고, 한번의 구매규모도 2억원이 넘었습니다.

 

이에, A회사는 B회사가 공동개발의 성과를 이용하여 C회사용 제품을 제작함으로써 위 약정을 위반하였다고 주장하였습니다.

 

3. 문제된 2가지 제품에 사용된 기술에 관한 법원의 판단

 

법원은, A회사가 제공한 정보가 C회사를 위한 스캐너 및 그 구동 프로그램 제작에 직접 사용되지는 않았지만, 1) A회사가 제공한 정보가 A회사용 스캐너 제작에 상당 부분 활용되었고, 2) B회사는 A회사와의 공동개발과정에서 스캔이미지 분석에 관한 기술과 노하우를 습득하였으며, 3) A회사용 스캐너와 C회사용 스캐너가 분석대상이 달라 호환은 불가능하지만 그 구성모듈이 유사하여 A회사용 구동 프로그램의 소스코드가 상당부분 C회사용 프로그램에 재활용되었을 것으로 추측되는 점에 비추어, B회사는 A회사가 제공한 정보를 토대로 C회사용 스캐너 구동 프로그램 제작에 소요되는 시간, 노력, 비용을 절감할 수 있었다고 판단하였습니다. , A회사가 제공한 정보가 C회사용 스캐너 제작에 (간접적으로) 사용되었다는 점을 인정하였습니다.

 

4. 비밀유지 약정에 관한 법원의 판단

 

그러나 법원은, 1) B회사가 A회사와의 거래 이전부터 스캐너 프로그램 개발에 필요한 핵심기술을 축적해 왔던 점, 2) B회사의 위와 같은 기술 축적에 소요된 비용과 노력이 A회사에 제품을 납품하여 얻은 수입을 훨씬 초과하고 있다는 점에 비추어, 위 약정을 B회사가 공동개발시 습득한 분석기술 및 소스코드 등을 A회사용 스캐너 외에 다른 용도로 전혀 사용할 수 없다는 취지로 해석할 수는 없다고 하면서, 만일 그렇게 해석하는 경우라면 B회사가 종전에 축적한 바이오칩 관련 기술조차 다른 곳에 활용할 기회를 상실하는 결과가 초래되므로 B회사의 기업활동의 자유를 지나치게 제한하여 사회상규에 반하는 조항으로서 그 효력을 인정하기 어렵다고 판시하였습니다. 이에 따라 B회사의 비밀유지약정 위반에 대한 A회사의 주장은 기각되었습니다.

 

5. 검토 및 시사점

 

원칙적으로 자유의사로 체결한 계약은 유효합니다. 다만, 특별한 경우에 한하여 예외적으로 계약의 효력을 부인할 수 있습니다. 어떤 경우에 계약조항에서 정한 내용의 효력을 부인할 수 있는지 단정적으로 판단하기 매우 어렵습니다. 계약실무자로서는 일반적 법리에 관한 이해뿐만 아니라 구체적 사례를 연구하고 참고할 필요가 있습니다.

 

위 사안에서 약정이 공동연구 결과물의 납품처를 직접적으로 제한하고 있는 것은 아닙니다. 하지만 위 약정의 문언에 따르면 B회사가 A회사 외 다른 발주자에게 제품을 공급하기 위해서는 공동개발시 A회사로부터 받은 정보를 사용할 수밖에 없어 결국 약정 위반이 됩니다. 따라서 위 계약은 납품처를 제한하는 것과 마찬가지의 결과를 초래하고 있는 것입니다. 법원은 이러한 약정을 기업활동의 자유를 지나치게 제한하여 사회상규에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보고 있습니다. 재판부의 태도에 따르면 납품처를 공동개발의 상대방만으로 직접 제한하는 규정 또한 사회상규에 반하는 조항으로서 무효가 되었을 가능성이 높다고 생각됩니다.

 

사실 납품처를 직접적으로 제한하는 조항이나 공동개발 과정에서 습득한 모든 정보를 제3자에게 공개할 수 없다는 조항은 공동개발 계약에서 매우 흔하게 찾아볼 수 있습니다. 그런데 공동개발의 당사자간에는 대등한 관계가 아니라 갑-을 관계가 설정되어 있는 경우가 많고, 이 경우 위와 같은 약정은 을 위치의 회사에 일종의 족쇄로 작용하게 됩니다. 이에 이 사건 판결은 을 위치의 회사가 주장할 수 있는 강력한 무기를 제공하였다는 점에서 큰 의미를 가진다고 할 수 있습니다

 

다만 법원은 위와 같은 결론을 내림에 있어, B회사가 A회사와의 거래 이전부터 스캐너 프로그램 개발에 필요한 핵심기술을 축적해 왔고, B회사의 기술 축적에 소요된 비용과 노력이 A회사에 제품을 납품하여 얻은 수입을 훨씬 초과하고 있다는 등의 구체적 사정을 고려하고 있습니다. 판시사항 중에는 없지만 A회사에 대한 납품만으로는 B회사의 생존이 위협받을 수 있었다는 사정 또한 법원이 고려한 것으로 보입니다. 다시 말하면 위와 같은 약정이 언제나 무효가 된다는 취지는 아닐 것입니다.

 

생각건대, 납품처를 다른 공동개발 당사자로 제한하거나 공동개발 과정에서 습득한 모든 정보에 대한 비밀유지의무를 부과하는 조항의 유효성을 인정받아 법적 안전장치를 확보하려면, 공동개발의 결과물인 제품의 최소 구매량을 보장하는 조항 등을 함께 삽입하는 것이 바람직할 것입니다.

작성일시 : 2013. 12. 31. 10:28
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-- LCD 제조공정라인에 들어가는 검사장비와 관련하여, B사가 경쟁사 A사에 대하여 제기한 특허침해소송 중 제출한 특허침해주장 증거자료에 의해, B사가 특허침해 혐의자인 A사의 영업비밀을 침해한 것으로 판단된 사례 - 서울중앙지방법원 2011가합48747 판결 --

 

일반 소비자에게 판매되는 제품이 아니라 반도체 제조장비와 같이 보안이 엄격한 공장의 생산라인에 설치되는 장비에 사용되는 기술이라면, 그 실체를 확보하여 구체적 기술내용을 알기 어렵기 때문에 특허침해의 증거를 확보하는 것이 매우 어렵습니다. 특허침해를 주장하는 특허권자에게 특허침해 입증 책임이 있는 것이므로, 단지 침해혐의만으로 상대방에게 관련 사실이나 기술자료를 제출하라고 주장하는 것은 공허한 외침에 불과할 뿐입니다. 따라서, 강제적 증거수집이 반드시 필요합니다


그런데 우리나라 민사소송법에서 허용하고 있는 증거보전신청은 현재까지 그 실효성에 관해 여러가지 의문이 있습니다. 그렇다면 대안으로 형사법상 압수수색 등 강제수사를 활용하는 방안을 생각해 볼 수 있지만, 적어도 그 특허침해의 범죄혐의가 어느 정도 입증되어야 가능할 것이므로, 그 전제 조건을 충족하는 것이 현실적으로 매우 어려운 일입니다사실상 비밀리에 특허침해를 하고 있다면 그것을 법적으로 입증하는 것이 매우 어렵거나 현실적으로 불가능에 가까운 경우가 많습니다.

 

이때 그 장비의 제조업체만이 특허침해 혐의자인 것이 아니라 그 사용자인 구매자도 특허침해 혐의자에 해당한다는 점 또한 문제가 됩니다. 그렇지만 특허권자는 구매자인 대기업을 특허침해 혐의자로 거론할 수 없는 것이 현실이며, 구매회사의 생산라인에 직접 들어가 증거수집을 시도한다는 것은 현실적으로 불가능할 것입니다.

 

특허권자는 이와 같이 특허침해 혐의는 있지만 직접 증명하기 어려운 경우 무리한 입증을 시도할 개연성이 있습니다. 그러나, 아무리 증거수집이 어렵다고 하여도 소송법상 적법한 절차를 통해 증거수집을 해야 합니다. 이하에서 소개하는 사건과 같이 무리한 수단을 사용하면 오히려 역풍을 맞게 됩니다.

 

삼성전자에 LCD 분야의 검사장비를 납품하는 A사와 B사는 경쟁회사 관계입니다. 양사는 모두 삼성전자와 NDA를 체결하고 있을 뿐만 아니라 각각 검사장비에 관한 특허권을 보유하고 있습니다. NDA에는 비밀정보에 관하여 계약기간 동안은 물론 계약기간 만료 후 및 중도에 해지된 경우에도 일정기간 비밀유지 의무를 부과하고 있습니다. 통상 비밀유지약정에는, 그 계약의 효력존속기간은 물론 그 종료 이후에도 비밀유지 의무가 지속된다는 규정이 포함되며, 또한 어떤 사유로 당사자 사이에 문제가 생겨 그 계약을 중도 해지하는 경우에도 이미 제공한 비밀정보에 관한 비밀유지 의무가 지속된다는 규정이 포함되기 마련입니다. 언뜻 과도한 의무를 부과하는 것처럼 보이지만, 비밀유지 의무의 특성상 이와 같이 장기간의 의무를 부과하는 것도 일반적으로 허용됩니다.

 

A사가 삼성전자에 특정 검사장비를 납품하자 경쟁회사 B사는 그 검사장비가 자신의 특허권을 침해했다는 이유로 A사에 대하여 민, 형사소송을 제기하였습니다. 이때 B사는 특허발명과 A사 제품의 사진을 첨부하여 그 특징을 비교하면서 특허침해 주장을 하였습니다


이후 특허침해를 주장하는 B사의 특허가 무효로 확정됨으로써, 위 소송은 A사의 승리로 종결되었습니다. 그런데 두 회사간 분쟁은 여기서 끝나지 않았습니다. 이어서 A사가 B사에 대하여 후속 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 이 소송에서는 B사가 시중에 판매한 적이 없는 A사의 제품 및 그 기술정보를 어떻게 입수할 수 있었는지가 핵심 문제로 부각되었습니다. 즉 A사는 B사가 자신의 영업비밀을 부정 취득하여 경쟁제품을 제조, 납품하였다고 주장하면서 영업비밀침해로 인한 손해배상 청구 소송을 제기하였습니다.

 

이에 대하여 서울중앙지방법원은A사가 삼성전자와 체결한 NDA 내용, A사 제품이 보안이 엄격한 삼성전자 생산라인에 설치된 적은 있으나 일반 공중에 공개된 적이 없는 신제품이라는 점, B사가 그 제품의 입수 경로를 명확하게 밝히지 못한 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, B사는 A사 제품의 샘플을 부정 취득한 것으로 인정된다고 판결하였습니다. 결론적으로, A사 신제품 기술은 공지된 적이 없으며 비밀로 관리되어 온 점 등을 볼 때 영업비밀에 해당하고, B사는 A사의 그 영업비밀을 침해하였다고 인정한 것입니다.

 

B사 입장에서는 경쟁회사 A사의 신제품이 자신의 특허권을 침해하는지 판단하기 위해서는 A사 신제품 기술내용을 알아야 합니다. 그 제품을 입수해 구체적으로 비교해 보는 것이 가장 확실한 방법입니다. 그런데, 시중에서 정상적 유통경로로 구입할 수 없는 제품을 위법한 방법으로 입수한 경우에는 상대방의 영업비밀을 침해할 우려가 높습니다. 타사의 영업비밀을 침해한 경우 엄중한 민, 형사상 책임을 지게 됩니다. 설상가상으로 본 분쟁사안에서는 B사의 특허가 무효로 확정되어 특허권 행사는 성과 없이 실패하고 그 과정에서 영업비밀 침해책임만 지게 되었습니다. 이와 같은 최악의 상황을 피하려면 특허소송뿐만 아니라 영업비밀 보호에 관한 실무까지 폭넓게 볼 수 있어야 합니다.

 

* 관련 판결 서울중앙지방법원 2012. 12. 21. 선고 2011가합48747 판결 – LCD 검사장비 관련

서울중앙_2011가합48747_판결문.pdf

작성일시 : 2013. 9. 24. 18:02
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