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  1. 2020.07.03 컴퓨터프로그램, 소프트웨어 개발, 납품 계약 관련 분쟁 사례 판결 - 1
  2. 2020.07.02 소프트웨어 컴퓨터프로그램 개발계약의 중도 파탄 상황에서 프로그램의 저작권귀속 쟁점 - 개발계약의 해제, 해지 시 저작권자 결정 – 개발자 우선: 서울중앙지방법원 2014. 5. 28.자 2013카합238..
  3. 2020.07.02 업무상 저작물 성립 요건 및 법인의 저작권 보유 요건 관련 판결 몇 가지
  4. 2020.07.02 업무상 저작물 성립 요건 및 법인의 저작권 보유 요건
  5. 2020.06.22 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 기본적 법리 및 보상금 액수 산정에 관한 실무적 포인트
  6. 2020.06.03 등록디자인의 창작자 확정 – 여러 차례의 디자인개발회의에 다수 참여, 외부 디자인전문업체도 참여한 경우 - 최종 채택된 등록디자인의 창작자 판단 일본 판결
  7. 2020.05.21 업무상 저작물 성립 요건 및 법인의 저작권 보유 요건
  8. 2020.03.31 s/w 국내영업판매 독점계약(Exclusive Agreement)에서 외국회사 Licensor의 일방적 임의해지 조항에 따른 계약종료가 불공정거래행위에 해당하는지 쟁점 – 공정거래법 위반 불인정: 대법원 2010. 8. 26. ..
  9. 2020.03.31 독점계약 (Exclusive Agreement) 종료 후 보상청구권 인정 여부 – 독점대리점계약 (Agency Agreement) vs 독점판매계약 (Distributorship Agreement) 구별: 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011다28342 판결
  10. 2020.03.17 발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트
  11. 2020.03.17 대학교원 아닌 대학생, 대학원생(석사 또는 박사과정), Postdoc 연구원의 발명 – 대학 산단의 직무발명으로 보고 직무발명 보상 대상자 인정하는 다수설 및 판결의 입장
  12. 2020.01.13 등록디자인의 창작자 확정 – 여러 차례의 디자인개발회의에 다수 참여, 외부 디자인전문업체도 참여한 경우 - 최종 채택된 등록디자인의 창작자 판단 일본 판결
  13. 2019.12.19 총판계약, 독점판매, 독점라이선스 계약에서 계약종료 시 보상여부 실무적 포인트 몇 가지
  14. 2019.12.02 사용자의 직무발명 자기실시의 경우에 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 실무적 포인트
  15. 2019.12.02 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결
  16. 2019.07.08 프랜차이즈 동업분쟁, 상표권 공동소유자 중 1인에게 등록한 경우 명의신탁한 경우에도 대외적 관계에서 상표권자는 등록원부상 등록권자: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018나1596 판결
  17. 2019.06.05 독점라이선스 국제계약서에서 계약종료 시 라이센시의 보상청구 관련 주요내용, 분쟁사례, 판결 및 중재판정 요지 및 실무적 포인트 몇 가지
  18. 2019.04.12 [기술이전계약] 특허 라이선스 분쟁 - 미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례
  19. 2019.01.02 [직무발명보상] 소멸시효 완성 여부, 승인 또는 중단사유, 권리남용 여부: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결
  20. 2019.01.02 [직무발명보상] 회사법인 회생절차 개시 후 직무발명특허 로열티 수익 발생한 경우 회생채권 해당 - 팬택 사건: 서울중앙지방법원 2018. 11. 23. 선고 2016가합514607 판결
  21. 2018.11.16 [계약분쟁실무] 공정거래법 위반 불공정거래행위 – 계약 무효 : 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017다229048 판결
  22. 2018.11.16 [가맹사업쟁점] 실질적 계약당사자 판단기준 사례 - 프랜차이즈 가맹본부가 가맹점에 대한 물품, 식자재의 공급과정에 관여하였지만 계약명의자 중간공급업체에서 미지급한 물품대금을 가맹..
  23. 2018.11.16 [가맹사업쟁점] 부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하는 행위 해당여부 판단: 대법원 2018. 11. 9. 선고 2015두59686 판결
  24. 2018.11.16 [가맹사업쟁점] 가맹사업법상 불공정거래행위 유형 및 기준 - 시행령 별표 2
  25. 2018.11.16 [가맹사업쟁점] 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 주요 조항
  26. 2018.10.23 [직무발명분쟁] 국책과제 수행 연구원 - 연구결과 특허출원의 발명자로 기재 BUT 특허출원인에 타 회사법인만 단독 기재하고 소속 기관을 출원인에서 제외한 경우 법적효과 및 책임 여부
  27. 2018.10.23 [직무발명승계] 직무발명 자동승계 규정의 효력 불인정: 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231 판결
  28. 2018.10.23 [직무발명분쟁] 종업원이 한 직무발명을 회사 명의가 아닌 대표이사 명의로 출원 및 등록한 경우 – 특허무효: 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결
  29. 2018.10.23 [직무발명보상] 회사의 대표이사, 감사, 등기이사 등 임원의 직무발명 관련 기본사항
  30. 2018.10.23 [직무발명보상] 직무발명의 성립요건 관련 기본사항



1. 미완료 상황에서 계약해제 및 책임분쟁 명시적 계약조항에도 불구하고 미완성 부분만 실효, 불리한 계약조항 제한해석: 서울중앙지방법원 2017. 5. 16. 선고 2015가합582641 판결

 

사안의 개요

(1) 발주회사 조선회사 스마트용접 시스템 구축 사업 계약체결, 복수 사업장에서 단계적으로 진행 중 계약내용대로 완료하지 못한 상태에서 중단됨

(2) 중단 사유 발주회사 ERP 시스템교체, 새로운 시스템과 연동 테스트 등 문제, 조선업계 불황으로 발주회사 구조조정, 담당직원 퇴직 등으로 업무장애 발생, 사실상 사업추진 불가능 상황에 도달함

 

계약조항

합의한 기한 내에 발주회사가 요구하는 품질의 물품이 공급되지 않을 시 발주회사는 즉시 계약을 해제할 수 있으며, 계약해제 시 개발, 납품회사는 원상 회복 및 손해배상의 의무를 진다.”

 

쟁점 미완료 도중 계약 종료 시 계약의 실효 범위, 대금지급의무 및 그 범위

 

판결요지

피고 개발회사가 계약에서 정한 일부 스마트 용접기를 공급하지 못한 것은 사실이나, 이미 구현된 부분만으로도 원고 발주회사에 이익이 되었다고 할 것인 바,

 

발주회사가 계약에서 정한 바에 따라 해제권을 행사하더라도 공급하지 않은 부분에 대하여만 실효된다고 봄이 타당하다.”

 

2. 웹디자인 개발용역계약, 발주회사와 개인 프리랜서 개발자 사이 분쟁, 결과물 납품 후 검수 시 완성도 미흡으로 인수거절 통지 발주회사에서 채무불이행 계약해제 및 계약금 등 지급한 개발비 반환청구 일부 인정, 일부 불인정: 서울중앙지방법원 2018. 11. 1. 선고 2017가단5073071 판결

 

개발결과물 검수 및 실패 통지

내용증명 우편으로 피고들이 제출한 용역결과물에 대해 검수한 결과 계약 목적을 달성할 수 없는 상태로 판명되었고, 피고들이 향후에도 계약을 이행할 의사나 능력도 없는 것으로 판단되어 계약을 해제하므로 이에 따른 원상회복으로 피고들이 수령한 계약금을 반환하고 개발 지연에 따른 손해배상의무를 이행하지 않을 경우 민 형사상 조치를 취하겠다는 취지의 통지(이하 이 사건 통지라 한다)를 하였다.

 

추가 개발요구 사항 법원 수정계약의 내용으로 인정

이 사건 개발계획의 범위는 위와 같이 이 사건 최소 개발항목 뿐만 아니라 이 사건 추가 개발항목도 모두 포함하여 이 사건 개발일정표상에 기재된 전체의 기능들이 개발 및 구현되어 통상적인 의미의 상업적 서비스가 가능한 정도의 완성도를 가지는 결과물을 제출하는 것이라고 보아야 하므로

 

이 사건 수정계약상 정하여진 피고의 업무범위 내지 개발범위를 확정함에 있어 단순히 피고들이 주장하는 ‘Pivotal Tracker’에 입력된 부분에만 한정되는 것으로는 볼 수 없다(피고들이 주장하는 위 ‘Pivotal Tracker’에 입력된 부분은 이 사건 최소 개발항목과 대부분 일치한다).

 

나아가 이 사건 개발일정표 전체 항목(, 이 사건 최소 및 추가 개발항목)을 포함시키되, 보충적으로 이 사건 수정계약서의 해당사이트에 연결(링크)되어 파일 형태로 첨부된 서비스기획서(이하 이 사건 기획서라 한다)의 내용도 참조해야만 이러한 개발용역의 내용과 범위를 비로소 올바르게 확적할 수 있다고 보아야 한다.

 

추가 개발요구 사항과 개발실패 책임소재 법원 수정계약상 연장된 기한으로 해결, 최종족으로 개발자의 귀책사유

피고는 이 사건 수정계약의 이행이 그동안 지연된 이유에 대해 원고가 지속적으로 기획과 디자인을 변경하거나 업데이트를 함으로써 피고들의 작업 일정도 2017. 3. 7.의 시한을 맞추지 못한 채 지연될 수밖에 없었다는 취지로 주장하나,

 

우선 앞서 본 바와 같이 이 사건 기획서도 피고들의 업무 범위에 포함되어 있고, 나아가 이 사건 수정계약 체결 단계에서부터 소프트웨어 개발 작업의 특성상 이러한 기획의 변경이나 수정은 어느 정도 예정되어 있었던 것으로 보아야 하며, 피고 B도 이러한 분야의 전문가로서 이러한 사정을 이해하고 있었던 것으로 보인다.

 

또한, 이 사건 개발일정표에서도 디자인 결과물이 2017. 1. 21.까지 나오지 못하는 경우에는 그 디자인이 적용된 기능들을 완성하는데 차질이 있을 수 있다는 점을 당사자들이 감안해 주기로 합의한 것도 바로 이러한 사정들 때문인 것으로 보이고,

 

이러한 이유들로 인하여 향후 만일 개발 작업이 어떤 사유로든 지연되는 경우에는 2017. 3. 7. 계약 종료 전에 계약연장을 통해서라도 이 사건 수정계약상의 개발계획을 완료하기로 약정한 사실도 있으므로, 피고들이 주장하는 위와 같은 원고 측 지연사유는 이 사건 수정계약 위반 사유가 될 수 없고, 또 피고 B의 채무불이행을 정당화할 수 있는 사유도 될 수 없다고 보아야 한다.

 

KASAN_컴퓨터프로그램, 소프트웨어 개발, 납품 계약 관련 분쟁 사례 판결 - 1.pdf

 

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작성일시 : 2020. 7. 3. 09:23
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1. 소프트웨어 프로그램 외주개발 계약서에서 지식재산권 귀속조항은 발주자에게 유리

 

소프트웨어, 컴퓨터프로그램 개발계약서에서 완성된 프로그램의 저작권은 발주회사에게 있다는 조항이 일반적입니다. 개발사의 입장과는 상충되지만 통상 발주자 "" 지위로 인해 다음과 같이 완성된 프로그램의 저작권은 발주회사에 속한다는 계약조항은 실무상 흔히 볼 수 있습니다.

 

20조 【지적재산권】 본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 지적재산권은 갑(발주회사)이 가지며(개발사)은 개발된 산출물의 형상관리를 위해 단계별 산출물을 갑에게 제공하여야 한다.

 

21조【계약의 해제 해지】 갑 또는 을은 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상대방에게 서면으로 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 본 계약 및 개별계약의 전부 또는 일부를 해제하거나 해지할 수 있다.

(1) 갑 또는 을이 본 계약 및 개별계약을 위반하였을 경우

(2) 갑이 정당한 사유 없이 을에게 업무수행에 대한 용역대가를 지불하지 않는 경우

 

2. 발주사의 개발비용 미지급으로 인한 계약해제 시 프로그램 저작권자 결정 계약의 소급적 해소 및 원상회복인 해제와 장래를 향한 계약해지의 구별

 

외주개발계약에 따르면 프로그램 개발사에서 충분한 개발비용을 받지 못하고 프로그램 저작권, 더 나아가서는 그 배경으로 깔린 아이디어까지 넘겨주는 상황을 맞기도 합니다. 개발회사에게 일방적으로 불리한 불합리한 계약으로 볼 수 있습니다. 여기에다 계약했던 개발비용조차 모두 받지 못하는 상황이라면 적어도 그 프로그램 저작권이라도 확보할 수 있어야 합니다. 따라서, 계약해제에 따른 원상회복이 매우 중요합니다.

 

서울중앙지법 판결요지는, 발주사에서 계약상 약정된 비용을 모두 지급하지 않는 경우 개발사에서 계약서 제21조에 따라 계약을 해제할 수 있고, 외주개발은 도급계약에 해당하는데 이 경우 프로그램 개발자가 저작권자라는 법리에 따라 개발회사가 저작권자라는 내용입니다. 해제는 계약을 소급적으로 해소하고 원상으로 되돌리는 것이므로 계약서 제20조에서 산출물의 지재권은 발주사에 속한다는 조항이 적용되지 않는다는 취지입니다.

 

따라서, 개발회사는 발주회사에 대해 납품한 프로그램의 사용금지 등 저작권침해금지 및 손해배상청구 등 저작권을 행사할 수 있다고 판단하였습니다.

 

3. 외주개발 프로그램의 저작권 귀속 쟁점

 

. 저작권법 규정

2 (정의) 31: "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

 

9(업무상저작물의 저작자): 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다

 

. 판례 검토 

 

대법원 2000. 11. 10. 선고 9860590 판결: "발주자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌려 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발, 납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 업무상 저작물 규정이 적용되지 아니한다." + 개발자가 저작권자라는 취지 

 

대법원 2013. 5. 9. 선고 201169725 판결: "개발자가 발주자의 요청에 따라 프로그램을 개발하였고, 발주자 사무실에서 이 사건 시스템의 개발 작업을 하면서 개발부장이라는 직함을 사용하였으며, 발주자가 시스템 개발에 드는 비용을 부담하기로 한 사정은 알 수 있으나, 그러한 사정만으로는 이 사건 프로그램의 창작에 관하여 발주자가 전적으로 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발자의 인력만을 빌려 개발을 위탁하였다는 등의 예외적인 사정이 있다고 할 수 없다. 개발자가 프로그램의 저작권자이다."

 

서울중앙지방법원 2014. 5. 28. 2013카합2387 결정: 컴퓨터프로그램의 저작권자는 개발회사라고 판단하였습니다. "컴퓨터프로그램을 개발 납품하는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 컴퓨터프로그램은 주문자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 것이라고 볼 수 없으므로, 개발업자를 저작자로 보는 한편, 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 개발을 위탁하고 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발 납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 저작권법 제9조는 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 적용되지 아니한다"

 

4. 외주개발 프로그램의 저작권 양도계약 + 계약해제 시 저작권의 귀속

 

저작권법상 프로그램 개발자에게 저작권이 귀속되는 것이 원칙입니다. 그러나, 발주자와 개발자는 완성된 프로그램의 저작권을 발주자에게 양도하는 계약을 할 수 있습니다. 다만, 개발대금 미지급 등을 이유로 그 계약이 해제되었다면 저작권은 개발자에게 귀속되고 개발자는 저작권자로서 해당 프로그램의 사용, 판매, 배포 등을 금지할 수 있는 금지청구권이 인정되고, 손해배상 등을 청구할 권리가 있습니다

 

KASAN_소프트웨어 컴퓨터프로그램 개발계약의 중도 파탄 상황에서 프로그램의 저작권귀속 쟁점 - 개발계약의 해제,

 

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작성일시 : 2020. 7. 2. 12:00
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1. 대법원 2013. 5. 9. 선고 201169725 판결

 

(1) 법리 판단기준

 

구 컴퓨터프로그램 보호법(2009. 4. 22. 법률 제9625호로 폐지, 이하 같다) 5조는국가·법인·단체 그 밖의 사용자(이하법인 등이라고 한다)의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 프로그램은 계약이나 근무규칙 등에 달리 정함이 없는 한 그 법인 등을 당해 프로그램의 저작자로 한다.”고 정하고 있는데, 이는 프로그램저작물 창작자를 저작자로 하는 구 컴퓨터프로그램 보호법 제2조 제2호의 예외를 정한 것이다.

 

따라서 구 컴퓨터프로그램 보호법 제5조는 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌려 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발·납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 적용되지 아니한다(대법원 2000. 11. 10. 선고 9860590 판결 참조).

 

(2) 구체적 사안의 사실관계 계약 및 개발 경위

 

원고가 피고의 요청에 따라 이 사건 프로그램을 개발하였고, 원고가 피고가 운영하던 사무실에서 시스템의 개발 작업을 하면서 개발부장이라는 직함을 사용하였으며, 피고가 이 사건 시스템 개발에 드는 비용을 부담하기로 한 사안

 

(3) 대법원 판단요지

 

이 사건 프로그램의 창작에 관하여 피고가 전적으로 기획을 하고 자금을 투자하면서 원고의 인력만을 빌려 원고에게 개발을 위탁하였다는 등의 예외적인 사정이 있다고 할 수 없다.

 

따라서 원고와 피고 사이의 도급계약에 해당하는 이 사건 프로그램 제작에 관한 계약에 따라 개발된 이 사건 프로그램의 저작자는 주문자인 피고가 아니라 이를 창작한 원고라고 할 것이다.

 

2. 대법원 2010. 1. 14. 선고 200761168 판결

 

구 컴퓨터프로그램 보호법 (2009. 4. 22. 법률 제9625호로 폐지되기 전의 것, 이하 같다) 5조는국가·법인·단체 그 밖의 사용자(이하 이 조에서법인 등이라 한다)의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 프로그램은 계약이나 근무규칙 등에 달리 정함이 없는 한 그 법인 등을 당해 프로그램의 저작자로 한다라고 규정하고 있는바,

 

여기서 법인 등의 기획이라 함은 법인 등이 일정한 의도에 기초하여 컴퓨터프로그램저작물(이하프로그램이라 한다)의 작성을 구상하고, 그 구체적인 제작을 업무에 종사하는 자에게 명하는 것을 말하는 것으로, 명시적은 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것이기는 하지만,

 

묵시적인 기획이 있었다고 하기 위하여는 위 법규정이 실제로 프로그램을 창작한 자를 프로그램저작자로 하는 같은 법 제2조 제2호의 예외규정인 만큼 법인 등의 의사가 명시적으로 현출된 경우와 동일시할 수 있을 정도로 그 의사를 추단할 만한 사정이 있는 경우에 한정된다고 봄이 상당하다. 

 

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 비록 프로그램의 개발 당시 그 개발자인 피고가 원고의 업무에 종사하고 있었다 하더라도, 원심 채택증거들에 의하여 인정되는 그 판시와 같은 사정들만으로는 위 프로그램의 창작에 관하여 원고의 명시적이거나 묵시적인 기획이 있었다고 보기 어렵다고 할 것이다.

 

3. 서울중앙지방법원 2016. 3. 18. 선고 2015가합553551 판결

 

공연기획사를 운영하는 갑이 발레 무용수 겸 안무가인 을에게 함께 발레 공연 업무를 하자고 제안하였고, 을이 제안을 받아들여 창작 발레 작품의 예술감독 겸 안무가로 일을 하였는데, 그 후 을이 발레 작품에 관한 저작권등록을 마치자 갑이 발레 작품이 업무상 저작물 또는 갑과 을의 공동저작물에 해당한다고 주장하며 을을 상대로 저작권침해금지 등을 구한 사안에서,

 

저작권법 제9조에 따라 업무상 저작물로서 법인 등의 저작권이 인정되기 위해서는 법인, 단체 그 밖의 사용자가 저작물의 작성에 관하여 기획을 하고, 법인 등의 업무에 종사하는 자에 의하여 저작물이 업무상 작성되어야 하며, 저작물이 법인 등의 명의로 공표되어야 하는데, 제반 사정에 비추어 갑과 을 사이에 고용관계가 있었다고 인정할 수 없으므로 발레 작품을 저작권법 제9조에 따른 업무상 저작물로 볼 수 없고, 갑이 발레 작품의 기획·제작·공연 과정에 관여하였다는 것을 넘어 발레 작품의 창작적인 표현 형식에 기여하였다는 점을 인정할 수 없으므로 발레 작품을 갑과 을의 공동저작물로 볼 수 없다.

 

KASAN_업무상 저작물 성립 요건 및 법인의 저작권 보유 요건 관련 판결 몇 가지.pdf

 

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작성일시 : 2020. 7. 2. 10:30
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1. 저작권법 조항 및 요건

 

저작권법 제2(정의) 31. "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

 

저작권법 제9(업무상저작물의 저작자) 법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 "프로그램"이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.

 

저작권법 제9조에 따라 업무상저작물의 저작자가 법인 등으로 되려면, ① 법인 등이 저작물의 작성에 관하여 기획할 것, ② 저작물이 피용자에 의하여 작성될 것, ③ 업무상 작성하는 저작물일 것, ④ 저작물이 법인 등의 명의로 공표될 것, ⑤ 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없을 것이라는 요건을 충족하여야 한다. 프로그램을 제외한 저작물은 위 요건을 모두 충족하여야 하고, 프로그램은 법인 등의 명의로 공표될 것을 요하지 아니한다.

 

2. 법인등 사용자의 기획 여부 판단기준

 

대법원 2010. 1. 14. 판결 200761168 판결 - 여기서법인 등의 기획이라 함은 법인 등이 일정한 의도에 기초하여 컴퓨터프로그램저작물(이하프로그램이라 한다)의 작성을 구상하고, 그 구체적인 제작을 업무에 종사하는 자에게 명하는 것을 말하는 것으로, 명시적은 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것이기는 하지만, 묵시적인 기획이 있었다고 하기 위하여는 위 법규정이 실제로 프로그램을 창작한 자를 프로그램저작자로 하는 같은 법 제2조 제2호의 예외규정인 만큼 법인 등의 의사가 명시적으로 현출된 경우와 동일시할 수 있을 정도로 그 의사를 추단할 만한 사정이 있는 경우에 한정된다고 봄이 상당하다.

 

이것은 저작물 창작에 관하여 사용자가 저작물의 작성의 방법과 수단을 통제할 수 있는 지위에 있고, 현실적으로 그러한 통제가 이루어지며, 필요에 따라서는 저작물 작성과정에 수정이나 보완 등을 요구하는 것을 의미한다.

 

3. 법인 등의 업무에 종사하는 자 요건

 

법인 등의 업무에 종사하는 자에 의해서 저작물이 작성되어야 하고, 근로자 등이업무상작성하는 저작물이어야 한다. 저작물 창작이 피용자의 업무 범위에 속하지 않고 업무수행에 의하여 파생적으로 또는 그 업무와 관련하여 작성된 것에 불과한 경우에는 업무상의 작성이라고 볼 수 없다.

 

다만, 계약 또는 근무규칙 등에 저작권의 귀속에 관한 별도의 규정이 있으면 그 계약규정이 우선한다.

 

4. 법인 등의 명의로 공표 요건

 

법인 등의 명의로 공표되어야 한다. 여기서 공표란, 저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 경우와 저작물을 발행하는 경우를 의미한다.

 

5. 법인의 권리

 

법인 등은 저작자로서 저작재산권(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적저작물작성권)뿐만 아니라 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 갖는 권리자가 된다.

 

KASAN_업무상 저작물 성립 요건 및 법인의 저작권 보유 요건.pdf

 

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작성일시 : 2020. 7. 2. 09:59
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기본적 법리 정리: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 20181176 판결

(1) 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.

(2) 사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.

(3) 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

(4) 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.

(5) 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.

(6) 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

(7) 사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

(8) 직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

(9) 그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

 

직무발명 보상금의 계산식

(1) 보상금 액수 = 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

(2) 사용자가 얻을 이익 = 초과매출액 x 가상 실시료율

(3) 초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

 

사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 20181725 판결

 

사용자가 얻을 이익은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통장실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.

 

KASAN_직무발명에 대한 정당한 보상 관련 기본적 법리 및 보상금 액수 산정에 관한 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2020. 6. 22. 13:16
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일본 오사카지재지방법원 2017. 10. 12. 선고 판결내용을 소개합니다. 실내에 설치하여 옷이나 빨래 등을 거는 행거 디자인등록 4건에서 제1 창작자로 기재된 직원이 회사를 상대로 직무디자인보상금을 청구한 사건입니다. 원고 창작자는 파나소닉 디자인 개발팀에서 퇴직한 후 중소기업인 피고회사에 입사하여 디자인개발을 담당하였습니다. 피고회사는 원고 디자이너 입사 전부터 해당분야 제품을 개발하여 왔었습니다.

 

사용자 회사에서 디자인전략회의를 수차례 하였는데, 여기에는 사내 개발분야 직원, 생산담당 직원 뿐만 아니라 외부에서 디자인전문업체 대표 디자이너 등이 참가하였습니다. 1년 동안 여러 디자인 후보를 두고 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 최종적으로 4건의 제품 디자인을 선택하여 의장출원(디자인출원)을 하여 등록하였습니다. 출원서류 및 등록증에는 원고 팀장을 제1 창작자로, 개발담당 직원이 각 제2 창작자로 기재되어 있습니다.

 

사용자 회사에서 해당 디자인을 적용한 제품을 생산, 판매하였고, 해당 디자인에 대해 Good Design 상을 수상하기도 했습니다.  

 

원고 직원은 퇴직 후 회사를 상대로 실시보상금을 청구하였습니다. 이에 사용자 회사에서는 가장 먼저 해당 디자인을 원고 직원이 창작한 것이 아니라고 주장합니다. Good Design 수상과정에서도 해당 제품의 디자이너는 외부 디자인전문업체의 대표 디자이너로 표시되었습니다.

 

일본 오사카 법원은 원고 개발담당자가 디자인의 방향성을 구체화하는데 기여한 정도는 맞지만, 기존 디자인과 차이점으로서 수요자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증거가 없다고 하면서, 결국 원고 직원을 진정한 창작자로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 사용자 회사를 상대로 하는 직무발명보상금소송에서 청구기각 판결을 한 것입니다.

 

통상 제품 디자인은 다수의 직원이 참여하는 수차례 회의에서 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 결정되는데, 특히 그 과정에 외부 디자인 전문업체의 디자이너가 참여하여 디자인 도면을 작성하는 작업을 맡기도 합니다. 그러한 상황에서 채택된 디자인을 출원 및 등록할 때 통상 개발팀장을 포함한 내부직원을 창작자로 표시합니다.

 

보상청구를 하는 경우 진정한 창작자라는 사실을 입증해야 하는데, 디자인 출원서류 및 등록증에 창작자로 표시되어 있다는 것만으로는 부족합니다. 구체적 증거로서 진정한 창자자임을 입증해야 하는데, 통상 디자인 창작에 관한 자료는 모두 사용자 회사에 있을 뿐만 아니라 회의 참석자들이 사용자 회사를 위해 원고의 창작성을 부인하는 상황이므로 원고의 창작자 자격을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 외부 디자인업체가 개발과정에 참여하여 도면작성을 담당한 위 사례와 같은 경우 퇴직한 내부 개발팀장이 진정한 창작자로 인정받기는 더욱 어려울 것입니다.

 

정리하면, 사용자는 직무상 개발한 디자인에 대해서도 창작자에게 정당한 보상을 해야 하지만, 종업원이 진정한 디자인 창작자로 확정되는 것을 방해하려는 사용자측의 강력한 도전을 이겨낼 수 있는 창작근거 및 입증자료를 확보하지 못한다면, 종업원 창작자의 사용자에 대한 보상금청구는 실현될 가능성이 거의 없습니다. 특허 또는 실용신안에 관한 직무발명 보상청구와 비교하면 디자인에 관한 보상청구소송이 훨씬 더 어렵다고 생각합니다. 사안에 대한 철저한 검토와 입증 준비가 필요할 것입니다.

 

KASAN_등록디자인의 창작자 확정 – 여러 차례의 디자인개발회의에 다수 참여, 외부 디자인전문업체도 참여한 경우

 

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작성일시 : 2020. 6. 3. 09:00
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1. 저작권법 조항 및 요건

 

저작권법 제2(정의) 31. "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

 

저작권법 제9(업무상저작물의 저작자) 법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 "프로그램"이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.

 

저작권법 제9조에 따라 업무상저작물의 저작자가 법인 등으로 되려면, ① 법인 등이 저작물의 작성에 관하여 기획할 것, ② 저작물이 피용자에 의하여 작성될 것, ③ 업무상 작성하는 저작물일 것, ④ 저작물이 법인 등의 명의로 공표될 것, ⑤ 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없을 것이라는 요건을 충족하여야 한다. 프로그램을 제외한 저작물은 위 요건을 모두 충족하여야 하고, 프로그램은 법인 등의 명의로 공표될 것을 요하지 아니한다.

 

2. 법인등 사용자의 기획 여부 판단기준

 

대법원 2010. 1. 14. 판결 200761168 판결 - 여기서법인 등의 기획이라 함은 법인 등이 일정한 의도에 기초하여 컴퓨터프로그램저작물(이하프로그램이라 한다)의 작성을 구상하고, 그 구체적인 제작을 업무에 종사하는 자에게 명하는 것을 말하는 것으로, 명시적은 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것이기는 하지만, 묵시적인 기획이 있었다고 하기 위하여는 위 법규정이 실제로 프로그램을 창작한 자를 프로그램저작자로 하는 같은 법 제2조 제2호의 예외규정인 만큼 법인 등의 의사가 명시적으로 현출된 경우와 동일시할 수 있을 정도로 그 의사를 추단할 만한 사정이 있는 경우에 한정된다고 봄이 상당하다.

 

이것은 저작물 창작에 관하여 사용자가 저작물의 작성의 방법과 수단을 통제할 수 있는 지위에 있고, 현실적으로 그러한 통제가 이루어지며, 필요에 따라서는 저작물 작성과정에 수정이나 보완 등을 요구하는 것을 의미한다.

 

3. 법인 등의 업무에 종사하는 자 요건

 

법인 등의 업무에 종사하는 자에 의해서 저작물이 작성되어야 하고, 근로자 등이업무상작성하는 저작물이어야 한다. 저작물 창작이 피용자의 업무 범위에 속하지 않고 업무수행에 의하여 파생적으로 또는 그 업무와 관련하여 작성된 것에 불과한 경우에는 업무상의 작성이라고 볼 수 없다.

 

다만, 계약 또는 근무규칙 등에 저작권의 귀속에 관한 별도의 규정이 있으면 그 계약규정이 우선한다.

 

4. 법인 등의 명의로 공표 요건

 

법인 등의 명의로 공표되어야 한다. 여기서 공표란, 저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 경우와 저작물을 발행하는 경우를 의미한다.

 

5. 법인의 권리

 

법인 등은 저작자로서 저작재산권(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적저작물작성권)뿐만 아니라 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 갖는 권리자가 된다.

 

KASAN_업무상 저작물 성립 요건 및 법인의 저작권 보유 요건.pdf

 

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작성일시 : 2020. 5. 21. 14:00
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사안의 개요

(1)   국내회사가 외국회사의 제품을 국내에서 배급·판매 대리하는 내용의 계약을 체결하면서 준거법을 외국법으로 정하고, 계약해지사유의 하나로특별한 사유가 없더라도 전적으로 계약을 해지하려는 당사자의 편의에 따라 60일 전에 사전통보를 함으로써 계약을 해지할 수 있다고 계약

(2)   계약 임의종료 해지조항의 유효 여부

(3)   계약종료와 국내 총판회사의 공정거래법 위반 주장 및 법원 판단

 

대법원 판결요지

 

준거법 외국법 및 임의해지 조항 효력인정

위 계약이 외국법을 준거법으로 정함으로써 현저하게 불합리하거나 불공정한 결과가 초래된다고 볼 근거가 없어 그 준거법 약정은 유효하고, 외국법을 준거법으로 하는 위 계약에 관하여 우리나라 약관의 규제에 관한 법률이 적용될 여지가 없으므로 위 해지조항도 유효하다.

 

계약해지가 부당한 거래거절에 해당하는지 여부 불인정

 

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제36조 제1 [별표 1] 1 ()목에서 불공정거래행위의 한 유형으로 규정하고 있는기타의 거래거절이란 개별 사업자가 그 거래 상대방에 대하여 하는 이른바 개별적 거래거절을 가리키는 것이나, 이러한 개별적 거래거절행위는 그 거래 상대방이 종래 계속적 거래관계에 있는 경우에도 자유시장경제 체제하에서 일반적으로 인정되는 거래처 선택의 자유라는 원칙에서 볼 때,

 

또 다른 거래거절의 유형인공동의 거래거절과는 달리 거래거절이라는 행위 자체로 바로 불공정거래행위에 해당하는 것은 아니고, 그 거래거절이 특정사업자의 거래기회를 배제하여 그 사업활동을 곤란하게 할 우려가 있거나 오로지 특정사업자의 사업활동을 곤란하게 할 의도를 가진 유력 사업자에 의하여 그 지위 남용행위로써 행하여지거나 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 금지하고 있는 거래강제 등의 목적 달성을 위하여 그 실효성을 확보하기 위한 수단으로 부당하게 행하여진 경우라야 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 거래거절행위로서 같은 법이 금지하는 불공정거래행위에 해당한다고 할 수 있다.

 

이러한 거래거절행위의 부당성 유무를 판단할 때에는 당사자의 거래상 지위 내지 법률관계, 상대방의 선택 가능성·사업규모 등의 시장상황, 그 행위의 목적·효과, 관련 법규의 특성 및 내용 등 여러 사정을 고려하여 그 행위가 공정하고 자유로운 경쟁을 저해할 우려가 있는지 여부에 따라야 한다.

 

구체적 사안의 판단

 

외국회사가 국내회사와 외국회사 제품의 국내 배급·판매대리 계약을 체결하였다가 그 계약 체결일로부터 3 6개월 정도 지난 후에 계약 당시 계약해지사유의 하나로서특별한 사유가 없더라도 전적으로 계약을 해지하려는 당사자의 편의에 따라 60일 전에 사전통보를 함으로써 계약을 해지할 수 있다고 정한 해지조항에 따라 계약을 해지한 것이, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에서 불공정거래행위의 한 유형으로 정한불이익제공이나기타의 거래거절’에 해당하지 않는다.

 

KASAN_sw 국내영업판매 독점계약(Exclusive Agreement)에서 외국회사 Licensor의 일방적 임

 

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작성일시 : 2020. 3. 31. 11:00
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1. 계약종료 후 보상청구권 관련 상법 규정

 

상법 제92조의2 1항은대리상, 의 활동으로 본인이 새로운 고객을 획득하거나 영업상의 거래가 현저하게 증가하고 이로 인하여 계약의 종료 후에도 본인이 이익을 얻고 있는 경우에는 대리상은 본인에 대하여 상당한 보상을 청구할 수 있다고 규정함으로써, 대리상이 계약 존속 중에 획득하거나 현저히 증가시킨 고객관계로 인하여 계약 종료 후에도 본인은 이익을 얻게 되나 대리상은 더 이상 아무런 이익을 얻지 못하게 되는 상황을 염두에 두고, 형평의 원칙상 대리상의 보호를 위하여 보상청구권을 인정하고 있다.

 

대리상의 보상청구권에 관한 위와 같은 입법 취지 및 목적 등을 고려할 때, 제조자나 공급자로부터 제품을 구매하여 그 제품을 자기의 이름과 계산으로 판매하는 영업을 하는 자(판매상, Distributor)에게도, ① 예를 들어 특정한 판매구역에서 제품에 관한 독점판매권을 가지면서 제품판매를 촉진할 의무와 더불어 제조자나 공급자의 판매활동에 관한 지침이나 지시에 따를 의무 등을 부담하는 경우처럼 계약을 통하여 사실상 제조자나 공급자의 판매조직에 편입됨으로써 대리상과 동일하거나 유사한 업무를 수행하였고, ② 자신이 획득하거나 거래를 현저히 증가시킨 고객에 관한 정보를 제조자나 공급자가 알 수 있도록 하는 등 고객관계를 이전하여 제조자나 공급자가 계약 종료 후에도 곧바로 그러한 고객관계를 이용할 수 있게 할 계약상 의무를 부담하였으며, ③ 아울러 계약체결 경위, 영업을 위하여 투입한 자본과 그 회수 규모 및 영업 현황 등 제반 사정에 비추어 대리상과 마찬가지의 보호 필요성이 인정된다는 요건을 모두 충족하는 때에는, 상법상 대리상이 아니더라도 대리상의 보상청구권에 관한 상법 제92조의2유추적용할 수 있다고 보아야 한다.

 

2. 대리상 여부 판단기준

 

상법 제87조는 일정한 상인을 위하여 상업사용인이 아니면서 상시 그 영업부류에 속하는 거래의 대리 또는 중개를 영업으로 하는 자대리상 (Agent)으로 규정하고 있는데, 어떤 자가 제조자나 공급자와 사이에 대리점계약이라고 하는 명칭의 계약을 체결하였다고 하여 곧바로 상법 제87조의 대리상으로 되는 것은 아니고, 그 계약 내용을 실질적으로 살펴 대리상에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1999. 2. 5. 선고 9726593 판결 참조).

 

3. 구체적 사안의 판단

 

원고와 피고는 대리점계약을 체결하면서, 피고가 원고에게 제품을 공급하면 원고는 피고에게 해당 제품의 대금을 지급하고 제품 공급 이후 제품과 관련된 일체의 위험과 비용을 부담하여 자신의 거래처에 제품을 재판매하기로 약정한 후, 실제 피고가 기준가격에서 일정한 할인율을 적용하여 제품을 원고에게 매도하면, 원고가 자신의 판단 아래 거래처에 대한 판매가격을 정하여 자신의 명의와 계산으로 제품을 판매하였다는 것이므로, 원고가 피고의 상법상의 대리상에 해당하는 것으로 볼 수 없다. 원고의 주장처럼 원고가 피고에게 경제적으로 종속되었다고 하더라도 이와 달리 볼 것은 아니다.

 

이 사건 대리점계약을 통하여 일정한 판매구역에서 피고의 제품에 관한 독점판매권을 가지면서 제품판매를 촉진할 의무와 더불어 피고의 판매활동에 관한 지침이나 지시에 따를 의무를 부담하는 등 사실상 피고의 판매조직에 편입되었다거나 또는 원고가 획득하거나 거래를 현저히 증가시킨 고객에 관한 정보를 피고가 알 수 있도록 하는 등 고객관계를 이전하여 피고가 계약 종료 후에도 곧바로 그러한 고객관계를 이용할 수 있게 할 계약상 의무를 부담하였다는 점을 인정할 자료가 없기 때문에, 피고로부터 제품을 구매하여 그 제품을 자기의 이름과 계산으로 판매하는 영업(판매상, Distributor)을 하는 원고에 대하여 대리상의 보상청구권에 관한 상법 제92조의2를 유추적용할 수는 없다고 보아야 한다.”

 

KASAN_독점계약 (Exclusive Agreement) 종료 후 보상청구권 인정 여부 – 독점대리점계약 (Age

 

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작성일시 : 2020. 3. 31. 10:00
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통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 여부를 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있기 때문입니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

 

여기서 발명에 관여한 다른 공동 발명자가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

KASAN_발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증

 

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작성일시 : 2020. 3. 17. 18:00
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장이 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난제가 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 입장입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생, 대학원생, Postdoc 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

 

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다. 

 

진정한 발명자의 권리보호 방안

 

(1) 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

 

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

(2) 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권 

 

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

(3) 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

 

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_대학교원 아닌 대학생, 대학원생(석사 또는 박사과정), Postdoc 연구원의 발명 – 대학 산단의 직무

 

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작성일시 : 2020. 3. 17. 11:16
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일본 오사카지재지방법원 2017. 10. 12. 선고 판결내용을 소개합니다. 실내에 설치하여 옷이나 빨래 등을 거는 행거 디자인등록 4건에서 제1 창작자로 기재된 직원이 회사를 상대로 직무디자인보상금을 청구한 사건입니다. 원고 창작자는 파나소닉 디자인 개발팀에서 퇴직한 후 중소기업인 피고회사에 입사하여 디자인개발을 담당하였습니다. 피고회사는 원고 디자이너 입사 전부터 해당분야 제품을 개발하여 왔었습니다.

 

사용자 회사에서 디자인전략회의를 수차례 하였는데, 여기에는 사내 개발분야 직원, 생산담당 직원 뿐만 아니라 외부에서 디자인전문업체 대표 디자이너 등이 참가하였습니다. 1년 동안 여러 디자인 후보를 두고 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 최종적으로 4건의 제품 디자인을 선택하여 의장출원(디자인출원)을 하여 등록하였습니다. 출원서류 및 등록증에는 원고 팀장을 제1 창작자로, 개발담당 직원이 각 제2 창작자로 기재되어 있습니다.

 

사용자 회사에서 해당 디자인을 적용한 제품을 생산, 판매하였고, 해당 디자인에 대해 Good Design 상을 수상하기도 했습니다.  

 

원고 직원은 퇴직 후 회사를 상대로 실시보상금을 청구하였습니다. 이에 사용자 회사에서는 가장 먼저 해당 디자인을 원고 직원이 창작한 것이 아니라고 주장합니다. Good Design 수상과정에서도 해당 제품의 디자이너는 외부 디자인전문업체의 대표 디자이너로 표시되었습니다.

 

일본 오사카 법원은 원고 개발담당자가 디자인의 방향성을 구체화하는데 기여한 정도는 맞지만, 기존 디자인과 차이점으로서 수요자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증거가 없다고 하면서, 결국 원고 직원을 진정한 창작자로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 사용자 회사를 상대로 하는 직무발명보상금소송에서 청구기각 판결을 한 것입니다.

 

통상 제품 디자인은 다수의 직원이 참여하는 수차례 회의에서 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 결정되는데, 특히 그 과정에 외부 디자인 전문업체의 디자이너가 참여하여 디자인 도면을 작성하는 작업을 맡기도 합니다. 그러한 상황에서 채택된 디자인을 출원 및 등록할 때 통상 개발팀장을 포함한 내부직원을 창작자로 표시합니다.

 

보상청구를 하는 경우 진정한 창작자라는 사실을 입증해야 하는데, 디자인 출원서류 및 등록증에 창작자로 표시되어 있다는 것만으로는 부족합니다. 구체적 증거로서 진정한 창자자임을 입증해야 하는데, 통상 디자인 창작에 관한 자료는 모두 사용자 회사에 있을 뿐만 아니라 회의 참석자들이 사용자 회사를 위해 원고의 창작성을 부인하는 상황이므로 원고의 창작자 자격을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 외부 디자인업체가 개발과정에 참여하여 도면작성을 담당한 위 사례와 같은 경우 퇴직한 내부 개발팀장이 진정한 창작자로 인정받기는 더욱 어려울 것입니다.

 

정리하면, 사용자는 직무상 개발한 디자인에 대해서도 창작자에게 정당한 보상을 해야 하지만, 종업원이 진정한 디자인 창작자로 확정되는 것을 방해하려는 사용자측의 강력한 도전을 이겨낼 수 있는 창작근거 및 입증자료를 확보하지 못한다면, 종업원 창작자의 사용자에 대한 보상금청구는 실현될 가능성이 거의 없습니다. 특허 또는 실용신안에 관한 직무발명 보상청구와 비교하면 디자인에 관한 보상청구소송이 훨씬 더 어렵다고 생각합니다. 사안에 대한 철저한 검토와 입증 준비가 필요할 것입니다.

 

KASAN_등록디자인의 창작자 확정 – 여러 차례의 디자인개발회의에 다수 참여, 외부 디자인전문업체도 참여한 경우

 

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작성일시 : 2020. 1. 13. 16:21
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KASAN_총판계약, 독점판매, 독점라이선스 계약에서 계약종료 시 보상여부 실무적 포인트 몇 가지.pdf

 

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작성일시 : 2019. 12. 19. 14:37
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1.    사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다.

 

2.    사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다.

 

3.    사용자의 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다.

 

4.    사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 인정되는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있습니다.

 

5.    또한, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없습니다. 종업원 직무발명자에게 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 사실을 주장, 입증할 책임이 있습니다.

 

6.    이와 같은 직무발명의 정당한 보상에 관한 법리에 비추어 볼 때, 현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 사용자의 독점적, 배타적 이익과 무관하게 운영되고 있습니다. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않는다고 평가할 수도 있습니다.

 

7.    발명진흥법 제15조에서는 사용자가 직무발명보상규정을 정해 출원보상, 등록보상 등을 하는 경우 일정한 요건을 충족하면 종업원 직무발명자에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 한 것으로 본다(15조 제6항 본문)라고 명시적으로 규정하고 있습니다. , 발명진흥법에서는 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없더라도 출원보상, 등록보상도 발명진흥법에 따라 일정한 요건을 충족하였다면 정당한 보상으로 본다는 것입니다.

 

8.    그러나 사용자가 직무발명을 승계하였으나 그 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없고, 출원보상, 등록보상 규정도 발명진흥법에 따른 요건을 충족하지 못한 경우에는, 출원보상, 등록보상을 직무발명에 대한 정당한 보상으로 볼 수 없습니다. 따라서 그와 같은 상황에서 직무발명자 종업원은 직무발명을 승계한 사용자에게 정당한 보상을 청구할 근거가 없다 할 것입니다.

 

발명진흥법 제15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

 

KASAN_사용자의 직무발명 자기실시의 경우에 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2019. 12. 2. 09:01
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위 판결에서 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 간략하게 정리한 내용을 인용하면 다음과 같습니다.

 

1.    사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.

2.    사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.

3.    이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

4.    사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.

5.    직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.

6.    사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

7.    사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

8.    직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

9.    그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

 

KASAN_직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나

 

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작성일시 : 2019. 12. 2. 08:34
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1. 사안의 개요

 

(1)   3인의 음식점사업 동업계약 원고(인테리어담당), F(영업담당), G(운영담당)

(2)   G – 프랜차이즈 업체 주식회사 설립 및 대표이사, 원고 주식 일부 양수

(3)   아래 등록서비스표 사용 프랜차이즈사업 운영함

 

 

 

2. 동업분쟁 및 동업관계 해소 합의서 작성

3. 쟁점 상표권 명의신탁 여부

피고가 원고의 이 사건 등록서비스표를 사용하였음을 이유로 피고에게 상표권 침해에 따른 손해배상을 구하는 이 사건에서 피고는 이 사건 서비스표권은 원고의 단독소유가 아니라 원고, A과 망 B 3인이 공동소유하는 것으로서 단지 원고에게 명의신탁한 것이고, 원고, A과 망 B 3인이 2010. 4. 9.경 공동의 지분으로 해우리 가맹사업에 관한홀딩스를 설립한 이후에는홀딩스가 이 사건 서비스표권에 대한 배타적인 권리자라고 보아야 하므로 원고에게 이 사건 서비스표권 침해로 인한 손해배상청구권이 인정되지 않는다고 주장한다.

 

4. 특허법원 판결요지  

이 사건 등록서비스표의 등록원부에는 원고만이 등록권리자로 등록되어 있다. 따라서 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자이므로 대외적인 관계에서 서비스표권자로서 권리를 행사할 수 있다(설령 원고, A 및 망 B 3인이 이 사건 등록서비스표를 공동으로 소유하고 이를 원고에게 명의신탁한 것이라 하더라도 대외적인 관계에 있어서는 명의수탁자인 원고가 서비스표권자에 해당하므로 명의신탁자가 아닌 피고와의 관계에서는 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자로서 권리를 행사할 수 있다).

 

또한 원고, A 및 망 B 3인이 공동으로홀딩스를 설립하였다는 사실만으로홀딩스가 이 사건 등록서비스표의 배타적인 소유권자가 되었다고 인정하기 어렵다(또한 상표법 제96조 제1항 제1호에 따라 서비스표권의 이전은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는데, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록원부에는 원고만이 등록권리자로 등록되어 있을 뿐이고, ★홀딩스로 서비스표권 이전등록이 되지 않았으므로, 원고가 아닌홀딩스를 이 사건 등록서비스표의 배타적인 소유권자라고 인정할 수 없다).

 

첨부: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 20181596 판결

특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018나1596 판결 .pdf

KASAN_프랜차이즈 동업분쟁, 상표권 공동소유자 중 1인에게 등록한 경우 명의신탁한 경우에도 대외적 관계에서 상표

 

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작성일시 : 2019. 7. 8. 09:00
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KASAN_독점라이선스 국제계약서에서 계약종료 시 라이센시의 보상청구 관련 주요내용, 분쟁사례, 판결 및 중재판정

 

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작성일시 : 2019. 6. 5. 17:00
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1. 머리말  

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2. 기술이전 및 산학협력연구  

. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구  

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원  

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

. Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생    

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3. 미국법원 판결  

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용역을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collabor

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작성일시 : 2019. 4. 12. 12:00
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첨부: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결

 

KASAN_[직무발명보상] 소멸시효 완성 여부, 승인 또는 중단사유, 권리남용 여부 서울중앙지방법원 2018. 9.

서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 1. 2. 14:00
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첨부: 서울중앙지방법원 2018. 11. 23. 선고 2016가합514607 판결

 

KASAN_[직무발명보상] 회사법인 회생절차 개시 후 직무발명특허 로열티 수익 발생한 경우 회생채권 해당 - 팬택

서울중앙지방법원 2018. 11. 23. 선고 2016가합514607 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019. 1. 2. 13:30
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대법원에서 공정거래법상 거래상 지위남용 규정 위반 행위를 민법 제103조에 위반하여 무효라고 판시한 최초의 판결입니다.

 

-      판결요지 -  

법리 – “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」은 사업자가 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 금지되는 불공정거래행위의 하나로 규정하고 있다(23조 제1항 제4). 이러한 거래상 지위의 남용행위가 공정거래법상 불공정거래행위에 해당하는 것과 별개로 위와 같은 행위를 실현시키고자 하는 사업자와 상대방 사이의 약정이 경제력의 차이로 인하여 우월한 지위에 있는 사업자가 그 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게는 과도한 반대급부 또는 기타의 부당한 부담을 지우는 것으로 평가할 수 있는 경우에는 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 무효라고 할 것이다(대법원 1996. 4. 26. 선고 9434432 판결 참조).”

 

구체적 판단 - 대법원은 이러한 법리에 따라 다음과 같은 확약서는 무효라고 판결하였습니다.

 

이 사건 확약의 목적 내지 내용은 원고가 납품받은 상품의 반품과 피고가 지급받은 대금의 반환에 관한 것으로서 그 자체가 반사회질서적인 것이라고 할 수는 없다. 그러나 이 사건 계약의 실질과 함께 이 사건 확약을 들여다보면 원고는 피고로부터 의류를 직접 매입한 것처럼 임의로 판매하고 정해진 마진율도 철저히 지키지 않았으면서 이 사건 계약이 반품이 전제된 특정매입거래계약으로 체결된 것을 기화로 일거에 재고를 반품하는 내용으로 이 사건 확약서를 작성하였다. 이 사건 확약은 원고가 우월한 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 피고에게는 과도한 반대급부 내지 부당한 부담을 지우는 법률행위로 평가할 수 있고, 이를 강제하는 것은 사회적 타당성이 없어 사회질서에 반한다고 봄이 상당하다.”

 

KASAN_[계약분쟁실무] 공정거래법 위반 불공정거래행위 – 계약 무효 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017

 

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작성일시 : 2018. 11. 16. 13:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   관련 회사: 가맹본부 업체(피고) “아딸프랜차이즈 운영회사 + 물류 및 공급업체 독립된 회사법인 주식회사 마루유통 + 식자재 제조, 판매, 납품업체(원고)

(2)   가맹본부와 중간 물류업체 주식회사 마루유통 사이 물류 및 영업관리 수수료 계약체결 + 마루유통에서 가맹점에 식자재 공급

(3)   피고 가맹본부에서 원고 식자재 제조납품업체 선정, 품질 등 납품조건 구체적 협의 + 물류공급업체 마루유통을 가맹점 주문량을 받아 원고 식자재 납품업체에 전달하면 원고업체는 중간 물류공급업체 마루유통을 통해 가맹점에 식자재 공급

(4)   마루유통의 사업부진으로 납품대금 미지급 상황 발생

(5)   원고 납품업체에서 피고 가맹본부를 상대로 가맹점에 공급한 식자재 판매대금을 달라는 소송제기

(6)   피고 가맹본부 주장: 중간 공급업체 마루유통에서 원고 업체로부터 직접 구매하여 가맹점에 공급함 + 구매계약 당사자는 마루유통이지 가맹본부가 아님 + 가맹본부는 채무자 아님.

(7)   쟁점: 가맹본부를 가맹점에 대한 식자재 납품계약의 진정한 당사자로 볼 수 있는지 여부

      

2. 항소심 판결요지

 

원고 납품업체와 피고 가맹본부 사이에 가맹점에 사용할 순대 등 식자재를 원고가 피고 가맹본부와 협의하여 정한 납품단가 등 계약조건에 따라 피고에게 납품하되, 구체적인 납품물량은 전담 물류배송업체인 마루유통이 가맹점의 주문량을 모아 원고에게 전달함으로써 정하기로 한다라는 식자재 납품 기본계약을 구두로 체결한 것으로 인정. 중간 공급업체 마루유통은 가맹본부의 이행보조자로 보고, 마루유통을 통해 가맹점의 주문량을 전달받아 가맹점에 배송함으로써 식자재를 납품한 것으로 봄.

 

3. 대법원 판결요지 중간 공급업체에 떼인 물품대금을 가맹본부에 청구할 수 없음.  

 

법리: 일반적으로 계약의 당사자가 누구인지는 그 계약에 관여한 당사자의 의사해석의 문제에 해당한다. 당사자 사이에 법률행위의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 법률행위의 내용, 그러한 법률행위가 이루어진 동기와 경위, 법률행위에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 200992487 판결, 대법원 2015. 10. 29. 선고 201369804 판결 등 참조).

 

피고 가맹본부와 마루유통 사이에 체결된 이 사건 물류 수수료계약은, 마루유통이 직접 가맹점으로부터 주문을 받고, 피고가 선정한 식자재 제조 생산업체로부터 식자재를 납품받아 가맹점 등에 운송하며, 그 물품대금을 마루유통이 자신의 책임으로 직접 가맹점 등으로부터 회수한 후 그 판매이익(가맹점 등으로부터 수금한 상품대금에서 납품업체에 지급할 식자재대금을 정산한 금액)의 일정 비율을 가맹본부에 수수료로 지급하는 구조로 되어 있다.

 

이러한 물류 수수료 계약은 가맹점에 재료를 공급하는 주체는 물론 원고와 같은 식자재공급업체로부터 납품받은 주체 역시 마루유통임을 당연한 전제로 하고 있다.

 

가맹사업의 특수성 및 그에 관한 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 등 규정에 비추어 보면, 가맹본부가 품질기준의 유지를 위해중간 공급업체로 하여금 가맹본부가 지정한 업체로부터만 재료를 공급받도록 정할 수 있는데, 이처럼 가맹본부가 각 재료 공급업체의 지정에 관여하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 가맹본부와 각 재료 공급업체를 그 공급거래의 당사자라고 단정할 만한 전형적 징표라고 보기도 어렵고, 가맹본부인 피고가 마루유통을중간 공급업체로 지정한 이 사건 물류 및 수수료계약의 내용, 이에 따라 실제 이루어진 거래 형태 등을 종합하면,

 

마루유통은 가맹본부인 피고의 중간 공급업체로서 가맹본부가 선정한 순대 등 제조, 생산업체인 원고와 직접 납품계약을 체결한다는 의사로 원고로부터 순대 등 식자재를 납품받고 자신의 명의로 대금을 결제하며 세금계산서를 교부받아 왔고, 원고 역시 납품계약의 상대방을 마루유통으로 인식하였다고 볼 수 있다.

 

KASAN_[가맹사업쟁점] 실질적 계약당사자 판단기준 사례 - 프랜차이즈 가맹본부가 가맹점에 대한 물품, 식자재의

 

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작성일시 : 2018. 11. 16. 12:00
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사안의 개요

가맹본부인 원고가 가맹점사업자에게 원고와 특정 업체를 통해서만 인테리어공사를 하도록 하고 원고를 통해서만 설비기기용품 일체의 공급을 받도록 하는 가맹계약을 체결한 사안

 

쟁점: 가맹사업법령상부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하는 행위의 판단기준

 

대법원 판결요지

가맹본부에서 가맹사업자에게 가맹계약 체결 전에 특정한 거래상대방과 거래하여야 하는 사정을 정보공개서를 통해 알렸다는 등의 사정만으로 가맹사업법령상의부당하게 가맹사업자에게 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하는 행위에 해당하지 않는다고 단정할 수 없다는 등의 이유로 원심을 일부 파기 환송함

 

판결이유

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(이하가맹사업법이라 한다) 12조는 가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 금지하면서(1항 제2), 위 행위의 유형 또는 기준을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있다(2). 그 위임에 따라 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령(이하가맹사업법 시행령이라 한다)은 부동산용역설비상품원재료 또는 부재료의 구입판매 또는 임대차 등과 관련하여 부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방(가맹본부를 포함한다)과 거래할 것을 강제하는 행위를구속조건부 거래거래상대방 구속 행위로 규정하면서 다음 요건을 모두 충족하는 경우를 그 예외로 규정하고 있다(13조 제1, [별표2] 2. ).

   1) 부동산용역설비상품원재료 또는 부재료가 가맹사업을 경영하는 데에 필수적이라고 객관적으로 인정될 것

  2) 특정한 거래상대방과 거래하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것

  3) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

 

이와 같은 관계 법령의 내용, 형식, 체제 및 입법 취지 등에 비추어 보면, 가맹본부가 인테리어 시공 및 설비기기용품 등의 구입을 자기 또는 자기가 지정한 자로부터 하도록 하는 행위가부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하는 행위에 해당하는지 여부는, 가맹사업의 목적과 가맹점계약의 내용, 가맹금의 지급방식, 가맹사업의 대상인 상품 또는 용역과 설비와의 관계에 비추어 보았을 때, ① 객관적으로 설비 등이 가맹사업을 경영하는 데에 필수적인 것인지, ② 가맹사업의 통일적 이미지 확보와 상품의 동일한 품질 유지를 위한 기술관리ㆍ표준관리ㆍ유통관리ㆍ위생관리의 필요성 등의 측면에서 가맹점사업자에게 사양서나 품질기준만을 제시하고 임의로 구입 또는 설치하도록 방치하여서는 가맹사업의 통일적 이미지 확보와 상품의 동일한 품질을 보증하는 데 지장이 있는지(대법원 2006. 3. 10. 선고 2002332 판결 참조), ③ 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방과 거래해야만 한다는 점을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결하였는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

한편, 특정한 거래상대방과 거래하도록강제하는 행위에는, 상대방이 구입하지 아니할 수 없는 객관적인 상황을 만들어내는 것도 포함된다(대법원 2002. 1. 25. 선고 20009359 판결 등 참조). 또한 가맹점사업자가 가맹계약 체결 전에 특정한 거래상대방과 거래하여야 하는 사정을 정보공개서를 통해 알리거나, 그에 대하여 사전에 의사 합치가 있는 상태에서 가맹계약을 체결하였다는 사정이 있다고 하더라도, 그와 같은 사정이 있기만 하면 언제나부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하는 행위에 해당하지 않는다고 단정할 수는 없다. 

 

첨부: 대법원 2018. 11. 9. 선고 201559686 판결

대법원 2018. 11. 9. 선고 2015두59686 판결.pdf

KASAN_[가맹사업쟁점] 부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하는 행위 해당여부 판단 대

 

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작성일시 : 2018. 11. 16. 11:00
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불공정거래행위의 유형 또는 기준

 

1. 거래거절

법 제12조제1항제1호에 해당하는 행위의 유형 및 기준은 다음 각 목의 어느 하나와 같다. 다만, 가맹점사업자의 계약위반 등 가맹점사업자의 귀책사유로 가맹사업의 거래관계를 지속하기 어려운 사정이 발생하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  . 영업지원 등의 거절

    정당한 이유없이 거래기간 중에 가맹사업을 영위하는데 필요한 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료의 공급과 이와 관련된 영업지원, 정보공개서 또는 가맹계약서에서 제공하기로 되어 있는 경영 및 영업활동에 관한 지원 등을 중단 또는 거절하거나 그 지원하는 물량 또는 내용을 현저히 제한하는 행위

  . 부당한 계약갱신 거절

    부당하게 가맹점사업자와의 계약갱신을 거절하는 행위

  . 부당한 계약해지

    부당하게 계약기간 중에 가맹점사업자와의 계약을 해지하는 행위

 

2. 구속조건부 거래

  법 제12조제1항제2호에 해당하는 행위의 유형 및 기준은 다음 각 목의 어느 하나와 같다.

  . 가격의 구속

    정당한 이유없이 가맹점사업자가 판매하는 상품 또는 용역의 가격을 정하여 그 가격을 유지하도록 하거나 가맹점사업자가 상품 또는 용역의 가격을 결정하는 행위를 부당하게 구속하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

    (1) 판매가격을 정하여 가맹점사업자에게 이를 따르도록 권장하는 행위

    (2) 가맹점사업자에게 판매가격을 결정하거나 변경하는 경우 그 내용에 관하여 사전에 협의하도록 하는 행위. 다만, 사전협의를 통해 판매가격을 강요하는 행위는 가격을 구속하는 행위로 본다.

  . 거래상대방의 구속

    부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료의 구입·판매 또는 임대차 등과 관련하여 부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방(가맹본부를 포함한다)과 거래할 것을 강제하는 행위. 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다.

    (1) 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료가 가맹사업을 경영하는 데에 필수적이라고 객관적으로 인정될 것

    (2) 특정한 거래상대방과 거래하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것

    (3) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

  . 가맹점사업자의 상품 또는 용역의 판매제한

    가맹점사업자에게 부당하게 지정된 상품 또는 용역만을 판매하도록 하거나 거래상대방에 따라 상품 또는 용역의 판매를 제한하는 행위. 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다.

    (1) 가맹점사업자의 상품 또는 용역의 판매를 제한하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것

    (2) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

  . 영업지역의 준수강제

    부당하게 가맹점사업자에게 영업지역을 준수하도록 조건을 붙이거나 이를 강제하는 행위. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 그러하지 아니하다.

    (1) 가맹본부가 가맹점사업자의 영업거점지역을 정하는 행위

    (2) 가맹점사업자가 자기의 영업지역에서의 판매책임을 다한 경우에 영업지역 외의 다른 지역에서 판매할 수 있도록 하는 행위

    (3) 가맹점사업자가 자기의 영업지역 외의 다른 지역에서 판매하고자 하는 경우 그 지역의 가맹점사업자에게 광고선전비 등 판촉비용에 상당하는 일정한 보상금을 지불하도록 하는 행위

  . 그 밖에 가맹점사업자의 영업활동의 제한

    가목 내지 라목에 준하는 경우로서 부당하게 가맹점사업자의 영업활동을 제한하는 행위. 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다.

    (1) 가맹점사업자의 영업활동을 제한하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것

    (2) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

 

3. 거래상 지위의 남용

  법 제12조제1항제3호에 해당하는 행위의 유형 및 기준은 다음 각 목의 어느 하나와 같다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 허용하지 아니하는 경우 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정되는 경우로서 해당 사실에 관하여 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  . 구입강제 : 가맹점사업자에게 가맹사업의 경영과 무관하거나 그 경영에 필요한 양을 넘는 시설·설비·상품·용역·원재료 또는 부재료 등을 구입 또는 임차하도록 강제하는 행위

  . 부당한 강요 : 부당하게 경제적 이익을 제공하도록 강요하거나 가맹점사업자에게 비용을 부담하도록 강요하는 행위

  . 부당한 계약조항의 설정 또는 변경 : 가맹점사업자가 이행하기 곤란하거나 가맹점사업자에게 불리한 계약조항을 설정 또는 변경하거나 계약갱신과정에서 종전의 거래조건 또는 다른 가맹점사업자의 거래조건보다 뚜렷하게 불리한 조건으로 계약조건을 설정 또는 변경하는 행위

  . 경영의 간섭 : 정당한 이유없이 특정인과 가맹점을 같이 운영하도록 강요하는 행위

  . 판매목표 강제 : 부당하게 판매 목표를 설정하고 가맹점사업자로 하여금 이를 달성하도록 강제하는 행위

  . 불이익제공 : 가목부터 마목까지의 행위에 준하는 경우로서 가맹점사업자에게 부당하게 불이익을 주는 행위

 

4. 부당한 손해배상의무 부과행위

  법 제12조제1항제5호에 해당하는 행위의 유형 및 기준은 다음 각 목의 어느 하나와 같다.

  . 과중한 위약금 설정ㆍ부과행위

    1) 계약 중도해지 시 과중한 위약금 설정ㆍ부과 행위

      계약해지의 경위 및 거래당사자 간 귀책사유 정도, 잔여계약기간의 정도, 중도해지 후 가맹본부가 후속 가맹점사업자와 계약을 체결하기 위하여 통상 소요될 것으로 예상되는 기간에 상당하는 손해액 등에 비추어 부당하게 과중한 위약금을 설정하여 계약을 체결하거나 이를 부과하는 행위

    2) 과중한 지연손해금 설정ㆍ부과행위

      상품 또는 용역에 대한 대금지급의 지연 시 지연경위, 정상적인 거래관행 등에 비추어 과중한 지연손해금을 설정하여 계약을 체결하거나 이를 부과하는 행위

  . 소비자 피해에 대한 손해배상의무 전가행위

    가맹본부가 가맹점사업자에게 공급한 물품의 원시적 하자 등으로 인하여 소비자 피해가 발생한 경우까지도 부당하게 가맹점사업자가 손해배상의무를 모두 부담하도록 계약을 체결하는 행위

  . 그 밖의 부당한 손해배상의무 부과행위

    가목 또는 나목에 준하는 경우로서 가맹점사업자에게 부당하게 손해배상의무를 부담하도록 하거나 가맹본부가 부담해야 할 손해배상의무를 가맹점사업자에게 전가하는 행위

 

5. 그 밖의 불공정거래행위

법 제12조제1항제6호에 해당하는 행위란 가맹본부가 다른 경쟁가맹본부의 가맹점사업자를 자기와 거래하도록 하여 자기의 가맹점사업자의 영업에 불이익을 주거나 다른 경쟁가맹본부의 가맹사업에 불이익을 주는 행위를 말한다.

 

KASAN_[가맹사업쟁점] 가맹사업법상 불공정거래행위 유형 및 기준 - 시행령 별표 2.pdf

 

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작성일시 : 2018. 11. 16. 10:00
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9(허위ㆍ과장된 정보제공 등의 금지) ① 가맹본부는 가맹희망자나 가맹점사업자에게 정보를 제공함에 있어서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위(이하 "허위ㆍ과장의 정보제공행위"라 한다)

2. 계약의 체결ㆍ유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 행위(이하 "기만적인 정보제공행위"라 한다)

 

② 제1항 각 호의 행위의 유형은 대통령령으로 정한다.

③ 가맹본부는 가맹희망자나 가맹점사업자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공하는 경우에는 서면으로 하여야 한다.

1. 가맹희망자의 예상매출액ㆍ수익ㆍ매출총이익ㆍ순이익 등 장래의 예상수익상황에 관한 정보

2. 가맹점사업자의 매출액ㆍ수익ㆍ매출총이익ㆍ순이익 등 과거의 수익상황이나 장래의 예상수익상황에 관한 정보

④ 가맹본부는 제3항에 따라 정보를 제공하는 경우에는 그 정보의 산출근거가 되는 자료로서 대통령령으로 정하는 자료를 가맹본부의 사무소에 비치하여야 하며, 영업시간 중에 언제든지 가맹희망자나 가맹점사업자의 요구가 있는 경우 그 자료를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가맹본부는 가맹계약을 체결할 때 가맹희망자에게 대통령령으로 정하는 예상매출액의 범위 및 그 산출 근거를 서면(이하 "예상매출액 산정서"라 한다)으로 제공하여야 한다.

1. 중소기업자(「중소기업기본법」 제2조제1항 또는 제3항에 따른 자를 말한다)가 아닌 가맹본부

2. 직전 사업연도 말 기준으로 가맹본부와 계약을 체결ㆍ유지하고 있는 가맹점사업자(가맹본부가 복수의 영업표지를 보유하고 있는 경우에는 동일 영업표지를 사용하는 가맹점사업자에 한정한다)의 수가 대통령령으로 정하는 수 이상인 가맹본부

 

12(불공정거래행위의 금지) ① 가맹본부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 가맹점사업자에 대하여 상품이나 용역의 공급 또는 영업의 지원 등을 부당하게 중단 또는 거절하거나 그 내용을 현저히 제한하는 행위

2. 가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위

3. 거래상의 지위를 이용하여 부당하게 가맹점사업자에게 불이익을 주는 행위

5. 계약의 목적과 내용, 발생할 손해 등 대통령령으로 정하는 기준에 비하여 과중한 위약금을 부과하는 등 가맹점사업자에게 부당하게 손해배상 의무를 부담시키는 행위

6. 1호부터 제3호까지 및 제5호 외의 행위로서 부당하게 경쟁가맹본부의 가맹점사업자를 자기와 거래하도록 유인하는 행위 등 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위

② 제1항 각호의 규정에 의한 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

 

13(가맹계약의 갱신 등) ① 가맹본부는 가맹점사업자가 가맹계약기간 만료 전 180일부터 90일까지 사이에 가맹계약의 갱신을 요구하는 경우 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 가맹점사업자가 가맹계약상의 가맹금 등의 지급의무를 지키지 아니한 경우

2. 다른 가맹점사업자에게 통상적으로 적용되는 계약조건이나 영업방침을 가맹점사업자가 수락하지 아니한 경우

3. 가맹사업의 유지를 위하여 필요하다고 인정되는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 가맹본부의 중요한 영업방침을 가맹점사업자가 지키지 아니한 경우

. 가맹점의 운영에 필요한 점포ㆍ설비의 확보나 법령상 필요한 자격ㆍ면허ㆍ허가의 취득에 관한 사항

. 판매하는 상품이나 용역의 품질을 유지하기 위하여 필요한 제조공법 또는 서비스기법의 준수에 관한 사항

. 그 밖에 가맹점사업자가 가맹사업을 정상적으로 유지하기 위하여 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령령으로 정하는 사항

 

② 가맹점사업자의 계약갱신요구권은 최초 가맹계약기간을 포함한 전체 가맹계약기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서만 행사할 수 있다. ③ 가맹본부가 제1항에 따른 갱신 요구를 거절하는 경우에는 그 요구를 받은 날부터 15일 이내에 가맹점사업자에게 거절 사유를 적어 서면으로 통지하여야 한다. ④ 가맹본부가 제3항의 거절 통지를 하지 아니하거나 가맹계약기간 만료 전 180일부터 90일까지 사이에 가맹점사업자에게 조건의 변경에 대한 통지나 가맹계약을 갱신하지 아니한다는 사실의 통지를 서면으로 하지 아니하는 경우에는 계약 만료 전의 가맹계약과 같은 조건으로 다시 가맹계약을 체결한 것으로 본다. 다만, 가맹점사업자가 계약이 만료되는 날부터 60일 전까지 이의를 제기하거나 가맹본부나 가맹점사업자에게 천재지변이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

 

14(가맹계약해지의 제한) ① 가맹본부는 가맹계약을 해지하려는 경우에는 가맹점사업자에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지하여야 한다. 다만, 가맹사업의 거래를 지속하기 어려운 경우로서 대통령령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제1항의 규정에 의한 절차를 거치지 아니한 가맹계약의 해지는 그 효력이 없다.

 

41(벌칙) ① 제9조제1항의 규정에 위반하여 허위ㆍ과장의 정보제공행위나 기만적인 정보제공행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 3억원 이하의 벌금에 처한다.

 

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 12조의5를 위반하여 가맹점사업자에게 불이익을 주는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 한 자

2. 33조제1항에 따른 시정조치의 명령에 따르지 아니한 자

3. 37조제4항의 규정에 의하여 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제62조의 규정에 위반한 자

 

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 6조의51항을 위반하여 가맹점사업자로부터 예치가맹금을 직접 수령한 자

2. 7조제3항을 위반하여 가맹금을 수령하거나 가맹계약을 체결한 자

3. 15조의26항을 위반하여 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결하였다는 사실을 나타내는 표지 또는 이와 유사한 표지를 제작하거나 사용한 자

 

④ 제6조의54항을 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 예치가맹금의 지급을 요청한 자는 예치가맹금의 2배에 상당하는 금액 이하의 벌금에 처한다.

 

42(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제41조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

 

KASAN_[가맹사업쟁점] 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 주요 조항.pdf

 

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작성일시 : 2018. 11. 16. 09:00
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대학 교수나 국책연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 회사명의로 출원된 특허출원서에 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 기사로 보도된 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명이 공동연구를 했던 대학교수들이 특허를 출원하면서 연구자 이름을 넣었고, 항우연과 철도연 소속 연구원의 경우 공동연구를 진행한 기업체에서 특허를 출원하면서 연구원을 발명자로 넣어 특허 출원한 경우입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국가 R&D 관련 법령은 복잡하고 다양합니다. 가장 상위법령으로 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 있지만, 미래창조과학부, 산자부, 교육부, 중기청 등 각 부처에서 시행하는 다양한 국책연구사업에 관한 다양한 법령이 있습니다. 그러나, 그 법령명칭과 약간의 구체적 차이는 있지만 그 요지와 대부분 내용은 동일하거나 유사합니다. 연구원이 구체적 재제처분에 대해 그 부당함을 다투는 방법도 대동소이합니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다. 우선 (1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상책임뿐만 아니라 형사상 공범으로서의 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준으로 할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 국책과제 수행 연구원 - 연구결과 특허출원의 발명자로 기재 BUT 특허출원인에 타 회사법

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작성일시 : 2018. 10. 23. 12:00
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1. 직무발명 신고 및 자동승계 규정

 

직무발명 관리규정6 (1) 자기가 맡은 직무와 관련된 발명을 한 종업원은 그 발명의 해당 부서()장에게 지체 없이 신고하여야 한다. (2) 해당 부서()장은 제1항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직무발명신고서에 그 발명의 기술내용 및 승계에 관한 의견을 첨부하여 특허관리 부서장에게 제출하여야 한다.

 

7 (1) 특허관리부서장은 제6조에 의하여 신고된 발명에 대하여 다음 사항에 대한 검토를 실시하여야 하며 필요한 경우 관련부서의 협조를 요청할 수 있다. (2) 특허관리부서장은 제1항의 검토사항을 사업본부장에게 보고하여야 한다. (3) 사업본부장은 출원여부 및 회사 승계여부를 결정하여야 한다. , 연구심의위원회의 심의, 의결이 필요하다고 판단될 경우 연구심의위원회를 거쳐 결정한다. 연구심의위원회의 구성은 사업본부장이 정한다.

 

8조 제7조의 심사에 의하여 특허를 받을 권리를 회사가 승계할 것을 결정한 때에는 특허관리부서장은 사업본부장의 승인 및 법무팀장의 협조를 얻어 즉시 회사 명의로 출원을 하여야 한다.

 

10발명자는 회사가 제7조의 규정에 따라 특허를 받을 권리를 승계할 것을 결정한 때에는 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 그 권리를 지체 없이 회사에 양도하여야 한다.

 

2. 분쟁사안의 개요 및 쟁점

 

A회사의 종업원C가 직무발명 완성 후 사용자 회사가 아닌 제3B 명의로 출원 및 등록함. A회사눈 이 사건 등록특허에 대하여 C A회사의 종업원으로서 것이고, A회사에게 그 권리가 자동승계된 것임에도 불구하고 C B에게 2중으로 양도하였으므로 무효라고 주장함.

 

A회사의 직무발명보상 규정 제3조 제1회사는 직무발명과 관련한 모든 권리를 승계한다고 명시되어 있음. 이와 같은 승계 규정의 효력 및 자동승계 인정 여부가 쟁점

 

3. 특허법원 판결요지  

 

특허법원은 A회사의 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 해당 부서장, 특허관리부서장, 사업본부장 순서로 보고하고, 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하며, 승계하기로 결정된 경우에 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있으므로, 이와 같은 직무발명 승계절차를 거쳐야 비로소 사용자에게 승계된다고 보았습니다.

 

따라서, 위와 같은 승계절차를 거치지 않고 C가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 A회사에 자동으로 귀속된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

실제 사안에서는 종업원 C가 직무발명에 대하여 일본에서 입수한 사진과 간단한 설계도면을 스케치한 그림을 이용하여 설명하면서 A회사에게 특허출원을 제안하였고, A회사는 C와 다른 연구원에게 그 경제성 검토보고서를 작성하도록 하였으나, 최종적으로 특허출원하기에는 부적절한 것으로 판단하여 C에게 이를 채택하지 않겠다고 통보한 사실을 인정하였습니다. , 법원은 A회사가 해당 직무발명에 관한 권리를 승계할 것인지 여부를 심사한 후 승계하지 않겠다는 의사를 표명하였다고 보았습니다.

 

그 후 해당 직무발명을 B명의로 특허등록한 사실을 알고 난 후, A회사는 마음을 바꿔 자사의 규정에 따른 자동승계가 일어난 후 다시 양도한 것이므로 2중양도에 해당하고, 무효인 양도에 기초한 특허무효에 해당한다고 주장하였습니다. 특허법원은 자동승계 효력을 부인하고 승계여부 심사를 거처 승계를 거절한 것으로 평가하고, 따라서, 선행 양도가 없으므로 2중양도에도 해당할 수 없으므로 최종적으로 B는 위 직무발명에 관한 특허권을 유효하게 보유할 수 있다고 보았습니다.

 

KASAN_[직무발명승계] 직무발명 자동승계 규정의 효력 불인정 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허22

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작성일시 : 2018. 10. 23. 11:00
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대법원 2003373 판결은 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 표시하여 특허출원 및 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효라고 판시하였습니다. 특별한 판결은 아니지만 실무상 참고자료로 그 판결내용을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

 

1. 사안의 개요

 

Y Z A회사의 직원으로서, 이 사건 특허발명인이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치를 발명하였습니다. 그런데 A 회사는 위 발명에 대해 대표이사인 X를 발명자 및 출원인으로 하여 특허를 출원, 등록받았습니다. 이에 대하여 특허발명의 물품과 동종 물품을 제조, 판매하는 B 회사의 대표이사인 W가 무효심판을 제기한 사건입니다.

 

2. 특허법원 2003. 1. 16. 선고 20022723 판결 요지

 

대표이사 X가 무권리자인지 여부 판단: 특허법원은, 발명자란 진실로 발명을 이룬 자연인, 즉 해당 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자만을 가리키고, 단순한 보조자, 조언자, 자금의 제공자 혹은 사용자로서 피용자에게 단순히 창작을 할 것을 지시한 사람은 발명자라고 할 수 없다고 하면서, 기술개발에 관한 일반적인 지시를 하고 보고를 받았다거나 도면제작 등에 따른 비용을 지불한 것에 불과한 X는 발명자라고 볼 수 없다고 하였습니다.

 

또한 위 특허발명은 Y Z의 직무발명인데도 대표이사 명의로 출원, 등록되었는 바, Y Z가 이에 대하여 아무런 이의를 제기한 바 없었고 또한 X가 개발비용을 지불한 것이라 하더라도, 대표이사 X 개인에게 특허를 받을 수 있는 권리가 당연히 이전된다고 할 수 없으므로, X는 정당한 승계인이라 볼 수도 없다고 하였습니다. X는 발명자가 아니고 정당한 승계인도 아니므로 무권리자에 해당한다.

 

특허법원은 대상특허는 무권리자에 대하여 등록된 특허임이 분명하므로, 결국 이 사건 특허는 특허법 제133조 제1항 제2호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판결하였습니다.

 

3. 대법원 판결요지

 

대표이사 X가 무권리자인지 여부에 대해 대법원은 원심의 특허법원 판시사항을 그대로 인용하면서 원심의 판단은 정당하다고 하였습니다.

 

4. 실무적 시사점

 

개인사업자, 벤처기업, 중소기업의 경우 실제 발명자가 아닌 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 직무발명을 출원하는 사례가 많습니다. 법원은 이것을 무권리자에 의한 출원이 되어 특허가 무효가 된다는 점을 분명하게 밝히고 있습니다.

 

종업원의 직무발명은 사용자인 회사 명의로 출원해야 합니다. 그럼에도 불구하고 사용자법인 명의가 아니라 개인 대표이사 명의로 출원하면 등록거절 사유가 되고, 등록 후에는 특허무효 사유에 해당합니다.

 

만약 대표이사가 단순한 지시나 개발비용 제공에서 더 나아가 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다면 대표이사도 공동발명자에 해당합니다. 이 경우에도 대표이사 단독으로 출원한 경우라면 특허법상 공동출원 규정 위반으로 특허에 무효사유가 있습니다.

 

한편 사안의 경우 발명자 연구원들과 대표이사 사이에 승계약정 없이 대표이사 명의로 출원을 하였는데, 발명자와 대표이사 사이에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한다는 약정이 있었다면 대표이사는 비록 발명자는 아니나 정당한 승계인이 되어 특허무효 사유는 없게 됩니다. 직무발명을 사용자가 아닌 제3자에게 이전한 것이므로 특허무효는 아니더라도 업무상배임 등 또 다른 법적책임의 소지가 있습니다. 따라서 직무발명은 사용자에게 이전하여 사용자 명의로 출원, 등록하는 것이 정상적 업무처리라 할 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 종업원이 한 직무발명을 회사 명의가 아닌 대표이사 명의로 출원 및 등록한 경우 – 특허무

 

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작성일시 : 2018. 10. 23. 10:00
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법인의 임원도 직무발명을 할 수 있습니다. 발명진흥법은 직무발명의 정의규정에서 법인의 임원을 직무발명자인 종업원의 한 유형으로 명시적으로 규정하고 있습니다.

 

이때 법인의 임원은, 대표이사, 등기이사, 비등기 이사, 임시이사 등은 물론이고 감사 또는 합자회사의 무한책임사원 등까지 포함하는 넓은 개념입니다. , 법인을 사용자로 볼 때 이와 개념적으로 구별되는 구성원으로 볼 수 있으면 직무발명의 주체인 종업원으로 보는 것입니다.

 

실질적으로 대표이사 1인 소유 사업체인 법인의 경우에도, 그 대표이사는 법인과 구별되는 종업원으로서 직무발명을 할 수 있으며, 그에 따른 직무발명보상금도 청구할 수 있습니다.

 

일본 판례에서 대표이사를 종업원으로 볼 수 있는지 여부가 판시한 사례가 있습니다. 이에 대하여 일본 법원은회사의 대표이사로서 그 기술부문을 담당하는 최고 책임자가 회사의 직무범위에 속하는 발명을 한 행위는 그 자의 직무에 속하는 것으로 본다고 하여, 대표이사도 종업원으로서 직무발명보상금청구권을 갖는다고 판결하였습니다(오사카지방법원 1972. 3. 31. 판결 - 연질 합성수지 합착 내압호스의 제조법 사건, 동경지방법원 1985. 2. 22. 판결 - 경주마용 발마기 사건, 동경고등법원 1985. 9. 25. 판결 - 경주마용 발마기 항소심 판결, 고베지방법원 1989. 12. 12. 결정 - 유압식 게이트 사건 등). 우리나라에서도 마찬가지로 대표이사도 직무발명자로서 직무발명보상을 청구할 수 있습니다.

 

KASAN_[직무발명보상] 회사의 대표이사, 감사, 등기이사 등 임원의 직무발명 관련 기본사항.pdf

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작성일시 : 2018. 10. 23. 09:00
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1. 법규정 및 구별개념

 

발명진흥법 제2(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」ㆍ「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

 

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하종업원등이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하사용자등이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다. 종업원이 한 발명에는 직무발명 외에도 사용자 등의 업무범위에만 속하는 업무발명과 종업원 등의 직무 및 사용자 등의 업무에 무관한 자유발명이 있습니다.

 

2. 성립요건 관련 기본적 사항 

 

(1) 종업원등이 그 직무에 관하여 발명하였을 것

 

   종업원의 범위

고용계약에 의하여 타인의 사업에 종사하는 자로서 종업원ㆍ법인의 임원 또는 공무원 등을 지칭하며, 상근ㆍ비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하나 고용관계는 반드시 있어야 합니다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계와 일치할 필요는 없고, 그보다 더 넓게 해석하여 종업원등이 한 발명에 대하여 형평의 관점에서 일정한 이익을 정당하게 가질 수 있는 자와 그 종업원등과의 관계라고 보는 것이 합리적입니다.

 

   직무

직무란 종업원등이 사용자등의 요구에 따라 사용자등의 업무를 일부 수행해야 할 책임(책무)을 말합니다.

 

(2) 사용자등의 업무범위에 속하는 발명일 것

 

   사용자등

타인을 고용하는 개인, 법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미합니다. 즉 특허법 상의 사용자등이라 함은 고용주 그 자체를 가리키는 용어이므로 개인회사의 대표자인 경우에는 일률적으로 단정할 수 없으며 법인에 해당하는지 여부에 따라 판단하여야 할 것입니다.

 

예를 들면, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)과 회사(법인)은 각각 법률상 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자가 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는 대표자가 당연히 사용자가 되어야 합니다.

 

   업무범위

업무범위란 사용자등이 수행하는 사업의 범위로서, 법인의 경우 정관에 구체적으로 기재한 사업범위로 한정한다는 견해(정관설)가 있으나 널리 해석하여 사업 수행상 직접 관계있는 발명은 모두 업무범위에 속한다고 보아야 할 것입니다.

 

(3) 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

 

   발명을 하게 된 행위

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(이론적 추구, 문헌조사 등) 뿐만 아니라, 그에 부수하는 육체적 활동(연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등)도 포함하는 개념입니다.

 

   현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

직무발명은 종업원등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함됩니다.

 

문제는 고용관계가 이미 종료된 후, 즉 퇴직 후에 한 발명이 퇴직 전의 직무와 관련되는 경우에 그것을 직무발명에 해당된다고 볼 수 있을 것인지 여부입니다. 이 경우는 구체적 사정을 고려하여 판단할 성질이나 고용관계가 이미 종료되고 있으므로 당연히 과거의 직무에 포함된다고 보기는 어려울 것입니다. 따라서 특별한 사정이 있는 경우에는 사용자등과의 형평상 적절한 조정이 필요할 것입니다. 사용자등은 이러한 관계를 예상하여 계약 등을 통해 퇴직 후의 발명에 대한 권리귀속관계를 미연에 명확히 해 둘 필요가 있습니다.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명의 성립요건 관련 기본사항.pdf

 

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작성일시 : 2018. 10. 23. 08:00
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