보상금산정__글43건

  1. 2019.11.07 장기적 연구개발과정에서 나온 직무발명의 대부분은 개량발명 – 특허청구범위 근거로 발명구성, 발명자, 실시여부를 엄밀하고 정확하게 판단해야 함 - 개량발명에 대한 직무발명보상금 불..
  2. 2019.10.18 정부출연기관, 공공연구기관의 연구원 개인명의 특허권 - 국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 결과물을 개인명의로 특허등록한 사실 적발 – 인사징계 해임처분 적법: 서울고등법원 2019. ..
  3. 2019.10.18 종업원 발명자가 경쟁사로 이직한 경우 사용자에 대한 직무발명보상금 청구권을 상실한다는 사내 규정 – 효력 없음: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결
  4. 2019.10.18 사용자의 자기실시와 동시에 제3자에게 통상실시권 허여 상황 – 로열티 수익 이외에 사용자의 자기실시로 인한 사용자 이익 근거 직무발명 보상금 산정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017..
  5. 2019.09.09 사용자의 직무발명보상금 지급액에 대한 법인세 세액공제 적용대상 및 범위의 적법여부 판단: 대법원 2013. 6. 27. 선고 2013두2655 판결
  6. 2019.08.05 대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원 공동발명자 – 대학 산단의 직무발명자 포함 + 산단의 직무발명보상의무 인정 - 기본법리 및 ..
  7. 2019.08.05 대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방안 포인트 몇 가지
  8. 2019.08.02 PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허의 발명자, 노벨생리학상 수상자 Tasuku Honjo 교토대학 명예교수 – 특허권 보유회사 오노제약 ONO Pharmaceutical 상대로 직무발명보상금 청구소송 ..
  9. 2019.03.26 [직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무적 의미 검토
  10. 2019.03.26 [직무발명보상] 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트
  11. 2019.01.28 [직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 – 사용자 이익, 독점권 기여율, 발명자 공헌도 등에 관한 최근 발표자료
  12. 2019.01.28 [의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결: 일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결
  13. 2019.01.09 [직무발명보상] 사용자가 직무발명 적용 제품을 생산, 판매하고 있는 상황에서 직무발명자의 실시보상금액 산정기준: 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결
  14. 2019.01.09 [직무발명쟁점] 수인의 공동발명자 중 1인이 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인소송 제기 - 확인의 이익 불인정, 소 각하 판결: 대구지방법원 2017. 1. 19. ..
  15. 2019.01.04 [대학직무발명] 대학의 연구센터 소속 연구원, 정부지원 연구과제 결과 공동발명자로 특허등록, 산단에서 기술이전, 기술료 수익 발생, 퇴직 후 산단에 대해 직무발명보상청구소송 제기: 서울..
  16. 2018.12.03 [직무발명보상] 실시보상 규정 없는 상황, 해외특허등록 관련 직무발명 보상청구권의 소멸시효 기산일 판단 – 국내특허 발명승계 및 보상일 기준, 해외특허 관련 별도 기준 없음: 일본 동경..
  17. 2018.11.05 [직무발명쟁점] 발명진흥법 제15조 제2항 - 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 조항 + 사용자의 의무 위반 시 법적 효과: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결
  18. 2018.11.05 [직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무적 의미 검토
  19. 2018.08.31 [보상청구쟁점] 인수 합병이 아닌 사업부문 양수도 vs 인수 합병과 구별 – 전직 회사의 종업원 발명자가 소속 변경 후 양수회사에 대한 직무발명보상청구 가능성 여부: 서울중앙지방법원 2016...
  20. 2018.08.31 [보상청구소송] 인수 합병 전 벤처회사 재직 종업원이 인수 합병한 신설회사 또는 존속회사에 대해 직무발명 실적보상 청구 + 양사의 직무발명 규정이 다른 상황에서 소멸시효 판단
  21. 2018.08.17 [직무디자인보상] 제품 디자인의 개발과정 중 수차례의 디자인개발회의에 임직원 다수가 참여하고 외부 디자인전문업체도 참여하여 최종 디자인을 확정하고 등록한 경우 – 진정한 디자인 ..
  22. 2018.08.17 [직무디자인보상] 사내 디자인 창작자에 대한 직무발명보상 – 직무발명과 동일한 법제도
  23. 2018.05.15 [직무발명보상분쟁] 사용자 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 중단사유 채무승인 OR 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 볼..
  24. 2018.05.14 [직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 구별기준
  25. 2018.05.14 [직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 중단사유 – 채무승인 및 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기
  26. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 6] 방어용 특허 + 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정: 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결
  27. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 5] 로열티 수입이 없는 Cross License, 특허분쟁 settlement, 방어용 특허 portfolio 관련 직무발명에 대한 보상청구
  28. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 4] 직무발명보상금 + 추가청구포기 및 부제소합의 효력
  29. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 3] 직무발명자 판단기준: 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결
  30. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 2] 소송 전 준비사항 및 체크포인트

 

 

1. 사안의 개요

 

원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15 1항에 근거)하였습니다.

 

2. 판결요지 - 발명자 요건

 

발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.  

 

3. 쟁점 - 발명자 판단  

 

원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.

 

그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.

 

직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.

 

통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.

 

위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.

 

그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.

 

4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안

 

직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.

 

현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.

 

KASAN_장기적 연구개발과정에서 나온 직무발명의 대부분은 개량발명 – 특허청구범위 근거로 발명구성, 발명자, 실시

 

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작성일시 : 2019.11.07 11:00
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1. 과학기술기본법 제11조의 3 (국가연구개발사업성과의 소유ㆍ관리 및 활용촉진)

국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. (단서 생략) 그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

2. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령) 20(연구개발성과의 소유)

국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다.

 

3. 처리규정(훈령) 36(연구개발에 따른 결과물의 소유)

연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 1호 및 제2호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 3호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다.

1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물

2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우

3. 장관이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우

 

4. 과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용)

연구개발성과 소유기관의 장(11조의32항에 따라 전문기관 등에 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 장)은 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 것을 말한다)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 소유하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다. 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한.

 

5. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령) 22(기술료의 징수)

법제11조의4 1항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 법 제11조의4 1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 중앙행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나, 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에서 매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10 퍼센트

2. 중견기업(중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법2조제1호에 따른 중견기업을 말한다): 정부출연금의 30 퍼센트

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40 퍼센트

 

6. 처리규정(훈령) 38(기술료의 징수)

과학기술기본법11조의41항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 과학기술기본법11조의41항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 다음 각 호의 금액을 기술실시계약 체결시점으로부터 5년 이내에 징수하여야 한다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10%

2. 중견기업(산업발전법10조의21항에 따른 기업을 말한다): 정부출연금의 30%

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40%

 

7. 처리규정(훈령) 39(기술료의 사용)

연구개발결과물 소유기관의 장이 영리법인(공공기관의 운영에 관한 법률5조제3항 제1호의 공기업을 포함한다)인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다.

1. 전문기관에의 납부(중소기업: 정부출연금 지분의 10퍼센트, 중견기업: 정부출연금 지분의 30퍼센트, 대기업: 정부출연금 지분의 40퍼센트)

2. 1호 외의 금액: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금, 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

 

KASAN_정부출연기관, 공공연구기관의 연구원 개인명의 특허권 - 국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 결과물

 

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작성일시 : 2019.10.18 15:47
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1. 사용자 화사의 직무발명 규정

발명자가 경쟁사로 이동 또는 해고로 퇴직 시 보상금 청구권을 산실한다.

 

2. 쟁점

종업원 직무발명자가 사용자 회사의 경쟁사로 이직한 다음 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구한 경우 재직 기간 중 시행한 위와 같은 사규 직무발명에 관한 규정을 근거로 전직한 종업원 발명자에 대한 직무발명보상을 거절할 수 있는지 여부

 

3. 서울중앙지방법원 판단 사용자의 규정은 강행법규 위반으로서 무효

직무발명 보상에 관한 법 규정은 직무발명의 귀속자인 발명자에 대하여 정당한 보상이 되도록 보장함은 물론 상대적으로 경제적 약자인 발명자의 권리를 보장하기 위한 강행규정으로 봄이 상당하고, 발명의 승계에 의해 발생하는 보상금 청구권은 종업원이 그 회사를 퇴직한 경우에도 소멸하지 아니한다.

 

그런데 피고회사의 직무발명에 관한 규정은 발명자의 직업선택의 자유에 따라 전직하는 경우 이미 발생한 정당한 보상금 청구권 자체를 박탈하는 것을 내용으로 하는 것으로서 헌법상 기본권을 심히 제약할 뿐 아니라 그러한 청구권 박탈의 요건으로 들고 있는 경쟁사의 범위를 명확하게 규정하고 있지도 아니하므로, 구 특허법 제40조 제1항 등에 반하는 것으로서 효력이 없다.

 

KASAN_종업원 발명자가 경쟁사로 이직한 경우 사용자에 대한 직무발명보상금 청구권을 상실한다는 사내 규정 – 효력

 

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작성일시 : 2019.10.18 12:16
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1. 사안의 개요

특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생

 

2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익 발생 인정 여부

 

3. 서울중앙지방법원 판단 사용자의 자기실시로 인한 독점적 이익 인정

통상실시권 허여 범위가 시기, 대상 등으로 제한된 점 근거로 제3자에 대한 통상실시권 허여에도 불구하고 사용자에게 특허권자의 독점배타적 지위가 남아 있다고 인정됨

 

특허권자에게 남아 있는 독점적 지위에 상당하는 자기실시로 인한 사용자의 이익을 산정해야 함

 

4. 판결이유

 

KASAN_사용자의 자기실시와 동시에 제3자에게 통상실시권 허여 상황 – 로열티 수익 이외에 사용자의 자기실시로 인

 

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작성일시 : 2019.10.18 09:32
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1. 관련 세법 규정 직무발명보상금에 대한 세액공제 근거 규정

구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것, 이하 개정 전 조세특례제한법이라 한다) 10조 제1항은 일정한 내국법인이 2006. 12. 31. 이전에 종료하는 과세연도까지 각 과세연도에 연구 및 인력개발을 위한 비용 중 대통령령이 정하는 비용(이하 연구·인력개발비라 한다)이 있는 경우 그 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 법인세에 관한 세액공제를 적용받을 수 있다고 규정하고 있고,

 

구 조세특례제한법(2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것, 이하 구 조세특례제한법이라 한다) 10조 제1항은 일정한 내국법인이 2009. 12. 31. 이전에 종료하는 과세연도까지 각 과세연도에 연구·인력개발비가 있는 경우 그 각 호에 따른 금액을 해당 과세연도의 법인세에서 공제한다고 규정하고 있으며(개정 전 조세특례제한법 제10조 제1항과 구 조세특례제한법 제10조 제1항을 통칭하여 이하 구 조특법 제10조 제1이라 한다),

 

그 각 위임을 받은 구 조세특례제한법 시행령(2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정되기 전의 것) 9조 제2[별표 6] 1()(이하 이 사건 규정이라 한다)연구·인력개발비 세액공제를 적용받는 비용의 하나당해 기업이 그 종업원에게 직무발명보상금으로 지출한 금액을들고있다.

 

2. 쟁점 (1) 대표이사 등 임원, 특수관계인에게 지급한 직무발명보상금이 법인세 세액공제 대상으로서 적법한지 여부 + (2) 사용자가 산정하여 지급한 보상금 전액이 법인세 세액공제의 대상 범위로서 적법한지 여부

 

3. 대법원 판결요지

[1] 대표이사 등 임원, 특수관계인도 직무발명 보상금 지급대상에 해당함

구 조세특례제한법 시행령(2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 9조 제2[별표 6] 1()목이 직무발명보상금으로 지출한 금액을 연구·인력개발비로 보아 내국법인의 법인세에 관한 세액공제 대상으로 정한 취지는 조세지원을 통해 기업의 연구개발을 장려하고 촉진하고자 함에 있는 점, 2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정된 조세특례제한법 시행령 제9조 제2[별표 6] 1()목은 종업원 또는 종업원 외의 자에게 직무발명보상금으로 지출한 금액을 세액공제 대상이 되는 직무발명보상금으로 규정함으로써 임원에게 지출한 직무발명보상금도 세액공제 대상이 됨을 분명히 하였던 점, 조세특례제한법 제12조는 기술이전소득 등에 대한 과세특례를 규정하면서 내국법인과 특수관계에 있는 자에게 지급한 금액을 세액공제 대상에서 제외하도록 명시적으로 규정하고 있는 반면, 구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것 및 2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것) 10조 제1항은 특수관계자에게 지급한 직무발명보상금을 세액공제 대상에서 제외하는 것으로 규정하고 있지 않은 점 등에 비추어 보면,

 

구 조세특례제한법 시행령 제9조 제2[별표 6] 1()목의 직무발명보상금이란 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 39조 제1, 40조 또는 발명진흥법 제2조 제2호 등이 규정한 직무발명보상금을 뜻하는 것으로 보아야 하고, 임원이나 특수관계자에게 지급하는 직무발명보상금이라고 하더라도 이를 세액공제 대상에서 제외할 것은 아니다.

 

[2] 특허법, 발명진흥법에 따른 정당한 직무발명보상금으로 지급한 금액은 세액공제 대상

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 39조 제1, 40조 또는 발명진흥법 제2조 제2, 15조 등이 직무발명을 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 종업원 등이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 사용자 등이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 규정하고, 그 보상액을 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 산정하도록 규정하고 있으므로(더욱이 발명진흥법 제15조 제2항은 보상에 관하여 근무규정 등에서 정하는 경우에는 그에 따른 보상이 일정한 상황을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다고 규정하고 있다),

 

그러한 요건을 갖춘 직무발명에 관하여 위와 같은 점을 감안하여 산정된 직무발명보상금이라면, 구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것 및 2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것) 10조 제1항이 허용하는 한도 내의 금액은 특별한 사정이 없는 한 연구·인력개발비 세액공제 대상이 된다.

 

KASAN_사용자의 직무발명보상금 지급액에 대한 법인세 세액공제 적용대상 및 범위의 적법여부 판단 대법원 2013.

 

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작성일시 : 2019.09.09 09:42
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, , 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심 포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

 

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

 

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원

 

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작성일시 : 2019.08.05 10:00
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1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

 

2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

 

3. 직무발명 미신고에 대한 인사상 징계 처분

직무발명을 신고하지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원, 등록한 경우 인사상 징계처분을 받을 수 있습니다. 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 201858518 판결에서 공무원이 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 타인 명의로 등록한 사안에서 해당 공무원을 중징계에 해당하는 정직 3개월에 처한 것은 적법하다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결은 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것으로 해당 특허권행사로 국가사업 차질 초래할 우려가 있는 등 그 비위정도가 심하다고 평가하고, 중징계 처분은 적법하다고 밝혔습니다.

 

4. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부

연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

 

우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. , 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

5. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 직무발명보상금에 상응하는 손해액

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

 

6. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.

 

관련 세법 및 시행령 규정

소득세법 제12(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

. 발명진흥법2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이발명진흥법15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

 

소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.

18조제2(신설) 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”

 

 

KASAN_대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방

 

 

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작성일시 : 2019.08.05 09:23
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최근 PD-1/PD-L1 분야 암치료 신약은 뜨거운 관심의 대상입니다. 키트루다의 경우 이미 매출이 급성장하고 있을 뿐만 아니라 현재도 수많은 적응증에 대한 임상시험이 진행중이라는 소식입니다. 오노제약의 PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 또한 높은 매출성장을 기대하고 있습니다.

 

옵디보 Opdivo 특허의 주된 발명자인 Tasuku Honjo 교수는 노벨상까지 받았습니다. 그런데 미국 Dana-Farber Cancer Institute 소속 연구진이 수건의 미국특허에 대해 공동발명을 주장하는 소송을 미국법원에 제기하였고, 그 결과는 혼조교수와 공동발명자에 해당한다는 판결이 나왔습니다. 판결문 중 중요부분을 소개하는 블로그 포스팅은 아래와 같습니다. 공동발명자 성립요건의 입증책임 및 기준 - corroboration 인정 판결문 인용 : PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 분쟁 - 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결

 

이번에 일본매체에 Tasuku Honjo 교수가 Ono Pharmaceutical Co.를 상대로 오는 9월경 약 ¥15 billion을 청구하는 소송을 오사카지방지재법원에 제기할 예정이라는 기사가 나왔습니다. 실제 청구할지 여부는 모르겠지만 거론되는 직무발명 보상금의 액수가 천문학적 숫자입니다.

 

실제 청구여부나 판결여부를 떠나서 흥미로운 내용의 뉴스라서 참고로 소개합니다. 원문기사 링크: Japanese Nobel laureate Tasuku Honjo to sue Ono Pharmaceutical over cancer drug patent royalties

 

기사 중 주요 내용 인용

In the planned lawsuit with the Osaka District Court, Honjo will claim that he is entitled to 10 percent, or about ¥15.4 billion, of the amount Ono Pharmaceutical and U.S. drug maker Bristol-Myers Squibb Co. received from U.S. drug giant Merck & Co. when they settled a patent infringement lawsuit. Ono Pharmaceutical set aside some ¥400million at a regional legal affairs bureau from January 2017 to March 2018 to make payments to Honjo.

 

Honjo, a professor at Kyoto University, won the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine with a U.S. scientist for their immunology research that led to the development of the cancer drug Opdivo, which is at the center of the royalty dispute.

 

In October 2006, Honjo and Ono Pharmaceutical entered into a contract that limited his compensation to 1 percent or less of the drug’s sales. He is now claiming the compensation rate should be raised and considering filing a separate lawsuit.

 

KASAN_PD-1PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허의 발명자, 노벨생리학상 수상자 Tas

 

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작성일시 : 2019.08.02 16:49
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발명진흥법 제12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

l  발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음.

l  대법원 판례 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함

 

13(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

l  1항의 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 - 권리승계 포기 간주

l  위반 시 벌칙이나 과태료 대상 아님

 

15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

l  2, 3, 4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 정당한 보상 간주 다만 단서 조항 있음

l  6항 반대 해석 - 2, 3, 4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

l  2, 3, 4항의 의무 위반 - 벌칙이나 과태료 대상 아님

l  의무 표현이지만 불이행 시 제재 수단이 없음, 강제력 없음

l  이행한 사용자에게 일정한 이익 부여

 

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

l  사용자의 의무 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

 

19(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

l  의무 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상 19조만 유일한 대상

 

58(벌칙) 19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

 

59(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

 

60(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자

2. 19조제2을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

 

KASAN_[직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무

 

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작성일시 : 2019.03.26 09:00
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특허법원 2018. 6. 22. 선고 20181176 판결 중 직무발명에 대한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 정리하면 다음과 같습니다.

1.     사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.

2.     사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.

3.     이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

4.     사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.

5.     직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.

6.     사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

7.     사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

8.     직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

9.     그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

 

l  현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 위와 같은 법리에 따라 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있는지, 사용자에게 보상의무가 있는지 여부를 판단하지 않고, 일괄적으로 지급되는 것이므로, 직무발명에 대한 정당한 보상과는 그 카테고리가 다른 것으로 평가할 수 있음. 법리상 직무발명보상은 사용자가 얻을 이익을 반영한 실적보상이 유일함. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않음.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2019.03.26 08:25
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직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다.

 

지난 해 연말 특허법원 세미나에서 발표된 윤주탁 판사님의 발표자료는 특허법원 등 다양한 재판사례를 정리하면서 실무적 포인트를 요약한 것이라서 특허실무자들에게 큰 도움이 될 것으로 생각합니다. 특허법원 웹사이트에 올라와 있는데, 한번 꼼꼼하게 읽어 보기를 권합니다. 여기에서도 참고자료로 첨부합니다.

 

직무발명 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다.

 

(1) 보상금 액수 = 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

 

(2) 사용자 이익액 = 초과매출액 x 가상 실시료율

 

(3) 초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

 

첨부: 2018년 세미나 발표문_윤주탁 판사님

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 – 사용자 이익, 독점권

직무발명 보상금 산정기준_윤주탁 판사님 2018년 특허법원 세미나 발표문.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.28 11:35
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사안의 개요

(1)   피고 회사 - 아스텔라스 (구 후지사와)

(2)   원고 연구원으로 재직하다 평성 19(11년 전) 회사합병 당시 퇴직, 공동발명자 4명 중 제1 발명자     

(3)   발명 동물용 구충제 신규 화합물, 그 제조방법, 그 용도발명, 평성 16(14년전) 직무발명 완성 후 승계완료,

(4)   회사에서 연구원에게 재직 중 직무발명 보상금 지급, 퇴직 후에도 직무발명 보상금을 정기적으로 지급함, 상당액수 이견으로 본 소송에서 일부청구로서 2억엔(20억원) 청구, 1심 판결의 금액 - 4728만엔 (48천만원) 인정

(5)   재직 중 직무발명 승계 당시 직무발명 보상규정 내용 출원보상, 등록보상만 인정, 실적보상 규정은 없었음, 승계 이후 회사에서 실적보상 규정 도입, 시행

(6)   회사에서는 새로운 실적보상 규정 시행에 따라 기존 직무발명자들에게도 실적보상금 지급하고 다음과 같은 합의서 작성함

(7)   직무발명자와 사용자 회사 사이에 체결한 합의서 요지 종업원 발명자는 회사로부터 직무발명에 관한 적절한 보상을 받았음을 확인 + 향후 회사에 대해 본건청구에 관한 소송행위 등을 하지 않는다고 확인 + 회사와 직무발명 관련 사항을 원만하게 해결하였음을 확인한다.

(8)   사용자 회사는 직무발명자 연구원의 퇴직 이후에도 정기적으로 실적보상 여부를 평가하여 3차례 추가 보상금 지급함

(9)   최종 평성 26(4년 전) 보상금 지급 통지 (평성 23년부터 25년까지 실적 보상금 명목)

(10)  직무발명자는 실적보상금 규모가 법에서 정한 상당한 보상에 미치지 못한다고 이의 제기함, 민사소송으로 그 상당한 보상금 지급을 청구함

 

판결요지

(1)   합의서 중 부쟁조항에 대한 쟁점 법원 판단, 당시까지 발생한 실적보상금을 청구하는 것으로 제한해석, 그 이후 발생하는 실적보상에 대한 추가 청구소송 인정

(2)   소멸시효 완성여부 쟁점 법원은 10년의 소멸시효 기간은 경과되었으나 그 이후 보상금 지급행위채무승인으로 해석, 회사의 소멸시효 완성 주장 배척

(3)   실적보상금 산정 요소 판단 사용자 이익에 대한 직무발명의 공헌도 쟁점, 원고 직무발명자 70 ~ 80% 주장 vs 피고 사용자 회사애서는 직무발명 공헌도 1% 이하, 회사의 공헌도 99% 이상 주장함

(4)   일본 법원의 판단 직무발명 공헌도 7.5%, 사용자 공헌도 92.5% 인정

(5)   원고 발명자의 공동발명자 중 기여도 80% 인정

 

첨부: 일본 아스텔라스 사건 - 오사카지재 2018년 판결

일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결.pdf KASAN_[의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결 일본 오사카지재지방법원

 

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작성일시 : 2019.01.28 09:00
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(1)   발명자의 사용자 회사 재직 시 지위 해당 사업부 사장, 법원 직무발명 인정 + 사용자에 대한 직무발명보상청구권 인정

 

(2)   사용자 회사 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 매출발생

 

(3)   실시보상 관련 직무발명보상금 = 사용자가 얻을 이익(실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율) x 발명자 보상율(발명자 공헌도) x 공동발명자 기여율

 

(4)  사용자가 얻은 이익 = 실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율

 

(5)   독점권 기여율 사용자는 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적, 배타적 지위에서 추가 발생하는 이익에 대한 직무발명보상 의무 있음

 

(6)   통상 독점권 기여율 결정에 관한 정량적 근거 제시 판결 사례 없음, 법원은 관련 요소를 종합적으로 고려하여 결단함. 구체적 근거를 밝히는 경우 많지 않음. 본 사안의 경우 아래와 같이 30%라고 판단함

 

 

 

(7)   가상의 실시료 결정 근거로는 다른 라이선스 사례가 있다면 유력한 근거로 작용, 실제 라이선스 사례가 없다면 업계 평균 실시료율 등 참고자료를 근거로 결정하는 실무 경향, 관련 요소를 종합적으로 고려한 재판부 결단, 본 사안의 경우 특허청 직무발명 해설집에 포함된 산업부분별 평균 실시료율 자료를 참고하여 5.1%로 인정함 

 

 

각주 3 – 특허청 발간 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람”, 127

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결

서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상] 사용자가 직무발명 적용 제품을 생산, 판매하고 있는 상황에서 직무발명자의 실시보상금액 산

 

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작성일시 : 2019.01.09 11:19
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사안의 개요

(1)   퇴직한 종업원이 회사를 상대로 직무발명보상청구소송을 제기

(2)   회사의 대응방안으로 재직 중 공동발명자 중 1인 명의로 퇴직자, 공동발명자를 상대로, 또한 직무발명 승계인 및 등록권자 회사법인을 공동피고로 하여, 퇴직연구원은 진정한 발명자(디자인 창작자)가 아니다는 점을 법원판결로 확인해 달라는 확인소송 제기함  

 

쟁점 공동발명자가 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인을 소로서 구할 수 있는지 여부

 

확인의 소 적법요건 확인의 이익 판단 법리

대법원 2013. 2. 15. 선고 201267399 판결 확인의 소에 있어서는 권리보호요건으로서 확인의 이익이 있어야 하고 그 확인의 이익은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안, 위험이 있고 그 불안, 위험을 제거함에는 피고를 상대로 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때에만 인정된다.”

 

판결요지 확인의 이익 불인정, 소 각하

 

첨부: 대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2015가합2250 판결

대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2015가합2250 판결.pdff

KASAN_[직무발명쟁점] 수인의 공동발명자 중 1인이 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다

 

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작성일시 : 2019.01.09 09:57
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사안의 개요

대학교 연구센터 연구원 재직 중 척추 추간판 탈출증 치료기기 공동발명 후 퇴직

대학 산학협력단 기술이전계약 체결 기술료 수입 총 11억원 발생

퇴직 연구원이 대학 산단을 상대로 직무발명보상금 청구소송 제기

 

쟁점 산단의 주장요지

실제 판매되는 제품에 기술이전 대상 직무발명이 실시되지 않음. 직무발명 실시를 전제로 한 직무발명보상 청구는 이유 없음.

 

쟁점 - 직무발명의 실시 여부

 

판결요지

문언적 실시는 물론 균등범위 실시도 검토 직무발명 실시 없다는 결론 발명의 실시를 전제로 하는 경상 로열티 수익 부분에 대한 직무발명 보상청구는 근거 없음

 

그러나 직무발명 특허발명의 이전 시 받은 정액기술료 (84백만원) 직무발명을 양도 대가로서 직무발명 보상금 산정의 기초 해당함, 해당 대학의 직무발명 보상규정에 따라 보상금 산정함

 

결론: 대학 산단은 직무발명자 전직 연구원에게 총 14백만원 지급의무 있음

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결

 

KASAN_[대학직무발명] 대학의 연구센터 소속 연구원, 정부지원 연구과제 결과 공동발명자로 특허등록, 산단에서 기

서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.04 11:00
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1. 동물의약품 Cerenia (성분명 Maropitant citrate0 신약발명

 

 

2. 실시보상 규정이 없는 상황에서 직무발명 등록보상과 소멸시효 기산점

 

회사 직무발명 보상규정: 출원보상 - 1만엔, 등록보상 - 2만엔, 실시보상 규정 없음

(1)   1997. 5. 2. 일본 국내 특허등록

(2)   일본법원 판결 : 특허등록일 다음날인 2007. 5. 3.부터 10년의 소멸시효 기산됨

(3)   회사 2006년 구미지역 제품 발매, 2011년 일본 내 제품 발매

(4)   사규에 직무발명의 실적보상 규정 없지만 회사에서 20075월 직무발명자에게 200만엔 포상 결정, 2007년 연말 위 포상금 중 5천엔 지급 사실 입

(5)   일본법원 판결 : 200만엔 포상금 지급 사실 소멸시료 중단사유로 판단함 + 따라서 포상금 지급 사실 입증된 2007년 연말 그 이후 2008. 1. 1.부터 소멸시효 기산, 늦어도 2017. 12. 31. 소멸시효 완성

 

3. 해외등록특허와 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산점

 

일본 판결요지

(1)   해외특허를 받을 권리의 양도와 직무발명 보상청구권의 준거법 국내법 (일본법)

(2)   소멸시효 관련 적용법도 국내법 (일본법)

(3)   해외특허에 대한 직무발명 보상청구권 소멸시효 기산일도 국내특허와 동일하게 국내법에 따라 판단

(4)   결론: 해외특허 관련 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일도 국내특허 직무발명의 승계일 원칙, 출원보상, 등록보상, 다른 명목의 보상 있는 경우 그 보상 중 가장 늦은 날 다음날로부터 기산

 

4. 실시보상, 실적보상 규정 없는 경우 - 해외특허 등록보상 등 최후의 보상일로부터 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산

 

첨부: 일본 동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성20() 17070호 판결

일본동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성29년(와)제17070호 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상] 실시보상 규정 없는 상황, 해외특허등록 관련 직무발명 보상청구권의 소멸시효 기산일 판단

 

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작성일시 : 2018.12.03 17:30
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발명진흥법 제15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

 

15조 제2항의 문언적 내용: 사용자는 (1) 직무발명 보상형태, 보상액 결정기준 및 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성할 의무와 (2) 그것을 종업원에게 문서로 알릴 의무 있음.

 

사용자의 의무 이행 위반 시 효과 발명진흥법 내 규정 없음

서울중앙지방법원 판결 사안: 사용자 회사에 직무발명 보상규정 없음 + 사용자의 제15조 제2항의 의무 위반 상황

 

사안의 쟁점: 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 규정에도 불구하고, 사용자가 위 법규정을 위반하여 직무발명 보상규정을 두지 않음으로써 종업원의 직무발명보상청구권 행사에 있어서 소멸시효 중단사유인 법률적 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부

 

서울중앙지방법원 판결요지: 직무발명보상청구권 행사에 법률적 장애 없음 - 소멸시효 중단사유에 해당하지 않음

 

 

 

KASAN_[직무발명쟁점] 발명진흥법 제15조 제2항 - 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 조항 사

 

 

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작성일시 : 2018.11.05 18:00
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발명진흥법 제12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

l  발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음.

l  대법원 판례 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함

 

13(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

l  1항의 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 - 권리승계 포기 간주

l  위반 시 벌칙이나 과태료 대상 아님

 

15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

l  2, 3, 4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 정당한 보상 간주 다만 단서 조항 있음

l  6항 반대 해석 - 2, 3, 4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

l  2, 3, 4항의 의무 위반 - 벌칙이나 과태료 대상 아님

l  의무 표현이지만 불이행 시 제재 수단이 없음, 강제력 없음

l  이행한 사용자에게 일정한 이익 부여

 

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

 

16(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

l  사용자의 의무 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

 

19(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

l  의무 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상 19조만 유일한 대상

 

58(벌칙) 19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

 

59(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

 

60(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자

2. 19조제2을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

 

KASAN_[직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무

 

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작성일시 : 2018.11.05 17:30
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포괄승계인 합병과 달리 사업부문 양수도는 원칙적으로 계약내용에 제한을 받는 특별승계에 해당합니다. 직무발명보상 문제가 합병의 경우 보다 훨씬 복잡해 질 수 밖에 없습니다. 복잡한 사실관계와 어려운 법적 쟁점이 많은 사건인데, 판결내용 중 핵심사항만을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

 

특정사업의 포괄적 양수도 계약서에 자산의 매각과 양도, 부채의 인수 조항은 아래와 같습니다. 외형상 상당히 포괄적인 내용이지만, 본질적으로 특정승계 조항에 해당합니다.

 

  

한편, 당사자는 다음과 같이 매수인의 책임 범위를 한정하는 명시적 조항을 두었습니다. 물론 계약 당사자만을 구속할 뿐 직무발명자를 포함하는 제3자를 구속하는 효력까지는 없습니다만, 위 사업 양수도 계약이 포괄승계 계약으로 볼 수 없다는 중요한 근거가 될 것입니다.

 

 

 

결국 서울중앙지방법원은 위 사업부문 양수도 계약은 회사를 인수, 합병하는 경우와 같은 포괄승계 계약으로 볼 수 없고, 특정승계에 의한 자산매매계약이므로, 위 계약서에서 승계대상으로 기재하지 않았던 직무발명보상채무를 매수인에게 부담시킬 수 없다는 취지로 판결하였습니다.

 

현재 존속회사에 대한 직무발명보상청구를 인정하지 않는다는 판결이유를 인용하면 다음과 같습니다.

 

 

참고로 회사를 인수 또는 합병하는 경우에는 현재 존속하는 회사에 대한 직무발명보상청구를 인정합니다. 종전회사의 권리의무는 그 성질상 이전을 허용하지 않는 것을 제외하고 사법상의 관계나 공법상의 관계를 불문하고 모두 법률상 당연히 존속회사 또는 신설회사에 승계되기 때문입니다. 설령 당사자 사이 합병계약으로 소멸되는 회사의 채무를 존속회사가 승계하지 않는다는 특약이 있더라도 효력이 없습니다.

 

따라서, 벤처회사 재직 중 직무발명을 완성한 후 회사에 양도한 직무발명자는 합병으로 소멸된 경우, 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다.

 

KASAN_[보상청구쟁점] 인수 합병이 아닌 사업부문 양수도 vs 인수 합병과 구별 – 전직 회사의 종업원 발명자가

 

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작성일시 : 2018.08.31 13:30
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상법 제235(합병의 효과) "합병 후 존속하는 회사 또는 합병으로 설립된 회사는 합병으로 소멸된 회사의 권리의무를 승계한다." 포괄승계를 정한 강행규정입니다.

 

합병으로 소멸하는 회사의 권리의무는 그 성질상 이전을 허용하지 않는 것을 제외하고 사법상의 관계나 공법상의 관계를 불문하고 모두 법률상 당연히 존속회사 또는 신설회사에 승계됩니다. 설령 당사자 사이 합병계약으로 소멸되는 회사의 채무를 존속회사가 승계하지 않는다는 특약이 있더라도 효력이 없습니다.

 

벤처회사 재직 중 직무발명을 완성한 후 회사에 양도한 직무발명자는 합병으로 소멸된 벤처회사에 대한 직무발명보상청구권을 갖습니다. 그 직무발명보상청구권을 행사하기 전, 또한 소멸시효 완성으로 소멸되기 전에 합병으로 벤처회사가 인수 합변으로 소멸된 경우, 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다.

 

그런데, 합병으로 소멸된 벤처회사와 존속회사의 직무발명보상규정이 서로 다른 경우 그 법적 효과가 문제됩니다. 현재까지 위 쟁점에 관한 판결은 없지만, 다음과 같이 사용자보다 근로자에게 유리하게 적용하는 것이 타당하다 생각합니다.

 

직무발명보상규정은 근로관계 규정에 속합니다. 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결도 "직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다"고 판결하였습니다.

 

합병으로 소멸된 회사의 종업원이 존속회사에 대해 퇴직금 사안에서, 대법원은 그 적용을 배제하기로 하는 노사합의가 없는 한, 합병 전 회사의 규정이 근로자에게 유리한 경우라면 소멸된 회사의 규정을 적용하고, 반대로 존속회사의 규정이 유리한 경우에는 존속회사 규정을 적용해야 한다는 입장입니다.

 

직무발명보상규정도 마찬가지로 보아야 할 것입니다. 소멸회사에는 직무발명에 대한 실적보상 규정이 있으나 존속회사에는 없는 경우 소멸회사의 규정을 적용해야 하고, 반대 상황이면 존속회사 규정을 적용해야 할 것입니다. 합병이라는 우연한 사정으로 인해 종업원 발명자가 이미 취득한 직무발명보상금청구권을 박탈할 수도 없고, 반대로 존속회사에서 포괄승계한 근로자를 기존 근로자와 차별대우할 수도 없기 때문입니다.

 

또한, 직무발명보상청구권의 소멸시효 완성 또는 중단 여부에도 결정적 영향을 미칩니다. 직무발명실적보상 규정의 존재여부에 따라 소멸시효 중단여부가 달라질 수 있기 때문입니다. 마찬가지로 다음과 같이 종업원 발명자에게 유리한 해석이 타당할 것입니다.

 

첫째, 합병으로 소멸된 회사에 직무발명실적 보상규정이 있으나 존속회사에는 없는경우에도 존속회사에서 포괄승계한 직무발명보상청구권을 10년 기간 경과 후 소멸시효 완성으로 소멸되었다고 볼 수 없습니다. 벤처회사가 합병되지 않았다면 10년 후에도 여전히 사용자에 대해 행사할 수 있었던 직무발명보상금청구권이 합병되었다는 우연한 사정으로 인해 소멸되었다고 볼 수는 없습니다. 따라서 종업원 직무발명자는 합병 후 존속회사 또는 신설회사에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다.

 

둘째, 반대로 합병으로 소멸된 회사에는 직무발명실적 보상규정이 없었으나 존속회사에는 있는경우, 합병으로 존속회사가 포괄승계한 직무발명보상채무에 대해서는 존속회사의 실적보상 규정이 적용되어 소멸시효 중단의 효과가 발생합니다. 합산하여 10년이 경과되었다고 해도 존속회사에 대한 직무발명보상청구권은 소멸시효 중단으로 인해 소멸되지 않는다고 보아야 할 것입니다.

 

KASAN_[보상청구소송] 인수 합병 전 벤처회사 재직 종업원이 인수 합병한 신설회사 또는 존속회사에 대해 직무발명

 

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작성일시 : 2018.08.31 12:30
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일본 오사카지재지방법원 2017. 10. 12. 선고 판결을 참고로 소개합니다. 실내에 설치하여 옷이나 빨래 등을 거는 행거 디자인등록 4건에서 제1 창작자로 기재된 직원이 회사를 상대로 직무디자인보상금을 청구한 사건입니다. 원고 창작자는 파나소닉 디자인 개발팀에서 퇴직한 후 피고회사에 입사하여 디자인개발을 담당하였습니다. 피고회사는 원고 디자이너 입사 전부터 해당분야 제품을 개발하여 왔었습니다.

 

사용자 회사에서 디자인전략회의를 수차례 하였는데, 여기에는 사내 개발분야 직원, 생산담당 직원뿐만 아니라 외부에서 디자인전문업체 대표 디자이너 등이 참가하였습니다. 1년 동안 여러 디자인 후보를 두고 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 최종적으로 4건의 제품 디자인을 선택하여 의장출원(디자인출원)을 하여 등록하였습니다. 출원서류 및 등록증에는 원고 팀장을 제1 창작자로, 개발담당 직원이 각 제2 창작자로 기재되어 있습니다. 사용자 회사에서 해당 디자인을 적용한 제품을 생산, 판매하였고, 해당 디자인에 대해 Good Design 상을 수상하기도 했습니다.

 

원고 직원은 퇴직 후 회사를 상대로 실시보상을 청구하였습니다. 이에 사용자 회사에서는 가장 먼저 해당 디자인을 원고 직원이 창작한 것이 아니라고 주장합니다. Good Design 수상과정에서도 해당 제품의 디자이너는 외부 디자인전문업체의 대표 디자이너로 표시되었습니다.

 

일본 법원은 원고 개발담당자가 디자인의 방향성을 구체화하는데 기여한 정도는 맞지만, 기존 디자인과 차이점으로서 수요자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증거가 없다고 하면서, 결국 원고 직원을 진정한 창작자로 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

통상 제품 디자인은 다수의 직원이 참여하는 수차례 회의에서 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 결정되는데, 특히 그 과정에 외부 디자인 전문업체의 디자이너가 참여하여 디자인 도면을 작성하는 작업을 맡기도 합니다. 그러한 상황에서 채택된 디자인을 출원 및 등록할 때 통상 개발팀장을 포함한 내부직원을 창작자로 표시합니다.

 

보상청구를 하는 경우 진정한 창작자라는 사실을 입증해야 하는데, 디자인 출원서류 및 등록증에 창작자로 표시되어 있다는 것만으로는 부족합니다. 구체적 증거로서 진정한 창자자임을 입증해야 하는데, 통상 디자인 창작에 관한 자료는 모두 사용자 회사에 있을 뿐만 아니라 회의 참석자들이 사용자 회사를 위해 원고의 창작성을 부인하는 상황이므로 원고의 창작자 자격을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 외부 디자인업체가 개발과정에 참여하여 도면작성을 담당한 위 사례와 같은 경우 퇴직한 내부 개발팀장이 진정한 창작자로 인정받기는 더욱 어려울 것입니다.

 

정리하면, 사용자는 직무상 개발한 디자인에 대해서도 창작자에게 정당한 보상을 해야 하지만, 종업원이 진정한 디자인 창작자로 확정되는 것을 방해하려는 사용자측의 강력한 도전을 이겨낼 수 있는 창작근거 및 입증자료를 확보하지 못한다면, 종업원 창작자의 사용자에 대한 보상금청구는 실현될 가능성이 거의 없습니다. 특허 또는 실용신안에 관한 직무발명 보상청구와 비교하면 디자인에 관한 보상청구소송이 훨씬 더 어렵다고 생각합니다. 사안에 대한 철저한 검토와 입증 준비가 필요할 것입니다.

 

KASA_[직무디자인보상] 제품 디자인의 개발과정 중 수차례의 디자인개발회의에 임직원 다수가 참여하고 외부 디자인전

087344_hanrei.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.17 14:00
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회사에서 디자인 개발이 본래 업무인 디자이너에게도 직무발명 보상금 청구권이 있습니다. 말하자면 직무디자인 창작자에 대한 보상 제도입니다. 기술개발과 거리가 먼 패션회사 등에서도 직무발명의 관리 및 보상 시스템을 잘 운영하는 것은 매우 중요합니다.

 

애플 vs 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다. 그럼에도 불구하고, 특허발명자에 대한 직무발명 보상 문제는 자주 거론되지만, 디자인 창작자에 대한 보상은 논의되는 경우는 거의 없습니다. 아마도 직무발명이란 용어 때문에 발명만이 그 대상이고 디자인은 적용대상이 아니라는 잘못된 인식 때문입니다. 이러한 일반적 인식은 법규정 내용과 전혀 다른 잘못된 것입니다. 해당 법규정을 구체적으로 살펴 디자인도 직무발명에 해당된다는 점을 설명 드립니다.

 

발명진흥법에서는 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자에 대한 사용자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있습니다. 발명진흥법 제2조에서는 다음과 같이 발명을 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안 고안과 디자인 창작을 포괄하는 의미로 정의하고 있습니다. 특허법상 발명의 정의와 다르다는 점에 유의해야 합니다.

21- "발명"이란 특허법·실용신안법또는 디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

22- "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

 

위 직무발명의 정의규정에서의 발명은 앞에서 정의한 바와 같이 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안의 고안 및 디자인의 창작을 포함하는 의미입니다. 그 이후 발명진흥법 규정에서 발명으로 기재된 부분은 모두 디자인의 창작에 대해서도 적용되는 것입니다.

 

따라서, 디자인 창작자는 사용자에게 그 디자인을 양도한 경우라면 특허발명의 경우와 마찬가지로 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 예를 들어, 해당 디자인을 출원 및 등록한 후 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우라면 디자인권자로서 통상실시권을 넘어선 범위에서 누리는 독점적 지위로부터 발생하는 사용자의 이익으로부터 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 받을 수 있습니다. 설령 해당 디자인을 출원하지 않았다고 해도 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우에는 여전히 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 사용자가 실시하지 않고 이전하거나 라이선스를 한 경우에도 특허발명과 마찬가지로 사용자의 이익을 기준으로 적당한 보상을 받을 수 있습니다.

 

분쟁사건 중에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 모두 침해라고 주장된 사례가 있었습니다. 그러나, 라이선스 협상 과정에서 특허권과 실용시안등록은 무효 가능성이 매우 높다는 점이 밝혀졌고, 권리자인 일본회사는 한국회사를 대상으로 하는 실제 침해소송에서 디자인권 침해만 주장하였습니다. 한국회사인 실시자가 제기한 디자인권 무효심판에서는 디자인 등록은 무효로 되지 않고 살아남았습니다. 양사는 최종적으로 유효한 디자인권에 대한 실시대가를 지불하기로 하고 라이선스를 체결하는 화해로 분쟁을 종결하였습니다. 권리자에 대한 로열티는 up-front 고정금액과 제품 판매개수 당 일정액을 지불하는 running royalty로 지불되었습니다. 이러한 상황은 특허권에 대한 라이선스와 동일한 구조입니다. 따라서, 디자인 창작자는 사용자가 얻는 로열티 수입을 기준으로 자신의 기여도에 따라 산정된 정당한 보상금을 청구할 수 있을 것입니다.

 

한편, 고도의 기술력보다 디자인이 더 중요한 분야에서는 디자인 창작자의 직무발명 보상문제가 더욱 중요합니다. 예를 들면, 패션분야의 회사라면 다자이너에 대한 정당한 보상 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 디자인 등록 여부와 상관없이 어떤 디자인이 채택되어 크게 유행한 경우라면 사용자의 이익도 큰 금액이 될 수 있고, 디자인 창작자는 그 사용자의 이익을 근거로 자신의 기여도에 따른 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 이와 같은 직무발명 보상금 청구권은 10년의 시효로 소멸합니다. 따라서, 그 당시 보상금을 지급하지 않고 다수의 보상금 청구권이 장기간 동안 누적된다면 회사로서는 막대한 액수의 우발채무를 안게 될 것입니다. 디자이너에게 적절한 인센티브를 부여하여 창작 의욕을 고취할 뿐만 아니라 경영상 리스크를 제때 관리한다는 측면에서도 발명진흥법에 따른 적절한 직무발명 보상체계를 수립하는 것이 바람직합니다.

 

KASAN_[직무디자인보상] 사내 디자인 창작자에 대한 직무발명보상 – 직무발명과 동일한 법제도.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.17 13:14
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1. 기존의 직무발명청구권의 소멸시효 기간 중 소멸시효 중단사유인 채무승인 여부

직무발명보상규정, 특히 실적보상규정을 새로 만든 경우에도 일반적 규정이고 특정한 채무를 대상으로 하지 않습니다. 따라서 구체적 사안에 대한 직무발명보상청구권, 특정 채권에 대한 채무승인으로 소멸시효 중단사유로는 보기 어렵습니다. 

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결에서 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 판시하고 있는데, 여기서 그 권리는 추상적, 일반적 권리가 아니라 구체적, 특정 채권을 의미한다고 보아야 할 것입니다.

 

또한, 대법원 2008. 7. 24. 선고, 200825299 판결에서도 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인으로 인정하지 않았습니다. 이와 같이 판례는 소멸시효 중단사유 채무승인을 상당히 엄격하게 판단합니다.

 

2. 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 해석되는 채무승인에 해당하는지 여부  

소멸시효 중단사유 채무승인은 채무의 존재를 인정하는 관념의 통지에 해당하지만, 시효이익의 포기는 여기서 더 나아가 그 이익을 포기한다는 효과의사를 요건으로 합니다. , 직무발명보상금 채무의 존재를 인정하는 것 뿐만 아니라 그것이 소멸시효가 완성되어 더 이상 지급하지 않아도 되지만 굳이 지급하겠다는 의사표시, 즉 시효완성이라는 법적 이익을 포기한다는 효과의사까지 더해져야만 소멸시효 완성으로 인한 시효이익의 포기가 성립됩니다.

 

그런데, 실적보상규정을 제정한 것을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로도 볼 수 없다 할 것이므로, 채무의 존재를 인정한다는 것을 전제로 하여 이익포기라는 효과의사까지 요구하는 시효이익의 포기에는 당연히 이를 수 없습니다.

 

3. 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 발생한 것인지 여부  

통상 실적보상규정은 소멸시효 진행의 법률적 장애로 보는 경우가 많습니다. 새로 만든 실적보상규정이 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 관련 법률적 장애로서 소멸시효 중단사유로 볼 수 있는지 여부는, 새로운 실적보상규정의 적용범위에 따라 달라질 것입니다.

 

(1) 사용자와 종업원 사이에 직무발명보상청구권이 발생한 후 소멸시효 기간이 경과하기 전 사안에 대해서도 새로운 실적보상규정을 적용하기로 하고, 그 실적보상규정에 따르면 실적보상에 관한 심의 및 결정 등 절차를 거쳐야 한다고 규정하고 있다면, 판례에서 말하는 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 있다고 보아야 할 것입니다.

 

(2) 그러나, 새로운 실적보상규정은 기존의 직무발명에 대해서는 적용하지 않고 그 규정의 시행일 이후 승계된 직무발명에 대해서만 적용한다고 정한다면 기존의 직무발명보상청구권의 소멸시효에 어떤 영향도 미치지 않을 것입니다.

 

4. 유의할 점!! - 앞서 설명한 관련 쟁점을 명확하게 판시한 우리나라 판결이나 외국 판결 없음. 학술논문도 없음. 사적 견해에 불과함. 

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 사용자 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에

 

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작성일시 : 2018.05.15 17:27
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1. 소멸시효 완성 전 채무승인 소멸시효 중단사유 판단기준 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 - "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며,

 

그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다(대법원 2005. 2. 17. 선고 2004다59959 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결 등 참조)."

 

2. 묵시적 방법으로 한 채무승인 존재여부 판단

대법원 2008. 7. 24. 선고, 200825299 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.

 

구체적 사안의 판단: 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인의 뜻을 확정적으로 표시한 것이라고 해석하기 어렵다고 판결.

 

3. 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 판단기준

대법원 2013. 7. 25. 선고 201156187 판결 – “시효이익을 받을 채무자는 소멸시효가 완성된 후 시효이익을 포기할 수 있고, 이것은 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다고 하는 효과의사를 필요로 하는 의사표시이다.

 

그리고 그와 같은 시효이익 포기의 의사표시가 존재하는지의 판단은 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.”

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200992784 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다(대법원 2008. 7. 24. 선고 200825299 판결).

 

4. 이론적 구별 : 소멸시효 완성 전 채무승인 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기

소멸시효 중단사유로서의 채무승인은 시효이익을 받는 당사자 채무자가 소멸시효의 완성으로 채권을 상실하게 될 자에 대하여 상대방의 권리 또는 자신의 채무가 있음을 알고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립하는 이른바 관념의 통지입니다. 효과의사가 필요하지 않습니다.

 

그러나 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없습니다. 시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요합니다(대법원 2013. 2. 28. 선고 201121556 판결).

 

판례는 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있었다 하더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없다.”고 판시하고 있습니다. 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인(관념의 통지)이 있다는 사정만으로 소멸시효 이익의 포기라는 '의사표시'가 있었다고 단정할 수 없고, 나아가 시효이익의 포기라는 의사표시가 과연 존재하는지 여부에 대해 엄격한 기준에 따라 구체적으로 더 살펴보아야 합니다.

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성

 

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작성일시 : 2018.05.14 18:00
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1. 직무발명보상청구권 소멸시효 10년의 기산점

직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

2. 소멸시효 중단사유 : 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급  

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩니다.

 

직무발명보상으로 출원보상 뿐만 아니라 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.

 

(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.

 

(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요합니다.

 

3. 소멸시효 중단사유 : 법률적 장애 - 실적보상규정 + 실적보상금 미지급

실적보상 또는 처분보상 규정이 있는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결). 즉 실적보상을 하기 전까지 소멸시효는 중단된 것으로 봅니다.

 

4. 소멸시효기간 경과 후 시효이익의 포기 

대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결에서, 소멸시효기간 10년이 경과한 후 사용자가 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시한 경우를 시효이익의 포기로 보았습니다. 즉 법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 직무발명보상 합의서를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.

 

5. 해외출원에 대한 출원보상 또는 등록보상 소멸시효 중단사유 채무승인

특허권은 각국마다 발생하는 독립된 권리이지만 직무발명보상청구권은 발명으로부터 발생하는 하나의 권리로서 특허권과 구별됩니다. 따라서 다수 국가에 출원 및 등록한 경우 승계일로부터 10년의 소멸시효기간이 경과된 경우에도 해외출원 등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효는 완성되지 않았다고 보아야 할 것입니다. 해외출원에 대한 출원보상, 등록보상을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

다만, 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설도 있습니다. 따라서 향후 법원의 판결을 기다려 보아야 할 쟁점입니다.

 

KASAN_[직무발명보상분쟁] 직무발명보상청구권 소멸시효 중단사유 – 채무승인 및 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기

 

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작성일시 : 2018.05.14 17:13
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1. 실적보상 대상에 사용자가 실시하지 않는 직무발명도 포함되는가?

 

이제까지 우리나라 실무에서 사용자가 실시하지 않는 직무발명에 대해 실적보상금을 지급한 사례를 보지 못했습니다. 법리적으로는 사용자가 직무발명을 실시해야만 직무발명보상금 지급의무가 발생하는 것은 아니라는 점은 명확합니다. 사용자의 실시여부와 무관하다는 것은 기술이전이나 라이선스 경우를 봐도 쉽게 이해할 수 있습니다. 실시여부와 무관하게 사용자가 직무발명으로 인한 독점적 지위에서 얻은 이익이 있는지 여부가 요건입니다.

 

따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 그 직무발명으로 제3자의 실시를 금지함으로써 얻은 이익을 인정할 수 있다면 실적보상 지급의무가 인정될 수 있습니다.

 

2. 최근 대법원 판결 판시 법리 : 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 직무발명 보상의무 인정

 

앞서 소개한 대법원 판결에서 다음과 같은 취지로 분명하게 판시하였습니다.

 

(1) 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나,

 

(2) 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

 

3. 실무적 함의: 방어용 특허 + 사용자의 실시대상 기술은 아니지만 경쟁회사에 대한 억제력 있는 직무발명 + 라이선스 대상도 아닌 직무발명에 대한 실적보상 청구 가능

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 6] 방어용 특허 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정

 

 

작성일시 : 2017.09.29 12:00
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1. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결 - 직무발명 보상 요건 

 

위 대법원 판결에서 직무발명보상의무는 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판시하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.

 

여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시하였습니다.

 

또한, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조)고 명확하게 판시하였습니다.

 

2. 회계상 이익 없는 Cross License, 특허분쟁의 settlement, 방어용 특허 portfolio 관련 직무발명도 보상의무 존재

 

위 대법원 2014220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발명자에게 지급해야 한다는 것입니다. 이때 사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는 것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다.

 

크로스 라이선스 또는 특허분쟁의 화해와 관련하여 직무발명이 사용되었다면 사용자가 그 직무발명으로 인한 이익을 얻는다는 점은 부인할 수 없습니다. 사용자가 얻을 이익이 없는데도 크로스 라이선스를 체결하거나 특허분쟁을 화해로 종결할 이유가 없기 때문입니다. 따라서 사용자의 이익규모를 산정하는 문제만 남을 뿐 직무발명보상의무는 넉넉하게 인정됩니다.

 

위 대법원 2014220347 판결은 사용자가 직무발명을 실시하지도 않고 그냥 방치하는 경우에도 사용자의 이익을 인정할 수 있다고 명시적으로 판시하였습니다. 특허권 존재만으로도 경쟁자의 실시를 배제하여 사용자에게 이익을 얻게 해 준다는 것입니다.

 

이와 같이 직무발명 보상청구권은 직무발명을 사용자에게 승계하면 항상 발생하는 것이고, 다만 그 보상액수를 정하는데 사용자의 이익을 고려할 뿐입니다.

 

3. 참고: 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결

 

일본 대법원은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 5] 로열티 수입이 없는 Cross License, 특허분쟁 settlement,

 

 

작성일시 : 2017.09.29 11:00
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1.  기본법리

 

사용자 회사와 직무발명자 종업원이 직무발명보상금에 관하여 “직무발명관련 어떤 보상도 청구하지 않는다. 향후 일체의 민형사상 주장을 하지 않는다.”는 식으로 합의서를 작성한 경우 이는 강행규정을 위반한 계약으로서 원칙적으로 그 효력을 인정하지 않습니다. 다수 학설과 하급심 판결로서 확인된 법리입니다.  아쉽게도 아직 대법원 판결은 없습니다.

 

2. 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결 소개

 

A회사 특허관리 규정은 "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우, 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명에 대한 보상을 대신하는 것으로 한다"라고 되어 있고,

 

직원의 퇴사시 서명받은 서약서에도 "회사의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민,형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다"라고 명시적으로 되어 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 퇴사한 종업원이 A회사를 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기하자 사용자 회사는 위와 같은 특허관리규정과 서약서를 근거로 소송요건을 충족하지 못했다고 주장하였습니다.

 

서울중앙지방법원은 위와 같이 종업원에 불리한 규정은 강행법규 위반으로 무효라고 다음과 같이 명확하게 판결하였습니다. "구 특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라 할 것이다."

 

3. 예외 - 퇴사 후 직무발명보상청구 분쟁에서 합의로 화해한 경우 부제소 합의 사안 : 서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2015가합544755 판결 

 

직무발명자 종업원이 퇴사 후 사용자 회사를 상대로 직무발명보상을 청구하는 과정에 사용자와 직무발명자 사이에 작성한 부제소합의는 유효하다고 본 판결입니다. 분쟁사안에 대한 화해(settlement)계약으로서 재직 중 또는 퇴사시에 작성하는 계약과 달리 취급한 것입니다.

 

우 판결문을 인용하면 다음과 같습니다. “직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효라는 점은 원고의 주장과 같으나,

 

이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고, 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바,

 

이를 판단함에 있어서는 그러한 합의에 이르기까지의 과정, 합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지, 합의의 내용 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며, 구 특허법 제40조 제1강행규정이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

 

4. 실무적 시사점

 

관련 쟁점에 관한 상급심 판결을 기다려야 할 것입니다. 다만, 현 시점에서 실무적 포인트를 정리한다면, (1) 원칙적으로, 직무발명자의 보상금청구권을 침해하거나 제한하는 근무규정, 재직 중 또는 퇴직시 약정이나 합의는 강행법규를 위반한 내용이라면 계약무효일 것이지만, (2) 예외적으로, 구체적으로 발생한 직무발명보상 청구사안에서 그 보상액수를 사후적으로 당사자가 자유로운 의사로 합의하였고 그 액수 등을 포함한 합의내용이 합리적인 경우라면 그와 같은 사후 합의는 유효한 화해계약으로 볼 수 있을 것입니다.

 

다시 말하면, 사용자와 직무발명자 사이에 체결한 직무발명보상에 관한 합의를 일률적으로 모두 무효로 볼 수는 없지만, 사전적 합의 중에서 종업원의 직무발명보상청구권을 보장하는 강행규정을 위반하지 않고 유효한 합의로 인정될 수 있는 사례는 극히 적을 것이고, 사후적 합의라고 해도 강행법규를 위반하지 않는 유효한 합의로 인정되려면 특별한 사정이 있어야 할 것입니다. 그와 같은 사례도 실제 많지 않을 것입니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 4] 직무발명보상금 추가청구포기 및 부제소합의 효력.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.29 10:00
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특허출원서, 특허공보, 특허증에 모두 발명자로 기재되어 있는 사람이 직무발명보상금 청구소송에서 발명자가 아니라는 이유로 패소하는 경우가 많습니다. 진정한 발명자를 판단하는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라 우리나라 특허실무 관행이 진정한 발명자가 아니더라도 출원인 요구에 따라 특허출원서에 발명자로 기재하는 것이 원인입니다.

 

발명자가 아니면 직무발명보상금 청구권이 없습니다. 사용자는 직무발명보상금 청구소송에서 원고가 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 항변하는 경우가 많습니다. 따라서 직무발명자는 직무발명보상금 청구소송을 제기하기 전에 관련 증거자료를 검토하여 특허법리에 따라 발명자에 해당하는지 여부를 객관적으로 판단해 보아야 쓸데없는 비용과 시간 낭비를 막을 수 있습니다.

 

발명자 판단에 관한 최근 서울고등법원 판결을 인용하면 다음과 같습니다. "공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 참조),

 

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

 

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

 

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 3] 직무발명자 판단기준 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053

 

 

작성일시 : 2017.09.29 09:00
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1. 사용자의 직무발명 활용상황 파악

 

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라고 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로는 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

 

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

 

2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비   

 

한때는 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정된다고 보았습니다. 현재 대법원 판례는 직무발명자가 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 한다는 것입니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

 

직무발명을 단독으로 한 경우라면 거의 문제되지 않을 것입니다. 문제는 공동 발명한 경우인데, 만약 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.

 

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해두어야 합니다.

 

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

 

3. 특허무효 가능성 체크

 

최근 대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

 

여기서 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적 이익이 인정될 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. 특허무효 사유에 따라 다르다고 보아야 합니다.

 

한편, 특허무효인 경우 직무발명보상을 인정하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

 

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

 

4. 직무발명보상금액 산정자료 확보

 

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

5. 보상청구소송의 진행 및 기간

 

민사소송법에는 지재권 소송에 관한 특별재판적 규정을 두고 있습니다. 직무발명보상금 청구의 소는 재판부의 지재권 사건 재판에 관한 전문성이 요구되므로 특별재판적 규정을 활용하여 전문재판부에서 소송을 진행하는 방안이 바람직합니다. 한편, 직무발명보상금 청구권은 10년의 소멸시효를 적용되므로, 소를 제기하기 전에 충분한 준비와 검토를 하는 것이 바람직합니다.

 

본안소송이고, 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심으로 종결될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우가 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 2] 소송 전 준비사항 및 체크포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.29 08:00
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