본 포스팅에서는 일반적인 직무발명 보상 규정을 첨부 드리면서 법적으로 유의하여야 할 사항을 코멘트하여 드리겠습니다. 발명진흥법에 따르면, "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원("종업원 등")이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체("사용자 등")의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다.

 

 

 

 

그리고 직무발명에 대하여 사용자 등은 기본적으로 통상실시권을 가집니다. 다만 중소기업이 아닌 경우에는 별도의 승계 계약 또는 근무규정을 미리 체결하여야 합니다(발명진흥법 제10). 이때, 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 그리고, 사용자 등은 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 합니다(발명진흥법 제15).

 

이와 같이 종업원 등의 발명이 등록 등 절차가 완료되면, 사용자 등은 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 합니다. 그리고 동법에 의하면, 사용자 등이 동법에 의거하여 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 간주합니다.

 

따라서 사용자 등은 보상규정에 의거하여 보상을 실시하는 것이 먼저이고, 그와 같은 보상은 정당한 보상을 행한 것으로 보게 됩니다. 하지만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한 것으로 동법은 규정하고 있습니다.

 

 

 

 

그러므로 직무발명 보상규정에서 종업원 등에 대한 정당한 보상이 규정되고 있는 지가 최근 핵심 이슈로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 보상은 출원보상, 등록보상, 실적보상으로 구분됩니다. 특히 실적보상에서의 해당 상품 매출액 대비에 따른 보상 규정이 중요한 의미를 가집니다. 아울러 임직원이 포함된 직무발명심의위원회를 두어 보상에 관해 중요한 사항을 조정하고 제도 운영에 관한 사항을 결정할 수 있습니다.

 

직무발명 보상규정은 기업 입장에서 발명의 승계 절차 확립, 정당한 보상 규정에 따른 추후 법률 리스크 방지 관점에서 매우 중요하므로 기업의 IP팀 및 기술 부문에 맞추어 규정 작성시 법률 자문을 받는 것이 필수입니다. 반대로 발명자 입장에서는 정당한 보상에 해당하지 않는 경우 발명자보상금 청구의 소를 제기할 수 있으므로 기체결한 보상 규정을 재확인할 필요가 있습니다.

 

변호사/변리사 김동섭 직무발명 규정/ IP 소송 문의 (dskim@kasanlaw.com 02-6105-1304)

 

첨부파일: 직무발명 보상 규정 샘플 양식 직무발명 보상 규정 샘플.hwp

 

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작성일시 : 2017. 11. 17. 11:00
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-- 외형상 기술료 수익이 없지만 사용자의 실질적 이익을 인정할 수 있는 상황 --

 

직무발명 관련 기술이전 또는 라이선스 계약으로 기술료 수익이 발생한 경우라면 외형상으로도 사용자 이익이 분명하게 존재합니다. 나아가 외형상 사용자의 기술료 수익이 없더라도 다음과 같은 경우라면 직무발명으로 인한 사용자 이익을 인정하는데 별 문제가 없을 것입니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액까지 제시된 특허소송에서 사용자의 직무발명에 대한 상대방의 특허침해를 이유로 반격하여 화해(settlement)로 끝난 경우가 종종 있습니다. 외형상 사용자의 수익은 없지만, 직무발명으로 인한 사용자가 일정한 이익을 얻었다는 점은 쉽게 인정됩니다.

 

특허소송이나 분쟁협상이 크로스라이선스(cross-license)로 종결된 경우, 상호간 기술료 지급이 없는 경우는 물론 사용자가 상대방에게 일정한 액수의 기술료를 지급하기로 하는 경우조차도 그와 같은 크로스라이선스(cross-license)에 포함된 직무발명으로 사용자가 이익을 얻었다는 점도 분명합니다.

 

, 사용자 회사는 외형상 직무발명으로 인한 기술료를 받은 사실은 없지만, 원래 상대방에게 지불해야만 하는 손해배상액 또는 기술료 상당의 비용을 지불하지 않거나 절감한 결과이므로 그 차이만큼 이익을 얻게 된 것입니다.

 

직무발명보상청구권은 해외특허에도 적용됩니다. 따라서, 우리나라뿐만 아니라 미국 등 해외특허분쟁에서 사용자 회사의 이익을 위해 활용된 직무발명은 모두 직무발명보상 중 실적보상/처분보상의 대상이라고 할 수 있습니다.

 

작성일시 : 2016. 9. 26. 15:36
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-- 건설공법특허 대상 직무발명보상청구소송 중 직무발명자 승소사례: 사용자서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결 --

 

특허사용료 수익이 확정된 경우 직무발명보상청구소송에서 많은 보상금 판결이 나옵니다. 건설공법 특허발명에 대한 특허사용료가 있는 경우로 법원은 직무발명자에게 약 29천만원의 직무발명보상금을 지급하라고 판결하였습니다. 새로운 법리를 판시한 것은 아닙니다만, 어떤 상황에 많은 보상금 판결이 나는지 등등 실무적 관점에서 한번 살펴보시기 바랍니다.

 

토목, 건설 기술분야의 대형공사나 관급공사에서 특허분쟁은 사업에 치명적 영향을 미치기 때문에 그와 같은 리스트를 회피하기 위해 공법특허의 라이선스 계약이 자주 있습니다. 판결사안에서도 토목, 건설사업을 하는 사용자 회사는 직무발명 공법특허발명을 타사에 사용허락하는 통상실시권 설정계약을 체결하고 상당한 액수의 기술료를 받았습니다.

 

이와 같이 직무발명 특허사용에 대한 기술료 수익이 있고, 장래 수익까지 추정할 근거가 있다면 그 현재가치를 환산하여 한꺼번에 청구하는 것도 가능합니다. 또한, 위 판결은 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 공헌도를 80:20 비율로 산정하였습니다. 상당히 높은 비율인데, 건설공법 기술분야의 특성을 감안한 것으로 보입니다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 7. 15. 선고 2013가합548944 판결

서울중앙지방법원 2013가합548944 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 9. 26. 14:49
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-- 게토레이(Gatorade) 발명으로 50년 동안 받은 로열티 누적 총액: 미국 Florida 대학 - $281 million( 3천억원), 4명의 대학 교수 - $1 billion( 11억원) 초과 -- 

 

미국 대학교수 발명자들이 거둔 엄청난 로열티 수입에 관한 기사를 흥미 삼아 소개합니다. 미국에서 Gatorade(게토레이) 발명 50주년 기념행사뿐만 아니라 ESPN에 관련 다큐멘터리와 기사를 실렸습니다. 그 중 플로리다대학 교수 발명자들이 지난 50년 동안 받은 로열티 수입의 누적총액이 $1 billion( 11천억원)을 초과했을 거라는 기사가 흥미롭습니다. 관련 기사 링크: Royalties for Gatorade Trust surpass $1 billion 미국 얘기이지만 다큐도 들어보고 기사도 읽어보면 상당히 재미 있습니다. 현행 법 제도하에서는 사용자 대학과 직무발명자 대학교수 사이에 이와 같은 로열티 수입분배는 가능하지 않겠지만, 1965년 발명 당시에는 가능했던 것 같습니다.

 

공동발명자 중 제 1 발명자 Dr. Cade 2007 80세 나이로 세상을 떠났지만, 그의 딸이 발명 50주년을 맞아 $10 million(110억원)을 기부하여 발명자 부친을 기념하는 창조발명 박물관을 플로리다에 건립한다는 소식도 있습니다.

 

작성일시 : 2016. 2. 1. 09:22
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