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1.    사안의 개요

(1)  공무원(피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원 vs (원고 재직 중 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품함,

(2)  공무원과 외부 납품업자 2011년 상하수도 관련 제품 공동발명, 사업자 원고와 공무원 피고를 공동발명자로 기재 출원, 특허등록, 1/2 지분권 보유

(3)  공무원 (피고) – 소속기관에 직무발명 신고하지 않음, 공유 특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

(4)  지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 “이익분배에 관한 약정” 체결

2.    양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 계약 및 분쟁

(1)   약정 - 실시 및 영업, 판매는 피고 B이 공무원으로 재직하는 F시에서만 행하여야 하고 그 판매 리스트를 피고 C에게 제시하여야 하며, 그 이익금의 40%를 피고 C에게 지급하여야 한다

(2)   새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유자 사이 분쟁 발생

(3)   기존 지분권자(원고) 주장 – 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업자 지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

3.    법원의 판결요지 – 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

(1)   직무발명 여부를 판단함에 있어 사용자가 국가일 경우 그 업무 범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 모든 업무가 포함되기 때문에 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장 규칙 등에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다.

(2)       따라서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하려면, 피고 B이 발명 전후에 속해 있는 부서의 업무범위에 속하고, 발명자의 직책과 임무 등에 맞는 직무범위에 속하는 발명이어야 한다.

(3)       피고 B이 이 사건 발명 전후 상수도 분야 추진업무 등에 관하여 필요한 설비 등에 대한 발주업무, 상수도협회 관련 업무, 상수도 급수공사 정액제 시행, 유수율 제고사업 추진(원격검침 및 블록화), 기타 상수도 분야 추진 업무 등을 담당한 사실이 있기는 하나, 이는 이 사건 특허와 같은 맨홀, 상수관 점검구 등을 연구하고 개발하는 업무와는 전혀 관련이 없다. 또한 피고 B은 기능 9급(2011. 12. 7. 기능 8급으로 승진) 지방기계원 직급의 공무원으로서 주로 '지하수개발 인 • 허가, 전용상수도 인 • 허가, 먹는 물 약수터 수질검사 및 관리, 상수도시설보강 적립기금 운영 관리'와 관련된 업무에 종사하였는바, 위와 같은 보직에 있는 피고 B이 F시나 국가로부터 이 사건 특허와 같은 장치를 개발하는 과제를 받았다거나 연구비 등을 지원받았다고도 볼 만한 사정도 없다.

(4)       피고 B은 2004. 3. 20. 지방 10급 지방기계원으로 임용되어 공무원 생활을 시작하기 이전인 약 8년간(1987년 ~ 1994년) 상수도 배관공으로 일했으며, 1992. 12. 16. 상수도 시공기술자, 1997. 12. 22. 배관기능사, 2002. 7. 1 에너지관리기능사(보일러취급기능사) 자격을 취득하는 등 상수도 배관공으로서의 경력과 기능을 갖추고 있었으므로 그의 이와 같은 경력이 이 사건 발명의 시초가 된 것으로 보인다. 또한, 피고 B과 같이 연구하고 개발하는 것을 업무로 하고 있는 자가 아닌 자가 단순히 공무원 생활을 통하여 어떠한 발명에 필요한 경험과 지식을 취득하였다고 하여 당연히 그가 발명을 꾀하는 것이 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

(5)       F시는 직무발명심의위원회(시정조정위원회 대행)을 개최하여, ‘공직에 임용전 배관공으로 근무하면서 취득한 기술과 경험이 기초가 된 특허기술, 상수도 관로공사 및 유지관리에 필요한 제수변, 보호맨홀, 관로점검 등 시공기술 특허로 직무 관련성이 없는 것으로 판단됨’이라는 이유로 이 사건 특허발명은 공무원인 피고 B의 직무발명에 해당하지 않는다고 의결하였고, 대전지방검찰청 또한 같은 취지로 피고들의 특허법위반 혐의에 관하여 모두 불기소 결정을 하였다.

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1.    공무원의 직무발명에 관한 발명진흥법 규정

발명진흥법 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. ② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국ㆍ공립학교(이하 "국ㆍ공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국ㆍ공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제15조(직무발명에 대한 보상) ⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다.

2.    사안의 개요

(1)   방위사업청 소속 공무원이 완성한 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 본인의 처 등 제3자 명의로 출원 등록함 (발명진흥법 제12조 위반)

(2)   제3의 실시 사업자에 대해 특허권침해금지 경고장 발송

(3)   국가공무원이 직무발명을 국가에 신고 및 승계 절차를 거치지 않고 무단 유출하여 특허출원 및 등록한 사실 적발

(4)  공무원징계위원회에서 관련 법령에 따라 중징계에 해당하는 정직 3개월 처분함

(5)   직무발명자가 징계처분에 불복하는 행정소송 제기함

3.    서울고등법원 판결요지 – 직무발명 해당, 직무발명 완성사실 신고의무 위반 등 공무원의 직무발명 관련 법령 및 규정 위반행위, 인사징계처분은 적법함

4.    징계시효의 기산점 및 시효완성 쟁점 – 직무발명의 완성일 아닌 특허 출원일로부터 3년

징계시효의 기산점에 관하여 살피건대, 국가공무원법 제83조의2 제1항은 ‘징계의결 등의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년이 지나면 하지 못한다.’라고 규정하고 있으므로, 징계시효의 기산점은 원칙적으로 ‘징계 사유가 발생한 때’라고 할 것인데,

공무원 직무발명 규정 제5조는 공무원이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명을 한 경우에는 지체없이 그 내용을 발명기관의 장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 제8조 제2항은 공무원이 자기가 맡은 직무와 관계없는 발명을 하고 특허를 출원한 경우에는 지체 없이 그 내용을 발명기관의 장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 원칙적으로 공무원 직무발명 규정 제5조를 위반한 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명의 미신고 부분에 관한 징계시효의 기산점은 ‘직무발명을 한 날’이고,

공무원 직무발명 규정 제8조 제2항을 위반한 제4, 5, 8 10, 11, 12번 기재 특허출원의 미신고 부분에 관한 징계시효의 기산점은 ‘특허출원을 한 날’로 보는 것이 타당하다.

그런데 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명이 이루어진 시점을 확인할 수 있는 자료가 없으므로, 제3, 6, 9번 기재 특허의 기초가 된 발명의 미신고 부분에 관한 징계 시효의 기산점은 늦어도 ‘특허출원을 한 날’로 볼 수 있다.

5.    징계 수위의 적정성 쟁점 – 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것 + 특허권행사로 국가사업 차질 초해 우려 등 비위정도 심함 – 중징계에 해당하는 3개월 정직 처분은 지나치게 가혹한 것 아님

공무원 피징계자에게 징계 사유가 있어 징계처분을 하는 경우에 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨져 있으며, 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법하다고 할 수 있다.

그리고 공무원에 대한 징계처분이 사회통념상 타당성을 잃었다고 하려면, 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때 그 징계내용이 객관적으로 명백하게 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 하고, 수 개의 징계 사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계 사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 않다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두6620판결, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다51555 판결 등 참조).

또한 징계시효가 지난 비위행위도 징계양정에서 참작자료로 할 수 있다(대법원 1995. 9. 5. 선고 94다52294 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012두11966 판결 등 참조).

즉, ① 제9번 기재 특허의 기초가 된 발명은 원고의 직무와 관계가 있는 직무발명에 해당함에도 원고가 피고에게 이를 신고하지 않고 자신의 처 명의로 특허출원을 한 것은, 공무원의 직무발명에 대한 권리자인 국가의 승계 기회를 차단시켜 국가의 지식재산을 사유화한 것으로 볼 수 있는 점, 무기체계개발과 관련한 회의 자료 등을 활용하여 특허를 출원하는 경우 특허권 침해 소송으로 군수물자 조달 및 방위력개선사업 등에 차질을 초래할 수 있는 점 등을 고려하면 그 비위의 정도가 심하다고 할 수 있다.

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(1)   공무원 연구개발사업 담당자 A + 외부 수행기관 회사의 직원 B와 공모, 공범, 타사가 제출한 제안서를 외부 회사의 직원 B에게 유출: 공무상비밀누설죄 (형법 제127조 공무상비밀누설의 점, 징역형 선택)

(2)   공무원 A는 연구과제의 수행 과정에서 직무발명 완성하였으나 기관장에게 신고하지 않고 외부 지인명의로 특허출원, 등록: 발명진흥법위반죄 (발명진흥법 제58조 제2항, 제19조, 직무발명의 내용 공개의 점, 징역형 선택) + 업무상배임죄 (형법 제356조, 제355조 제2항, 업무상배임의 점, 징역형 선택)

(3)   피고인은 그 업무상 임무에 위배하여 직무발명을 신고하지 아니하고 제3자 명의로 특허를 출원·등록함으로써 액수 미상의 재산상의 이익을 취득하고 피해자 대한민국에게 같은 액수 상당의 손해를 가하고, 부정한 이익을 얻거나 사용자등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개하였다.

(4)   불리한 정상: 피고인은 공무원 신분에서 입찰 과정에서 제출된 제안요약서를 친분관계가 있는 피고인 B에게 교부함으로써 직무상 취득한 비밀을 누설하고, 직무와 관련된 발명을 하였음에도 이를 신고하지 아니한 채 지인으로 하여금 특허를 출원하게 하여 배임행위를 하고 직무발명의 내용을 공개하였으며, 피고인 B으로부터 합계 220만 원 상당의 뇌물을 수수하기도 하였으므로, 그 일련의 경위와 수법, 범행 내용 등에 비추어 죄질이 좋지 않다. 위와 같은 범행은 공무원이 담당하는 직무의 공정성과 일반의 신뢰를 훼손하는 것이므로 비난가능성도 작지 않다.

(5)   처벌수위 선고형: 징역 8월, 집행유예 2년, 벌금 5백만원, 뇌물 220만원 추징

첨부: 대전지방법원 2024. 11. 28. 선고 2024고단1862 판결

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1.    직무발명 관리지침 규정 내용

제3조(권리의 승계) 직원이 발명한 직무발명에 관한 권리는 사용자가 이를 승계한다.

제5조(발명의 신고) 직원이 직무와 관련된 발명을 하였을 경우에는 지체없이 별지 제1호 서식의 직무발명신고서를 소속 부서장을 거쳐 지적재산관리부서에 제출하여야 한다.

제6조(출원심의 및 승계여부 통지) ① 지적재산관리부서장은 신고된 발명에 대하여 연구관리규정 제5조 규정에 의한 연구심의위원회(이하 “심의회”라 한다)에서 해당 발명에 대하여 직무발명 여부를 심의하게 한다. ② 심의대상 지적재산권은 특허 및 실용신안으로 하고 디자인 및 프로그램 등 기타 지적재산권은 원장이 출원여부를 결정한다. ④ 지적재산관리부서장은 직무발명 여부에 대한 결정사항을 발명자 및 소속 부서장에게 통보한다.

제7조(발명자의 양도의무 등) ① 발명자가 직무발명을 한 경우에는 즉시 제3조에 의한 승계를 공사에 하여야 하며, 권리보호에 필요한 제반조치에 적극 협조한다.

2.    사안의 개요 - 종업원 발명자의 직무발명 미보고 + 외부 유출 특허출원 및 특허등록 + 사용자의 등록특허에 대해 무권리자 특허등록, 모인특허 이유로 무효심판 청구

3.     특허심판원 무효심결 - 직무발명의 완성시점에 지적재산관리 및 기술이전 지침에 따라 사용자에게 승계된 것. 특허 받을 수 있는 권리가 없는 특허발명의 발명자에 의해 출원ㆍ등록된 것이므로 특허발명은 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4.    특허법원 판결 – 심결취소, 승계 규정에도 자동 승계 불인정

5.    특허법원 판결 이유

(1)   발명진흥법의 관련 규정들에 의하면, 사용자 등이 직무발명에 대해 계약이나 근무규정에서 승계 규정을 둔 때에는, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우 사용자 등에게 서면으로 알려야 하고(발명진흥법 제12조), 통지를 받은 사용자 등은 4월 내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 하며(발명진흥법 제13조 제1항, 발명진흥법 시행령 제7조), 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 “그때부터” 그 발명에 대한 권리가 사용자 등에게 승계되고(발명진흥법 제13조 제2항), 사용자가 승계 여부를 알리지 않은 때에는 권리의 승계를 포기한 것으로 본다(발명진흥법 제13조 제3항).

(2)   결국, 발명진흥법 등의 관련 규정들에 의한다면, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우, 직무발명의 완성과 동시에 그에 대해 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자 등에게 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 종업원 등이 사용자 등에게 직무발명을 알린 후 사용자 등이 권리의 승계 의사를 알린 때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자 등에게 승계되는 것이 원칙이라고 할 것이다.

(3)   피고의 종업원이 직무발명을 완성한 경우에 피고가 이 사건 지침 제3조 제1항 등에 따라 직무발명의 완성시점에 별도의 절차 없이 그에 관한 권리를 즉시 승계한다고 단정할 수 없다. 지침 제6조의 절차가 진행되기 전까지는 피고가 해당 직무발명을 승계할지 여부에 대해 결정되지 아니한 것으로 해석하는 것이 합리적이어서, 그에 대한 승계 자체도 이루어졌다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

(4)   지침 제7조의 내용 등을 고려해 보면, 발명자주의 원칙에 따라 직무발명을 한 직원에게 원시적으로 그 발명에 대한 권리가 귀속되는 것을 전제로 해당 직원이 자신에게 귀속된 직무발명에 대한 권리를 피고에게 승계시키는 절차에 협력할 의무를 정한 것으로 해석할 수도 있다. 지침의 해석상 피고의 직원이 한 발명이 직무발명에 해당하기만 하면, 그 발명의 완성과 동시에 그에 관한 권리가 피고에게 당연히 승계된다고 판단되지 않는다. 특허발명을 완성한 즉시 지침에 따라 피고에 대한 직무발명 완성사실의 통지나 승계 여부의 통지 여부를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 피고에게 당연히 승계된다고 볼 수 없다.

6.    실무적 대응방안 - 직무발명 무단유출 사안에서 사용자의 일방적 승계 통지로 직무발명 승계의 효력 발생 인정하여 사용자의 특허권이전등록청구권 대위행사 인정: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

첨부: 특허법원 2023. 5. 11. 선고 2022허1278 판결

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1.    사안의 개요

(1)   대학 산학협력단과 회사법인의 공동연구개발 결과 연구책임자 대학교수의 직무발명에 대한 공동 출원 및 공유특허 등록

(2)   대학교수가 산단의 지분권 이전 받고, 산단, 회사, 대학교수의 3자간 아래와 같은 내용의 특허실시계약 체결

(3)   산단과 회사는 각자 연구개발성과의 독점적 사용권 보유 - 대학교수는 산단의 특허기술 사용으로 이익이 발생할 경우 직무발명보상금을 받는다. BUT 공유특허권자 회사의 실시로 이익 발생하는 경우 발명자 대학교수는 회사 이익으로부터 직무발명보상을 받을 수 없음

(4)   문제점 - 대학 산단과 회사의 공유특허에서 공유자 회사의 실시로 발생하는 이익을 산단에서 배분 받는 권리가 없다면, 그 결과 대학교수가 단독 발명자인 경우에도 대학교수는 실시보상금을 받을 기회가 없음. 단독 발명자 대학교수가 특허실시로 인한 보상을 전혀 받지 못하는 특허실시계약의 문제를 뒤늦게 인식하고 그 무효를 주장하는 상황임 - 주장 및 입증 불충분으로 서울중앙지법 재판부는 계약무효 주장을 배척한 판결 선고함 

2.    발명자 대학교수의 특허실시계약 무효 주장

연구책임자 대학교수는 특허발명의 단독 발명자이고, 회사가 특허발명을 산학협력단과 공동 출원하게 된 근거인 특허실시계약은 불공정한 법률행위로서 민법 제104조에 따라 무효이거나 사회질서에 반하는 법률행위로서 민법 제103조에 따라 무효임. 따라서 특허에 관한 회사 지분의 등록명의를 말소할 의무가 있다.

3.    서울중앙지방법 판결 요지 - 민법 제104조 위반으로 무효 주장 배척

민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있고, 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인 궁박, 경솔, 무경험은 모두 구비되어야 하는 요건이 아니라 그 중 일부만 갖추어져도 충분한데, 여기에서 궁박이라 함은 급박한 곤궁을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 무경험이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻하고, 당사자가 궁박 또는 무경험의 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 제반 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 하며, 한편 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정 법률행위는 성립하지 않는다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2002다38927 판결 참조).

이 사건 특허실시계약은 원고, 피고, 이 사건 산학협력단 3자 간에 이루어진 계약에 해당하고, 특허실시계약 제9조 제4항에 따르면 원고는 이 사건 산학협력단이 연구개발 성과를 사용함으로써 이익이 발생한 경우 이 사건 산학협력단으로부터 직무발명보상금을 지급받도록 규정되어 있으며, 실제로 원고는 이 사건 산학협력단으로부터 이 사건 직무발명을 포함한 산학협력 성과에 대한 보상금 명목으로 1,000만 원을 지급받기도 한 것으로 보이므로, 이 사건 특허실시계약에 현저한 불균형이 존재하여 원고에게 불공정하다고 보기 어렵다.

달리 이 사건 특허실시계약의 내용이 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 볼 만한 증거가 없고, 원고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 특허실시계약 체결 당시 궁박, 경솔 또는 무경험한 상태에 있었다거나 피고가 이와 같은 상태를 알면서 이를 이용하려는 의사가 존재하였다고 인정하기에 부족하며 원고는 이에 관한 아무런 객관적인 증거도 제출하지 않았다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 4. 21. 선고 2021가합588480 판결

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