1항 발명의 구성요소 1 (0.01원자% ~ 0.04원자%Ni) 및 구성요소 2 (0.03원자% ~ 0.06원자%La)는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 일정 조성비를 가지는 Ni, La를 포함하는 것이다.

 

이에 대응되는 구성요소로, 선행발명 1의 명세서에는 “Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Sc, Cu, Si, Pt, Ir, Ru, Pd, Ti, Zr, V, Nb, Ta, Fe, Ni, Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re B로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 원소를 0.0120질량%의 범위에서 포함하고, 잔부가 실질적으로 Al로 이루어지는 잉곳 또는 소결체라고 기재하고 있어, 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 NiLa를 선택하여 사용할 수 있는 구성이 나타나 있다.

 

양 발명의 조성비를 대비하여 보면, 구성요소 1 및 구성요소 2에서 Ni 0.01~0.04원자%0.022~0.087질량%, La 0.03~0.06원자%0.154~0.308질량%에 각 대응한다. 그렇다면, NiLa가 동시에 선택된 경우 Ni La의 총조성비는 0.176~0.395질량%에 해당하므로, 구성요소 1 및 구성요소 2의 조성비는 선행발명 10.1~20질량%와 그 수치범위가 중복된다.

 

따라서 구성요소 1 및 구성요소 2는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로서 Li La를 포함하고, 상기 두 금속원소의 질량비가 중복되는 점에서 선행발명 1과 실질적으로 동일하다.

 

그런데 선행발명 1의 명세서에는 금속원소 총합의 조성비만을 기재하고 있을 뿐, 각 금속원소별로 그 구체적인 조성비를 명시하고 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 아래와 같은 이유로 통상의 기술자는 이 사건 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다.

 

출원발명의 명세서는 종래 알루미늄 스퍼터링 타겟에 다량의 Ni, La 금속원소가 포함될 경우 전도성이 저하되는 문제점을 해결하기 위한 과제해결수단으로‘0.005원자%~0.04원자%Ni0.005원자%~0.06원자%La'의 조성비를 제시하면서, 종전에는 위 조성범위에서는 충분한 양의 Al-Ni계 금속간 화합물 및 Al-La계 금속간 화합물이 얻어지지 않기 때문에 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성비를 고려 시 그 대상에서 제외되어 왔다고 기재하고 있다. 1항 발명은 종래 고려 대상에서 제외되었던 수치범위의 극소량 Ni La를 첨가하여 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키되 도전성을 저하시키지 않는 점에서 기술적 의의가 있는 것으로 해석할 수 있다.

 

그런데, Ni, La는 알루미늄과 금속간 화합물 형성을 위하여 통상적으로 사용되어 온 원소들로서, 앞서 살펴 본 바와 같이 구성요소 1 및 구성요소 2Ni, La 조성비는 선행발명 1과 중복되는 점, 금속간 화합물 등 불순물을 줄일수록 도전성이 좋아지는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로, 전극으로 사용되는 알루미늄 막의 도전성 향상을 위해 불순물을 최소화하는 것은 일반적으로 추구되는 기술적 과제인 점, 금속간 화합물은 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키기는 하나, 반대로 불순물로 작용하여 도전성을 저하시키므로, 첨가되는 금속원소의 조성비는 사용환경에 따라 적절히 선택될 수 있는 사항인 점 등을 고려할 때, 차이점으로 인하여 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에서 찾아볼 수 없는 기술적 의의를 가진다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20181578 판결

 

KASAN_[조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.19 12:30
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1. 특허발명의 개요

 

2. 방법발명의 실시 여부 판단

마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW)은 모재보다 경도가 높은 프로브의 회전작용과 용접재와의 상대이동에 의해 용접재에 마찰열을 발생시키고 교반작용에 의한 소성유동현상을 일으켜서 교반과 혼합작용으로 두 부재를 용접하는 방법을 의미하는데, 원고가 1991년 발명하여 1993. 6. 10. 공개된 PTC 국제특허 공개공보 제WO93/10935호에 게재된 향상된 마찰용접' 발명(선행 마찰교반용접발명)이 다수의 문헌에서 마찰교반용접의 원천특허 내지 원천기술로 소개되어 있는 점, 특허발명의 명세서에서도 선행 마찰교반용접발명이 배경기술로 기재되어 있는 점, 원고는 ‘FSW’은 특허발명을 지칭하는 것으로 업계에서 통용되고 있다는 취지로도 주장하나, 이를 인정할 만한 객관적인 자료도 없는 점 등을 종합하면,

 

‘FSW’ 자체가 특허발명만을 의미하는 것으로 단정하기 어렵고, 오히려 특허발명은 마찰교반용접의 원천특허라기보다는 개량특허라고 할 것이다.

 

그리고 특허발명과 선행 마찰교반용접발명을 대비하면, 특허발명은 종래의 선행 마찰교반용접발명과 달리 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써(구성요소 3-3), 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계(구성요소 3-4)’를 포함하고 있는 점에서 그 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 특허발명의 명세서의 기재 및 특허발명의 출원 당시의 통상의 기술자의 기술상식을 참작하면, 특허발명의 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 가소화된 재질을 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 하는 것은 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동이라는 구성에 의해 이루어지는 것임을 알 수 있다.

 

따라서 용접 방법의 명칭이 마찰교반용접이라고 하여 곧바로 그 용접 방법을 특허발명에 따른 마찰교반용접이라고 단정할 수 없고, 앞서 본 바와 같이 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동에 해당하는 구성이 포함됨으로써 특허발명의 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함하는 마찰교반용접 방법을 사용한 경우라야 제1항 특허발명을 실시하였다고 볼 수 있다.

 

그러나 피고의 회사소개 자료나 홈페이지에는 마찰교반용접 방법을 사용하여 백킹플레이트를 생산한다는 취지로 소개되어 있을뿐이고, 더 나아가 피고들이 생산한 백킹 플레이트나 이를 생산하는데 사용한 마찰교반용접장치 및 마찰교반용접장치에 사용되는 프로브의 형상 등이 제출된 적이 없는 이상, 위 인정사실만으로 원고가 피고들이 사용하였다고 주장하는 마찰교반용접 방법이 특허발명의 각 구성요소 중 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함한다고 단정할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20161738 판결

 

KASAN_[방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.19 11:30
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-- 항암제 Alimta (pemetrexed)ANDA 허가신청과 Alimta Vitamin B12 병용투여 치료방법 특허침해 판결 : 복수 당사자가 방법특허 청구항의 일부 단계를 나누어 수행한 경우에도 특허침해 인정 Akamai 판례 적용 --

 

1.    중요한 판결 – Akamai 판결

 

미국특허법상 method 특허발명의 침해판단과 간접침해 판단에 있어서 Akamai v. Limelight 판결은 매우 중요합니다. 미연방대법원 판결은 미국특허법상 간접침해는 직접침해를 전제해야 한다는 기존 특허법리를 재확인하였고, 최근 2015. 8. 13. CAFC en banc 판결은 직접침해의 인정범위를 다음과 같이 확장하였습니다. 방법발명 특허권의 보호를 강화한 것입니다.

 

2.    새로운 침해 판단기준

 

기존 특허법리 : 침해자 적격 “single entity방법발명의 청구항 각 단계를 모두 실시하면 특허침해 책임이 있지만 그 일부만 실시하고 나머지는 다른 사람이 실시하면 특허침해가 성립되지 않는다는 법리입니다. 다만, 예외적으로 (1) 본인-대리인 관계 (principal-agent relationship) 또는 (2) 계약관계에 따라 다수자가 나누어 실시하여도 한 사람이 실시한 것과 동일하게 보고 특허침해를 인정합니다

 

새로운 판결 “single entity” 요건 확장 - CAFC 전원합의체 판결은 여기에 덧붙여 (1) 침해자가 타인의 수행을 지시하거나 지배하는 경우 ("a single entity directs or controls the acts of another") 또는 (2) 다수 침해자가 동업관계 (joint enterprise)를 형성하는 경우에도 방법발명의 일부 단계를 나누어 실시하면 특허침해가 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로, (i) 침해자가 다른 사람에게 일부 단계를 실시하도록 영향을 끼치거나 (ii) 그 수행 방식이나 시기를 설정했을 경우, (iii) 그로부터 이익을 취득하였을 경우에는 직접, 단독, 특허침해를 인정할 수 있다고 판시하였습니다.

 

3.    Alimta 투여방법 특허내용 및 ANDA 관련 쟁점

 

Alimta folic acid vitamin B12의 병용투여 방법발명에 대한 Eli Lilly의 미국특허는 Patent No. 7,772,209이고, 그 주된 청구항은 다음과 같습니다.

 

Claim 12. An improved method for administering pemetrexed disodium to a patient in need of chemotherapeutic treatment, wherein the improvement comprises:

a) administration of between about 350 μg and about 1000 μg of folic acid prior to the first administration of pemetrexed disodium;

b) administration of about 500 μg to about 1500 μg of vitamin B12 prior to the first administration of pemetrexed disodium; and

c) administration of pemetrexed disodium.

 

Teva 등 제네릭사의 ANDA 내용 : Alimta (pemetrexed) 제네릭 허가신청에 해당하지만, 허가신청서의 용법설명에서 특허청구항에서 특정하고 있는 엽산과 비타민 B12의 병용투여방법을 기재하고 있습니다. , Teva 등 제네릭 회사는 엽산과 비타민 B12의 포함하는 복합제를 실시하거나 병용투여방법을 직접 실시하지는 않지만, pemetrexed 단일제의 ANDA 허가신청 서류 중 사용설명서에서 특허발명의 병용투여 방법으로 실시할 것을 권장하고 있습니다.

 

임상현장의 실제 상황은, 의사가 항암제 pemetrexedinfusion으로 투여하기 전에 vitamin B12를 투여하고, folic acid는 환자가 집에서 복용하는 것입니다. 이와 같이 임상의가 pemetrexed 투여하기 전에 vitamin B12 뿐만 아니라 folic acid를 투여하지 않기 때문에, 특허청구된 투여방법의 3단계를 모두 실시하지 않고, 그 중 한 단계를 환자가 나누어 실시하는 상황에서도, 그와 같은 임상의의 실시행위 또는 그 의약을 제공하는 제네릭회사에게 방법발명 특허의 침해책임을 물을 수 있는지 여부가 핵심쟁점입니다.

 

4.    미국법원 1심 판결 : 방법특허 침해인정

 

미국법원의 1심 판결은 특허침해가 성립한다는 것입니다. 현재 우리나라와 다르지만, 미국특허법상 중요한 실무적 포인트를 정리하면 다음과 같습니다. 우리나라도 현재는 아니지만 앞으로 투여방법, 치료방법 등 방법발명 특허가 허용되고 실무상으로 중대한 의미를 갖게 될 것입니다.

 

Akamai 특허는 인터넷 통신기술에 관한 것이지만, 위 판결은 인터넷 산업분야뿐만 아니라 의약, 바이오, 화학분야에서도 중요한 의미를 갖습니다. 방법발명 특허보호를 강화하는 것이기 때문입니다.

 

Alimta 병용투여 방법발명 특허도 Akamai 판결 전이라면 특허침해를 인정받기 어려운 사안입니다. 그럼에도 ANDA를 특허침해를 인정한 것으로부터 분명하게 알 수 있듯, 특허권자에게 유리한 판결입니다.

 

또한, 특허로 보호받기 어려운 진단방법에 대한 특허보호 가능성이 높아졌습니다. 예를 들어, 유전자 검출로 암을 진단하는 방법은 자연법칙으로서 특허적격이 없다고 판단될 가능성이 높지만, 그 방법에 항암제를 투여하는 방법을 추가하면 특허적격 거절을 극복할 가능성이 높습니다. 다만, 진단 단계와 의약 투여단계를 각 다른 주체가 실시할 수 있지만, Akamai 판결에 따라 이와 같은 경우에도 특허권 침해로 판단될 가능성이 높아진 것입니다.

 

앞으로 Akamai 판결에서 확정한 특허법리를 적용하여 특허침해 판단을 하는 사례가 많을 것으로 예상됩니다. 다만, 하급심 판결들이 CAFC와 미연방대법원에서 그대로 지지될지 조금 더 지켜보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.10.05 14:53
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