미국판결__글17건

  1. 2020.07.15 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 인정 CAFC 판결 - corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결
  2. 2020.03.17 블록버스터 바이오신약 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결
  3. 2019.05.23 기술이전, 특허라이선스 계약에서 공정거래법, Anti-trust & Fair Competition Law 관련 실무적 개요
  4. 2019.05.23 미국 Qualcomm 퀄컴의 특허 라이선스 – 불공정거래행위로 판단한 미국법원 판결 뉴스 – 미국법원 FTC v. Qualcomm 사건 1심 판결
  5. 2019.05.22 미국연방대법원 2019. 5. 20. 선고 Mission Product vs Tempnology 판결 - 라이선스 계약서에서 계약해지 (termination) 사유 - 파산, bankruptcy 사유 발생 시 라이선스 계약의 종료 관련 라이센시의 권리 관계
  6. 2019.05.21 라이선스 계약서에서 계약해지 (termination) 사유 - 부도, 압류 등 파산, bankruptcy 관련 사유 발생 시 라이선스 계약의 법률관계 – 미국연방대법원 2019. 5. 20. 선고 Mission Product vs Tempnology 판결
  7. 2019.05.16 라이선스, 특허실시, 기술이전, License 계약에서 Running Royalty 산정기준 Net Sales 정의 영문계약 조항 샘플 – 상세하게 기재한 방식 사례
  8. 2019.05.16 특허라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 계약조항 샘플
  9. 2019.05.16 특허라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 구성, 산정기준 등 판단기준, 미국판결 사항, 체크포인트, 계약조항 샘플 등 실무적 포인트 몇 가지
  10. 2016.08.29 특허존속기간연장과 허가심사 중 보완기간 관련 미국 PRADAXA 판결의 시사점
  11. 2016.08.25 의약품 품목허가심사 중 보완기간과 특허존속기간연장(HWA PTE) 관련 미국법원 판결
  12. 2016.07.06 Microsoft 같은 대기업도 피하기 어려운 계약서의 부정확한 용어와 표현 사용으로 인한 계약분쟁: Unwired v. MS 미국 델라웨어주연방지방법원 판결
  13. 2016.04.19 Healthcare, Medical Software 관련 trade secret 침해소송 총 $940 million 손해배상 배심평결 - Epic Systems v. Tata Consultancy Services & Tata America International
  14. 2016.04.18 박사학위논문 연구발명의 공동발명자 박사과정 대학원생(first author)의 Harvard 대학 & 지도교수를 상대로 제기한 기여율 조정 소송
  15. 2016.04.18 특허권자 미국회사가 국내 중소기업 상대로 미국법원에 제기한 특허침해금지소송에서 한국기업 영문 웹사이트 및 온라인 판매행위를 근거로 미국법원의 관할인정 판결
  16. 2016.04.08 종업원과 체결한 전직금지약정, 경업금지약정을 행사하기 어려운 경우 – 미국판결
  17. 2016.01.08 비자발적 퇴직자의 영업비밀보호약정과 전직금지약정의 실효성

 

 

CAFC2020. 7. 14. 선고한 판결에서 공동발명을 인정한 1심 판결을 유지하였습니다. 공개된 판결문을 첨부합니다. 앞서 올린 공동발명 성립요건의 입증 관련 1심 판결을 인용한 블로그 포스팅도 다시 올립니다.

……

실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

 

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

1심 판결문 – 58면 이하

 

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.

 

A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.

 

In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.

 

Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

첨부: CAFC 판결

DANA-FARVER vs ONO Pharma_CAFC_7-14-2020_판결.pdf

KASAN_PD-1PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 인정 CAFC 판결 - corrob

 

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작성일시 : 2020. 7. 15. 08:38
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실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

 

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

1심 판결문 – 58면 이하

 

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.

 

A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.

 

In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.

 

Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

KASAN_블록버스터 바이오신약 PD-1PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 cor

 

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작성일시 : 2020. 3. 17. 15:12
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당연 위법 사항 - per se illegal

price fixing, output restraint, market division, group boycott, resale price maintenance

 

경쟁제한성과 합리성 판단 사항 - Rule of Reason 적용대상

Safeguards against the anticompetitive concerns 

horizontal restraints

tying arrangements (package licensing)

exclusive dealing (territory, field of use, components, alternatives, etc.)

cross-licensing and pooling arrangements

           . fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions

           . limiting to technically essential patents, not including alternatives

            . free to be licensed individually or in a package

            . worldwide non-exclusive

            . royalties on actual use of the patents

  . free to develop and use alternatives

           . grant back under non-exclusive, non-discriminatory licenses

  . no joint defense

grant-back

acquisition (exclusive licensing) of IPR

 

판단요소

1. Whether the restraint is likely to have anticompetitive effects?

2. Whether, under the relevant market context, the restraint is reasonably necessary to achieve pro-competitive efficiencies that outweigh anticompetitive effects?

 

Qualcomm 퀄컴 특허라이선스 계약의 불공정사항 수정 명령 - 미국법원 FTC v. Qualcomm 사건 2019. 5. 21. 선고 1심 판결 내용

 

(1) Qualcomm must not condition the supply of modem chips on a customer’s patent license status and Qualcomm must negotiate or renegotiate license terms with customers in good faith under conditions free from the threat of lack of access to or discriminatory provision of modem chip supply or associated technical support or access to software.

 

(2) Qualcomm must make exhaustive SEP licenses available to modem-chip suppliers on fair, reasonable, and non-discriminatory ("FRAND") terms and to submit, as necessary, to arbitral or judicial dispute resolution to determine such terms.

 

(3) Qualcomm may not enter express or de facto exclusive dealing agreements for the supply of modem chips.

 

(4) Qualcomm may not interfere with the ability of any customer to communicate with a government agency about a potential law enforcement or regulatory matter.

 

KASAN_기술이전, 특허라이선스 계약에서 공정거래법, Anti-trust & Fair Competition Law

 

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작성일시 : 2019. 5. 23. 17:00
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2017년 미 연방통신위원회(FTC)에서 퀄컴을 상대로 제기한 소송에서 2019. 5. 21. 퀄컴 패소 취지의 판결이 선고되었다는 뉴스입니다. 해당 판결문은 링크: 19-05-21 FTC v. Qualcomm Ju...에서 찾아볼 수 있습니다.

 

판결문에서 퀄컴의 특허 라이선스 및 판매 정책이 반도체 시장에서 경쟁을 저해하고, 휴대폰 제조업체와 경쟁회사뿐 아니라 소비자에게도 피해를 주었다고 판단하였습니다. 우리나라 기업들에게도 영향을 미칠 것으로 보입니다.

 

미국법원은 퀄컴에게 휴대폰 제조사들과 라이선스 계약을 전면 재협상해 가격과 판매 관행을 다음과 같이 변경할 것을 명령하고, 그 후 7년 동안 FTC로부터 그 이행여부 관련 모니터링을 받아야 한다는 의무까지 부과하였습니다.

 

FTC Act, and has ordered the following remedies:

(1) Qualcomm must not condition the supply of modem chips on a customer’s patent license status and Qualcomm must negotiate or renegotiate license terms with customers in good faith under conditions free from the threat of lack of access to or discriminatory provision of modem chip supply or associated technical support or access to software.

 

(2) Qualcomm must make exhaustive SEP licenses available to modem-chip suppliers on fair, reasonable, and non-discriminatory ("FRAND") terms and to submit, as necessary, to arbitral or judicial dispute resolution to determine such terms.

 

(3) Qualcomm may not enter express or de facto exclusive dealing agreements for the supply of modem chips.

 

(4) Qualcomm may not interfere with the ability of any customer to communicate with a government agency about a potential law enforcement or regulatory matter.

 

(5) In order to ensure Qualcomm's compliance with the above remedies, the Court orders Qualcomm to submit to compliance and monitoring procedures for a period of seven (7) years. Specifically, Qualcomm shall report to the FTC on an annual basis Qualcomm’s compliance with the above remedies ordered by the Court.

 

KASAN_미국 Qualcomm 퀄컴의 특허 라이선스 – 불공정거래행위로 판단한 미국법원 판결 뉴스 – 미국법원 F

 

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작성일시 : 2019. 5. 23. 10:08
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미국연방대법원 판결

-      Licensor 상표등록권자 Tempnology vs Licensee 상표사용권자 Mission Product

-      의류 분야 등록상표의 사용허락 라이선스 계약 기간 중 Licensor 상표등록권자 Tempnology 도산 상황 발생 미국법원에 소위 Chapter 11 파산신청 접수

-      미국 파산법에 따라 채무자(debtor)는 이행해야 할 계약상 채무의 이행을 거절하는 부인권(rejection) 행사할 수 있음

-      본 상표사용하락 라이선스 계약에서는 Licensor 상표권자가 채무자로 상대방 채권자, licensee에 대해 라이선스 계약상 채무이행을 거절하는 부인권 행사함.

-      라이센서의 채무는 대상 상표사용을 허여하는 내용이므로 위 부인권 행사로 licensee의 상표사용권한이 소멸되는지 쟁점

-      라이센서의 부인권 행사 후 라이센시가 상표사용을 계속하는 경우 상표권침해에 해당하는지 여부가 쟁점

-      미국연방대법원 라이센시 계속 상표사용권한 인정함

 

미국판결 요지 부정, 라이센시는 대상 상표를 계속 사용할 수 있음

 

 

KASAN_미국연방대법원 2019. 5. 20. 선고 Mission Product vs Tempnology 판결 -

 

 

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작성일시 : 2019. 5. 22. 08:39
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계약실무 관행 및 실무적 쟁점

- 실무상 통상적으로 계약해지 Termination 사유로 당사자 부도, 압류, 파산 등을 규정함

- 그러나 국가마다 차이가 있지만 실제 파산 발생 시 termination 조항의 상대방의 계약 해제권 조항은 무효가 되어 아무런 의미가 없는 경우가 많다는 점을 유의해야 함

- 강행법규인 파산법에 따른 파산재산관리/분배규정에 따라, 계약이행상 상당한 변경이 발생할 수 있음

- 미국연방파산법에서는 원칙적으로 미이행계약에 대해서는 파산신청 즉시 automatic stay (자동정지) 발효

- 채무자의 계약상대방은 계약상 허여된 모든 권리 행사는 물론, (금전적 손해배상 청구 외에는) 채무자를 상대로 한 어떤 claim이나 소송도 금지

- 파산관재인은 스스로의 business judgment에 따라, 해당 계약을 거부할 수 있음은 물론(채무자는 계약이행의무가 면제됨), ‘Ipso facto’ 규정 [bankruptcy 발생 시 상대방의 계약 해제권 또는 특정 option 행사권(escrow상 금액/자료 등 인출권한) 발동조항 등]은 무효가 됨

- Licensorbankruptcy 경우에는 해당 license계약상 명시적인 non- assignment 규정이 있는 경우에도, 관재인은 해당 license 계약을 제3자에게 양도할 수 있는 반면,

- (특허 및 저작권법상 IP owner의 동의 없이는 licensee가 해당 license의 양도를 제3자에게 양도하는 것을 금하고 있는 것으로 해석되는 바) licenseebankruptcy에 처한 경우에는 licensor의 동의 없이는 해당 license를 제3자에게 양도, 승계할 수 없다.

- 프랑스, 독일에서는 파산관재인은 라이센스 계약을 미이행 계약으로서 해제할 수 있고, 이것에 대해서 특별한 Licensee 보호 제도는 마련되어 있지 않다.

- , 미국에서는 파산관재인은 미이행 계약인 특허, 저작권, 영업비밀 라이선스 계약(상표/서비스/상호는 제외)의 이행 또는 거절을 선택할 수 있지만,

- 파산관재인이 라이선스 계약의 거절을 선택했을 경우에는 licensee는 라이선스의 유지를 선택할 수 있고, 이 경우 기존 라이센스의 범위 내(, licensor의 특정이행 의무 등의 부수적인 의무는 제외)에서 보호된다.

 

계약실무상 대응방안

- 파산신청 전에 예견될 수 있는 일정 기준 이하의 재정부실, 이행 지연 등을 계약 해지사유로 규정

- 파산신청 전에 발생할 수 있는 Change of control 관련 사안을 해지사유로 규정 라이선스 계약을 미이행계약으로 해석되지 않는 구조로 설정

- : 로열티 지불의무 외에는 실질적인 미이행 의무가 존재치 않도록 규정하고, 다른 의무 (특허 유지/관리의무 등) 는 별도의 미이행계약으로 구성

- Source Code를 제3자 보관 또는 Escrow 위탁 의무가 발생하는 경우를 설정하고, 그 경우 보관/위탁된 source code가 관재인의 control 또는 파산재산 범위에 속하지 않도록 규정 해당 특허권에 대한 담보권 설정

 

미국판결 사안의 쟁점 및 판단 요지

- The question is whether the debtor-licensor’s rejection of that contract deprives the licensee of its rights to use the trademark. We hold it does not.

- 쟁점: 라이센서, 등록권자가 계약서 termination 조항의 사유 파산을 이유로 라이선스 계약을 종료하고 라이센시의 상표사용을 금지할 수 있는지 여부

- 미국대법원 판단요지 부정, 라이센시는 대상 상표를 계속 사용할 수 있음 \

- A rejection breaches a contract but does not rescind it. And that means all the rights that would ordinarily survive a contract breach, including those conveyed here, remain in place.

- 상표사용 허락 라이선스 거절은 계약위반에 해당함

 

첨부: 미국연방대법원 판결

 

KASAN_라이선스 계약서에서 계약해지 (termination) 사유 - 부도, 압류 등 파산, bankruptcy

미국연방대법원 2019. 5. 20. 선고_Mission Product _vs_Tempnology_17-1657_판

 

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작성일시 : 2019. 5. 21. 11:40
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Net Sales” means, with respect to a given period of time, gross sales of the Product in such period to unrelated Third Parties in bona fide arm’s length transactions, (excluding sales or dispositions for use in Clinical Studies or other scientific testing or reasonable quantities of samples, in each case for which Licensee and any such Third Party Distributors receive no revenue), less the following deductions which are actually incurred, allowed, paid, accrued or specifically allocated to such gross sales amounts of the Product and not separately invoiced:

 

(a) credits or allowances actually granted for damaged Product, returns or rejections of Product, price adjustments, and billing errors;

 

(b) governmental and other rebates (or equivalents thereof) granted to: managed health care organizations; pharmacy benefit managers (or equivalents thereof); federal, state/provincial, local and other governments, their agencies and purchasers and payors, including, without limitation, any state or federal Medicare, Medicaid or similar program); or trade customers;

 

(c) normal and customary trade, cash and quantity discounts, allowances and credits actually allowed and taken specifically with respect to sales of other dispositions of the Product;

 

(d) distribution services agreement fees allowed or paid to Third Party distributors;

 

(e) transportation costs, including without limitation insurance, for outbound freight related to delivery of the Product to the extent included in the gross amount invoiced;

 

(f) excise and sales taxes, tariffs, duties, value added taxes, and other taxes applied to the sale of the Product imposed upon and paid directly with respect to such sales or (reduced by any refunds of such taxes deducted in the calculation of Net Sales for prior periods and, for the avoidance of doubt, no deduction shall be permitted for income, withholding, corporate or similar taxes); and

 

(g) any other items that reduce gross sales amounts as required by GAAP.

 

Transfers and sales of the Product between or among a Party and its Affiliates or Third Party Distributors shall be excluded from the computation of Net Sales, but the subsequent final sales of the Product to Third Parties by such Affiliates or Third Parties shall be included in the computation of Net Sales.

 

There shall be no double counting in determining the foregoing deductions from gross amounts invoiced to calculate Net Sales. The deductions set forth above in this definition of Net Sales shall be determined in accordance with GAAP, as consistently applied by Licensee and such Third Party Distributors across all of their products. The amounts set forth in clauses (a) through (g) above shall only be deducted from gross invoiced sales where gross invoiced sales before deductions are non-discounted gross sales amounts.

 

In the event Licensee or such Third Party Distributors sell the Product together with other products to Third Parties in a particular country in the Territory and the price attributable to the Product is less than the average price of “arm’s length” sales of the Product alone in the particular country for the reporting period in which such sales occur (such sales to be excluded from the calculation of the average price of “arm’s length“ sales of the Product alone), Net Sales for any such sales shall be the average price of “arm’s length” sales by Licensee or Third Party Distributors, as applicable, of the Product alone and in the country during the reporting period in which such sales occur. If the average price of “arm’s length” sale of the Product cannot be determined in any given country, the Net Sales will be determined by the value of the Product sold to similar customers in countries with similar pricing and reimbursement structures and for similar quantities. Any dispute as to the determination of fair market value that cannot be resolved through discussion between the Parties shall be determined in accordance with Section 3.2(i). Notwithstanding the foregoing, in the event the Product is sold as a Combination Product, for purposes of determining the royalties payable by Licensee to Licensor hereunder, Net Sales shall be calculated by the Net Sales for such Combination Product in a manner to be negotiated and agreed upon by Licensor and Licensee, reasonably and in good faith, prior to any sale of such Combination Product, which shall be based upon the respective fair market values of the active pharmaceutical ingredients in such Combination Product; provided that in no event shall the royalty rate payable by Licensee to Licensor for such Combination Product be greater than the royalty rate of the Product containing the Compound as the sole active ingredient.

 

KASAN_라이선스, 특허실시, 기술이전, License 계약에서 Running Royalty 산정기준 Net Sa

 

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작성일시 : 2019. 5. 16. 17:00
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4.1 License Fees. On or before the Effective Date, the Licensee Kite shall pay to the Licensor Cabaret a one-time upfront license fee of twenty-five thousand United States dollars (US$25,000). On or before each anniversary of the Effective Date until First Commercial Sale of the first Licensed Product, Kite shall pay to Cabaret an annual license fee of thirty thousand dollars (US$30,000).

 

4.3 Royalties.

4.3.1 Royalty Rate. During the applicable Royalty Term for a Licensed Product, subject to the terms and conditions of this Agreement, Kite shall pay to Cabaret royalties, with respect to each Licensed Product, equal to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product by the Licensee Kite, its sublicensees and their respective Affiliates; provided, however, if the Licensed Product is made, used, or sold in such country where such Licensed Product would not infringe a Valid Claim, then the applicable royalty rate for such Licensed Product in such country shall be reduced to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product. Only one royalty shall be owing for a Licensed Product regardless of how many Valid Claims cover such Licensed Product.

 

4.3.2 Third Party Royalties. If the Licensee Kite, its Affiliate or Sublicensee is required to pay royalties in consideration for a license to such Third Party IP to any Third Party in order to exercise its rights hereunder to make, have made, use, sell, offer to sale or import any Licensed Product, then Kite shall have the right to credit [*] percent ([*]%) of such Third Party IP royalty payments against the royalties owing to Cabaret under Section 4.3.1 with respect to sales of such Licensed Product in such country; provided, however, that Kite shall not reduce the amount of the royalties paid to Cabaret under Section 4.3.1 by reason of this Section 4.3.2, with respect to sales of such Licensed Product in such country, to less than [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product in such country.

 

4.3.3 Generic Product. On a country-by-country and Licensed Product-by-Licensed Product basis, if at any time during the applicable Royalty Term, one or more Generic Products are commercially launched by a Third Party (other than a Third Party sublicensee) in a country, then the applicable royalty rate for such Licensed Product in such country shall be reduced to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product beginning from the launch of such Generic Product and continuing so long as such Generic Product is being sold in such country. Notwithstanding anything to the contrary set forth in this Agreement, to the extent that Kite has entered into a Sublicense Agreement pursuant to which Kite is not entitled to receive royalties in a country in which a Generic Product has been commercially launched, Kite shall have no obligation to pay, and Cabaret shall have no right to receive, royalties with respect to sales of Licensed Product in such country.

 

4.3.4 Combination Products. If a Licensed Product either (a) is sold together with another active ingredient product or device product which is not covered by a Valid Claim for a single price, or (b) consists of components that are covered by a Valid Claim and an active ingredient or device component that is not covered by a Valid Claim, then (except in the case where (i) the other active ingredient or device product or component which is not covered by Valid Claim also is not covered by any other valid patent claim, and (ii) a sublicensee pays to Kite a royalty which is not subject to an adjustment for such other active ingredient or device product or component) for purposes of the royalty payments under Section 4.3 for Net Sales of such Licensed Products, such Net Sales, prior to the royalty calculation set forth in Section 4.3, first shall be multiplied by the fraction A/(A+B), where A is [*], and B is [*]. If the parties cannot reach an agreement as to the Value of each of the products or components then a Third Party arbitrator who is an industry expert shall be appointed to provide such determination which shall be binding on the parties. The parties shall equally share all costs associated which such determination. Until such determination is made Kite shall make payment under Section 4.3 to Cabaret in accordance with its own determination and if following the Third Party arbitrator’s decision an increase in payments is required Kite shall make such adjustment payments retroactively.

 

KASAN_특허라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 계약조항 샘플.pdf

 

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작성일시 : 2019. 5. 16. 16:44
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Ø  Types of Royalties :

       Lump Sum, 분할불

ü  Net Present value (현가율(WACC), 이자율 등 적용)

       Running Royalties

ü  정율 (%)

ü  정액 ($ per unit)

ü  Sliding scale

Ø  Minimum Royalty vs Maximum Royalty

Ø  Gross Sales Price vs Net Sales Price

       공제항목 (할인, 반품, tax, 수수료, 광고료, 설치비, 포장, 운송비)

Ø  Royalty Bearing Product

Ø  Tax

Ø  Report & Audit

 

KASAN_특허라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 구성, 산정기준 등 판단기준, 미국판결 사항,

 

 

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작성일시 : 2019. 5. 16. 16:00
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-- 특허존속기간연장과 허가심사 중 보완기간 관련 미국 PRADAXA 판결의 시사점 --

 

미국은 특허존속기간연장제도 관련 법규정과 실무운영이 우리나라와는 많이 다릅니다. 미국사례를 우리나라에 적용할 수 없습니다. 그럼에도 미국판결을 찬찬히 살펴보고 참고할만한 내용이 있다고 생각합니다.

 

첫째, 미국에서는 의약품 발매허가심사에 소요된 기간을 특허청이 아니라 실제 심사를 담당했던 FDA에서 확정합니다. 우리나라는 허가심사와 무관한 특허청에서 정합니다.

 

특허권자의 책임으로 실시하지 못한 기간을 특허존속기간연장대상으로 할 수 없습니다. 그 중 허가심사 중 특허권자측의 책임 있는 기간인지 여부는 그 심사를 담당했던 식약처(FDA)가 특허청보다 잘 알 것입니다. 엄격하게 말하면, 당사자 대립구조도 아닌 특허존속기간연장출원 및 심사과정에서 특허청 심사관이 품목허가심사기간 중 특허권자측의 책임 있는 기간을 가려낸다는 것은 어렵습니다. 반면, 식약처 담당부서 심사관이라면 훨씬 용이할 것입니다. 미국이 우리보다 낫다는 생각입니다.

 

둘째, 미국 FDA보완절차가 전혀 없었던 심사기간만 특허존속기간연장 대상으로 인정합니다. 우리나라 특허청 실무와 다릅니다.

 

반면, 특허권자는 신약허가심사에 필요한 모든 항목의 서류가 제출되었고 정식으로 허가심사가 개시된 후 실제로 허가심사가 진행되었으므로 그날부터 허가일까지 심사소요기간이 특허존속기간연장대상이라고 주장합니다.

 

미국법규 자체는 불명확해서 어느 쪽으로도 해석할 수 있습니다. 그런데, 미국법원은 특허권자 주장을 배척하고 미국 FDA 입장을 지지하였습니다. 미국약사법 관련 규정을 엄격하게 해석하여 특허존속기간연장을 제한합니다.

 

우리나라에서도 특허법 및 시행령의 "허가 등을 받은 자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간" 문언표현의 해석에 따라 연장기간이 달라집니다. 특허법원에서 특허심판원과는 달리 해석할지, 또 최종적으로 대법원에서 어떤 판단기준을 제시할지 주목됩니다.

 

특허존속기간연장제도를 만든 국가이자 대표적 Pro-Patent 입장인 미국에서 우리나라 심결과 구별되는 입장을 취하고 있습니다. 관련 법규정과 구체적 사안이 다른 우리나라에 그대로 적용될 것은 아니더라도 그와 같은 해석의 배경과 논리는 주목된다 할 것입니다.

 

작성일시 : 2016. 8. 29. 15:15
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-- 의약품 품목허가심사 중 보완기간과 특허존속기간연장(HWA PTE) 관련 미국법원 판결 --

 

앞서 블로그에서 Boehringer Ingelheim (“BIPI”) PRADAXA (dabigatran etexilate) 특허존속기간연장 관련 사항을 소개하였습니다. 미국 FDA에서는 허가심사에서 실제 CMC 심사를 했던 보완기간도 특허존속기간연장 대상에서 제외하였습니다. 이에 불복한 BIPI에서 제기한 행정소송 판결문을 첨부합니다.

 

분쟁사안의 주요 timeline은 다음과 같습니다.

1.     PRADAXA에 대한 NDA 022512 최초 제출일:  2009. 10. 19.

2.     허가신청서류 완성본 제출일 및 FDA 허가신청 접수 인정일: 2009. 12. 15.

3.     FDA 허기신청 서류 심사

4.     FDA Refuse-to-File (“RTF”) letter (clinical reason): 2010. 2. 12.

5.     FDA 허가심사 항목 중 CMC 심사는 계속한다는 통지 및 실제 CMC 심사진행

6.     허가신청자 BPIP 보완서류 및 완전한 허가신청서 제출일: 2010. 4. 19.

 

미국 FDA에서는 2010. 4. 19. 이후 보완절차가 전혀 없었던 심사기간만 특허존속기간연장등록 대상이라는 입장입니다. 반면, 특허권자 및 허가신청자 BI에서는 2009. 12. 15. 신약허가심사에 필요한 모든 항목의 서류가 제출되었고 정식으로 허가심사가 개시된 후 실제 허가심사가 진행되었으므로 그날부터 허가일까지 심사소요기간이 특허존속기간연장대상이라고 주장합니다.

 

미국법원은 특허권자 주장을 배척하고, FDA 입장을 지지하였습니다. , 2010. 4. 19. 이후 보완절차가 전혀 없었던 심사기간만 특허존속기간연장 가능하다고 판결하였습니다.

 

우리나라 심결과 다릅니다. 미국 정부와 법원에서 특허존속기간연장을 위와 같이 매우 엄격하게 판단하는 이유와 배경 등을 잘 살펴보아야 할 것입니다. 법제와 사정이 다르지만, 우리나라에서 관련 법 조항을 해석하는데 미국판결의 취지를 고려할 수 있는지, 타당한 이유가 있는지 등등 신중한 검토가 필요할 것입니다.

 

첨부: 미국법원 1심 판결

PRADAXA - DDC Decision.pdf 

 

작성일시 : 2016. 8. 25. 09:00
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-- Microsoft 같은 대기업도 피하기 어려운 계약서의 부정확한 용어와 표현 사용으로 인한 계약분쟁:  Unwired v. MS 미국 델라웨어주연방지방법원 판결 --

 

법리상 특별한 내용은 없지만 실무적 참고자료로 소개합니다. 지난 2016. 6. 15.자 미국법원의 특허라이선스 계약분쟁에 관한 판결입니다. 계약서 용어와 표현이 가장 중요하기 때문에 최종 사인된 계약서 문언을 정확하게 작성하지 못하면 손해와 계약분쟁을 피할 수 없습니다.

 

계약담당 실무가들은 잘 알고 있고 판결내용도 수긍할 수 있지만, 한편으로 판결문에서 설명하고 있는 MS 주장과 그 배경도 공감하는 측면이 있습니다. 계약실무자 누구도 그와 같은 상황에 직면하지 않는다고 장담하기 어렵기 때문입니다.

 

어떤 에러도 없는 완벽한 계약과 그 계약내용을 모두 정확하게 반영한 완벽한 계약서는 현실적으로 기대하기 어렵습니다. 수많은 pitfall를 사전에 인지하고 최대한 회피하는 수 밖에 없습니다. 자주 계약분쟁 판결을 검토하여 타산지석으로 삼는다면 보다 정확한 계약서 작성에 도움이 될 것입니다.

 

1. 분쟁대상 계약조항

 

5.1.3 Qualifying Agreement License Fee. If Openwave closes a Qualifying Agreement, Microsoft shall make a non-refundable payment of Ten Million US dollars ($10,000,000.00 US) within thirty (30) calendar days of the date on which Microsoft receives from Openwave written notice (referencing this Section 5.1.2) that Openwave has closed such a Qualifying Agreement.

 

As used in this Section 5.1.[3], a "Qualifying Agreement" means a nonexclusive and non-sublicensable patent license with an unaffiliated operating company under the Openwave Licensed Patents (i) that is executed within three (3) years of the Effective Date, and (ii) for which Openwave receives a payment of at least Twenty-Five Million US dollars ($25,000,000.00 US).

 

For the avoidance of doubt, (1) Microsoft will make no payment to Openwave under this Section 5.1.[3] if Openwave does not close a Qualifying Agreement, and (2) a Qualifying Agreement does not include any patent license with an entity, such as RPX Corporation, Intellectual Ventures or similar entities, that aquire [sic] patent rights for the purpose of granting releases, sublicenses, covenants or immunities from suit to third parties.

 

2. 사실관계 및 쟁점

 

Openwave(소송 당사자 Unwired로 명칭변경) Microsoft 사이에 체결된 특허 라이선스 계약서 중 5.1.3항 내용은 Openwave에서 "Openwave Licensed Patents"에 관련된 특허 라이선스를 MS와 무관한 타사와 체결하는 경우, MS에서는 Openwave에게 "Qualifying Agreement License Fee" 1천만달러를 지급한다는 것입니다.

 

실제로 Openwave에서 Lenovo와 특허라이선스 계약을 체결하고 위 조항에 따라 MS에 대해 1천만불을 지급 요청하였으나 MS에서는 위 조항에 정의한 "Qualifying Agreement License"에 해당하지 않기 때문에 1천만불을 지급할 수 없다고 주장합니다.

 

MS는 그 이유로 Lenovo에 대한 라이선스 계약 대상특허에 MS와의 라이선스 계약대상 "Openwave Licensed Patents" 이외에 Openwave 보유 다른 특허가 포함되어 있으므로 위 계약조항에 맞지 않는다고 주장합니다.

 

따라서 소송의 쟁점은 계약문언 중 "under the Openwave Licensed Patents"가 기존 라이선스 대상 특허만을 의미하는지 여부입니다. 특히 구체적으로는 "under" 용어의 해석문제로 정리되었습니다.

 

3. 판결요지

 

MS에서는 계약조항의 목적, 당사자의 의사 등에 비추어 볼 때 라이선스 대상특허를 동일한 것으로 해석해야 한다고 주장합니다. 그러나 미국법원은 계약 당사자의 내심이나 주관적 의사 보다 합리적인 제3자가 파악할 수 있는 객관적 의미에 따라 해석되어야 한다는 기본법리를 다시 명확하게 밝혔습니다.

 

유명 사전과 판례에서 "under""subject to" "in accordance with" "in compliance with"로 해석합니다. 동일특허를 대상으로 한정해야 한다는 MS 주장을 뒷받침하지 못합니다. 따라서 미국법원은 Lenovo 라이선스에 "Openwave Licensed Patents"뿐만 아니라 다른 특허가 추가로 포함되어 있어도 위 조항을 충족한다고 판결하였습니다.

 

판결에서는 MS의 주장내용은 "solely under" "only under" or "exclusively under"로 표현되어만 한다고 판시하였습니다.

 

참고로 integration clause, entire agreement clause는 거의 자동으로 포함되는데 위 계약서에도 있습니다. MS 주장하는 라이선스 대상 특허범위를 동일한 것으로 한정 해석할 수 있는 다른 사정이 있었더라도, 위와 같은 계약문언 해석에는 별 다른 영향을 미치지 않았습니다.

 

첨부: Unwired v. MS 미국 1심 판결

Unwired-Planet vs Microsoft -Opinion-June-15-2016.pdf

 

작성일시 : 2016. 7. 6. 10:30
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-- Healthcare, Medical Software 관련 trade secret 침해소송 총 $940 million 손해배상 배심평결 - Epic Systems v. Tata Consultancy Services & Tata America International --

 

미국연방지방법원에서 2016. 4. 15. 미국회사가 인도타타그룹 자회사를 상대로 제기한 영업비밀침해소송(Western District of Wisconsin, case No. 14-cv-748-wmc)에서 총 $940 million ( 11천억원)이라는 어마어마한 금액의 손해배상 배심평결(Jury Verdict)이 나왔습니다.

 

첨부한 배심평결을 보면 실손해배상 $240 million + 징벌적 손해배상 $700 million으로 산정되었습니다. 배심평결에 대한 불복절차, 판사검토 및 승인절차, 지연이자 산정 등 후속 심리절차가 남아있지만 일단 천문학적 금액의 손해배상 배심평결입니다.

 

원고 Epic Systems 1979년부터 병원용 데이터관리, 운영관리 등 healthcare, medical software을 전문적으로 개발 및 운영하는 미국 Wisconsin 소재 회사입니다. 피고 Tata 그룹 자회사(TCS)는 헬스케어 분야에 진출한 IT 서비스회사입니다. 초기에는 Epic Systems과 협력관계였으나 TCS에서 경쟁관계에 있는 병원에 대해 ‘Med Mantra’라는 경쟁시스템을 론칭하면서 Epic에서 비밀유지계약 위반 및 영업비밀 침해 등을 주장하는 소송을 제기한 것입니다.

 

최근 미국에서 영업비밀침해소송의 Risk가 급증하는 추세라는 보도가 있습니다. 영업비밀보유회사의 소재지에서 그 주민들로 구성되는 배심재판의 특성상, 일단 영업비밀침해가 인정되기만 하면, 침해자에게 어마어마한 거액의 징벌적 손해배상책임을 지우는 경우가 많습니다.

 

특허청구범위 기재내용을 기준으로 공지기술 여부와 침해여부를 공방하는 특허침해소송보다 그 한계를 특정하기 어려운 영업비밀의 특성상 침해혐의 방어가 훨씬 더 어렵다는 점도 외국기업에게 큰 위험요소입니다.

 

위 소송의 사실관계 및 쟁점을 정리한 중간판결을 첨부해 드립니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다. 향후 배심평결 후 후속 소송절차를 모니터링해서 최종 판결이 나오면 다시 올려드리겠습니다.

 

첨부:

1. 미국법원 Summary Judgment 중간판결

1_중간판결_Epic v. TCS_No. 14-cv-748_MSJs.pdf

2. 배심평결

2_TataDamagesVerdict.pdf

 

 

작성일시 : 2016. 4. 19. 09:56
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--박사학위논문 연구발명의 공동발명자 박사과정 대학원생(first author)Harvard 대학 & 지도교수를 상대로 제기한 기여율 조정 소송 --

 

Harvard chemistry PhD student, Mark Charest2005Science에 실린 논문의 제 1 저자로 박사학위를 받았습니다. 내용은 항생제 tetracycline의 새로운 계열물질을 발명한 획기적 성과로, 논문발표 전 대학산단과 보고하고 특허출원을 거쳐 Tetraphase Pharma로 기술이전되었습니다.

 

참고로 판결문에서 위 특허발명은 장래 $1 billion ( 11천억원) 이상의 가치를 창출할 잠재적 가능성이 있다고 설명합니다.

 

Harvard OTD(산학협력단)에서는 공동발명자 사이의 기여율로 지도교수에게 50%, 나머지 50% 중 제 1 저자 Dr. Charest에게 15%, 다른 동료 2명에게 각 15%, 다른 1명에서 나머지 5%를 배분하였습니다.

 

이에 논문 제 1 저자 Charest가 반발하자, 지도교수 50%는 그대로 두고, 1 저자의 기여율을 18.75%로 올리고, 나머지 공동발명자 3명에게 각 11.25%, 10%, 10%로 하는 수정안이 제시되었고, 대학당국과 지도교수의 압력하에 Charest도 위 수정안에 서명하였습니다.

 

그러나, Dr. Charest와 지도교수의 관계는 회복불능으로 나빠졌고, Dr. Charest가 대학을 떠나 venture capital로 간 후 Harvard 대학에 공동발명자의 기여율에 관한 이의신청을 제기하였습니다. 대학당국의 이의심사에서 제 1 발명자로서 기여율을 상향 조정해 달라는 주장이 받아들여지지 않았고, 결국 Dr. Charest가 법원에 대학당국과 지도교수를 상대로 하는 소송을 제기한 것입니다.

 

2013년 시작된 소송에서 지난 2016. 2. 16. 첨부한 중간판결이 나왔습니다. 박사학위논문 지도교수를 상대로 소송까지 한 배경사실을 상세하게 기재하고 있어서 그 내용이 상당히 흥미롭습니다. 재미 삼아 한번 읽어보시기 바랍니다.

 

한편, 법리적 측면에서는 쉽게 이해하기 어려운 내용이 많습니다. 먼저 소송 당사자로 지도교수와 대학총장 및 fellows를 피고로 지정한 것은 언뜻 이해하기 어렵습니다. 미국법원은 지도교수와 대학 fellows 대상 청구는 모두 각하하였습니다. 특허발명의 승계인 대학산단과 기여율을 확정하라는 취지로 보입니다.

 

이제 미국법원은 공동발명자의 기여율을 심리하여 결정할 것입니다. 공동발명자의 각 기여율은 객관적 측량이나 판단이 매우 어려운 문제입니다. 그와 같은 어려움 때문에 당사자의 합의 또는 조정으로 중도에 소송이 종결될 가능성도 높습니다.

 

그러나 발명자보상금이 수백억원에 이르는 등 상업적 이해관계가 매우 커서 기여율 분쟁이 합의에 이르지 못하고 끝까지 계속된다면 판결로 종결될 것입니다. 만약 판결이 나온다면 지도교수와 같은 연구책임자와 박사과정 대학원생과 같은 연구실무자의 발명에 대한 각각의 기여 정도를 무엇을 기준으로, 어떻게 평가하고, 결정할 것인지, 등등 특허실무상 참고할 좋은 선례가 될 것으로 기대됩니다.

 

첨부: 미국법원 중간판결

미국법원 중간판결_WoodlockOpinion.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 18. 17:00
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-- 특허권자 미국회사가 국내 중소기업 상대로 미국법원에 제기한 특허침해금지소송에서 한국기업 영문 웹사이트 및 온라인 판매행위를 근거로 미국법원의 관할인정 판결 --

 

소규모 회사로 미국지사도 없을 뿐만 아니라 미국에 직접 수출실적도 없음에도 불구하고 미국회사가 한국회사를 상대로 한국이 아니라 미국법원에 특허소송을 제기하면 그 소송관할이 인정되는지 문제됩니다. 미국 내 주소가 전혀 없으므로 미국특허 소송서류의 송달도 실무적으로 매우 어려운 문제입니다.

 

첨부한 소장을 보면, BackJoy Orthotics (“Plaintiff) v. Forvic International (“Defendants”) No. 14-cv-00249 (M.D. Fla. 2014) 사건에서 자세교정용 의자 S-Back 제품을 판매하는 한국 회사를 상대로 특허권자 미국회사가 미국법원에 특허침해, NDA 계약위반, 영업비밀침해 등을 주장하는 소송을 제기하였습니다.

 

온갖 난관을 거친 소장송달 다음에 대두된 쟁점은 미국 내 지사나 직접 판매 등 영업활동을 하지 않는 한국회사에 대한 소송관할 인정여부입니다. 한국회사는 관할부재로 소각하 신청을 하였으나 미국법원은 2016. 3. 9. 피고신청을 기각하고 관할인정 결정을 하였습니다.

 

미국법원은 한국기업이 온라인 판매영업을 통해 미국현지 소비자가 제품을 주문하면 언제든지 제품을 보내고 그 대금을 받을 수 있다는 점을 관할인정 사유로 들었습니다. 해당 판시는 다음과 같습니다. "Defendants had purposefully availed themselves of the forum by manufacturing devices for a forum-based buyer, to be transported to the forum, to be sold in the forum to forum consumers; receiving payment from the forum; tendering the devices for transportation to the forum; and sending invoices to the forum."

 

정리하면, 판매회사의 소재지와 상관 없이 온라인 판매를 통해 미국 소비자와 거래할 가능성이 있는 경우라면 전세계 어느 국가 회사에 대해서도 미국법원은 미국특허침해소송을 심리할 수 있다는 적극적 입장입니다.

 

해당 국가에서 미국법원의 판결을 승인하고 집행할 수 있을지는 또 다른 문제이지만, 일단 특허분쟁의 주도권을 미국법원이 갖는다는 의미입니다.

 

국내 소규모 사업자 입장에서 참고할 흥미로운 사례입니다. 특허기술 내용도 난해하지 않고, 소장에 미국회사와 국내회사의 사업상 거래관련 배경사실, 특허침해혐의 제품사진, 판매형태 등도 상세하게 기재되어 있으며, 법원 결정문에는 송달과정, 관할인정 이유 등이 잘 설명되어 있습니다. 특허, 법무, 국제거래 실무자에게 좋은 참고자료가 될 것 같습니다. 한번 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부:   1. 특허권자 제출 소장

    complaint.pdf

    2. 미국법원 관할인정 결정문

            미국법원 결정문.pdf

작성일시 : 2016. 4. 18. 09:28
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-- 종업원과 체결한 전직금지약정, 경업금지약정을 행사하기 어려운 경우 미국판결 --1.    사실관계

 

미국 Massachusetts 주 소재 회사 Elizabeth Grady Face First, Inc.는 스킨 케어 분야에서 차별화된 서비스를 제공하여 명성을 획득한 회사입니다. 소속 직원들은 소위 “Elizabeth Grady way”라는 교육과 훈련을 받습니다. 구체적으로 “skin care service techniques, client management procedures, and such other business methods as salon dress codes, gift certificates, appointments, and sales promotions”에서 차별화된 서비스 관련 지식과 업무 스킬을 익히게 됩니다.

 

모든 직원은 영업비밀보호서약과 함께 퇴직 후 1년 동안 25마일 이내 지역에서 경쟁회사에 취업하거나 경쟁업체를 창업하지 않는다는 경업금지 및 전직금지약정에 서명하였습니다.

 

그럼에도 종업원이 퇴직 후 1년 이내에 25마일 이내 지역에 경쟁업소를 창업하자, 그 전직 직원을 대상으로 경업금지약정 위반을 이유로 경업금지청구소송을 제기하였습니다.

2.    미국판결 요지

 

먼저, 사용자의 영업비밀, 비밀정보 등을 무단 유출하여 사용하는 등의 영업비밀침해행위에 관한 증거는 없습니다. 그 상황에서 단지 경업금지약정 위반만을 이유로 한 경업금지명령은 다음과 같은 이유로 허용되지 않는다는 판결입니다.

 

종업원이 재직 중 자연스럽게 습득하는 "ordinary job skills and knowledge"을 퇴직 후 활용할 수 없다고 금지할 수 없고, 그 정도를 넘어서 "trade secrets, confidential information" 등 경업금지약정으로 보호해야 할 "legitimate business interest"를 인정할 수 있어야만 가능하다는 것입니다. 그렇지 않다면, "conventionally skilled service providers”의 자유경쟁을 금지하는 결과를 초래하여 부당하다는 입장입니다.

 

3.    실무적 의미

 

우리나라에서도 과거 대치동 학원의 유명 강사가 퇴직 후 그 지역에서 경쟁학원으로 이직하거나 경쟁학원을 창업하지 않겠다는 경업금지 및 전직금지약정을 체결하였음에도 불구하고 퇴직 후 곧바로 근처에서 경쟁학원을 개업한 경우에도, 학원 강사의 일신전속적 지식의 활용을 금지하는 경업금지약정은 무효라는 이유로 그 영업금지청구를 기각한 판결이 있습니다.

 

비슷한 상황에서 거의 동일한 취지로 경업금지약정에도 불구하고 전직금지 또는 경업금지 청구를 인정하지 않았던 판결이 상당 수 있습니다. 대법원 판결에서 반복하여 명확하게 판시한 바와 같이, 전직금지 및 경업금지약정은 헌법이 보장하는 기본권, 근로자의 직업선택의 자유, 영업의 자유와 상충되므로 그 효력을 엄격하게 판단해야 하기 때문입니다.

 

결국 경업금지약정으로 보호해야만 하는 사용자의 적법한 이익이 존재하고, 그것이 전직자의 인격적 이익과는 구별되는 특별한 지식이나 정보라는 점과 헌법상 기본권 직업선택의 자유를 심각하게 침해하지 않는다는 점을 입증하고 설명할 수 있는 경우에만 경업금지약정을 강제할 수 있습니다.

 

첨부: 미국법원 2016. 3. 25. 선고 판결

Elizabeth-Grady.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 8. 16:00
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-- 비자발적 퇴직자의 영업비밀보호약정과 전직금지약정의 실효성 -- 

 

법적 말 장난처럼 보일 수도 있지만, 영업비밀보호약정과 전직금지약정은 다릅니다. 그런데, 퇴직자가 경쟁회사에 취업하여 종전과 같은 업무에 종사한다면 종전 회사에서 재직 중 알게 된 영업비밀을 사용하거나 또는 개시할 개연성이 높습니다. 소위 전직으로 인한 영업비밀의 개시불가피론(doctrine of inevitable disclosure)입니다.

 

따라서 종전 회사의 영업비밀을 보호하려면 종업원이 경쟁업체에 취업하는 것을 금지하는 것 이외에 다른 방법이 없습니다. 전직금지의무를 부과해야만 합니다. 이와 같은 경우에는 영업비밀보호의무와 전직금지의무가 중첩되는 결과를 낳습니다.

 

비자발적 퇴직자도 회사의 영업비밀을 보호해야 할 의무가 있습니다. 경쟁업체 전직으로 그 영업비밀을 침해하였거나 침해할 우려가 높은 경우라면 비자발적 퇴직자라고 하더라도 전직금지를 요구할 수 있습니다. 전직금지가 불가피한 경우에도 종업원의 전직자유에 관한 기본권을 심각하게 침해하지 않도록 적절한 대상(代償)조치와 이익 균형이 필요할 것입니다.

 

위와 같은 특별한 경우를 제외하면, 경쟁업체로 전직하더라도 영업비밀을 누설하거나 사용하지 않는다면 영업비밀보호약정을 위반한 것이 아닙니다. 전직금지약정을 위반한 것인지 여부만 문제됩니다.

 

앞선 블로그에서 설명한 것처럼, 사용자가 종업원 의사와 무관하게 퇴직시킨 경우라면 사용자와 종업원 사이에 경쟁업체 전직금지약정이 있다고 하더라도 비자발적 퇴직자의 경쟁업체로의 전직을 금지할 수 없다 할 것입니다.

 

참고로 미국판결을 간략하게 소개합니다. 펜실베니아 주 항소법원은 실적부진을 이유로 퇴직시킨 vice president가 경쟁업체로 이직한 사건에서 퇴직 전 자발적으로 서명한 명시적 전직금지 계약에도 불구하고, '비밀유지약정만으로 사용자의 이익을 보호하는데 충분하고 비자발적 퇴직자에게 경쟁업체 전직금지의무까지 부과할 수 없다'고 판결하였습니다.

 

판결문 중에서 흥미로운 부분 "it clearly suggests an implicit decision on the part of the employer that its business interests are best promoted without the employee"을 보면, 사용자가 종업원을 회사이익에 별 도움이 되지 않는다고 생각하여 사직하게 한 다음에 퇴직자가 경쟁회사로 전직하면 손해가 된다고 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 본 것입니다.

 

나아가 미국법원은 당사자가 체결한 전직금지계약에서 "for whatever reason whatsoever"와 같이 퇴직이유를 불문하고 경쟁업체 전직금지의무를 인정한다는 부담한다는 명시적 계약조항이 있다고 하더라도 마찬가지라고 판결하였습니다.

 

이와 같이 미국판례는 비자발적으로 퇴직한 종업원에게 bad faith, 경쟁회사에 취직하여 종전 회사의 이익을 침해하려는 악의가 없는 경우에는 전직금지약정을 준수할 것을 강제할 수 없다는 입장입니다.

 

정리하면, (1) 구조조정 등 사유로 비자발적으로 퇴직한 경우에도 회사의 영업비밀보호의무는 있습니다. (2) 경쟁회사 전직금지 이외에 다른 대안이 없다면 일정한 대가지급 등 특별한 요건을 갖춘다면 전직금지의무도 인정됩니다. (3) 특별한 사정이 없다면 전직금지약정이 있다 하더라도 비자발적 퇴직자의 경우에는 그 효력을 인정받기 어려울 것입니다.

 

작성일시 : 2016. 1. 8. 11:40
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