미국특허__글36건

  1. 2019.01.04 [특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결
  2. 2018.12.27 [특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나라 개정 특허법과 관련된 일본 특허법 2018년 개정 내용 소개
  3. 2018.12.27 [특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결
  4. 2018.12.26 [개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트
  5. 2018.12.26 [특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가인하분에 대한 제네릭회사의 손해배상책임 인정 일본동경지재 1심 판결
  6. 2018.12.26 [특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계
  7. 2018.10.23 [특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정 후 균등 주장: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결
  8. 2018.10.22 [ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결
  9. 2018.08.10 [공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  10. 2018.06.21 [특허침해손해배상] 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승인 및 집행 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 2015다1284 판결
  11. 2018.06.21 [특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury Verdict) 중 고의침해 (willful infringement) 및 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점
  12. 2018.06.21 [특허분쟁] KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 + FinFET 미국특허의 소유권Ownership 쟁점 관련 몇 가지 포인트
  13. 2018.01.15 [미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” + 자동승계 불인정 + 일부 공동발명자 누락한 특허권의 권리행사 불인정 “unenforceable” + 소각하 dismissal 판결: CAFC 2018. 1. 11. 판결
  14. 2017.07.25 미국법원이 재판의 쟁점에 관한 정부부처 입장, 전문가 의견, 업계의 여론을 청취하는 방법: Amicus Curiae Brief 제도
  15. 2017.07.10 프로포폴 바이알 마개 특허무효 IPR 결정 : Bass v. Fresenius Kabi
  16. 2016.08.17 공지의약 Tigecycline과 공지첨가제 2가지 포함 조성물 결합발명의 진보성 인정 Apotex v. Wyeth 사건 미국 CAFC 판결
  17. 2016.06.22 미국연방대법원 상고허가신청사건에서 쟁점에 대한 미국정부의 의견제출을 요청하는 절차
  18. 2016.06.21 미국연방대법원 Cuozzo 판결 – IPR에서 특허권자에게 불리한 BRI 기준 Claim 해석은 적법
  19. 2016.06.14 고의 특허침해에 대한 징벌적 3배 손해배상 부과 기준: 미연방대법원 Halo v. Pulse 판결
  20. 2016.06.08 미국특허소송의 승소자 변호사 비용을 패소자가 부담한 규모 통계자료
  21. 2016.05.10 바이오마커, 진단방법, 치료방법 등 바이오, 의약분야 특허대상 적격 판단 examples - USPTO 2016. 5. 6. 공표 Guidelines
  22. 2016.04.29 Repatha® (Evolocumab) 미국특허소송 Amgen v. Sanofi & Regeneron 특허유효 + 침해인정 배심평결
  23. 2016.04.25 MSD에서 PD-1 Receptor Antibody 신약 Keytruda (pembrolizumab) 관련 미국특허에 대한 무효확인의 소(DJ Action) 소장 제출
  24. 2016.04.18 박사학위논문 연구발명의 공동발명자 박사과정 대학원생(first author)의 Harvard 대학 & 지도교수를 상대로 제기한 기여율 조정 소송
  25. 2016.04.18 특허권자 미국회사가 국내 중소기업 상대로 미국법원에 제기한 특허침해금지소송에서 한국기업 영문 웹사이트 및 온라인 판매행위를 근거로 미국법원의 관할인정 판결
  26. 2016.04.01 PD-1 Receptor Antibody 신약 Keytruda (pembrolizumab) 미국특허소송 자료
  27. 2015.08.18 연구개발 프로젝트 진행 중 이직한 연구원을 퇴직 후 출원한 특허의 공동 발명자로 인정한 판결 : Falana v. Kent State Univ. 사건
  28. 2015.08.06 Sanofi-Aventis와 Regeneron에서 Genentech의 모노클로날항체 제조기술 관련 미국특허 Cabilly II 무효도전 IPR 신청 제출
  29. 2015.08.05 대학보유 특허권 침해소송 항소심 판결: 대학특허권자(CMU)에게 침해회사 Marvell의 US$278 million (약 3천억원) 손해배상책임 판결 + 추가로 해외 생산 및 판매분에 대한 1심 법원의 재심리 명령
  30. 2015.08.04 미국 블록버스터 의약품 Angiomax 특허무효 판결, 특허출원 대리인에 대한 손해배상청구 소송뉴스

 

사안의 개요

발명자, 특허권자 A, B (피고) vs 회사법인 (원고) 실시자, 전용실시권자

특허발명에 대한 실시계약 체결, 전용실시권 설정

원고 발명자들이 개량발명 후 개량발명에 대한 후속 특허출원 및 등록

실시 대상 기술 개량발명

원고 실시회사에서 개량발명 특허에 대한 전용실시권 설정등록청구

 

분쟁 대상 계약조항

 

쟁점: 공동발명자, 특허권자인 피고들에게 개량발명 특허까지 원고 실시회사에 대해 전용실시권 설정의무가 있는지 여부 계약서 제9조 제2항 해석 문제

 

법원의 판단 원고 청구 기각

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁 서울중앙지방법원 2018.

서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019.01.04 12:00
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지난 2018. 12. 7. 개정 특허법에서 신설된 조항, 침해혐의자 피고의 구체적 행위태양 제시의무규정은 일본 특허법과 거의 같습니다. 일본에서 지난 평성 11(1999) 특허법에 도입하여 약 19년 동안 실무상 적용해 본 결과는 여러가지 문제점과 한계가 노출되었습니다. 그 보완책으로 지난 5일본특허법이 개정되어 시행을 앞두고 있습니다. 참고로 그 주요 내용을 소개하는 일본 특허청 설명자료를 인용합니다.

 

 

 

KASAN_[특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양제시의무” – 우리나

 

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작성일시 : 2018.12.27 15:08
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특허권자 주장요지

   

특허발명 요지

 

 

특허법원 판결요지

확인대상발명에서 VOD 컨텐츠들은 VOD 서버에 저장되는 것으로, 이러한 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠로 구분되고, 확인대상발명에서 기본정보는 VOD 컨텐츠 선택을 위해 사용자에게 제공되는 정보로서, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보로 구분되는데, 1 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 것이고, 2 모드 VOD 컨텐츠와 관련된 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 것임을 알 수 있다.

 

피고 실시발명국가대표2’의 제1 모드 VOD 컨텐츠 기본정보를 VOD 선택 메뉴 위에 표시하는데, 이는 사용자의 요청과 무관하게 표시되는 것이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’는 확인대상발명의 제1 모드 VOD 컨텐츠에 해당하는 것으로 볼 수 있고, 피고 실시발명의 화면 우측에 표시된 국가대표2’의 제목, 감독, 출연, 줄거리 등의 정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 기본정보이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’는 확인대상발명의 제2 모드 VOD 컨텐츠에도 해당하는 것으로 볼 수 있고, 달리 [6b]가 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 정보임을 증명할 증거가 없다. 따라서 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 국가대표2’확인대상 발명의 제1 모드에 대응되는 동시에 제2 모드에도 대응될 뿐만 아니라, ‘국가대표2’에 관하여 표시된 기본정보는 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보에 해당한다고 할 것이다.

 

이상 살핀 바와 같이 확인 대상 발명의 설명서에 기재된 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠 및 제2 모드 VOD 컨텐츠 중 어느 하나로 구분되는 것이고, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보 중 어느 하나로 구분되는 반면, 피고 실시발명에서 [6a], [6b]의 기본정보(40, 41)에 대응하는 VOD 컨텐츠들은 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이고, [6a], [6b]의 기본정보(40, 41)는 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이다.

 

결국 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하여 확인대상발명을 특정하는 경우 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠들 및 기본정보들은 제1 모드 또는 제2 모드 중 어느 하나로 구분되는 것은 아니라는 점에서 확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 서로 동일하다고 보기 어렵다.

 

확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 동일하지 아니하므로 피고가 확인 대상 발명을 실시하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

실무적 Comment: 특허권자가 적극적 권리범위확인심판을 청구하면서 그 확인대상발명이 특허청구범위에 속하지 않는다는 내용으로 특정하는 경우는 상상할 수 없습니다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 그 확인대상발명은 다소 무리하더라도 특허청구범위에 속하도록 구성할 수 밖에 없습니다. 특허권자의 그와 같은 시도가 허용되는 정도를 넘어서면 피고의 실시발명과 실질적으로 동일하지 않는 발명까지 이르게 될 것입니다. 최종적으로 본 판결과 같이 그 확인의 이익 부존재로서 심판청구 각하라는 판단을 받더라도, 확인대상발명을 정확하게 특정한 경우 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 청구기각 판단보다 더 불리하지 않습니다. 특허권자는 확인대상발명을 정확하게 특정한 후 다시 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다는 점에서도 그렇습니다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 20182595 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부 특허법원 2018. 11.

특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.12.27 13:17
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개정 특허법은 2018. 12. 7. 국회를 통과하였고 부칙에서 공포일로부터 6월이 경과된 후부터 시행한다고 규정하고 있습니다. 현재 공포 전인데, 대략 20197월 초순경부터 시행될 것으로 예상합니다. 그 중에서 침해혐의를 받고 있는 피고의 구체적 행위태양 제시의무조항의 실무적 함의를 살펴보겠습니다.

 

일본 특허법에 평성 11(1999) 아래와 동일한 규정이 신설되었습니다. 일본에서 19년 동안 시행한 조항입니다. 실무적으로 여러 문제점이 노출되었고, 올해 일본에서는 그동안 지적된 미흡한 점을 보완하려는 법개정 작업이 진행 중이라고 합니다.

 

대표적 문제점으로는 (1) 침해혐의자에게 구체적 행위태양 제시의무라고 명시하면서도 그 제시의무를 위반한 경우에 대한 벌칙조항이 없다는 점, (2) 벌칙까지는 아니더라도 피고의 위반행위에 대해서 재판부가 불이익처분을 할 수 있는 근거조항이 없다는 점, (3) 침해혐의자의 구체적 행위태양 제시가 법규정을 위반한 것인지 여부를 재판부가 판단할 수 있는 근거자료 제출 등을 요구할 수 근거조항이 없다는 점, (4) 침해혐의자가 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우 재판부에서 이를 강제할 방법이 없다는 점 등입니다. 최초 도입 시 기대했던 효과를 거두지 못한 것으로 평가됩니다.

 

일본에서 논의 중 개정안은 침해혐의자에게 기존의 구체적 행위태양 제시의무에다 추가로 증거자료 제출의무를 결합하여 부과함으로써, 피고가 구체적 증거자료로 뒷받침되는 구체적 실시태양을 제시할 의무를 부과하는 방안입니다. 한편, 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우에 대한 개선안으로는 법원의 In Camera 제도적용 및 당사자가 아닌 지정된 대리인 변호사 또는 중립적인 전문가에게만 제시하는 제도를 검토하고 있습니다.

 

제조방법이나 제조장비 등에 관한 구체적 정보와 자료는 외부에서 수집할 수 없었습니다. 따라서 제조방법특허, 제조장비특허에 관한 특허침해 입증이 매우 어려웠기 때문에 실제 특허권 행사는 불가능에 가까웠습니다. 이제 신설 조항이 시행되면 우리나라에서도 전 기술분야의 제조방법특허, 반도체, 바이오, 철강 등 보완관리가 철저하여 외부에서 그 정보를 수집할 수 없는 산업에서 사용되는 제조장비에 관한 특허침해소송 등이 가능해질 것으로 예상됩니다.

 

특허침해소송 실무에 큰 변화가 있을 것입니다. 다만, 동 조항을 도입하여 약 19년 동안 시행해본 일본에서 한계와 문제점을 개선하기 위한 논의와 개정작업을 진행하고 있다는 점을 감안하면 우리나라에서도 조만간 추가 법개정을 통해 실무적 실효성을 확보하는 것이 바람직할 것입니다.

 

신설 특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

  법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

  2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다.

당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

KASAN_[개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018.12.26 14:00
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일본 동경지재지방법원 2017년 판결 - 平成29年7月27日判決言渡 平成27年()第22491 損害賠償請求事件

 

4 原告製品の取引格下落による原告の損害額について

(1) 原告は,被告製品の存在によって原告製品の薬価は下落し,それに伴い,原告マルホ間の取引格も下落したから,同取引格の下落に対応する部分が原告の損害であると主張する。

 

ア 原告は,新創出解消等促進加算制度によって,被告製品が薬価収載されるまでは,現に原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ,後品である被告製品が薬価収載されたことにより,平成26年4月1日に原告製品の薬価が下落したものである。この薬価の下落は被告製品の薬価収載の結果であり,本件特許の侵害品にたる被告製品が薬価収載されなければ,原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから,被告らは,被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価下落を招いたことによる損害について賠償責任を負うべきである。

 

療機等からの請求額には薬価の規制があるため,医薬品メや販代理店が販医薬品の格は,事上,薬価を基準に定められることからすれば,被告製品の薬価収載によって,原告製品の薬価が下落し,それに伴って原マルホ間の原告製品の取引格が下落したものと認められる。 原告マルホ間の契約を見ても,●(省略)●が規定されており,この容は経済合理的なものというべきところ,これによれば,原告製品の薬価が下落すれば,それに伴って原告マルホ間の原告製品の取引格も下落すること然に予想されるものである。現に,後記ウのとおり,原告マルホ間での原告製品の取引格の下落率は,薬価の下落率とほぼ同一である。

 

以上によれば,原告マルホ間の取引格の下落分は,その全てが被告製品の薬価収載と相因果係のある損害と認められる

 

また,後発医薬品が一社からでも薬価収載されると,原告製品の薬価の下落が生じるので,被告らの各侵害行と原告の取引格下落による逸失利益に係る損害との間に,それぞれ相因果係が認められる。 告は,各被告にし,薬価下落に起因する損害額の全額の賠償を請求できる

 

被告らの各特許侵害行によって生じた原告の損害は一であり,原告が被告らの一社からでも損害賠償金の支を受ければ,原告の上記損害賠償請求は消滅するため,同請求に係る被告らの債務は,いわゆ正連債務となる

 

KASAN_[특허침해소송] 특허침해 제네릭의약품 보험약가 등재로 특허제품 오리지널 의약품의 보함약가인하 시 그 약가

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작성일시 : 2018.12.26 13:00
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-      평성 29- 2017

-      일본 법원의 지재권 사건 관할집중으로 1심 재판은 동경지재지방법원, 오사카지재지방법원 2곳에서만 관할, 항소심 2심 재판은 동경지재고등법원에서 전속 관할

-      2017년 선고 1심 판결 – 48, 그 중 특허침해인정 특허권자 원고 승소 13, 원고 패소 35

-      2017년 선고 항소심 판결 – 43, 그 중 특허침해인정 원고승소 1심 판결에 대해 피고 침해혐의자가 불복한 사건 – 7, 항소심에서 모두 피고 패소 특허침해판결 유지,

-      2017년 항소심 판결 중 1심 특허침해 불인정 원고 패소 판결에 대해 특허권자 원고가 불복하여 항소한 사건 - 36, 그 중 항소심에서 원고 항소인용, 1심 취소 판결, 특허침해인정 판결 1, 나머지 35건은 모두 항소기각 특허침해 불인정

-      2017년 대법원 2건 선고, 모두 상고 기각 판결

-      출처 – patent 아래 기고문 포함 자료

 

 

일본 기고문.pdf

KASAN_[특허침해소송] 일본 특허침해소송 2017년 판결 통계.pdf

 

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작성일시 : 2018.12.26 12:00
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특허발명

 

확인대상발명 설명서 심판 진행 중 보정사항

 

특허법원 판결요지 균등 불인정 + 권리범위애 속하지 않음

특허발명의 구성요소 6상부틸팅플레이트 양쪽에 가이드장공을 관통 형성하고, 가이드장공을 관통한 상태에서 볼트로 상부틸팅플레이트를 고정플레이트에 체결 고정시키는 틸팅수단이고, 이에 의하면 상부틸팅플레이트는 그 양쪽에 관통하여 형성된 가이드장공을 관통하는 볼트에 의하여 고정플레이트에 체결 고정된다.

 

반면 이에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소는 제1, 2 플레이트가 실린더의 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된다. 이에 원고는 구성요소 6의 틸팅수단은 확인대상발명에서 도장장치가 상수도관 내부로 진입할 때 전진할 수 있도록 하기 위하여 제1, 2플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성균등하다고 주장한다.

 

그러나 다음과 같은 이유로 확인대상 발명에는 특허 발명의 구성요소 6의 틸팅수단 내지 이와 균등한 구성요소가 결여된 것 으로 봄이 타당하다.

 

틸팅(tilting)’이라는 용어는 사전적으로 기울이는’, ‘기울어지게 하는의 의미를 가지며, 기술적으로는통상 각도의 범위를 조절하는 기능을 가진다는 의미로 사용된다. 한편 특허발명의 명세서에도, “고정플레이트에는 바퀴의 각도를 한쪽 방향으로 틀어주는 틸팅수단이 더 설치된다. 틸팅수단은 바퀴를 한쪽 방향으로 일정각도 비틀어주도록 하여 바퀴가 노후관로 내경을 타고 회전 이동하는 과정에서 비틀려진 각도만큼 앞쪽으로 전진하며 장치를 전진 이동시킬 수 있도록 한다. 상기한 구성의 틸팅수단은 바퀴의 각도를 비틀어주고자 할 때, 6에서 도시하고 있는 바와 같이 볼트를 풀어 상부틸팅플레이트의 고정을 해지한 다음, 바퀴를 잡고 원하는 각도로 비틀어주면 볼트를 기점으로 해서 상부틸팅플레이의 가이드장공이 이동하게 됨으로써 상부틸팅플레이트에 고정되어 있는 바퀴축을 사용자가 원하는 각도로 비틀어줄 수 있는 것이다.”라고 기재되어 있다. ‘틸팅이라는 용어의 위와 같은 사전적 의미, 기술적 의미 및 특허발명의 명세서 기재내용을 종합하여 보면, 구성요소 6틸팅수단은 도장장치를 전진시키기 위하여 바퀴축의 각도를 일정각도 비틀어줌으로써 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 있도록 하는 수단을 의미한다.

 

그런데 확인대상발명의 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성, 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 용접 고정됨으로써 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트의 각도 범위를 조절 할 수가 없다.

 

이러한 차이로 인하여 구성요소 6의 틸팅수단은 바퀴축을 원하는 각도로 비틀어줄 수 있어 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 있는 작용효과를 가지나, 확인대상발명은 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트가 용접 고정되어 있어 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 없으므로 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 없다.

 

이처럼 구성요소 6의 틸팅수단과 그에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소의 작용효과가 다른 이상, 이 사건 특허발명의 구성요소 6에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소가 구성요소 6을 치환한 것으로 보더라도, 위 법리에 비추어 양자는 균등관계에 있다고 볼 수 없다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 20178435 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정

특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.10.23 14:00
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쟁점: 이 사건 제1항 발명의 라이브러리’, ‘패키지 애플리케이션‘API'에 관한 청구범위의 해석, 피고 실시방법이 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하는지 여부, 피고 실시방법이 자유실시기술에 해당하는지 여부, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 진보성이 부정되어 원고의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부

 

특허법원 판결요지

이 사건 제1항 발명의 라이브러리는 이에 해당하는 구성이 전체 프로그램 자체에 텍스트 형태로 삽입되어 있고 전체 프로그램 코드와 일체로 컴파일되어 하나의 실행파일을 생성하는 경우도 포함하는 것으로 해석되고, ‘패키지 애플리케이션은 자기 방어 보안 모듈의 기능을 수행하는 서브루틴이 타겟 애플리케이션 프로그램 코드에 삽입되어 일체로 작성되고 컴파일되는 형태의 것도 포함하는 것으로 해석된다. 그리고 ‘API(Application Programming Interface)’는 응용 프로그램과 운영체제 또는 응용 프로그램 간의 정보 전달방식으로 해석될 뿐으로서, 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식은 포함하지 않는 것으로 봄이 상당하다.

 

특허발명과 피고 실시방법을 구성요소별로 대비하면 감지신호는 자기 방어 보안 모듈로부터 ‘API’를 통해 타겟 애플리케이션으로 전송되는 반면, 피고 실시방법의 감지신호는 함수 호출을 통해 전송된다는 점에서 차이가 있다. 피고 실시방법의 해킹 감지신호는 함수 호출을 통해 메인 프로그램으로 전송되는 구성으로서, 구성요소 3의 해킹 감지신호가 'API'를 통해서 타켓 애플리케이션으로 전송되는 것과 구별된다. 앞서 API에 대한 해석을 고려할 때 따라서 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식에 해당하는 함수 호출 방식인 피고 실시방법의 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 동일하다고 할 수 없다.

 

선행발명과 피고 실시방법에서는 보안함수와 금융 애플리케이션이 일체로 삽입되어 하나의 메인 프로그램으로 작성되고 보안함수와 금융 애플리케이션간의 정보 전달 방식이 함수 호출 방식이라고 구체화되어 있는 점에서 차이가 있다지만 이는 선행발명과 주지관용기술의 결합에 의해 쉽게 극복할 수 있으므로 피고 실시방법은 자유실시기술에 해당한다.

 

따라서 피고 실시방법은, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있지 않을 뿐만 아니라 선행발명 2 등으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에도 해당하므로, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하지 않는다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 20172134 판결

 

KASAN_[ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송 특허법원 2018. 10

특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.10.22 15:00
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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.10 09:00
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외국법원 판결을 우리나라에서 승인 및 집행할 수 있는지 관한 법령과 판결 등을 블로그 글로 소개한 적이 있습니다. 새로운 내용은 아니지만, 미국특허소송에서 패소한 국내중소기업에 대해 $1100만불이라는 거액의 손해배상 판결을 우리나라 법원에서 승인하고 집행을 허용한다는 대법원 판결을 소개합니다.

 

미국특허소송에서 배심재판 결과 침해자에게 거액의 손해배상액이 인정되는 경우가 많습니다. 그와 같은 거액의 손해배상액은 우리나라 법상 인정되어서는 안된다고 다투는 경우가 대부분입니다. 첨부한 하급심 판결에서 보듯 이 사건에서도 주된 쟁점은 손해배상액 산정 문제입니다.

 

1. 특허침해자의 주장 요지 

미국 판결은 특허가 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 민사소송법 217, 217조의2, 우리나라 민사법, 국제사법 32조 4 및 ‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)'에도 반한다.”

 

2. 대법원 판결 요지

민사소송법 제217조의2 제1은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판의 승인을 적정 범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이므로, 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 제1을 근거로 승인을 제한할 수 없다.

 

이 사건 미국판결에서 인정된 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있지 않은데, 민사소송법 제217조의2의 입법 취지가 징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결의 승인을 제한할 수 있도록 한 것이라고 볼 수 없는 점 등에 비추어, 이 사건 미국판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다거나 이 사건 미국판결의 손해액 산정방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적인 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그에 기초하여 내려진 이 사건 미국판결을 승인하는 것이 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋난다고 볼 수 없다.”

 

KASAN_[특허침해손해배상] 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승

 

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작성일시 : 2018.06.21 19:00
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공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

 

외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015207747 판결

 

미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014년 도입된 민사소송법 제217조의 2에서 명시적으로 징벌적 손해배상 외국판결에서 손해배상액을 일부 감축할 수 있는 근거조항을 두었습니다. 이에 대한 대법원 판결 요지는 다음과 같습니다.  

 

 

"민사소송법 제217조 제1항 제3호는 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판(이하 ‘확정재판 등’이라 한다)의 승인이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국재판 승인요건의 하나로 규정하고 있다. 여기서 확정재판 등을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 승인 여부를 판단하는 시점에서 확정재판 등의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 확정재판 등이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다.

 

민사소송법 제217조의2 1항은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정재판 등의 승인을 적정범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이다. 따라서 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 1항을 근거로 승인을 제한할 수 없다."

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury V

 

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작성일시 : 2018.06.21 18:00
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언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직 중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점,

 

 

이에 대응하는 미국특허 출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 섣부른 언급은 부적절하기도 하고, 한편으로는 미국법원에서 조만간 쟁점에 관한 판결을 할 수도 있으므로 조금만 기다리면 궁금증이 해소될 것입니다.

 

1. 각국의 특허등록 및 유효 여부는 그 나라의 법에 따라 개별적으로 판단한다는 속지주의 원칙이 적용됩니다. 따라서 미국 특허권의 소유관계는 미국법에 따라 결정됩니다.

2. 미국 특허법상 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 타인에게 그 소유권(title)을 양도해야 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다.

3. 미국법은 ownership 양도를 매우 엄격한 기준에서 인정하는 경향이 강합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도로 인정될 수 있습니다. 미국특허 판례법리가 중요하고, 발명자를 강하게 보호하는 경향상 묵시적 양도를 인정한 사례는 많지 않다고 생각합니다.   

4. 최근의 예를 들면, Taiwan IT 회사 연구원들이 완성된 발명에 대한 미국특허의 침해소송에서 사용자가 발명자로부터 발명에 관한 권리를 양도받았는지 여부가 쟁점인 CAFC 2018. 1. 11. 선고  Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp. (Fed. Cir. 2018) 판결 사례를 참고할 수 있습니다. 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 상세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보기 바랍니다.

 

Taiwan 회사 Infochips 연구원 3명 공동발명자 그 중 2명은 명시적으로 양도증에 사인함, 나머지 1명은 양도증 사인 거절 + 양도증 사인 없는 상황에서 직무발명의 승계조항이 포함된 취업규정에 의한 발명의 양도(승계) 인정 여부가 쟁점

 

1. 회사취업규칙 중 권리양도 규정

(1) "will assign" and "trust" provisions

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

(2) "quitclaim" provision

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 미국법원 1심 판결 및 CAFC 판결 요지

장래 권리양도의 약속에 해당하고, 실제 권리양도 해당하지 않음. – 발명자로부터 사용자에게 발명에 관한 권리가 이전된 것으로 인정할 수 없음 - An employment agreement stating that the employee “will assign” all interest in any inventions is merely a promise to assign and does not in itself effect an assignment.

 

첨부: 미국 CAFC 판결

 

HTC CAFC_16-2309.Opinion.1-9-2018.1.pdf

KASAN_[특허분쟁] KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 FinFET 미국특

 

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작성일시 : 2018.06.21 16:58
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1. 직무발명 승계관련 계약조항

 

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 판결요지

 

새로운 내용은 아니고 Stanford v. Roche 판결 등 종래의 특허법리를 재확인한 판결입니다. 다시 말하면, the future-tense “will assign” language in the Employment Agreement did not itself effect an assignment.

 

미극특허법상 공동발명자를 누락한채 특허침해소송을 제기한 경우 그 특허권의 권리행사가 허용되지 않습니다. 해당 특허권은 unenforceable하다는 이유로 소각하(dismissal) 판결을 받습니다. 원칙적으로 특허침해소송 제기 전에는 누락한 발명자를 추가할 수 있지만, 일단 특허침해소송을 제기한 단계에서는 공동발명자를 누락한 하자를 발견해도 해당 공동발명자를 추가 정정하는 등 그 하자를 치유함으로써 권리 회복할 수 있는 방안이 없습니다.

 

위 사건의 판결에서 Newman 판사는 소수의견으로 위와 같은 법리와 실무 태도는 당사자의 의사에 반하는 등 여러가지 문제가 있다고 지적합니다. 또한, O’Malley 판사는 비록 다수의견을 내지만, 해당 쟁점을 CAFC 재판관 전원이 참여하는 전원합의체 en banc 심리 및 판결로 정리할 필요가 있다고 밝혔습니다. 첨부한 판결문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: CAFC 2018. 1. 11. 선고 Advanced Video Technologies vs HTC 판결

HTC_16-2309.Opinion.1-9-2018.1.pdf

KASAN_[미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” 자동승계 불인정 일부 공동발명자

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작성일시 : 2018.01.15 09:48
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미국에서 특정소송사건 당사자가 아닌 제3자가 그 사건에 대해 법원에 제출하는 의견서를 amicus curiae brief라고 합니다. 우리나라 소송제도에는 없는 특이한 절차입니다. 라틴어인 amicus curiae "friend of the court"라는 의미입니다. 사건의 당사자가 아니고 법원을 돕기 위해 필요한 정보를 제공하거나 조언을 한다는 의미입니다.

 

특정사건에서 변호사협회, 해당분야의 학회, 특정 대학교수 또는 교수모임 등 중립적 전문가들 뿐만 아니라 동종업계 회사 등 이해관계자들도 의견서를 제출할 수 있습니다. 법무부나 정부 해당부서 등에서도 의견서를 제출하는 경우도 있습니다.

 

amicus curiae brief 내용은 정책방향에 관한 의견, 특정 쟁점에 관한 법리에 관한 의견도 있지만, 해당 사건의 사실관계 또는 배경기술을 설명하는 의견서도 있습니다. 물론, 한쪽 당사자의 주장을 지지하고 승소판결을 해달라고 요청하거나 판결이 잘못되었으니 파기해 달라는 의견도 있습니다.

 

미국법원은 원칙적으로 amicus curiae brief를 반드시 읽고 사건 심리에 반영해야 할 법적 의무는 없습니다. 정부에서 제출한 amicus curiae brief를 제외하고는 아예 읽어보지도 않고 무시해도 위법하지 않습니다. 말 그대로 참고자료에 불과합니다.

 

그럼에도 불구하고, 사회적으로 민감한 사안, 어려운 법리가 개입된 쟁점, 기술내용이 어려운 사건, 정책적 판단이 중요한 사안 등에서는 관련 분야의 전문가들의 의견, 단체나 협회에서 수렴한 여론이 사건의 심리에 상당한 영향을 미친다고 생각합니다. 적어도 판사가 이를 완전히 무시하는 것은 어려울 것입니다.

 

물론 여론재판이 옳다는 것은 아니지만 사회적으로 중요하고 어려운 쟁점일수록 폭넓은 의견을 듣고 참고한다면 보다 타당하고 정확한 판결에 이를 수 있을 것입니다. 그와 같은 과정을 통해 최선의 판결을 하려고 노력하는 것 자체는 바람직하다 싶습니다.

 

참고로 중요사건의 경우 미국 CAFC에서는 구성원 재판관 전원이 심리와 결정에 참여하는 en banc 재심리제도를 두고 있습니다. 이것도 중요한 쟁점에 대해 조금이라도 나은 판결을 도출하려는 노력입니다.

 

우리나라 특허심판원에서 운영하는 5인 심판관 구성의 확대심판부, 특허법원의 특별재판부도 미국 en banc와 동일한 취지의 제도일 것입니다. 여기서 한걸음 더 나아가서, 관련 정부부처, 협회 등 단체, 대학교수 등 학술 연구자, 동종업계 회사 등 산업계 의견까지 공식적으로 청취할 수 있는 여론수렴 수단인 amicus brief 제도의 도입까지도 고려해볼만 하지 않을까 생각합니다.

 

KASAN_미국법원이 재판의 쟁점에 관한 정부부처 입장, 전문가 의견, 업계의 여론을 청취하는 방법.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.07.25 09:07
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Fresenius Kabi에서 등록한 미국특허 제8,476,010호 발명은 propopol 주사제의 바이알 마개 소재를 실리콘 코팅한 고무마개로 특정한 것입니다. 출원일 당시 시판 중인 propopol 제품인 Diprivan 바이알의 마개는 bromobutyl rubber 소재였습니다. 해당 특허의 대표 청구항을 인용하면 아래와 같습니다.

 

1.     A sterile pharmaceutical composition of propofol in a container, comprising:

a container which includes a closure and a composition in the container, and

the composition in the container comprising from 0.5% to 10% by weight propofol and from about 0 to about 10% by weight solvent for propofol,

where when the composition in the container sealed with the closure is agitated at a frequency of 300–400 cycles/minute for 16 hours at room temperature, the composition maintains a propofol concentration (w/v) measured by HPLC that is at least 93% of the starting concentration (w/v) of the propofol;

where the closure is selected from the group consisting of siliconized bromobutyl rubber, metal, and siliconized chlorobutyl rubber.

 

쟁점은 공지기술 bromobutyl rubber 마개를 siliconized bromobutyl rubber 마개로 변경한 것에 발명의 진보성을 인정할 수 있는지 여부입니다. 소재만 다른 마개로 교체하는 간단한 발명인데 USPTO 심사관은 진보성을 인정하여 특허등록을 허용하였습니다.

 

IPR에서 특허권자 주장의 핵심요지는, 공지기술 자료 중 어디에도 선행발명의 마개가 문제가 있거나 다른 소재의 마개로 교체해여 한다는 증 기술적 과제나 발명의 필요성에 대한 언급이 전혀 없다는 점에서 특허발명에 대한 motivation를 찾아볼 수 없다는 것입니다. 따라서 진보성을 부정할 근거가 없다고 주장합니다.

 

PTAB Board에서는 선행기술자료에서 특정제품에 관한 사항을 명시적으로 언급하지 않았다고 하더라도 일반적 문제점의 해결수단에 관한 기술적 상식으로도 소재변경에 관한 동기를 뒷받침하는데 충분하다고 판단하였습니다. (Even where the prior art does not explicitly disclose any issues with a particular commercial product, knowledge of a solution to a general problem may provide sufficient motivation for a POSA to modify the product.)

 

특별한 판결은 아니지만 가끔 너무 간단해서 기술문헌에서 명시적 기재나 설명 등 확실한 근거를 찾지 못한 경우 기술적 상식을 근거로 진보성을 판단한 사례입니다. 참고로 첨부한 결정문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: IPR 결정문

IPR2016-00254.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.10 14:00
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-- 공지의약 Tigecycline과 공지첨가제 2가지 포함 조성물 결합발명의 진보성 인정 Apotex v. Wyeth 사건 미국 CAFC 판결 --

 

 

무효도전 대상 특허발명의 청구항은 다음과 같습니다. "claim 1. A composition comprising tigecycline, lactose, and an acid selected from hydrochloric acid and gentisic acid, wherein the molar ratio of tigecycline to lactose is between about 1:0.2 and about 1:5 and the pH of the composition in a solution is between about 3.0 and about 7.0."

 

정리하면 공지물질 tigecycline과 적절한 당류 중 락토스, 적절한 산을 적절한 비율로 포함하는 의약 조성물 발명입니다. , 조성물 발명의 구성물 3가지는 모두 공지되어 있고, 그 조성비율과 pH 등의 수치한정도 특별한 기술적 특징은 없습니다.

 

나아가, 주성분 약효물질 tigecycline과 동일계열 항생물질 minocyclinelactose와 산을 혼합한 조성물이 선행발명으로 공개되어 있는 상황입니다.

 

그럼에도 불구하고 미국 PTAB(IPR 결정) CAFC에서는 모두 위 조성물 특허발명의 진보성을 인정하였습니다. 미국의 pro-patent 경향을 잘 보여주는 사례로 생각됩니다. 첨부한 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보면서 그 배경을 한번 살펴보시기 바랍니다.

 

구성요소가 모두 공지된 상황에서 combination 발명의 진보성 판단에서 그 결합동기(TSM)를 매우 엄격하게 판단하였습니다. 공지기술요소의 결합용이성을 어떻게 판단하는지에 따라 진보성 인정 수준이 크게 달라집니다. 당사자가 공지기술의 결합동기를 어떻게 주장하고 입증하는지에 따라 그 결론이 달라지는 것입니다.

 

특허도전자 Apotextigecycline과 공지 조성물 중 minocycline과 같은 계열의 항생제로 구조와 용도가 매우 유사하므로 평균적 기술자가 두 가지를 치환하는 것은 용이하다고 주장하였습니다. 그럼에도 불구하고 PTAB CAFC에서 진보성을 인정한 이유를 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들면, 미국법원은 tigecycline은 미국 FDA에서 획기적 신약으로 인정되어 fast-track approval 사실 등에 비추어 볼 때 공지물질 minocycline과는 그 구조적 유사성에도 불구하고 약효 등에서 상당한 차이점이 있다는 점을 중시한 것입니다.

 

첨부: 미국 Tigecycline CAFC 판결

15-1871.Opinion.8-11-2016.1 (1).pdf 

 

작성일시 : 2016.08.17 09:21
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-- 미국연방대법원 상고허가신청사건에서 쟁점에 대한 미국정부의 의견제출을 요청하는 절차 -- 

 

예전에 올린 포스트 미국법원이 소송사건에서 전문가 의견이나 여론을 청취하는 방법 – Amicus Curiae Brief 글에서, 미국법원은 특정사건에 대한 당사자 주장뿐만 아니라 관련 학회, 협회, 단체, 기업, 대학교수 등 다양한 전문가의 의견과 여론을 듣는 절차가 있다고 소개하였습니다.

 

또한, 미연방대법원은 행정부에 대해 상고사건의 특정 쟁점에 관한 정부입장을 제출하도록 요청하기도 합니다. 실무적으로는 법무부 송무 담당부서(US Solicitor General)에서 해당 행정청과 협력하여 정부입장을 대변합니다. 이것을 Court call for the views of the US Solicitor General  (CVSG)이라 합니다. 미국 법무부는 의견서 제출뿐만 아니라 통상 Oral Argument에도 참여합니다.

 

요즈음 관심 사건 중 미연방대법원에서 바이오시밀러법(BPCIA)의 특허와 허가신청 사이 복잡한 연계조항과 관련된 사건에서 미국행정부의 입장을 제출할 것을 요청하였습니다. 현재 미국에서 진행 중인 바이오시밀러 허가관련 특허침해소송사건은 Neupogen®, Nuelasta® and Remicade® 3품목이 있습니다. 관련 내용을 소개한 블로그 링크로는 다음과 같습니다.

 

Neupogen®: The Federal Circuit decision in Amgen v. Sandoz

Neupogen®: The Sandoz petition for certiorari 

Neupogen®:The Amgen opposition and conditional cross-petition for certiorari

Nuelasta®: The district court decision in Amgen v. Apotex (argued at FAFC April 4, 2016) 

Remicade®: The issues percolating in Janssen v. Celltrion

 

참고로, 라틴어 "amicus curiae"는 영어로 "friend of the court"라는 의미입니다. 사건의 당사자는 아니고 법원을 돕기 위해 필요한 정보를 제공하거나 조언을 한다는 의미입니다. 따라서, 법원은 amicus curiae brief를 반드시 읽고 사건 심리에 반영해야 할 법적 의무는 없습니다. 정부에서 제출한 amicus curiae brief를 제외하고는 아예 읽어보지도 않고 무시해도 위법하지 않습니다. 말 그대로 참고자료에 불과합니다.

 

그렇지만, 사회적으로 민감한 사안, 어려운 법리가 개입된 쟁점, 기술내용이 어려운 사건, 정책적 판단이 중요한 사안의 재판에서 관련 분야의 전문가들의 의견이나 관련 단체나 협회에서 수렴한 여론과 의견을 제출할 수 있도록 허용하고, 그것을 모두 종합적으로 고려하여 최종 판결을 하는 제도는 상당히 좋아 보입니다. 열린 자세로 세상과 소통하여 최선의 판단을 하려는 자세와 노력으로 보입니다.

 

작성일시 : 2016.06.22 14:36
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-- 미국연방대법원 Cuozzo 판결 – IPR에서 특허권자에게 불리한 BRI 기준 Claim 해석은 적법 --

 

특허무효를 다투는 IPR 과정에서 특허청구범위를 제한 해석할 수 없고, 특허권자에게 불리한 BRI (the broadest reasonable construction) standard로 해석하는 것은 적법하다는 미연방대법원 판결입니다. 미국특허청(PTAB) 입장과 실무, 미국 내 다수학자의 견해를 그대로 반영하여, 특허무효를 다투는 IPR 과정에서 특허청구범위해석 기준을 명확하게 확인한 판결입니다.

 

참고로 우리나라 판결과 실무는 종래부터 위와 동일한 기준(BRI)으로 볼 수 있습니다. 따라서 우리 특허실무에 영향을 미칠 소지가 없다 생각합니다. 다만, 미국특허의 무효 가능성에 영향을 미칠 수 있는 사건이었기 때문에 우리나라 실무자들도 위 미국연방대법원 판결의 귀추를 주목하고 있었습니다. 실무자들의 예상을 벗어나지 않은 무난한 판결로 종결되었습니다.

 

첨부: 미연방대법원 Cuozzo 판결

미국연방대법원 Cuozzo 판결_15-446.pdf 

 

작성일시 : 2016.06.21 09:07
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-- 고의 특허침해에 대한 징벌적 3배 손해배상 부과 기준: 미연방대법원 Halo v. Pulse 판결 -- 

 

우리나라 특허법에 없는 미국특허법상의 징벌적 손해배상 판단기준에 관한 미연방대법원 판결이지만 참고자료로 첨부합니다. 소수의견 없는 unanimous 판결입니다.

 

판결요지는, 원심 CAFC에서 그동안 적용하여 온 징벌적 손해배상 적용기준이 과도하게 엄격하여 미국특허법 제284조에 어긋난다는 판결입니다. 미국법원에서 판결요지를 정리하여 첨부한 Syllabus를 먼저 읽어 보시기 바랍니다.

 

원심 CAFC의 징벌적 손해배상 부과기준은 다음과 같습니다. "First, a patent owner must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objective­ly high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent. Sec­ond, the patentee must demonstrate, also by clear and convincing ev­idence, that the risk of infringement was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.”

 

미연방대법원은 위와 같은 판단기준은 미국 특허법 제284조의 문언 "may"로 표현되는 1심 법원의 재량(discretion)을 과도하게 제한한다고 판결하였습니다. 1심 법원의 자의적 판단까지 허용하는 것은 아니지만 위와 같은 엄격한 기준을 적용하는 것은 그 "재량"을 과도하게 제한하는 것으로서 위법하다 판시하였습니다. , 고의 특허침해를 원인으로 하는 징벌적 손해배상 적용범위를 현행보다 확대하는 판결입니다.

 

한편, 미연방대법원 대법관 3인은 위 판결로 징벌적 손해배상의 적용기준을 완화하는 결과가 남용되는 것을 우려하여, 다음과 같은 징벌적 손해배상의 적용범위 한계를 제시하는 concurring opinion을 붙였습니다.

 

Concurring opinion: "(1) mere knowledge of the patent is insufficient to prove willfulness; (2) failure to obtain advice of counsel cannot be used to prove recklessness; and (3) enhanced damages are not to be used to compensate the patentee for either the infringement or the hassle/cost of litigation."

 

첨부: 미연방대법원 Halo v. Pulse 판결

미연방대법원 Halo vs Pulse 판결.pdf 

 

작성일시 : 2016.06.14 09:15
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-- 미국특허소송의 승소자 변호사 비용을 패소자가 부담한 규모 통계자료 --

 

미국특허소송에서 소송비용을 각자가 부담한다는 것이 원칙입니다. "exceptional" case만 패소자에게 상대방 승소자의 소송비용까지 부담시킬 수 있습니다. 소송근거가 거의 없음에도 상대방을 괴롭히려는 목적의 악의적 소 제기 정도만 패소자에게 상대방이 응소를 위해 지출한 변호사 비용을 받아 낼 수 있습니다.

 

그런데, 미국연방대법원 2014 Octane Fitness 판결에서 "exceptional" case 판단기준을 대폭 완화하였습니다. 예를 들어 상대방을 괴롭힐 목적으로 하는 근거 없는 소송만이 아니라 소 제기가 객관적으로 근거 없음이 분명한 경우("objectively baseless")에도 패소자는 상대방 승소자가 지출한 소송비용을 부담해야 합니다.

 

Lex Machina에서 2013년까지 통계자료를 정리한 표를 참고로 첨부합니다. 우리나라와는 그 액수가 전혀 다른 그 규모입니다.

 

                

 

작성일시 : 2016.06.08 13:22
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-- 바이오마커, 진단방법, 치료방법 등 바이오, 의약분야 특허대상 적격 판단 examples - USPTO 2016. 5. 6. 공표 Guidelines -- 

 

Example 29

 

“Jilitis”라는 가상 질병과 이에 대한 마커로서 가상의 단백질인 “JUL-1”을 이용한 가상의 특허청구항을 가정하고, 특허대상 적격성을 설명하고 있습니다.

 

[배경기술 등 참고사항]

1. 특허출원 전에 돼지의 항체(porcine antibody)를 가축의 치료제로 사용하는 것은 대부분의 과학자들에게 일반적이었지만, 인간 단백질(JUL-1)을 검출하기 위해 사용하는 것은 일상적이거나 전통적이지(routinely or conventionally) 않았습니다.

2. 특허출원 전에 julitis 치료를 위해 TNF 항체를 사용했습니다. 하지만 julitis 치료를 위해 vitamin D를 사용하는 것은 일반적이거나 일상적이지 않았습니다.

 

Claim Example

1. A method of detecting JUL-1 in a patient, said method comprising:

a. obtaining a plasma sample from a human patient; and

b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample by contacting the plasma sample with an anti-JUL-1 antibody and detecting binding between JUL-1 and the antibody.

 

- 그 방법이 매우 일반적인 내용을 포함하고 있는 경우에도 새롭게 동정된 단백질 마커를 검출하는 방법은 특허대상 적격성 인정 특허 유효

 

2. A method of diagnosing julitis in a patient, said method comprising:

a. obtaining a plasma sample from a human patient;

b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample by contacting the plasma sample with an anti-JUL-1 antibody and detecting binding between JUL-1 and the antibody; and

c. diagnosing the patient with julitis when the presence of JUL-1 in the plasma sample is detected.

 

- 그 검출 단계가 매우 일반적인 경우 새롭게 동정된 단백질 마커를 검출하는 방법에 의해 질병을 진단하는 방법은 특허대상 적격성 불인정 등록거절 및 특허무효

 

3. A method of diagnosing julitis in a patient, said method comprising:

a. obtaining a plasma sample from a human patient;

b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample by contacting the plasma sample with a porcine anti-JUL-1 antibody and detecting binding between JUL-1 and the porcine antibody; and

c. diagnosing the patient with julitis when the presence of JUL-1 in the plasma sample is detected.

 

4. A method of diagnosing julitis in a patient, said method comprising:

a. obtaining a plasma sample from a human patient;

b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample by contacting the plasma sample with antibody mAb-D33 and detecting binding between JUL-1 and antibody mAb-D33; and

c. diagnosing the patient with julitis when the presence of JUL-1 in the plasma sample is detected.

 

- 그 검출 단계가 매우 일반적인 경우에도 신규하거나 최소한 잘 알려져 있지 않고, 일상적이거나 전통적이지 않은물질을 이용하는 경우에는 새롭게 동정된 단백질 마커를 검출하는 방법에 의해 질병을 진단하는 방법은 특허대상 적격성 인정 {Claim 3, Claim 4} – 특허유효

 

5. A method of diagnosing and treating julitis in a patient, said method comprising:

a. obtaining a plasma sample from a human patient;

b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample;

c. diagnosing the patient with julitis when the presence of JUL-1 in the plasma sample is detected; and

d. administering an effective amount of topical vitamin D to the diagnosed patient.

 

6. A method of diagnosing and treating julitis in a patient, said method comprising:

a. obtaining a plasma sample from a human patient;

b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample;

c. diagnosing the patient with julitis when the presence of JUL-1 in the plasma sample is detected; and

d. administering an effective amount of anti-tumor necrosis factor (TNF) antibodies to the diagnosed patient.

 

- 그 검출 단계가 매우 일반적이고 치료방법이 전통적인 경우에도 새롭게 동정된 단백질 마커를 검출하는 것을 포함하는 개인 맟춤형(personalized medicine) 진단 및 치료방법은 특허대상 적격성 인정 {Claim 5, Claim 6} – 특허유효

 

7. A method of treating a patient with julitis, the method comprising administering an effective amount of anti-TNF antibodies to a patient suffering from julitis.

 

- 질병을 치료하는 방법은 특허대상 적격성 인정 {Claim 7} – 특허유효

 

Example 31 - Myriad U.S. Patent 5,753,441를 이용한 예시입니다. 1항은 실제 청구항(CAFC에서 무효판단)이고, 70, 75, 80, 85항은 가상의 청구항입니다.

 

[이해를 위한 참고사항]

1. scanning near-field optical microscopy를 이용하여 DNA hybridization을 검출하는 것은 특허출원 당시 일반적인 방법이 아니었음.

2. Cool-Melt PCR(가상의 기술임)은 특허출원 당시 일반적인 기술이 아니었음.

 

Claims

1. A method for screening germline of a human subject for an alteration of a BRCA1 gene which comprises comparing germline sequence of a BRCA1 gene or BRCA1 RNA from a tissue sample from said subject or a sequence of BRCA1 cDNA made from mRNA from said sample with germline sequences of wild-type BRCA1 gene, wild-type BRCA1 RNA or wild-type BRCA1 cDNA, wherein a difference in the sequence of the BRCA1 gene, BRCA1 RNA or BRCA1 cDNA of the subject from wild-type indicates an alteration in the BRCA1 gene in said subject.

 

70. The method of claim 1, wherein said comparing BRCA1 sequences further comprises:

hybridizing a wild-type probe to a BRCA1 gene isolated from said sample; and

detecting the presence of a hybridization product by measuring conformational changes in the probe that are indicative of hybridization to the BRCA1 gene with scanning near-field optical microscopy.

 

75. A method for hybridizing BRCA1 sequences comprising:

hybridizing a wild-type probe to a BRCA1 gene isolated from a tissue sample from a human subject; and detecting the presence of a hybridization product by measuring conformational changes in the probe that are indicative of hybridization to the BRCA1 gene with scanning near-field optical microscopy.

 

80. The method of claim 1, wherein said comparing BRCA1 sequences further comprises:

amplifying by Cool-Melt PCR all or part of a BRCA1 gene from said sample using a set of primers to produce amplified nucleic acids; and sequencing the amplified nucleic acids.

 

85. A method for amplifying BRCA1 sequences comprising:

amplifying by Cool-Melt PCR all or part of a BRCA1 gene from a tissue sample from a human subject using a set of primers to produce amplified nucleic acids; and sequencing the amplified nucleic acids.

 

[특허대상 적격성 판단]

 

- 서열을 비교(comparing)”하는 것에 기초한 스크리닝 방법은 그 비교가 매우 일반적인경우(예컨대, 일반적인 정신적인 프로세스로 여겨질 수 있는) 특허대상 적격성 불인정 {Claim 1} – 특허무효

- 스크리닝 방법이 잘 알려져 있지 않고, 일상적이거나 전통적이지 않은기술을 이용하는 경우 특허대상 적격성 인정 {Claim 70, Claim 75, Claim 80, Claim 85} – 특허유효

 

첨부: USPTO 공표자료

  USPTO_2016_May.pdf

 

김용하 변호사

작성일시 : 2016.05.10 17:01
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-- Repatha® (Evolocumab) 미국특허소송 Amgen v. Sanofi & Regeneron 특허유효 + 침해인정 배심평결 -- 

                         

                

미국 델라웨어지방법원에서 2016. 3. 16. 암젠의 특허유효 + 사노피 후발제품의 특허침해를 인정하는 배심평결(Jury Verdict)이 났다는 뉴스입니다.

 

암젠 특허는 USP No. 8,829,165 & No. 8,859,741로서 proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)에 대한 human monoclonal antibody 발명입니다. 암젠의 신약 상품명은 Repatha, 유효성분 일반명칭은 evolocumab, 효능효과는 혈액에서 LDL cholesterol 레벨을 낮추는 것입니다.

 

배심평결은 특허유효 + 특허침해라는 것에 한정되므로, 암젠은 향후 손해배상청구를 추가할 예정이라고 밝히고 있습니다. 미국법원에서 배심평결에 따라 조만간 특허침해 판결을 먼저 한 후 손해배상 쟁점을 추가 재판할지 아니면 손해배상까지 심리한 후 하나의 판결을 할지는 조금 더 지켜보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2016.04.29 08:53
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-- MSD에서 PD-1 Receptor Antibody 신약 Keytruda (pembrolizumab) 관련 미국특허에 대한 무효확인의 소(DJ Action) 소장 제출 --

 

PD-1 수용체 항체 관련 특허권을 보유하고 있는 일본 제약회사 Ono Pharma와 그exclusive licensee BMS에서 Merck & MSD를 상대로 pembrolizumab, 상품명 Keytruda가 자사 특허권을 침해한다고 주장하는 소송을 미국, 유럽, 호주에서 벌이고 있습니다.

 

미국 델라웨어 연방지방법원에서 위 특허침해소송이 현재 진행 중임에도 불구하고, MSD에서는 그와는 독립적으로 뉴저지연방지방법원에 해당 미국특허 2건 모두 무효임을 확인해 달라는 DJ action 소장을 제출하였습니다. 소장을 참고자료 첨부합니다.

 

특허침해소송 중에 특허무효 항변을 넘어 특허침해소송과 독립된 별개의 소송으로 제기한 특허무효확인의 소입니다. 특허침해소송과 중복소송이므로 부적법한 소제기로 보고 소각하할 것인지 문제됩니다.

 

중복소송 여부는 각국의 소송법과 실무, 심판제도에 따라 다른 결론이 날 수도 있습니다. 다만, 통상적으로 특허침해소송에서 특허무효항변이 가능하므로 그와 동시에 병행 진행하는 무효확인의 소를 별도로 제기하지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 위와 같은 소송이 어떤 실익이 있는지 등등 MSD의 소송전략이 궁금합니다. 향후 진행경과를 지켜보고 의미 있는 판결이 나오면 업데이트해 드리겠습니다.

 

첨부: MSD 제출 DJ action 소장

merck-v-bms.pdf

 

작성일시 : 2016.04.25 17:00
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--박사학위논문 연구발명의 공동발명자 박사과정 대학원생(first author)Harvard 대학 & 지도교수를 상대로 제기한 기여율 조정 소송 --

 

Harvard chemistry PhD student, Mark Charest2005Science에 실린 논문의 제 1 저자로 박사학위를 받았습니다. 내용은 항생제 tetracycline의 새로운 계열물질을 발명한 획기적 성과로, 논문발표 전 대학산단과 보고하고 특허출원을 거쳐 Tetraphase Pharma로 기술이전되었습니다.

 

참고로 판결문에서 위 특허발명은 장래 $1 billion ( 11천억원) 이상의 가치를 창출할 잠재적 가능성이 있다고 설명합니다.

 

Harvard OTD(산학협력단)에서는 공동발명자 사이의 기여율로 지도교수에게 50%, 나머지 50% 중 제 1 저자 Dr. Charest에게 15%, 다른 동료 2명에게 각 15%, 다른 1명에서 나머지 5%를 배분하였습니다.

 

이에 논문 제 1 저자 Charest가 반발하자, 지도교수 50%는 그대로 두고, 1 저자의 기여율을 18.75%로 올리고, 나머지 공동발명자 3명에게 각 11.25%, 10%, 10%로 하는 수정안이 제시되었고, 대학당국과 지도교수의 압력하에 Charest도 위 수정안에 서명하였습니다.

 

그러나, Dr. Charest와 지도교수의 관계는 회복불능으로 나빠졌고, Dr. Charest가 대학을 떠나 venture capital로 간 후 Harvard 대학에 공동발명자의 기여율에 관한 이의신청을 제기하였습니다. 대학당국의 이의심사에서 제 1 발명자로서 기여율을 상향 조정해 달라는 주장이 받아들여지지 않았고, 결국 Dr. Charest가 법원에 대학당국과 지도교수를 상대로 하는 소송을 제기한 것입니다.

 

2013년 시작된 소송에서 지난 2016. 2. 16. 첨부한 중간판결이 나왔습니다. 박사학위논문 지도교수를 상대로 소송까지 한 배경사실을 상세하게 기재하고 있어서 그 내용이 상당히 흥미롭습니다. 재미 삼아 한번 읽어보시기 바랍니다.

 

한편, 법리적 측면에서는 쉽게 이해하기 어려운 내용이 많습니다. 먼저 소송 당사자로 지도교수와 대학총장 및 fellows를 피고로 지정한 것은 언뜻 이해하기 어렵습니다. 미국법원은 지도교수와 대학 fellows 대상 청구는 모두 각하하였습니다. 특허발명의 승계인 대학산단과 기여율을 확정하라는 취지로 보입니다.

 

이제 미국법원은 공동발명자의 기여율을 심리하여 결정할 것입니다. 공동발명자의 각 기여율은 객관적 측량이나 판단이 매우 어려운 문제입니다. 그와 같은 어려움 때문에 당사자의 합의 또는 조정으로 중도에 소송이 종결될 가능성도 높습니다.

 

그러나 발명자보상금이 수백억원에 이르는 등 상업적 이해관계가 매우 커서 기여율 분쟁이 합의에 이르지 못하고 끝까지 계속된다면 판결로 종결될 것입니다. 만약 판결이 나온다면 지도교수와 같은 연구책임자와 박사과정 대학원생과 같은 연구실무자의 발명에 대한 각각의 기여 정도를 무엇을 기준으로, 어떻게 평가하고, 결정할 것인지, 등등 특허실무상 참고할 좋은 선례가 될 것으로 기대됩니다.

 

첨부: 미국법원 중간판결

미국법원 중간판결_WoodlockOpinion.pdf

 

작성일시 : 2016.04.18 17:00
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-- 특허권자 미국회사가 국내 중소기업 상대로 미국법원에 제기한 특허침해금지소송에서 한국기업 영문 웹사이트 및 온라인 판매행위를 근거로 미국법원의 관할인정 판결 --

 

소규모 회사로 미국지사도 없을 뿐만 아니라 미국에 직접 수출실적도 없음에도 불구하고 미국회사가 한국회사를 상대로 한국이 아니라 미국법원에 특허소송을 제기하면 그 소송관할이 인정되는지 문제됩니다. 미국 내 주소가 전혀 없으므로 미국특허 소송서류의 송달도 실무적으로 매우 어려운 문제입니다.

 

첨부한 소장을 보면, BackJoy Orthotics (“Plaintiff) v. Forvic International (“Defendants”) No. 14-cv-00249 (M.D. Fla. 2014) 사건에서 자세교정용 의자 S-Back 제품을 판매하는 한국 회사를 상대로 특허권자 미국회사가 미국법원에 특허침해, NDA 계약위반, 영업비밀침해 등을 주장하는 소송을 제기하였습니다.

 

온갖 난관을 거친 소장송달 다음에 대두된 쟁점은 미국 내 지사나 직접 판매 등 영업활동을 하지 않는 한국회사에 대한 소송관할 인정여부입니다. 한국회사는 관할부재로 소각하 신청을 하였으나 미국법원은 2016. 3. 9. 피고신청을 기각하고 관할인정 결정을 하였습니다.

 

미국법원은 한국기업이 온라인 판매영업을 통해 미국현지 소비자가 제품을 주문하면 언제든지 제품을 보내고 그 대금을 받을 수 있다는 점을 관할인정 사유로 들었습니다. 해당 판시는 다음과 같습니다. "Defendants had purposefully availed themselves of the forum by manufacturing devices for a forum-based buyer, to be transported to the forum, to be sold in the forum to forum consumers; receiving payment from the forum; tendering the devices for transportation to the forum; and sending invoices to the forum."

 

정리하면, 판매회사의 소재지와 상관 없이 온라인 판매를 통해 미국 소비자와 거래할 가능성이 있는 경우라면 전세계 어느 국가 회사에 대해서도 미국법원은 미국특허침해소송을 심리할 수 있다는 적극적 입장입니다.

 

해당 국가에서 미국법원의 판결을 승인하고 집행할 수 있을지는 또 다른 문제이지만, 일단 특허분쟁의 주도권을 미국법원이 갖는다는 의미입니다.

 

국내 소규모 사업자 입장에서 참고할 흥미로운 사례입니다. 특허기술 내용도 난해하지 않고, 소장에 미국회사와 국내회사의 사업상 거래관련 배경사실, 특허침해혐의 제품사진, 판매형태 등도 상세하게 기재되어 있으며, 법원 결정문에는 송달과정, 관할인정 이유 등이 잘 설명되어 있습니다. 특허, 법무, 국제거래 실무자에게 좋은 참고자료가 될 것 같습니다. 한번 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부:   1. 특허권자 제출 소장

    complaint.pdf

    2. 미국법원 관할인정 결정문

            미국법원 결정문.pdf

작성일시 : 2016.04.18 09:28
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-- PD-1 Receptor Antibody 신약 Keytruda (pembrolizumab) 미국특허소송 자료 --

 

최근 관심 대상인 PD-1 수용체 항체 관련 특허권을 보유하고 있는 일본 제약회사 Ono Pharma & exclusive licensee BMS에서 Merck & MSD에서 pembrolizumab, 상품명 Keytruda를 발매하자 경쟁사 Merck & MSD를 상대로 미국 델라웨어 연방지방법원에 2015. 7. 7. 특허침해소송을 제기하였습니다.

 

소장 제출일로부터 약 9개월이 지났지만 아직까지 특허소송은 초기 단계 형식적 사항에 대한 공방이 진행 중이고, 특별히 의미 있는 법원 판단은 없습니다. 참고자료로 특허권자의 소장, 특허공보, MSD의 답변서, 특허발명에 대한 이의제기, 특허청구범위해석 관련 쟁점정리 서면을 첨부해 드립니다.

 

미국특허소송은 그 진행경과뿐만 아니라 특별한 사정이 없는 한 판결은 물론 소송 당사자가 제출한 소장, 준비서면, 증거자료 등 거의 전부를 미국법원의 인터넷 자료공개 시스템 pacer (public access court e-record)에 올려 대중에 공개합니다. 판결문 등 공문서는 무료, 당사자 제출문서는 다운로드 비용이 들지만 그렇게 비싼 것은 아닙니다. 이와 같은 미국법원 pacer 시스템을 통해 소송관련 자료를 입수 검토해 보면 유익한 정보를 얻을 수도 있습니다.

 

첨부: 1. 소장, 2. 특허공보, 3. 답변서, 4. 소각하 신청, 5. 특허청구범위해석

1. 소장_bms-v-merck.pdf

 

2. 특허공보_USP9073994.pdf

 

3. 답변서_04313203610.pdf

 

4. MSD_소각하신청_Brief_04312991420.pdf

 

5. Claim Construction breif.pdf

 

작성일시 : 2016.04.01 11:12
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-- 연구개발 프로젝트 진행 중 이직한 연구원을 퇴직 후 출원한 특허의 공동 발명자로 인정한 판결 : Falana v. Kent State Univ. 사건 -- 

 

1.    연구개발 프로젝트 참여 및 이직   

 

Kent State University의 학내 벤처 Kent Display Inc. (KDI)에서는 1998 1Dr. Olusegun Falana Post Doc 연구원으로 채용하여 LCD 성능 향상용 첨가제 화합물 연구개발을 진행하였습니다. 다른 Post Doc 연구원들처럼 Dr. Falana도 오래 근무하지 않고 1999 9KDI, Kent State University를 떠나 다른 곳으로 이직하였습니다. 다른 연구개발 프로젝트와 비슷하게 연구원 중 한명인 Dr. Falana이 연구팀에서 이탈한 이후에도 연구개발은 계속 진행되었습니다.

 

2.    특허발명 완성 및 회사의 발명자 결정

 

KDI에서는 Dr. Falana이 연구팀에서 사직하고 나서도 한참 동안 연구개발을 계속하여 발명을 완성한 후 2000 6월 특허출원을 하였고, 2004년 특허등록을 받았습니다. Dr. Falana은 연구개발 초기 단계부터 참여하여 매우 중요한 성과를 달성한 것도 사실이지만, 연구팀에서 이탈할 때까지 합성한 화합물은 최종 목표로 하는 특성에는 미치지 못하였고, 완성까지는 한참 더 남은 정도였습니다.

 

KDI 연구팀은 Dr. Falana이 이탈한 후에도 연구개발을 한참 더 진행하여 목표한 화합물 발명을 완성하고, 특허출원을 한 것입니다. 이와 같은 사정을 고려하여, 한참 전에 사직한 연구원 Dr. Falana를 특허출원에서 발명자로 올리지 않았습니다.

 

그런데 특허등록 후 해당 특허발명이 매우 중요하다는 사실을 알게 된 Dr. Falana이 본인을 공동 발명자로 인정하고, 일정한 권리를 달라고 주장한 것입니다.

 

3.    쟁점 및 판결 발명자 확정

 

연구개발에 참여하였다가 프로젝트 진행 중 연구팀에서 이탈한 연구원을 최종 완성된 특허발명의 공동 발명자로 평가할 수 있는지가 쟁점입니다. 매우 어려운 쟁점이고 판단이 쉽지 않습니다. 가장 중요한 출발점은 그 대상발명의 범위를 먼저 정확하게 확정해야 하는 것입니다. 각 청구항 마다 독립된 발명이라는 전제로 청구항별로 발명자를 판단해야 합니다.

 

최종적으로 특허청구된 구체적 화합물들 및 이를 청구하는 종속항들은 Dr. Falana이 발명자가 아닌 것은 명확하여 분쟁의 대상이 되지 않았습니다. 문제는 구체적 화합물의 상위개념으로 넓게 기재하여 청구한 독립항이 대상이었습니다.

 

미국법원은 1,2심 모두 상위개념에 광범위하게 청구하고 있는 제1항 발명의 경우 Dr. Falana이 공동발명자라고 판결하였습니다. 이와 같이 공동발명자로 인정되면 특허등록원부 등 특허서류에 발명자로 기재되어 있지 않더라도 미국특허법에 따라 공동발명자의 권리가 모두 인정됩니다. 이 사건 쟁점과 2012 CAFC 판결의 요지, 실무적 포인트 등을 상세하게 분석한 글을 참고자료로 첨부합니다.

 

4.    시사점

 

미국에서는 특허서류에 발명자로 기재되지 않은 연구원이 진정한 발명자로 주장하여, 소송을 통해 진정한 발명자로 인정받는 경우가 종종 있습니다. 물론 단순한 실험 수행자 등으로 진정한 발명자 요건에 해당하지 않는다는 판결도 많습니다.

 

블럭버스터 의약발명의 특허에서 공동 발명자로 인정되면 거액의 로열티 수입이 생깁니다. 그 규모가 수백억을 넘고, 때로는 몇천억 정도인 경우도 있어서 쉽게 포기할 수 없는 큰 금액입니다.

 

우리나라에서 발명된 특허발명 중에서도 그와 같은 대형 블록버스터 특허발명이 나오지 말라는 법은 없습니다. 그런데, 진정한 발명자를 정확하게 특정하는 문제에 대해 우리나라 특허실무는 이제까지 조금 무심한 편입니다. 장래 분쟁의 소지가 있다 생각합니다.

 

그렇지만, 미국과 달리 Discovery 제도가 없는 우리나라에서는 진정한 발명자 입증이 훨씬 어렵습니다. 결국 진정한 발명자라고 주장하는 본인이 근거자료의 대부분을 확보하고 있는 경우에만 가능할 것입니다.

 

그냥 재미 삼아 해보는 상정입니다만, 만약 국내출원을 기초로 한 미국특허가 있고, 특허발명이 미국시장에서 대규모 수익을 낸 블록버스터 신약으로서 미국특허에 기초한 공동발명자의 몫(stake)만 산정해도 수백억원 정도에 이르는 케이스가 있다면, 그 공동발명자의 입장에서 생각해 볼 수 있는 해결수단으로 미국특허의 발명자를 특정하는 소송을 미국법원에 제기하는 방안도 있을 것 같습니다. 미국소송의 Discovery 절차의 도움을 받는다면 우리나라 소송에서는 가능하지 않았던 증거조사를 통해 진정한 발명자를 확정할 가능성이 더 높아질 것입니다.

 

*첨부파일: case study - Falana v. Kent 사건 CAFC 판결

Case Study - Falana v. Kent State. 05.07.12.pdf

작성일시 : 2015.08.18 09:04
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-- Sanofi-Aventis Regeneron에서 Genentech의 모노클로날항체 제조기술 관련 미국특허 Cabilly II 무효도전 IPR 신청 제출 --

 

미국에서 모노클로날항체(MAB) 의약품을 생산, 판매하려면 Genentech사의 Cabilly 특허 장벽을 해결하지 않으면 안됩니다. Cabilly 특허는 항체의약품 제조 관련 원천기술에 해당하고 그 특허범위가 광범위하기 때문에 회피가 거의 불가능합니다. 따라서, 그동안 수 차례 대규모 특허소송을 통해 특허무효 도전을 받았습니다. 그러나, 현재까지 유효한 특허로 살아남았고, 현재 AbbVie, J&J, Imclone 등 항체의약품을 발매하는 거의 모든 제약회사와 특허 라이선스를 체결하고 있습니다.

 

그런데, 지난 7 27Sanofi-aventisRegeneron Pharmaceuticals에서 Cabilly II patent, U.S. Patent No. 6,331,415의 무효를 주장하는 IPR를 신청했다는 뉴스입니다. 우리나라 무효심판 청구서에 대응하는 IPR 신청서를 일견해 보았는데, 그 형식과 내용이 우리나라 특허실무자에게도 좋은 참고자료 샘플로 삼고 싶을 정도로 훌륭합니다. 참고자료로 첨부해 드립니다.

 

잘 알려진 것처럼, 미국을 제외한 다른 나라에서는 Genentech사의 Cabilly 특허는 모두 소멸하였습니다. 우선권 주장의 기초가 되는 최초 미국특허출원은 1983. 4. 8.이고, 가장 먼저 등록된 Cabilly I 미국특허도 이미 2006년에 존속기간 만료로 소멸하였습니다.

 

문제는 미국의 구 특허법에 적용되는 후속 연속출원에 대한 등록특허들입니다. 가장 중요한 Cabilly II 특허는 우선일로부터 무려 18년이 지난 2001. 12. 18. 특허등록되었고, Cabilly III 특허는 우선일로부터 무려 28년이 지난 2011. 4. 12. 특허등록되었습니다.

 

미국의 구 특허법에 따라 특허존속기간은 등록일로부터 17년이므로, Cabilly II 특허는 2018. 12. 18. 존속기간 만료로 소멸할 예정입니다. 우선권 주장 최초 출원일로부터 특허가 존속기간 소멸하는 만료일까지 35년이라는 장기간 동안 특허권이 존재합니다. 미국 구 특허법의 대표적인 문제점입니다. Cabilly III 특허는 등록일은 늦지만 미국특허법상 terminal disclaimer를 제출하여 선행 특허 Cabilly II와 같은 날(2018. 12. 18.) 그 특허권 존속기간이 만료되어 소멸할 예정입니다.

 

따라서, 앞으로도 3년 몇 개월이 더 지나야만 Genentech사의 Cabilly 특허가 모두 소멸될 것이므로 그동안 지불해야 할 로열티만해도 엄청난 금액입니다. 앞선 몇 차례 특허소송에서 특허도전에 실패한 전력이 잘 알고 있음에도 다시 특허무효도전에 나선 이유는, 아마도 IPR에서의 유리한 특징, 즉 청구범위해석에서 법원과 달리 최대한 넓게 해석하는 점(BRI, broadest reasonable interpretation 기준)이 특허무효 도전자에게 훨씬 유리하고, 또한 법원보다 무효입증의 수준을 낮게 요구하는 점(clear and convincing standard 대신 preponderance standard) 등을 활용하여 종전과 다른 결과를 만들어 보겠다는 전략으로 짐작됩니다. 비록 특허유효 판단이 이미 있었지만, 이와 같은 제도적 차이점을 잘 활용한다면 다른 결론을 이끌어 낼 수도 있지 않을까 생각합니다.

 

Genentech사의 Cabilly 특허는 적용범위가 넓은 플랫폼 기술에 해당하고, 그 원천기술에 대한 특허청구범위가 광범위하게 잘 작성되어 있다는 점에서 바이오 산업분야에서 매우 유명한 사례입니다. 이와 관련된 블로그 등 많은 글이 있지만, 그 중에서도 개인적으로는 NIH onlineCabilly I, II, III 특허 family의 배경, 청구범위, 관련 소송 정보 등을 잘 정리한 논문(링크: Cabilly patents)이 매우 인상적이고 유용하였습니다. 우리나라 특허문제와는 직접 관련되지 않지만 좋은 참고자료로 생각되므로 시간 나면 한번 일독해 보시길 권합니다.

 

우선일로부터 무려 28년이나 끌면서 끝까지 포기하지 않고 특허 등록에 성공한 Cabilly III 특허의 청구범위 내용이 궁금합니다. 기존 Cabilly II 특허 청구범위와 비교한 그 핵심 청구항은 아래와 같습니다. 언뜻 Cabilly II 특허와 동일한 것처럼 보이지만, 그 커버범위가 다릅니다. 현재로서는 살아있는 2개의 Cabilly 특허를 모두 회피하여 모노클로날항체를 만든다는 것은 거의 불가능하지 않을까 생각합니다.

 

 

 

또 다른 소식으로는, Sanofi-aventisRegeneron에서 위에서 언급한 Cabilly III, U.S. Patent No. 7,923,221에 대해서도 특허무효를 주장하는 DJ 소송을 제기했다는 뉴스입니다. 가능하다면 2건 특허를 모두 무효화하겠다는 전략으로 보입니다.

 

*첨부파일: Cabilly II patent IPR 신청서

cabilly II IPR petition.pdf

 

작성일시 : 2015.08.06 12:00
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-- 대학보유 특허권 침해소송 항소심 판결: 대학특허권자(CMU)에게 침해회사 MarvellUS$278 million ( 3천억원) 손해배상책임 판결 + 추가로 해외 생산 및 판매분에 대한 1심 법원의 재심리 명령 --  

 

Carnegie Mellon University (CMU)의 특허침해 인정 및 손해배상으로 US$1.54 billion (16천억원)이라는 천문학적인 거액의 1심 판결이 났습니다. 대학보유 특허침해소송 중 최대금액으로 세간의 화제가 되었습니다.

 

이에 침해기업 Marvell에서 항소하였으나 CAFC에서 특허유효 및 특히침해는 그대로 인정되었습니다. Marvell에서는 통신용 반도체 칩을 설계만 하고 생산, 판매는 대부분 대만이나 중국의 반도체 회사에 제조하여 중국 통신회사 등에 판매하고, 그 중 일부 소량만 미국으로 수입하였습니다. 해외에서 생산하여 미국으로 수입하는 부분에 대한 특허침해 손해배상 산정은 문제 없지만, 해외에서 생산하여 판매하고 미국으로는 수입하지 않는 생산, 판매부분에 대해 미국 특허권 침해로 볼 수 있는지 여부가 핵심 쟁점이었습니다. 원심은 여러 가지 이유를 들어 여전히 미국특허침해로 인정하였으나 항소심 CAFC은 이 부분을 파기 환송하여 재심리(new trial)할 것을 명령하였습니다.

 

따라서, 일단 미국특허권 침해로 볼 수 있는 수입 부분을 기초로 손해배상액을 산정한 결과 US$278 million ( 3천억원)의 손해배상액을 인정하였습니다. 침해행위가 일어난 시점으로부터 거의 10여년이 경과되었는데, Marvell은 위 손해배상액에 덧붙여 지연이자까지 물어야 하므로 그 액수도 상당한 규모입니다. 이와 같이 일부 판결액만으로도 대학보유 특허권 침해사건으로는 거액의 손해배상 규모입니다.

 

만약 해외 생산 및 해외 판매분에 대해서도 원심에서 채택한 판결 이유와 같은 근거로 미국 특허권의 침해로 손해배상 책임이 인정된다면 그 액수가 적어도 1조원이 넘지 않을까 예상됩니다. CAFC 판결문에서도 비록 해외에서 생산하여 미국에 수입된 적이 전혀 없는 부분도 사업운영방식에 따라서는 미국특허기술 사용에 대한 로열티 지급 의무가 인정될 가능성이 있다고 판시하고 있습니다. 향후 미국연방지방법원의 재판 경과가 주목되는 사건입니다.

 

*첨부파일: CMU v. Marvell 특허침해소송 CAFC 2015. 8. 4. 선고 판결

CMU v. Marvell 항소심 판결 14-1492.Opinion.7-31-2015.1.pdf

작성일시 : 2015.08.05 19:00
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-- 미국 블록버스터 의약품 Angiomax 특허무효 판결, 특허출원 대리인에 대한 손해배상청구 소송뉴스 --

 

재미있게도 특허권자 회사명이 The Medicines Company입니다. 특허제품은 Angiomax (약효성분: bivalirudin), 2014년 미국 매출 규모는 US$599.5 million( 6천억원)으로 회사 매출의 7,80%를 차지하는 핵심제품입니다. 그런데, 지난 7 CAFC에서는 Angiomax 특허무효 판결을 함으로써 이제 Generic 제품이 곧바로 발매될 위기에 처했다고 합니다.

 

Generic 회사 Hospira사와 사이에 벌어진 특허소송에서 쟁점이 된 특허무효 사유는, 출원일로부터 1년 전에 외부 CMO에 해당 의약품의 3 배치 생산을 의뢰하여 제품을 판매한 기록이 있고, 이것은 미국특허법의 on-sale bar 위반으로서 특허무효 사유에 해당한다는 판결입니다. 3[CMO]와 생산 위수탁 계약을 맺고, 위탁생산을 하더라도 특허발명 내용을 공중에 공개하지 않았다면 신규성 상실로 보지 않는 우리 특허법의 신규성 판단과는 다릅니다. 미국 특허법의 on-sale bar 요건은 특허발명 기술내용의 공개여부를 따지지 않습니다.

 

참고: 미국특허법 AIA § 102(a)(1) includes the following on-sale bar language:

(a) Novelty; Prior Art.— A person shall be entitled to a patent unless—
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use,
on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

 

한편으로 관심을 끄는 뉴스로는, 특허권자 Medicines에서는 특허출원 대리 로펌에서 특허권 존속기간연장 (PTE) 출원의 deadline를 넘기는 바람에 손해를 입었다는 이유로 출원대리 로펌을 상대로 거액의 손해배상청구 소송을 제기하여 진행 중이라는 뉴스도 있습니다.

 

작성일시 : 2015.08.04 09:24
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