1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.
2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.
3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.
4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. 즉, 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.
5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. 즉, 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.
6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.
7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.
8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.
9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.
10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.
2.국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응하는 미국특허에 근거한 미국 특허침해소송 추가 제기함
3.쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부
4.합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임
실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다.
특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열 회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다.
특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.
따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.]
판결이유 - [당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다.
원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.
따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.
이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여..(중략)..국내/국외에서.. (중략) ..쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.
그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.
2.합의로 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응 미국특허에 근거한 특허침해소송을 추가 제기함
3.쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부
4.합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임
실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다.
특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열 회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다.
특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.
따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.]
판결이유 - [당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다.
원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.
따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.
이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여..(중략)..국내/국외에서.. (중략) ..쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.
그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.
첨부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결
1.소송 중 합의서 작성
2.합의로 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응 미국특허에 근거한 특허침해소송을 추가 제기함
3.쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부
4.합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임
실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다.
특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열 회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다.
특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.
따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.]
판결이유 - [당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다.
원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.
따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.
이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여..(중략)..국내/국외에서.. (중략) ..쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.
그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.
4. 합의당사자 중 실시자의 주장 – 국내특허 및 미국특허 모두 포함한 전체 분쟁 종결의사로 합의한 것임
실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다.
특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열 회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다.
특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.
따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.]
판결이유 - [당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다.
원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.
따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.
이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여..(중략)..국내/국외에서.. (중략) ..쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.
그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.
