로열티__글28건

  1. 2019.09.30 기술이전, 라이선스 계약 분쟁 – 대상 특허권의 무효 확정 시 장래 로열티 지급의무 부정 BUT 무효 확정 전 이미 지급한 로열티의 반환의무 부정 + 무효확정 전 미지급 로열티의 청구권 인정: ..
  2. 2019.05.16 라이선스, 특허실시, 기술이전, License 계약에서 Running Royalty 산정기준 Net Sales 정의 영문계약 조항 샘플 – 상세하게 기재한 방식 사례
  3. 2019.05.16 특허라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 계약조항 샘플
  4. 2019.05.16 특허라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 구성, 산정기준 등 판단기준, 미국판결 사항, 체크포인트, 계약조항 샘플 등 실무적 포인트 몇 가지
  5. 2018.09.26 [직무발명보상] 직무발명 보상 관련 법규정의 변경 연혁 및 내용
  6. 2018.09.26 [실적보상쟁점] 사용자에게 회계상 외형적 수익이 없는 Cross License, Settlement, 표준특허 FRAND 선언 상황에서도 종업원의 직무발명 보상청구권 인정
  7. 2018.09.25 [실적보상쟁점] 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자의 직무보상 관련 실무적 포인트
  8. 2018.09.25 [실적보상쟁점] 사용자에게 직무발명의 로열티 수익 발생한 경우 종업원에 대한 직무발명 보상금 산정에서 발명자 공헌도 결정 관련 실무적 포인트 몇 가지
  9. 2018.09.21 [직무발명보상] 직무발명 보상 관련 법규정의 변경 연혁 및 내용
  10. 2017.09.11 라이센싱 계약서 샘플 + 실무적 포인트 설명
  11. 2016.09.27 직무발명 실시보상액 산정의 어려움 – 판결상 사용자의 이익 산정방법의 문제점
  12. 2016.07.11 전략적 제휴, 공동연구개발, 기술이전, License 등 계약분쟁 관련 실무적 포인트 몇 가지
  13. 2016.07.08 Genentech v. Hoechst + Sanofi-Aventis 사건 CJEU 판결: Rituximab (제품명: Rituxan, MabThera) 관련 특허 라이선스 후 대상 특허무효에 따른 Running Royalty 지급의무 여부
  14. 2016.04.06 특허침해제품의 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 Patent Troll MPHJ 보유 Printer 특허청구항 일부 유효 CAFC 판결
  15. 2016.02.01 게토레이(Gatorade) 발명으로 50년 동안 받은 로열티 누적 총액: 미국 Florida 대학 - $281 million(약 3천억원), 4명의 대학 교수 - $1 billion(약 1조1억원) 초과
  16. 2016.01.26 특허무효가 명백한 경우 특허무효 확정 전에는 특허발명 실시계약을 해지하지 않으면 로열티 지급의무를 면할 수 없음: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 2014나54993 판결
  17. 2015.10.21 회사 오너 명의 지재권 등록 관행을 바꾸어야 할 시대적 흐름
  18. 2015.09.10 특허출원 단계에서 "전용실시계약"을 체결한 후 등록된 특허의 무효심결 확정을 이유로 라이선스 계약무효 또는 취소, 약정 로열티 지급거절 등 분쟁발생과 1심 판결: 수원지방법원 안산지원 ..
  19. 2015.08.25 로열티 수입이 전혀 없는 포괄적 무상 크로스 라이선스에 포함된 직무발명 특허에 대한직무발명자의 보상금 청구권
  20. 2015.08.05 대학보유 특허권 침해소송 항소심 판결: 대학특허권자(CMU)에게 침해회사 Marvell의 US$278 million (약 3천억원) 손해배상책임 판결 + 추가로 해외 생산 및 판매분에 대한 1심 법원의 재심리 명령
  21. 2015.06.08 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 – 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우
  22. 2015.06.05 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 기간 - 10년의 소멸시효의 기산점을 직무발명을 회사에서 승계한 날이 아니라 실제 로열티 수익이 발생한 시점으로 본 대법원 판결
  23. 2014.10.31 라이선스 대상특허가 추후 무효로 된 경우 로열티 지급 여부를 둘러싼 소송: Sanofi-Aventis (licensor) v. Genentech (licensee) 사건
  24. 2014.10.31 특허무효와 라이센스 로열티 지급의무 관계
  25. 2013.09.11 [사례연구] 미등록 디자인 카피와 관련된 법적 문제 및 디자인 카피에 대한 소송전략
  26. 2013.08.22 국내외 업종별 기술이전 로열티 요율 통계
  27. 2013.07.17 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 기간
  28. 2013.07.01 알아두면 도움이 되는 라이센스 계약 상식 FAQ

 

 

1. 사안의 개요

 

(1) 특허권자 Licensor 원고 vs licensee 피고 사이 2011 6월경 구두로원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 이 사건 약정 체결

 

(2) 라이센시 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 특허권자 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지

 

(3) 그런데, 대상 특허권이 무효로 확정된 상황 해당 실시료의 지급의무 분쟁 발생    

 

2. 쟁점 및 판결요지

 

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없으므로

(1) 특허권자가 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없다(대법원 201242666, 42673 판결), 또한  

(2) 특허권자는 특허무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있다(대법원 2018287362 판결).

 

3. 대법원 판결이유

 

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

 

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666, 42673 판결 등 참조).

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다. 

 

첨부: 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018287362 판결

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결.pdf

KASAN_기술이전, 라이선스 계약 분쟁 – 대상 특허권의 무효 확정 시 장래 로열티 지급의무 부정 BUT 무효 확

 

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작성일시 : 2019.09.30 08:40
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Net Sales” means, with respect to a given period of time, gross sales of the Product in such period to unrelated Third Parties in bona fide arm’s length transactions, (excluding sales or dispositions for use in Clinical Studies or other scientific testing or reasonable quantities of samples, in each case for which Licensee and any such Third Party Distributors receive no revenue), less the following deductions which are actually incurred, allowed, paid, accrued or specifically allocated to such gross sales amounts of the Product and not separately invoiced:

 

(a) credits or allowances actually granted for damaged Product, returns or rejections of Product, price adjustments, and billing errors;

 

(b) governmental and other rebates (or equivalents thereof) granted to: managed health care organizations; pharmacy benefit managers (or equivalents thereof); federal, state/provincial, local and other governments, their agencies and purchasers and payors, including, without limitation, any state or federal Medicare, Medicaid or similar program); or trade customers;

 

(c) normal and customary trade, cash and quantity discounts, allowances and credits actually allowed and taken specifically with respect to sales of other dispositions of the Product;

 

(d) distribution services agreement fees allowed or paid to Third Party distributors;

 

(e) transportation costs, including without limitation insurance, for outbound freight related to delivery of the Product to the extent included in the gross amount invoiced;

 

(f) excise and sales taxes, tariffs, duties, value added taxes, and other taxes applied to the sale of the Product imposed upon and paid directly with respect to such sales or (reduced by any refunds of such taxes deducted in the calculation of Net Sales for prior periods and, for the avoidance of doubt, no deduction shall be permitted for income, withholding, corporate or similar taxes); and

 

(g) any other items that reduce gross sales amounts as required by GAAP.

 

Transfers and sales of the Product between or among a Party and its Affiliates or Third Party Distributors shall be excluded from the computation of Net Sales, but the subsequent final sales of the Product to Third Parties by such Affiliates or Third Parties shall be included in the computation of Net Sales.

 

There shall be no double counting in determining the foregoing deductions from gross amounts invoiced to calculate Net Sales. The deductions set forth above in this definition of Net Sales shall be determined in accordance with GAAP, as consistently applied by Licensee and such Third Party Distributors across all of their products. The amounts set forth in clauses (a) through (g) above shall only be deducted from gross invoiced sales where gross invoiced sales before deductions are non-discounted gross sales amounts.

 

In the event Licensee or such Third Party Distributors sell the Product together with other products to Third Parties in a particular country in the Territory and the price attributable to the Product is less than the average price of “arm’s length” sales of the Product alone in the particular country for the reporting period in which such sales occur (such sales to be excluded from the calculation of the average price of “arm’s length“ sales of the Product alone), Net Sales for any such sales shall be the average price of “arm’s length” sales by Licensee or Third Party Distributors, as applicable, of the Product alone and in the country during the reporting period in which such sales occur. If the average price of “arm’s length” sale of the Product cannot be determined in any given country, the Net Sales will be determined by the value of the Product sold to similar customers in countries with similar pricing and reimbursement structures and for similar quantities. Any dispute as to the determination of fair market value that cannot be resolved through discussion between the Parties shall be determined in accordance with Section 3.2(i). Notwithstanding the foregoing, in the event the Product is sold as a Combination Product, for purposes of determining the royalties payable by Licensee to Licensor hereunder, Net Sales shall be calculated by the Net Sales for such Combination Product in a manner to be negotiated and agreed upon by Licensor and Licensee, reasonably and in good faith, prior to any sale of such Combination Product, which shall be based upon the respective fair market values of the active pharmaceutical ingredients in such Combination Product; provided that in no event shall the royalty rate payable by Licensee to Licensor for such Combination Product be greater than the royalty rate of the Product containing the Compound as the sole active ingredient.

 

KASAN_라이선스, 특허실시, 기술이전, License 계약에서 Running Royalty 산정기준 Net Sa

 

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작성일시 : 2019.05.16 17:00
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4.1 License Fees. On or before the Effective Date, the Licensee Kite shall pay to the Licensor Cabaret a one-time upfront license fee of twenty-five thousand United States dollars (US$25,000). On or before each anniversary of the Effective Date until First Commercial Sale of the first Licensed Product, Kite shall pay to Cabaret an annual license fee of thirty thousand dollars (US$30,000).

 

4.3 Royalties.

4.3.1 Royalty Rate. During the applicable Royalty Term for a Licensed Product, subject to the terms and conditions of this Agreement, Kite shall pay to Cabaret royalties, with respect to each Licensed Product, equal to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product by the Licensee Kite, its sublicensees and their respective Affiliates; provided, however, if the Licensed Product is made, used, or sold in such country where such Licensed Product would not infringe a Valid Claim, then the applicable royalty rate for such Licensed Product in such country shall be reduced to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product. Only one royalty shall be owing for a Licensed Product regardless of how many Valid Claims cover such Licensed Product.

 

4.3.2 Third Party Royalties. If the Licensee Kite, its Affiliate or Sublicensee is required to pay royalties in consideration for a license to such Third Party IP to any Third Party in order to exercise its rights hereunder to make, have made, use, sell, offer to sale or import any Licensed Product, then Kite shall have the right to credit [*] percent ([*]%) of such Third Party IP royalty payments against the royalties owing to Cabaret under Section 4.3.1 with respect to sales of such Licensed Product in such country; provided, however, that Kite shall not reduce the amount of the royalties paid to Cabaret under Section 4.3.1 by reason of this Section 4.3.2, with respect to sales of such Licensed Product in such country, to less than [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product in such country.

 

4.3.3 Generic Product. On a country-by-country and Licensed Product-by-Licensed Product basis, if at any time during the applicable Royalty Term, one or more Generic Products are commercially launched by a Third Party (other than a Third Party sublicensee) in a country, then the applicable royalty rate for such Licensed Product in such country shall be reduced to [*] percent ([*]%) of Net Sales of such Licensed Product beginning from the launch of such Generic Product and continuing so long as such Generic Product is being sold in such country. Notwithstanding anything to the contrary set forth in this Agreement, to the extent that Kite has entered into a Sublicense Agreement pursuant to which Kite is not entitled to receive royalties in a country in which a Generic Product has been commercially launched, Kite shall have no obligation to pay, and Cabaret shall have no right to receive, royalties with respect to sales of Licensed Product in such country.

 

4.3.4 Combination Products. If a Licensed Product either (a) is sold together with another active ingredient product or device product which is not covered by a Valid Claim for a single price, or (b) consists of components that are covered by a Valid Claim and an active ingredient or device component that is not covered by a Valid Claim, then (except in the case where (i) the other active ingredient or device product or component which is not covered by Valid Claim also is not covered by any other valid patent claim, and (ii) a sublicensee pays to Kite a royalty which is not subject to an adjustment for such other active ingredient or device product or component) for purposes of the royalty payments under Section 4.3 for Net Sales of such Licensed Products, such Net Sales, prior to the royalty calculation set forth in Section 4.3, first shall be multiplied by the fraction A/(A+B), where A is [*], and B is [*]. If the parties cannot reach an agreement as to the Value of each of the products or components then a Third Party arbitrator who is an industry expert shall be appointed to provide such determination which shall be binding on the parties. The parties shall equally share all costs associated which such determination. Until such determination is made Kite shall make payment under Section 4.3 to Cabaret in accordance with its own determination and if following the Third Party arbitrator’s decision an increase in payments is required Kite shall make such adjustment payments retroactively.

 

KASAN_특허라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 계약조항 샘플.pdf

 

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작성일시 : 2019.05.16 16:44
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Ø  Types of Royalties :

       Lump Sum, 분할불

ü  Net Present value (현가율(WACC), 이자율 등 적용)

       Running Royalties

ü  정율 (%)

ü  정액 ($ per unit)

ü  Sliding scale

Ø  Minimum Royalty vs Maximum Royalty

Ø  Gross Sales Price vs Net Sales Price

       공제항목 (할인, 반품, tax, 수수료, 광고료, 설치비, 포장, 운송비)

Ø  Royalty Bearing Product

Ø  Tax

Ø  Report & Audit

 

KASAN_특허라이선스, 기술이전 계약서에서 대가지급, Royalty 구성, 산정기준 등 판단기준, 미국판결 사항,

 

 

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작성일시 : 2019.05.16 16:00
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1. 구 특허법 제40

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

 

1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

 

문제점 - 구특허법 제40조에서는 이익의 액”, “공헌한 정도등의 추상적인 기준만을 규정하여 분쟁 발생시에는 정당한 보상여부에 대한 법원 판결에 의존할 수 밖에 없었습니다.

 

2. 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황

2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황

3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황

1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

 

직무발명 보상기준 제정운영 등에 대한 종업원과의 협의 등 참여도를 고려하여 합리적인 것으로 인정되면정당한 보상으로 간주하였습니다. 2006년까지 특허법에 따른 직무발명보상금제도가 퇴사한 종업원이 회사를 상대로 한 무차별적 소송을 야기한다는 문제점을 해결하려 도입한 것입니다. 그러나, 법원은 여전히 기업의 직무발명 보상규정이 합리적인 것인지 여부를 심사하여 그렇다고 인정되지 않으면 기업이 이미 지급한 보상금 이외에 추가로 정당한 보상금에 해당하는 금액의 지급을 명할 수 있습니다. 구 특허법보다는 법원의 재량권을 대폭 축소하였지만 여전히 직무발명 보상금 지급액수에 관한 최종 결정권을 법원이 갖는 구조입니다.

 

계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우에는, 그 정한 바에 따른 보상이 합리적인 절차에 의한 것으로 인정되면 그 보상은 법률이 인정하는 정당한 보상으로 간주되고, 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부만을 판단할 수 있습니다. 반면에 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 정하더라도 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에는, 사용자가 얻을 이익의 액 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하여 정당한 보상을 산정하여야 하고, 법원이 그 보상액의 적정 여부를 판단할 수 있게 됩니다. 따라서 발명자들은 여전히 법원에 정당한 보상의 판단을 청구할 가능성을 가지고 있습니다.

 

3. 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15

사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.

 

개정사유로 종업원등의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여 실질적으로 보상과정에 참여하도록 하고, 대기업의 직무발명보상제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반에 정당한 보상문화를 정착시켜 지식산업시대의 기업경쟁력과 국가경쟁력을 강화하는 것을 입법목적으로 합니다.

 

개정법에서는 보상규정의 제개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무발명에 대한 보상이 이루어진 경우 정당한 보상을 한 것으로 본다라고 명쾌하게 규정하였습니다(개정법 제15조 제6). 법원이 위 사정을 종합적으로 고려하여 합리적인 것으로 인정되면이라는 조건문구가 삭제함으로써, 법원이 심사할 여지를 제거하였습니다.

다만, 단서로서, “그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 적용예외 규정을 두고 있습니다. 이것은 사용자는 출원보상 및 등록보상 이외에도 반드시 실적 보상제도를 두어야 한다는 의미입니다. 또한, 실적보상액 산정 규정은 반드시 직무발명으로 발생한 회사의 이익액과 종업원의 공헌도를 기초로 해야 한다는 강행규정입니다. 이를 위반한 보상규정은 그 자체로 근본적 하자가 있는 것으로 보고 예외적으로 법원이 개입할 수 있다는 여지를 남겨둔 것입니다.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상 관련 법규정의 변경 연혁 및 내용.pdf

 

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작성일시 : 2018.09.26 13:00
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일본 최고재판소 Hitach 사건 판결은, (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다. 의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 종전에 블로그 소개하였습니다.

 

회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 본 것입니다.

 

크로스 라이선스를 통해 회계상 어떤 수익도 표시되지 않지만 로열티 지출부담이나 손해배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것이므로 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다.

 

표준특허 관련 FRAND 선언에도 직무발명보상금 인정 서울중앙지방법원 2017년 판결

 

표준특허에 대한 FRAND 확약선언 있는 경우 3자도 실시할 있으므로 특허권자만이 배타적, 독점적으로 실시할 없습니다. 사용자는 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 있는 지위 있지 않고, 직무발명의 보상청구권을 인정할 있는지 문제됩니다.

 

판결에서 법원은 사용자가 표준특허에 대한 특허권 등을 보유함에 따라 경쟁자가 보유한 표준특허 등을 실시하여 제품을 제조 판매하면서도, 경쟁자와의 크로스 라이선스 계약 체결 또는 경쟁자의 묵인 등을 얻어냄에 따라, 그에 대한 실시료를 현실로 지출하지 않거나 적은 실시료만 지출할 있는 지위에 있게 되었고, 이는 사용자가 보유한 특허권이 가지는 배타적, 독점적 성격에서 기인하는 이익으로써 사용자가 특허권을 보유함에 따라 절감하게 되는 실시료 상당액은 독점적, 배타적 이익으로써 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 해당한다고 보았습니다.

 

표준특허에 대한 FRAND 확약으로 특허권자 이외에 3자도 실시할 있어 사용자가 배타적, 독점적으로 실시하지 못하는 경우에도, 직무발명이 표준 특허로 등록되어 있어 크로스라이선스 대상 특허, 방어특허 등으로 사용할 있고 다른 특허권자인 3자의 공격으로부터 실시료 상당액의 비용을 줄일 있고 영업이익이 증가하였다면, 그에 따른 사용자의 이익이 있고 이는 표준특허의 배타적 독점적 지위에서 기인하였으므로, 사용자의 이익 중에서 종업원 기여에 해당하는 부분은 직무발명 보상금으로 지급해야 한다고 것입니다.

 

따라서 직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 이익이 있다면 상당액에 대한 직무발명보상금을 인정할 있습니다.

 

KASAN_[실적보상쟁점] 사용자에게 회계상 외형적 수익이 없는 Cross License, Settlement, 표

 

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작성일시 : 2018.09.26 08:00
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직무발명을 제3자에게 양도하거나 라이선스를 체결하고 로열티 수입이 있는 경우가 직무발명 보상금 산정에서 가장 간명한 경우입니다. 3자로부터 라이선스 대가 또는 기술이전의 대가로 받는 로열티 총액이 사용자가 얻을 이익입니다. 여기에 발명자의 공헌도를 곱하면 발명자 보상금의 총액을 산출할 수 있습니다.

 

한편, 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우에는 실무적으로 매우 어려운 문제가 많습니다. 그런데, 현실에서는 이와 같은 크로스 라이선스는 자주 있을 뿐만 아니라 최근 들어 그 빈도수가 증가하는 추세입니다. 예를 들어, A사가 경쟁사인 B 사에 대해 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하면, 이에 맞서 B사가 A사에 대해 반격으로 자사 보유 특허에 대한 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하는 경우가 많습니다. Apple이 삼성전자에 대해 특허소송을 제기하자 삼성전자가 애플에 대한 반격으로 특허침해소송을 제기한 것이 대표적 예입니다.

 

특허침해소송 중에 양 당사자가 소송을 화해로 종결하기로 하면서 문제된 특허에 대한 크로스 라이선스를 체결하는 경우가 흔히 있습니다. 이때 그 대상특허가 직무발명이라면 회사는 직무발명자에게 어떤 보상을 하여야 법이 규정한 정당한 보상에 해당하는지 문제됩니다. 정당한 보상을 받지 못한 종업원이 직무발명보상금청구 소송을 제기하면 법원은 어떻게 보상금을 산정해야 하는지 등등 중요한 쟁점이 많습니다.

 

현재 우리나라에서는 크로스 라이선스에 대한 보상금 산정에 관한 구체적 사건에 관한 판결은 없습니다. 학자들의 이론적 연구도 부족합니다. 일본에서는 크로스 라이선스 사안에 대한 소송은 있었으나 주된 쟁점으로 다투지 않았기 때문에 그 판결 내용도 우리나라에서 참고할 수준은 아니라고 생각합니다. 결국 현재로서는 명확한 지침을 찾기 어렵습니다.

 

그러나, 관련 쟁점과 법리를 논리적으로 숙고해 보면, 종업원이 크로스 라이선스 대상 직무발명에 대한 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 것은 분명합니다. 법상 사용자가 직무발명에 대해 갖는 무상의 통상실시권에는 제3자에게 라이선스를 해 줄 권리까지 포함한다 보기 어렵습니다. 위와 같은 통상실시권을 넘어선 범위까지 직무발명으로 얻는 이익은 직무발명보상의 대상에 해당한다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 구체적으로 사용자의 이익을 산정하는 문제만 남을 뿐입니다.

 

예를 들어, 애플과 삼성전자가 특허소송상 화해하면서 서로 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 크로스 라이선스를 체결한다면 일단 삼성전자는 1심 배심 평결에서 손해배상액으로 산정된 손해배상을 하지 않아도 되는 이익을 얻게 되었으므로 그 금액 상당을 크로스 라이선스로 얻게 될 이익으로 볼 수 있을 것입니다. 여기서부터 출발하여 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 사용자가 얻게 될 이익액을 산정할 수 있습니다. 그 다음부터는 우리나라 법원이 여러 건의 판결에서 구체적으로 밝히고 있는 보상금 산정기준에 따라 해당 직무발명자에게 돌아갈 보상금 액수를 산정하면 될 것입니다.

 

그런데, 통상의 크로스 라이선스는 특허소송이 제기되기도 전에 전략적으로 체결되거나 특허소송이 제기되었더라도 손해배상 판결이 나오기 전 단계에서 체결되는 경우입니다. 이와 같이 크로스 라이선스를 통해 사용자가 얻게 될 이익액에 관한 객관적 자료가 생성되기도 전에 크로스 라이선스가 체결되는 경우가 빈번합니다. 민사소송법상 보상금을 청구하는 원고 종업원에게 보상금 액수에 대한 입증책임이 있습니다. 그런데 현실적으로 종업원이 크로스 라이선스로 인해 얻게 될 사용자 이익액을 증명하는 것은 실무상 매우 어려운 일입니다. 이와 같은 종업원의 소송상 입증의 어려움을 경감해줄 수 있는 제도적 지원이 절실하다 생각합니다.

 

실무적 대안으로는 입증을 어려움을 고려하여 민사조정제도 또는 산업재산권분쟁조정제도 ADR을 활용하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 본질적으로 조정은 상호 양보를 전제로 하는 것이므로 종업원 직무발명자가 보상금의 일정 부분을 양보하는 대신 사용자로부터 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 얻게 되는 이익과 그 구체적 액수에 대한 입증의 수준을 어느 정도 낮출 수 있는 방식으로 적절한 타협을 이루어 낸다면 바람직할 것입니다. 원칙적 입장에서 본다면, 사용자로서도 직무발명으로 회사에 기여한 종업원에게 법상 당연히 지급해야 할 정당한 보상금을 해당 발명자에게 준다는 결과이므로 적극적으로 도입하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

 

KASAN_[실적보상쟁점] 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자의 직무보상 관련 실무적 포인트.pd

 

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작성일시 : 2018.09.25 13:00
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직무발명 보상금은 해당 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익으로부터, 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여 산정합니다. 여기서 종업원의 공헌도를 통칭 발명자 보상률이라고 합니다. 직무발명에 대한 로열티 수입이 확정되어 있는 경우 발명자 보상률이 종업원이 받게 될 직무발명 보상금 액수를 결정적으로 좌우하는 요소입니다. 이처럼 중요한 발명자 보상률을 어떤 기준으로, 어떻게 정하는지 구체적 판결 내용을 살펴보겠습니다.

 

먼저, 발명진흥법 등 관련 법률에 종업원 공헌도 또는 발명자 보상률을 정하는 기준에 관한 규정은 전혀 없습니다. 어떤 사정을 고려해야 한다는 정도의 원칙적인 기준조차 없습니다. 따라서, 온전히 구체적 사건을 심리하는 재판부의 판단에 달려 있습니다. 그렇다고 판사가 마음대로 자의적인 기준으로 정해도 된다는 의미는 아닙니다. 직무발명을 하게 된 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 객관적 입장에서 사용자와 종업원의 각 공헌도를 객관적으로 형량하여 합리적으로 정해야 할 것입니다. 결국 법관의 양심에 따른 자유심증으로 결정된다 할 것입니다.

 

그렇다면 재판부의 자유심증에 영향을 미칠 구체적 사정을 최대한 발굴하여 잘 정리한 다음 제출하는 것이 필요합니다. 해당 기술분야의 전문가로부터 객관성 있는 의견을 제출하는 것도 법관의 판단에 영향을 줄 수 있을 것입니다.

 

예를 들면, 발명자의학력, 연구경력 및 성과, 그 연구성과에 대한 학술지 게재 실적, 관련 학계에서 발명자의 지위 또는 평가, 해당 직무발명 내용을 다른 논문이나 특허 등에서 인용한 정도, 표준특허라면 표준기구에서의 평가점수 등 구체적 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 판단할 수 있습니다.

 

사용자의 공헌도 측면에서는 발명자의 입사 전부터 회사에서 진행해 온 R&D 계획 및 성과, 해당 분야의 연구개발팀 규모, 기간, 직무발명자의 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 해당 직무발명에 완성되기 위해 반드시 필요한 실험의 유무, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려할 수 있습니다.

 

예를 들어, s/w 관련 발명으로서 특별한 실험장비를 사용보다 발명자의 아이디어가 중요한 직무발명은 반드시 실험을 통해 발명이 완성되는 기술분야와 비교했을 때 사용자의 공헌도를 높게 평가하기는 어려운 경우가 많을 것입니다. 또한, 해당 직무발명자의 가세로 새로운 기술개발에 성공한 사례라면 통상의 경우보다는 종업원의 공헌도를 높게 평가하는 것이 합리적일 것입니다. 이와 같은 구체적 사정을 잘 정리하여 재판부를 설득하는 것이 중요합니다.

 

직무발명 보상금 판결을 살펴보면, 우리나라에서는 종업원의 공헌도를 3%부터 15%까지 범위에서 평가하고 있습니다. 그 중에서 발명자 보상률을 10%로 본 판결이 제일 많은 것으로 보입니다. 문제는, 3%로 평가한 판결, 10%로 평가한 판결, 또는 15%로 평가한 판결 어느 것도 그와 같은 수치로 결정한 구체적 기준을 제시한 판결은 없습니다. 통상 사용자와 종업원의 각자의 역할, 사용자의 규모, 실시료 수입액 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 몇%로 봄이 상당하다고 판시하고 있을 뿐입니다. 그 중, 흥미로운 점이기도 하고 실무적으로 중요한 점은 실시료 수입액을 발명자 공헌도를 결정하는 요소로 고려한다는 판결내용입니다. 실시료 수입액은 사용자 이익으로 독립된 요소인데, 실제 재판에서는 그 별개의 결정요소인 발명자 공헌도에도 영향을 미친다는 것입니다. , 발명자가 받게 될 총 보상금의 액수를 감안하여, 그 결론에 이르는 과정에 영향을 미치는 중요 변수를 결정한다는 의미입니다. 논리적 근거가 없는 잘못된 판결로 보이지만, 현실적으로 총 보상금 액수가 재판부의 자유심증에 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서, 이와 같은 점은 고려한 소송전략이 필요하다 할 것입니다.

 

1심 재판부에서 구체적 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도를 한번 정하고 나면, 특별한 사정이 없는 한 상급심에서 그 비율을 함부로 변경할 수 없습니다. 본질적으로 모든 사정을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 상당한 비율을 정했는데, 상급심 재판부에서 어떤 근거를 제시하면서 하급심 결정은 옳지 않고 자신의 결정이 옳다고 주장할 수 있을까요? 현실적으로 가능하지 않을 것입니다. 결국 1심 재판에서 발명자 공헌도가 결정된다고 보아야 할 것이고, 1심에서 최선의 노력을 기울이는 것이 매우 중요합니다.

 

KASAN_[실적보상쟁점] 사용자에게 직무발명의 로열티 수익 발생한 경우 종업원에 대한 직무발명 보상금 산정에서 발

 

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작성일시 : 2018.09.25 08:00
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1. 구 특허법 제40

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

 

1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

 

문제점 - 구특허법 제40조에서는 이익의 액”, “공헌한 정도등의 추상적인 기준만을 규정하여 분쟁 발생시에는 정당한 보상여부에 대한 법원 판결에 의존할 수 밖에 없었습니다.

 

2. 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황

2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황

3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황

1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

 

직무발명 보상기준 제정운영 등에 대한 종업원과의 협의 등 참여도를 고려하여 합리적인 것으로 인정되면정당한 보상으로 간주하였습니다. 2006년까지 특허법에 따른 직무발명보상금제도가 퇴사한 종업원이 회사를 상대로 한 무차별적 소송을 야기한다는 문제점을 해결하려 도입한 것입니다. 그러나, 법원은 여전히 기업의 직무발명 보상규정이 합리적인 것인지 여부를 심사하여 그렇다고 인정되지 않으면 기업이 이미 지급한 보상금 이외에 추가로 정당한 보상금에 해당하는 금액의 지급을 명할 수 있습니다. 구 특허법보다는 법원의 재량권을 대폭 축소하였지만 여전히 직무발명 보상금 지급액수에 관한 최종 결정권을 법원이 갖는 구조입니다.

 

계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우에는, 그 정한 바에 따른 보상이 합리적인 절차에 의한 것으로 인정되면 그 보상은 법률이 인정하는 정당한 보상으로 간주되고, 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부만을 판단할 수 있습니다. 반면에 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 정하더라도 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에는, 사용자가 얻을 이익의 액 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하여 정당한 보상을 산정하여야 하고, 법원이 그 보상액의 적정 여부를 판단할 수 있게 됩니다. 따라서 발명자들은 여전히 법원에 정당한 보상의 판단을 청구할 가능성을 가지고 있습니다.

 

3. 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15

사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.

 

개정사유로 종업원등의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여 실질적으로 보상과정에 참여하도록 하고, 대기업의 직무발명보상제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반에 정당한 보상문화를 정착시켜 지식산업시대의 기업경쟁력과 국가경쟁력을 강화하는 것을 입법목적으로 합니다.

 

개정법에서는 보상규정의 제개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무발명에 대한 보상이 이루어진 경우 정당한 보상을 한 것으로 본다라고 명쾌하게 규정하였습니다(개정법 제15조 제6). 법원이 위 사정을 종합적으로 고려하여 합리적인 것으로 인정되면이라는 조건문구가 삭제함으로써, 법원이 심사할 여지를 제거하였습니다.

다만, 단서로서, “그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 적용예외 규정을 두고 있습니다. 이것은 사용자는 출원보상 및 등록보상 이외에도 반드시 실적 보상제도를 두어야 한다는 의미입니다. 또한, 실적보상액 산정 규정은 반드시 직무발명으로 발생한 회사의 이익액과 종업원의 공헌도를 기초로 해야 한다는 강행규정입니다. 이를 위반한 보상규정은 그 자체로 근본적 하자가 있는 것으로 보고 예외적으로 법원이 개입할 수 있다는 여지를 남겨둔 것입니다.

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상 관련 법규정의 변경 연혁 및 내용.pdf

 

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작성일시 : 2018.09.21 15:17
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라이센싱 계약 체결은 기업 간, 기업과 대학 및 공공연구기관 간의 협력의 증가에 따라 가파른 속도로 증가하고 있습니다. 또한 라이센싱 계약을 통하여 지식재산권과 관련된 라이선스 수입도 증가하고 있습니다. 이와 함께 글로벌 기술중개전문회사가 활성화되고 있으며, 지식재산관리회사(Non-Practicing Entities)의 등장도 지식재산 비지니스를 촉진하고 있습니다.

 

라이센싱 계약은 이와 같은 지식재산 비즈니스에서 가장 중요한 법률 행위입니다. 특히 각국의 입법례에 따라 라이선스의 의미가 다르게 해석될 수 있으므로 해외 기업과 라이센싱 계약을 체결하는 경우에는 중요 법적 개념에 대한 명확한 정의가 필요합니다. 또한, 라이선스 비용 지급의 방식, 로열티의 계산 방법, 라이센시에게 반드시 필요한 재료의 공급이나, 상표권의 사용 여부, 및 판촉 협조 의무 등을 구체적으로 규정하는 것이 바람직합니다.

 

따라서, 금번 포스팅에서는 표준 라이선스 계약서를 제공하면서, 각각의 조문 별로 계약서 작성 시 유의하여야 할 사항이나, 구체적인 사정에 따라 변경할 수 있는 규정들을 설명 드리겠습니다. 라이센싱 협상 과정을 마무리하기 위해서는 라이센서 또는 라이센시 각자의 입장에서 유리한 방향으로 라이센싱 계약서를 작성하는 것이 무엇보다 중요하기에 금번 포스팅을 참조하셔서 유리한 라이센싱 계약을 체결하시기 바랍니다.

 

첨부: 라이센싱 계약서 샘플

라이선스 계약서.docx

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

 

작성일시 : 2017.09.11 08:21
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-- 직무발명 실시보상액 산정의 어려움 판결상 사용자의 이익 산정방법의 문제점 --   

 

직무발명보상 중 실시보상이 가장 어렵습니다. 핵심쟁점은 직무발명 실시로 사용자가 얻은 이익을 산정하는 방법입니다. 다수 판결은 [사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]이라는 계산식을 사용하고 있습니다. 여기에다 발명자 공헌도와 각 공동발명자의 기여율을 각 곱하여 최종적으로 직무발명자 개인별 보상금액을 산출합니다.

 

곱하기를 계속하여 얻은 결과 통상 매우 작은 수치가 남습니다. 하급심 판결을 살펴보면 직무발명의 자기실시에 대한 보상금청구소송의 경우 대부분 매우 적은 금액만 인정되는 상황입니다. 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상의 경우와 비교할 때 확연한 차이를 보입니다.

 

이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞은 것입니다.

 

예를 들어, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료률에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료률을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 [가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]로 산정할 수 있습니다.

 

통상 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료률(royalty rate)로 산정합니다. 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 the smallest saleable patent practice unit (SSPPU) 기준을 채택하고 있습니다. 화학물질, 의약품 분야에서도 동일한 입장입니다.

 

참고로 삼성전자와 애플 사건에서 하급심 판결에서 디자인특허침해를 원인으로 하는 손해배상액을 위와 같은 기준으로 산정한 것은 옳지 않고, 그 디자인특허로 인한 매출증가에 대한 기여비율을 반영해야 한다는 주장을 미국연방대법원 상고심에 제기한 상황입니다.

 

직무발명 자기실시 사안에서 우리나라 판결이 직무발명으로 인한 사용자 이익을 앞서 설명한 기술사용료(royalty) 산정방식으로 얻은 값에다 다시 그 직무발명으로 인한 매출증가 기여율을 곱하는 것과 같습니다.

 

3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 실시만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것은 형평이 맞지 않습니다. 직무발명보상제도의 취지를 감안할 때 쉽게 동의하기 어렵습니다.

 

졸견이지만, 자기실시에 대한 직무발명보상액 산정은 [사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]로 함이 타당하다 생각합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다. 판결은 이미 반영된 요소를 다시 중복해서 곱하는 것과 다름 없다 생각합니다.

 

작성일시 : 2016.09.27 10:16
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-- 전략적 제휴, 공동연구개발, 기술이전, License 등 계약분쟁 관련 실무적 포인트 몇 가지 -- 

 

1.     계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 9940418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

 

2.     또한, 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다(대법원 2009. 9. 10. 선고 200937251 판결).

 

3.     계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 841532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결).

 

4.     다양한 이유로 독점계약을 체결합니다. 그런데, 독점계약은 유익한 점도 많지만 단점도 많습니다. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

5.     특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

 

6.     계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

 

7.     현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

8.     특허권 전용실시 계약을 체결하면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 제한조항을 넣었으나, 특허등록원부에 전용실시권 등록을 하면서 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다. 대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시하여도 계약위반은 성립하지만 특허침해는 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 전용실시권 관련 제한사항은 특허등록원부에 등록해야만 그 온전한 효력을 인정받습니다.

 

9.     기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

 

10.  License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

 

감사합니다.

 

작성일시 : 2016.07.11 09:25
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-- Genentech v. Hoechst + Sanofi-Aventis 사건 CJEU 판결: Rituximab (제품명: Rituxan, MabThera) 관련 특허 라이선스 후 대상 특허무효에 따른 Running Royalty 지급의무 여부 -- 

 

특허기술 라이선스 후 대상 특허가 무효로 확정되면 라이선스 계약관계가 복잡하게 됩니다. 각국마다 판결이 다릅니다. 유럽연합재판소 CJEU에서 2016. 7. 7. 선고된 판결 내용을 간략하게 소개합니다.

 

1.    기초사실

 

Genentech 1992. 8. 2. 대상특허에 대한 non-exclusive license를 받고, 특허기술을 실시하는 Rituximab (제품명: Rituxan, MabThera) 제품을 발매하였습니다. 그 후 대상 유럽특허가 먼저 무효(revoked)로 소멸하였습니다. 미국특허 등 타국가 특허등록도 결국 무효로 되었습니다.

 

해당 라이선스 계약에는 licensee Genentech licensor 특허권자에게 running royalty로서 특허기술 실시제품 net sale 0.5%에 해당하는 금액을 지급한다는 조항이 있습니다.

 

Licensee Genentech는 다른 payment 의무는 모두 이행하였지만, 특허무효를 이유로 running royalty 지급을 거절하였습니다. 특허권자 licensorArbitration 합의조항에 따라 중재 제기, 중재판정, 그 중재판정에 대한 법원재판 등 장기간에 걸친 분쟁이 진행 중입니다.

 

2.    쟁점

 

Licensee Genentech에서 라이선스 계약서에 명시한 조건이 특허기술 실시제품에 대한 running royalty 지급의무로 규정되어 있을 때, 라이선스 대상특허의 무효를 이유로 해당 라이선스 계약을 termination 할 수 있는지, 대상 특허무효 후 그 running royalty 지급을 거절할 수 있는지 여부입니다.

 

3.     CJEU 판결 요지

 

최초 Arbitration 결과는 특허무효에도 불구하고 licensee Genentech은 약정에 따라 royalty를 지급해야 한다고 특허권자 승소판정입니다. 패소자 licensee Genentech에서 이에 불복하여 프랑스 법원에 중재판정 취소소송을 제기하였고, 프랑스 법원은 일단 중재판정의 집행중지를 명하고, 해당 사안을 CJEU(유럽연합법원)에 보내 위 쟁점에 관한 재판을 요청한 것입니다.

 

첨부한 판결문을 보면, 각국 법과 판결이 다른 결론을 냈다고 설명합니다. 즉 스페인에서는 로열티 지급의무가 없다는 입장이지만, 독일은 로열티 지급의무를 인정하는 입장입니다.

 

CJEU 판결은 대상특허의 무효를 이유로 licensee가 해당 라이선스 계약을 자유롭게 termination (해제/해지) 할 수 있다는 조건이라면, 특허무효 후에도 running royalty 지급의무를 부과하는 계약은 유효하다고 판결하였습니다. 조금 애매하고 중간적인 입장을 취한 것 같습니다.

 

, 계약자유의 원칙을 전제로 특허무효 또는 특허권 존속기간 만료 후에도 로열티를 지급하기로 약정하는 것도 허용된다는 것입니다. 다만 라이센시는 특허무효 또는 비침해를 이유로 해당 라이선스 계약을 자유롭게 종료할 수 있다는 입장입니다. 결국 그 라이선스 계약의 termination 이후에는 로열티 지급의무가 없다는 취지로 보입니다. 우리에게 좀 익숙하지 않는 논리로 생각되고, 굳이 이렇게 판시한 배경과 이유를 모두 이해하기 어려운 것 같습니다.

 

CJEU 판결의 결론을 그대로 인용하면 다음과 같습니다. "Article 101(1) TFEU must be interpreted as not precluding the imposition on the licensee, under a license agreement such as that at issue in the main proceedings, of a requirement to pay a royalty for the use of a patented technology for the entire period in which that agreement was in effect, in the event of the revocation or non-infringement of a licensed patent, provided that the licensee was able freely to terminate that agreement by giving reasonable notice"

 

첨부: CJEU Genentech v. Hoechst + Sanofi-Aventis 판결

CJEU Genentech vs Sanofi 판결.docx 

 

작성일시 : 2016.07.08 09:42
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-- 특허침해제품의 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 Patent Troll MPHJ 보유 Printer 특허청구항 일부 유효 CAFC 판결 --

 

미국 Texas 소재 Patent Troll MPHJ2012 HP사의 multi-function scanner-printer를 구매하여 사용하는 수많은 소비자에게 특허침해경고장을 보냈습니다. MPHJHP 프린터 사용행위가 미국특허 제6,771,381호를 침해한다고 주장하면서 대당 1천불의 로열티를 지불하라는 내용으로 수만통의 경고장을 프린터 제조 및 판매회사인 HP가 아니라 최종 소비자에게 보낸 것입니다.

 

이에 HP에서 해당특허의 무효주장 IPR을 제기하였고, 그 결과 제13항은 유효, 나머지 청구항은 모두 무효라는 결정을 받았습니다. HP는 제13항까지도 무효로 주장하였으나 CAFC 2016. 4. 5. 13항은 anticipation 무효사유에서는 특허유효라고 판결하였습니다.

 

여기서 주목할 점은, PTAB CAFC에서 non-obviousness 쟁점은 심리하지 않았습니다. 본 사건에서 PTAB HP의 진보성 흠결 주장은 anticipation 무효주장과 중복되므로 별도 심리할 필요가 없다고 판단하였습니다. 미국 AIA IPR practice에서 PTAB의 특허무효 심리범위에 관한 판단기준은 상당히 복잡합니다. CAFC에서는 PTAB의 전권에 속한다고 반복하여 판결하고 있습니다. 결국 최종적 특허유효라고 확정되었다고 단정하기는 어렵습니다. 그러나 미국특허법리상 anticipation novelty와 동일하지 않고 우리나라 진보성 심리와 중첩되는 면이 있으므로 이미 진보성 여부를 상당부분 심리한 것과 비슷하므로 특별한 사정이 없는 한 특허무효가 될 가능성도 높지 않습니다.

 

Patent Troll MPHJ는 대부분 청구항 무효로 특허권을 상당부분 상실하였으나 적어도 현 시점에서 (특별한 사정이 없는 한 최종적으로) 유효한 특허발명을 보유하게 되었으므로 향후 어떤 전략을 구사할지 그 행보가 주목됩니다. 당초 시도한 것처럼 최종 사용자를 상대로 특허침해소송을 위협하여 소비자로부터 직접 또는 그 제품의 제조회사 HP에게 상당규모의 로열티를 받아낼 수 있을지 궁금합니다.

 

특허권을 보유한 patent troll에서 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 행위가 미국법상 불공정거래행위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 실제 Vermont 주정부가 Patent Troll MPHJ를 상대로 소비자보호법 위반행위라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. , 수많은 일반소비자를 대상으로 한 무더기 특허침해주장은 소권남용으로 허용되지 않는다는 결론입니다. 구체적 내용은 우리나라 법 제도와 거리가 있지만 그 취지는 공감할 수 있습니다. 흥미삼아 CAFC 판결문을 첨부해 드립니다.

 

첨부:

1. Troll 보유 특허의 청구항 일부 유효 CAFC 판결,

  특허유효 CAFC 판결 15-1427.Opinion.3-31-2016.1.pdf

2. 특허괴물의 무작위 특허침해위협으로부터 일반 소비자보호 CAFC 판결

  소비자보호 CAFC 판결 15-1310.Opinion.9-22-2015.1.pdf

 

작성일시 : 2016.04.06 11:10
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-- 게토레이(Gatorade) 발명으로 50년 동안 받은 로열티 누적 총액: 미국 Florida 대학 - $281 million( 3천억원), 4명의 대학 교수 - $1 billion( 11억원) 초과 -- 

 

미국 대학교수 발명자들이 거둔 엄청난 로열티 수입에 관한 기사를 흥미 삼아 소개합니다. 미국에서 Gatorade(게토레이) 발명 50주년 기념행사뿐만 아니라 ESPN에 관련 다큐멘터리와 기사를 실렸습니다. 그 중 플로리다대학 교수 발명자들이 지난 50년 동안 받은 로열티 수입의 누적총액이 $1 billion( 11천억원)을 초과했을 거라는 기사가 흥미롭습니다. 관련 기사 링크: Royalties for Gatorade Trust surpass $1 billion 미국 얘기이지만 다큐도 들어보고 기사도 읽어보면 상당히 재미 있습니다. 현행 법 제도하에서는 사용자 대학과 직무발명자 대학교수 사이에 이와 같은 로열티 수입분배는 가능하지 않겠지만, 1965년 발명 당시에는 가능했던 것 같습니다.

 

공동발명자 중 제 1 발명자 Dr. Cade 2007 80세 나이로 세상을 떠났지만, 그의 딸이 발명 50주년을 맞아 $10 million(110억원)을 기부하여 발명자 부친을 기념하는 창조발명 박물관을 플로리다에 건립한다는 소식도 있습니다.

 

작성일시 : 2016.02.01 09:22
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-- 특허무효가 명백한 경우 특허무효 확정 전에는 특허발명 실시계약을 해지하지 않으면 로열티 지급의무를 면할 수 없음: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 201454993 판결 --

 

1.    특허기술 실시계약과 특허무효의 효과  

 

대법원 판결 및 서울고등법원 판결: "특허무효가 확정되더라도 특허발명이 실시 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그 특허를 대상으로 체결한 특허발명의 실시계약이 그 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태라고 볼 수 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 그 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다.

 

따라서 특허가 무효가 확정되더라도 후발적으로 이행불능 상태에 빠질 뿐 그 계약 자체는 특허의 무효 확정시까지 유효하게 존속하므로 기술료 지급의무가 발생하지 아니하거나 이미 발생한 기술료 지급의무가 소멸한다고 볼 수 없다. 마찬가지로 특허가 무효로 될 것이 명백하다고 하더라도 그 계약을 해지하지 아니하는 한 기술료 지급의무는 발생한다."

 

2. 특허무효라는 사정변경으로 특허발명 실시계약의 해지 가능

 

특허무효 확정 전에도 특허무효가 명백한 경우라면 라이선스 계약을 해지함으로써 기술료 부담을 면할 수 있습니다. 다른 측면에서 보면, 특허무효가 명백하더라도 기술료 지급의무를 면하려면 실시계약을 반드시 해지해야만 합니다.

 

위 서울고등법원 판결은 특허무효가 명백한 경우 사정변경으로 실시계약을 해지할 수 있다고 판시하였습니다.

 

"사정변경으로 인한 계약해지는 계약 성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정변경이 발생하였고 그러한 사정변경이 해지권을 취득하는 당사자에게 책임없는 사유로 생긴 것으로서 계약 내용대로 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우에 계약준수 원칙의 예외로 인정된다. 여기에서 변경된 사정이란 계약의 기초가 되었던 객관적인 사정으로서 일방 당사자의 주관적 또는 개인적인 사정을 의미하는 것은 아니다(대법원 2007. 3. 29. 선고 200431302 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 201213637 전원합의체 판결).

 

따라서, 특허실시계약 체결의 기초가 되었던 특허가 무효로 될 것이 명백하고 특허실시계약의 내용대로 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 등의 경우에는 사정변경으로 특허실시계약을 해지할 수 있다.

 

특허무효가 명백하다면 특허에 대한 전용실시권 설정채무의 이행이 불가능하고, 실시권자가 경쟁자를 배제함으로써 매출증가로 인한 이익을 얻을 수 없게 될 것이고, 실시계약체결 당시에 명백하게 무효로 될 것을 예견할 수 없었고, 특허무효라는 사정변경이 실시권자의 책임으로 볼 수 없으며, 특허무효가 명백함에도 기술료를 계속 지급해야 하는 신의칙에 현저히 반하는 결과가 된다. 실시계약을 해지한다는 통지의 도달로 실시계약은 해지되었다고 본다. 무효심판의 청구만으로는 계약해지의 통지로 보기에 부족하다."

 

-      서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 201454993 판결 요지 -

 

작성일시 : 2016.01.26 09:30
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-- 회사 오너 명의 지재권 등록 관행을 바꾸어야 할 시대적 흐름 -- 

 

수많은 직무발명, 상표, 디자인 등 지식재산권이 회사 법인 명의가 아니라 사주 개인 명의로 등록되어 있고, 지금도 그렇게 출원, 등록되고 있습니다. 특별한 경우를 제외하고 그 대부분의 사주명의 등록은 업무상 배임죄에 해당하는 불법행위에 해당하기 때문에, 그에 따른 법적 책임을 피하기 어렵습니다.

 

공개되기 때문에 숨길 수도 없고, 사후적으로 방어하기도 어려울 뿐만 아니라 법적분쟁으로 가면 큰 피해를 초래할 수 있기 때문에 언제 터질지 모를 시한폭탄과 같습니다. 소탐대실이고, 분명 잘못된 관행입니다. 관련 법률에 따라 정상으로 되돌리는 조치가 필요합니다.

 

참고로 오늘 올라온 오너명의 상표등록 관련 기사를 링크해 드립니다. 민변과 시민단체에서 유수의 프랜차이즈 업체 대표들과 가족이 상표권을 독식해 부당 이득을 챙긴 혐의로 검찰에 고발했다는 뉴스입니다.

 

지난 세월호 사태에서 유병언 일가의 상표등록을 통한 로열티 수익 수단이 온 국민에게 공개되어 큰 관심을 끌었습니다. 명백한 불법행위로 도덕적 비난의 소지도 높습니다.

 

이번에 자연스럽게 일반 기업에 불똥이 튀어 불이 난 것입니다. 예상되는 사태이고, 시민단체의 문제 제기를 막을 수도 없습니다. 유명 프랜차이즈 회사만의 문제가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 작은 기업이라도 지재권 담당자 또는 법무 담당자라면 회사의 지재권 등록현황과 실무관행을 살펴보고, 만약 잘못된 점이 있다면 탈이 나기 전에 미리 적법한 방향으로 수정하는 것이 바람직할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.10.21 10:13
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-- 특허출원 단계에서 "전용실시계약"을 체결한 후 등록된 특허의 무효심결 확정을 이유로 라이선스 계약무효 또는 취소, 약정 로열티 지급거절 등 분쟁발생과 1심 판결: 수원지방법원 안산지원 2014. 10. 30. 선고 2012가합7806 판결 --

 

1.     문제의 소재

 

특허무효는 처음부터 특허권이 존재하지 않는다는 소급효를 기본으로 합니다. 특허기술의 실시계약, 기술 라이선스 계약을 체결한 후 대상 특허가 무효로 확정되면 실시 대상인 특허가 처음부터 존재하지 않기 때문에 라이선스 계약이 무효인지, 아니면 착오로 취소할 수 있는지, 이미 받은 라이선스 로열티를 반환해야 하는지, 계약기간 중 약정된 경상 로열티를 지급해야 하는지 등등 쉽게 판단하기 어려운 복잡한 문제가 많습니다. 다만, 무효인 특허권과 특허기술, 특허권 관련 기술 등은 엄격한 의미에서 보면 서로 동일하지 않고 또 구체적 사안에서는 구별할 수도 있다는 점을 각별히 유념해야만 혼동하지 않습니다.

 

2.     최근 대법원 판결

 

그동안 법원은 구체적 사정에 따라 서로 엇갈린 판결을 하였습니다. 그런데, 대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666 판결에서 특허관련 기술이전, 라이선스 실무에서 반드시 고려되어야 할 중요한 쟁점에 관한 법리를 다음과 같이 명확하게 판시하였습니다. 매우 중요한 판결입니다.

 

(1)  "특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 판결하였고,

 

(2)  "특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없다. 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다."고 판결하였습니다.

 

3.     이 사건의 1심 판결

 

특허 라이선스 계약체결 후 특허무효 및 기술료 분쟁에 관한 1심 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 라이선스 계약서 내용뿐만 아니라 여러 쟁점에 대한 양 당사자의 주장과 이에 대한 법원의 판단 내용이 상세하게 기재되어 있습니다. 한번 꼼꼼하게 읽어 보시면 실무상 도움이 될 것입니다.

 

이 사건에서는 특허출원 단계에서 전용실시계약을 체결하면서 대상 기술을 "특허출원 중인 발명특허 기술에 관련된 사항"으로 정의하고, 계약기간을 출원일로부터 20년 후 최장 특허존속기간 예정 만료일까지 설정하였습니다. 그 후 특허등록을 완료하였으나 실시권자 licensee가 청구한 특허 무효심판을 통해 모든 특허청구항이 무효로 확정되었습니다.

 

1심 법원은 대상 특허무효를 근거로 계약무효 또는 취소를 할 수 없고, 대상 기술을 특허발명에 한정하지 않고 "관련된 사항"으로 정의한 점을 중시하여 특허무효에도 불구하고 약정한 로열티를 모두 지급해야 한다고 판결하였습니다.

 

1심 재판에서 패소한 실시권자 라이선시는 항소하였고, 현재 서울고등법원에서 변론종결 후 다음 달 초순경에 판결이 나올 예정입니다. 항소심 판결까지 살펴본다면 라이선스 담당자, 특허 실무자 등에게 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 조금 기다렸다 그 즈음 항소심 판결을 보고 1심 판결과 함께 그 실무적 함의를 잘 검토해 보겠습니다.

 

첨부: 수원지방법원 안산지원 2014. 10. 30. 선고 2012가합7806 판결

  수원지법안산지원 2012가합7806 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.09.10 16:29
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-- 로열티 수입이 전혀 없는 포괄적 무상 크로스 라이선스에 포함된 직무발명 특허에 대한직무발명자의 보상금 청구권 --

 

사용자 회사의 회계자료에 크로스 라이선스로 인한 수익이 전혀 없더라도 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 글을 올린 적이 있습니다. 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자 보상금 산정 문제, 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 있는지 여부

 

이에 관한 추가 질의를 받고서, 일본 최고재판소 판결을 참고자료를 간략하게 소개합니다. 일본 대법원 판결의 요지는, 외형적으로는 로열티 수입이 전혀 없는 포괄적 크로스 라이선스 계약이더라도, 그 대상특허 중에 포함된 직무발명에 대한 보상금을 청구한 사건에서, 가상의 라이선스 계약을 체결할 경우 사용자가 얻을 수 있는 로열티 수익을 기준으로 직무발명 보상을 해야 한다고 판결하였습니다. , cross license 계약에서 직무발명으로 얻을 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 상대방이 지불해야 할 로열티 상당액으로 보았습니다.

 

Hitach사의 퇴직 연구원이 광디스크 직무발명 특허에 대한 보상금 청구소송에서 일본 대법원은 2006. 10. 10. 회사는 전 종업원에게 직무발명 보상금으로 163백만엔(16)을 지급하라는 항소심 판결을 확정하였습니다.

 

위 일본최고재판소 판결은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 점, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 포괄적 무상의 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익이 인정되므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 점, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스 상대방가 지불해야 할 로열티 상당액이라는 점을 분명하게 판시하였습니다. 자기실시 유형 등에서 자주 사용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출하면 된다고 판시하였습니다. 일본대법원 판결이지만 우리나라 소송에서도 기준이 삼을만한 좋은 참고 판결로 생각합니다.

 

작성일시 : 2015.08.25 10:38
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-- 대학보유 특허권 침해소송 항소심 판결: 대학특허권자(CMU)에게 침해회사 MarvellUS$278 million ( 3천억원) 손해배상책임 판결 + 추가로 해외 생산 및 판매분에 대한 1심 법원의 재심리 명령 --  

 

Carnegie Mellon University (CMU)의 특허침해 인정 및 손해배상으로 US$1.54 billion (16천억원)이라는 천문학적인 거액의 1심 판결이 났습니다. 대학보유 특허침해소송 중 최대금액으로 세간의 화제가 되었습니다.

 

이에 침해기업 Marvell에서 항소하였으나 CAFC에서 특허유효 및 특히침해는 그대로 인정되었습니다. Marvell에서는 통신용 반도체 칩을 설계만 하고 생산, 판매는 대부분 대만이나 중국의 반도체 회사에 제조하여 중국 통신회사 등에 판매하고, 그 중 일부 소량만 미국으로 수입하였습니다. 해외에서 생산하여 미국으로 수입하는 부분에 대한 특허침해 손해배상 산정은 문제 없지만, 해외에서 생산하여 판매하고 미국으로는 수입하지 않는 생산, 판매부분에 대해 미국 특허권 침해로 볼 수 있는지 여부가 핵심 쟁점이었습니다. 원심은 여러 가지 이유를 들어 여전히 미국특허침해로 인정하였으나 항소심 CAFC은 이 부분을 파기 환송하여 재심리(new trial)할 것을 명령하였습니다.

 

따라서, 일단 미국특허권 침해로 볼 수 있는 수입 부분을 기초로 손해배상액을 산정한 결과 US$278 million ( 3천억원)의 손해배상액을 인정하였습니다. 침해행위가 일어난 시점으로부터 거의 10여년이 경과되었는데, Marvell은 위 손해배상액에 덧붙여 지연이자까지 물어야 하므로 그 액수도 상당한 규모입니다. 이와 같이 일부 판결액만으로도 대학보유 특허권 침해사건으로는 거액의 손해배상 규모입니다.

 

만약 해외 생산 및 해외 판매분에 대해서도 원심에서 채택한 판결 이유와 같은 근거로 미국 특허권의 침해로 손해배상 책임이 인정된다면 그 액수가 적어도 1조원이 넘지 않을까 예상됩니다. CAFC 판결문에서도 비록 해외에서 생산하여 미국에 수입된 적이 전혀 없는 부분도 사업운영방식에 따라서는 미국특허기술 사용에 대한 로열티 지급 의무가 인정될 가능성이 있다고 판시하고 있습니다. 향후 미국연방지방법원의 재판 경과가 주목되는 사건입니다.

 

*첨부파일: CMU v. Marvell 특허침해소송 CAFC 2015. 8. 4. 선고 판결

CMU v. Marvell 항소심 판결 14-1492.Opinion.7-31-2015.1.pdf

작성일시 : 2015.08.05 19:00
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-- 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우 -- 

 

먼저, 직무발명 보상에 관한 근거 법규정은, (1) 구 특허법 제40, (2) 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15, (3) 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15조로 3번 개정되었습니다. 각 적용시점 및 대상범위에 유의해야 합니다. 직무발명자에게 가장 유리한 규정은 구 특허법 규정이고, 2006. 9. 4. 이전 직무발명에 대한 승계가 이루어진 경우 그 직무발명 보상금 청구소송에 대해 적용됩니다. 그 이후 발명 및 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법이 아니라 발명진흥법이 적용됩니다.

 

구 특허법 제40조에서 종업원 직무발명자의 "정당한 보상을 받을 권리"로서 "보상의 액"을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 합니다. , 사용자의 이익이 출발점입니다.

 

직무발명에 대한 특허권을 제3자에게 이전하여 매각대금을 받거나 라이선스 실시권을 설정하여 로열티 수익이 있다면 사용자가 직무발명에 의하여 이익을 얻은 경우에 해당합니다. 국내특허뿐만 아니라 다른 나라에 등록한 외국 특허권에 관한 기술이전 및 라이선스 수익도 마찬가지입니다.

 

이와 같이 사용자가 직무발명 특허권에 대하여 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결하고, 그로부터 로열티 수익이 발생한 경우라면, 발명자는 그 수익을 기초로 하여 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 어떤 비율로 보상금을 산정할지는 차후 문제이고, 적어도 사용자는 종업원 직무발명자에게 반드시 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 점은 분명합니다.

 

이와 같은 기존 구조는 구 발명진흥법(2006. 9. 4. 시행 법률)부터 변경되었습니다. , 평소 법에 따른 직무발명 보상규정을 운영하는 회사라면, 차후 종업원 직무발명자가 회사에 대해 제기하는 직무발명 보상금 청구소송에서 사용자는 추가로 직무발명자에게 직무발명 보상금을 반드시 지급해야 하는 것은 아닙니다. 물론 모든 경우에 추가 직무발명 보상금을 지급하지 않아도 되는 것은 아닙니다. 구 발명진흥법은 추가 지급할 여지가 많고, 현행 발명진흥법에 따르면 그 추가 지급 가능성이 낮습니다. 따라서, 2006. 9. 4. 이후 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법을 적용한 판결과 다른 각도에서 신중한 검토가 필요합니다.

 

작성일시 : 2015.06.08 14:00
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-- 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 기간 - 10년의 소멸시효의 기산점을 직무발명을 회사에서 승계한 날이 아니라 실제 로열티 수익이 발생한 시점으로 본 대법원 판결 --    

 

제약분야에서 신약개발 기간은 보통 10년을 훌쩍 넘습니다. 획기적 의약발명이라도 수익창출까지는 10년이 넘는 장기간이 필요하므로 그 동안 발명자에게 정당한 보상금을 주는 경우가 거의 없습니다.

 

그런데, 직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명자가 행사할 수 있을 때부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다. 직무발명보상금청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계해야 발생합니다. 따라서, 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다. 이것이 사용자에게 가장 유리한 기산점입니다.

 

이와 같은 원칙을 고수한다면 의약분야에서 직무발명자가 정당한 보상금을 받을 기회는 거의 없다 할 것입니다. 복잡한 법리적 설명을 떠나 상식적으로 수긍하기 어렵습니다. 논리적으로 실적보상의 기산점을 직무발명 승계일로 보면 문제가 많습니다. 제약산업의 예를 들면, 직무발명 승계일 당시에는 실적보상 대상조차 형성되지 않았고, 구체적으로 형성되기 전에 그 청구권의 소멸시효가 먼저 진행된다면 논리적으로 맞지 않습니다.

 

따라서, 구체적 소송에서는 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 실무적으로 가장 중요한 쟁점입니다.

 

직무발명에 대한 보상의 종류를 출원보상, 등록보상, 실적보상으로 나누고, 그 중 출원보상, 등록보상은 승계일 기준으로 할 수 있지만, 실적보상의 경우에는 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로, 그때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 다수 학설의 입장이고, 다행스럽게도 법원도 이와 같은 취지로 판결하고 있습니다.

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결은 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판결하였습니다, 로열티 수입이 들어 온 후 보상금을 지급한다는 회사 규정에 따라 실제 로열티 수입이 들어온 때부터 소멸시효가 기산된다고 판결하였습니다. 발명자 종업원에게 유리한 내용으로 합리적 판결입니다.

 

회사를 퇴직한 직무발명자 종업원도 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다. 일반 채권과 마찬가지로 이전하거나 상속되므로 사망한 경우 그 상속인, 3자에게 양도한 경우 그 양수인이 회사를 상대로 정당한 직무발명보상금을 달라고 청구할 수 있습니다.

 

10여전 연구, 개발하여 특허 등록한 의약발명이 나중에 세계적 신약으로 성공한 경우 그 회사에 재직 중인 연구원, 정년 퇴직한 연구원, 타사로 이직한 연구원을 가리지 않고 발명자는 그 수익에 따른 정당한 실적 보상금을 받을 권리가 있습니다. 특허법, 발명진흥법에서는 직무발명으로 인한 회사의 수익규모, 그 수익에 기여한 회사의 기여도, 직무발명자의 기여도 등을 종합적으로 고려하여, 종업원 발명자에게도 정당한 보상금을 주어야 한다고 규정합니다. 직무발명으로 벌어들인 수익금을 회사에서 독식해서는 안되고 그 중 일부를 발명자 몫으로 나누어 주라는 취지입니다.

 

작성일시 : 2015.06.05 17:00
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-- 라이선스 대상특허가 추후 무효로 된 경우 로열티 지급 여부를 둘러싼 소송: Sanofi-Aventis (licensor) v. Genentech (licensee) 사건 -- 

 

분쟁대상인 특허 라이선스 계약은 2001년 독일회사 Behringwerke (licensor, 당시 독일회사 Hoechst 자회사, 현재 Sanofi‑Aventis로 합병됨) Genentech (licensee) 사이에 체결된 것입니다. 라이선스 계약은 governing law로 독일법, 분쟁해결수단은 ICC arbitration에 따른다고 규정하였습니다.

 

해당특허는 EP No. 0 173 177 "Enhancer for eukaryotic expression systems"와 같은 원천기술에 해당하고, 상당한 액수의 upfront payment에 덧붙여 매출의 0.5%에 해당하는 액수를 running royalty로 지급한다고 되어 있습니다. Genentech (licensee)는 이 기술을 활용하여 rituximab 등 소위 블록버스터에 해당하는 의약품을 개발하였고, Roche와 합병 후 전세계 시장에서 해당 제품을 판매하고 있습니다.

 

현재 당사자 사이에 복잡한 분쟁이 장기간에 걸쳐 진행 중이고, 그 중 라이선스 관련 핵심쟁점으로 해당 특허가 무효로서 이미 등록이 취소된 경우 그 특허에 관한 로열티를 라이선스 계약에 따라 여전히 지급할 의무가 있는지 여부입니다. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 분쟁이 빈발하고 그 해결은 쉽지 않는 복잡한 문제입니다.

 

이 라이선스 분쟁에서는, 라이선스 계약상 ICC arbitration에서 라이선서 Sanofi-Aventis 가 승소하였습니다. 2013년 중재판정에서 라이센시 Genentech License 계약에 따른 경상로열티 108,322,850 유로(17백억원)와 지연이자를 라이센서에게 지급하여야 하고, 여기에 추가로 중재비용으로 약 1 million 유로 + 8십만 달러에 달하는 거액을 지불하라고 판정하였습니다.

 

이에 라이선시 Genentech은 위 중재판정에 불복하여 중재판정취소의 소를 프랑스 파리고등법원에 제기하였습니다. 그런데 파리고등법원은 무효특허에 기초한 running royalty 지급의무를 인정한 중재판정 중 핵심쟁점을 판단해 달라는 취지로 사건을 유럽사법재판소(ECJ)에 보냈다고 합니다.

 

중재판정에서 라이선스 대상 특허가 무효로서 특허등록이 취소되었음에도 그 해당기술을 실시하는 경우 로열티를 지급하여야 한다고 판단한 것은, 그 적용법 독일법령에서 이와 같은 해석이 타당하다고 보았기 때문입니다. 그러나, 이와 같이 무효인 특허권에 기초한 로열티 지급이 공정거래법 위반으로 허용되지 않는다고 해석되어야 하는 것은 아닌지가 핵심쟁점입니다. 이와 같은 쟁점에 대해 프랑스 파리고등법원은 직접 판결을 하기보다 유럽연합의 사법재판소에서 판단해 달라고 요청한 것입니다. ECJ에서 해당 쟁점에 관한 판결을 할 것으로 예상됩니다.

 

ICC 중재판정에서 독일법에서 무효특허에 대한 로열티 지급의무를 인정한 근거는 주의해 볼 필요가 있습니다, 정확하게는 무효 전 미지급한 로열티를 청구할 수만 있을 뿐 무효 후 로열티는 청구할 수 없다는 복잡한 내용입니다. 참고로 프랑스 변호사의 코멘트를 인용합니다.

 

The summary of German law on the consequences of the invalidity of the licensed patent on the licensee’s obligation to pay royalties for the time period after a judgment finding a patent invalid: a licensor may claim the payment of royalties that the licensee did not pay until the moment the decision on invalidity is final and binding because, up to that moment, the patent was in force. However, after a final and binding decision holding a patent invalid, there is no room for a claim to collect running royalties for the use of the patent.

 

작성일시 : 2014.10.31 17:43
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-- 특허무효와 라이센스 로열티 지급의무 관계 -- 

 

예전에 뉴스레터로 정리하여 발송한 적이 있는 글을 참고로 올려드립니다.

 

특허청 통계를 보면 2009년 무효심판이 청구된 특허의 71.6%가 무효심결을 받았습니다. 무효심판에서 유효로 살아 남은 특허 중 약 30% 정도가 특허법원에서 다시 무효로 판결된다고 합니다. 따라서, 현재 기술이전 또는 실시권 설정 등 라이센스 대상이 된 특허가 라이센스 계약 체결 후 무효로 되는 경우가 빈번하다고 할 수 있습니다.

 

그와 같은 경우에 라이센시는 특허가 무효가 되었음을 이유로 장래 지급해야 할 로열티를 거절하고, 나아가 이미 지급한 로열티까지 반환해 줄 것을 요구하는 사례가 실제 발생하고 있습니다. 그런데, 기술이전을 통해 실질적 이득을 취한 라이센시가 사정이 변경되었다고 하여 위와 같은 주장을 하는 것이 타당한가 문제됩니다. 더 나아가서는 라이센서로서는 그와 같은 위험을 차단하기 위해 애초 계약할 때에 취할 방책은 없는가 등을 검토해 볼 문제입니다. 예를 들어, 라이센시는 해당 특허의 효력에 관해 다툴 수 없도록 정하면 되지 않을까? 불가능하다면, 라이센서의 이익 상실을 최소화하기 위해 계약 체결시 주의해야 할 사항은 어떠한 것이 있을까? 등등은 아주 중요한 문제입니다. 다음과 같은 쟁점을 살펴보는 것이 모든 해답은 아니겠지만 몇 가지 문제에 대해서는 조금이라도 도움이 되지 않을까 생각합니다.

 

사례 :  특허권자 에게 의 특허 A에 대한 실시권을 허여하였고, 에게 실시료를 지급하기로약정하였다. 그런데 이후 A 특허에 대하여 특허청에 무효심판을 청구하였고, 결국 특허 A는 무효로 되었다.

 

Q. 특허 A가 무효인 경우에도 특허권자 은 라이센시 로부터 로열티를 받을 수 있을까?  

 

A.  특허심판원의 심결 및 법원 판결을 통해 A 특허가 무효로 확정되는 경우, 결국 A 특허는 처음부터 없었던 것으로 되고, 그에 기한 사이의 실시권 설정계약도 원시적 불능으로 무효가 된다.

 

이러한 경우에 관하여 서울고등법원 판례는 특허권이 유효함을 전제로 한 실시권 설정계약에 따라 특허권자가 실시자에게 로열티 지급을 청구하는 것은 권리남용이 되어 허용되지 않는다.’는 입장이다(서울고등법원 2006 76103 판결, 확정). 한편, 위 사건의 원심 판결문에는 특허권자가 실시자로부터 이미 지급받은 로열티는 부당이득에 해당한다고 함으로써, 오히려 라이센시가 특허권자에게 이미 지급한 로열티의 반환을 청구할 수 있다는 취지로 판결하였다. (서울중앙지방법원 2005가합62919 판결, 다만, 아직 대법원에서 이 쟁점을 정면으로 다룬 사례는 없다). 

 

따라서, 위와 같은 판례에 따를 경우, A 특허가 무효가 됨으로써 에게 A 특허에 대한 대가로서의 로열티를 청구할 수 없게 된다. 더 나아가 이미 받은 로열티까지 에게 반환하여야 하는 위험에 처할 수도 있게 된다.

 

Q. 특허권자 은 계약을 통해 A 특허의 무효를 다툴 수 없도록 할 수는 없을까?

 

A.  3자의 A 특허무효 주장은 예측 할 수도 막을 수도 없지만, 계약 관계에 있는 에 대하여는 계약시 A 특허의 효력을 다툴 수 없도록 정한다면, 최소한 에 의해 특허가 무효가 되는 등의 위험은 사전에 방지할 수 있지 않을까? 이른바, 계약서에 부쟁(不爭)의무 조항을 명기할 경우의 그 효력에 관한 문제이다.

 

그런데 공정거래위원회가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이른바 「공정거래법」’) 위반 여부를 판단하기 위하여 제시한 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」에서는 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위를 「공정거래법」 위반 행위로 제시하고 있다. , 부당하게 부쟁의무 약정을 체결하는 경우에는 「공정거래법」 위반이 된다는 것이다. 다만, “부당여부는 부쟁의무 약정의 배경과 의도, 시장 경쟁에 미치는 효과 등에 따라 판단하는 것으로, 구체적 사정에 따라 법 위반 여부가 달라지게 된다.

 

만약, 부쟁조항 약정이 「공정거래법」 위반으로 판단될 경우에는 공정거래위원회는 부쟁의무 조항의 삭제를 명하는 시정명령을 내릴 수 있고, 사법상으로는 부쟁의무 약정 자체가 무효로 되거나 부쟁의무를 강제하는 것이 권리남용 행위로 평가되어, 계약 상대방의 무효심판 청구도 계약 위반이 아닌 것으로 된다. 참고로, 부쟁의무 약정에 대하여 미국, 일본 등에서는 해당 공정거래법 위반의 소지가 높은 것으로 보고 있으나, 독일은 위반되지 않는 것으로 보는 경향이 있다.

 

따라서, 부쟁조항으로는 무효심판 청구를 저지할 수 없다고 보아야 할 것이다. 다만, 실무상 부쟁의무 조항을 넣는 것이 조금이라도 도움이 될 것이므로 바람직하다.

 

이 경우 실시권자는 무효심판 청구권자인 이해관계인에 포함되지 아니하므로, 실시권자의 무효심판 청구는 부적법 하다.’는 주장을 통해 의 무효심판 청구가 부적법함을 주장하는 방법을 생각해 볼 수도 있다. 이에 대해 판례 입장도 일관되지 않다. 다만, 실시권자가 로열티를 지급하지 않을 목적으로(또는 이미 지급한 로열티를 반환받을 목적으로) 무효심판 청구를 하는 경우에는 실시권자도 위 이해관계인으로 인정될 가능성이 높은 것으로 보인다.

 

결국, A 특허에 특허 무효의 사유가 있고 이 로열티 지급의무를 소멸시키고자(더 나아가 위같이 이미 지급한 로열티를 반환받고자) 무효심판 청구를 하는 경우에는, 이 라이센스 계약서에 부쟁의무 조항을 두어 의 심판청구의 자유를 제한한 점에는 합리적인 이유가 있었음을 설명할 수 있어야 한다. 실패한다면, 결국 A 특허가 무효가 됨으로써 발생하는 손해 및 이익 상실을 감수 할 수 밖에 없게 된다.

 

Q.  특허 A의 효력을 100% 장담할 수 없다면, 특허권자 甲은 이익상실 가능성을 최소화하기 위한 예방책으로 어떠한 점을 주의해야 할까?

 

A.  A 특허가 무효가 된다 하더라도, 사이의 라이센스 계약 내용에 사실상 영업비밀, 노하우 이전을 포함한 기술지원 등이 포함되어 있는 경우에는, 은 여전히 기타 노하우의 사용에 대한 대가로서의 로열티는 받을 수 있다. , 로열티 감액은 피하기 어려울지 모르더라도 일부 로열티는 여전히 받을 가능성이 있다.

 

그러나 이미 분쟁이 발생한 이후에는 계약서 기재 로열티가 무효가 된 A 특허 이외 영업비밀, 노하우, 기술지원 등에 대한 대가를 포함한 것이다.’라고 주장하는 것만으로는 위와 같은 일부 로열티도 지급받는 것이 쉽지 않다. 이미 관계가 악화된 이 계약서에 기재되어 있지 않은 로열티 지급 의무를 인정할 가능성이 없기 때문이다. 공정거래위원회도 유사한 사례에서, 특허권자 라이센서가 위 조항(로열티 조항)은 특허 이외의 영업비밀, 노하우 등에 대한 대가지급 조항으로서 이러한 노하우에 대한 대가지급은 지극히 정당한 것이라는 주장을 한데 대하여, “피심인들(특허권자들)은 해당 조항은 특허권에 대한 대가 지급이 아니라 노하우에 대한 대가 지급 조항이라고 주장하나 피심인들의 주장을 인정할 만한 명백한 근거가 없고, 오히려 문제된 조항에 기재된 ‘Exhibit B’는 특허기술 목록이므로 특허권에 대한 대가 조항으로 판단된다.”고 심결(2009지식0329)한 바 있다. , 라이센스 계약에 따라 로열티 지급 대상은 특허기술에 한정된다는 것이다.

 

따라서 과 라이센스 계약을 체결할 때에 이 지급하는 로열티에는 A 특허의 실시에 대한 대가 이외 관련된 의 영업비밀, 기타 노하우의 이전, 기술지원 등에 대한 대가가 포함된 것임을 명시하는 것이 필요하다. 영업비밀 및 기타 노하우를 특정할 수 있다면 그 내용을 계약서에 특정하는 것도 바람직할 수 있다. 반대로 이 이전하는 기술 내용을 구체적으로 표기하지 않거나, 막연히 실시를 허여하는 특허권 리스트만 기재하는 경우라면 장래 특허무효로 인한 분쟁을 피하기는 쉽지 않을 것이다. 또한 ‘B 특허의 실시, 의 영업비밀 및 노하우 등의 이전에 대한 대가도 포함된 것임을 인식하고 그 로열티 지급 범위를 정한 것임을 명백히 알 수 있도록 약정 문구를 명확하게 기재해 두는 것이 필요하다. 더 나아가 계약 체결 후에는 A 특허 기술 이외에 이전되는 영업비밀 또는 노하우가 어떤 것이 있는지 수시로 점검하여 목록을 작성해 두고, 이전된 서류의 원본 또는 사본 등을 보관해 두는 것이 필요하다.

 

작성일시 : 2014.10.31 17:38
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-- 미등록 디자인 카피와 관련된 법적 문제 및 디자인 카피에 대한 소송전략 --

  

디자인 등록을 하지 않았더라도 타인이 자사 디자인을 카피하면 법적 책임을 물을 수 있습니다. 물론 디자인 등록을 한 경우와 비교해 볼 때 권리행사가 어렵고 이러 저러한 제약이 많습니다. 그러나 자사 디자인의 독창성이 강하고 타사 제품에서 그와 같은 독창적 디자인 특징을 사용하고 있다면 비록 디자인 등록을 하지 않았다고 하여도 상대방 제품의 생산 판매를 막을 수 있습니다. 이 문제와 관련하여 최근에 있었던 서울중앙지방법원 판결 사례를 참고로 소개해 드립니다.

 

1.    문제가 된 디자인 비교


.  선행 디자인 제품 - 재작년 여름 시즌 판매



.  후행 디자인 제품 - 선행제품 판매로부터 약 1년 후인 작년 여름 시즌 출시


2.    법률적 쟁점 및 관련 규정


선행제품에 관한 디자인 등록은 없었습니다. 그러나, 부정경쟁방지법은 등록여부에 상관없이 새로운 상품의 모방행위를 부정경쟁행위로서 금지하고 있습니다.


부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목에서는 “타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도, 대여, 전시, 수입, 수출하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있고, 이와 같은 부정경쟁행위의 금지 및 손해배상 책임을 규정하고 있습니다.


여기서 가장 중요한 사항은 “모방”의 범위를 어떻게 해석할 것인가의 문제입니다. 대법원에서는 형식적으로 동일한 경우뿐만 아니라 실질적으로 동일한 경우까지 모방이라고 해석하고 있습니다. 실무적으로 매우 중요한 내용이므로 판결문의 해당 부분을 인용합니다. 모방이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용, 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. (대법원 2012. 3. 29. 선고 201020044 판결)


위 사진에서 보듯 문제가 된 후행 제품은 선행 제품과 완전히 동일하지는 않습니다. 결국 디자인에 있어 약간의 차이를 보이는 경우 부정경쟁행위로서의 모방에 해당하는지 여부가 핵심 쟁점이 되며, 이는 위 기준에 따라 실질적으로 판단해 보아야 합니다.


3.    서울중앙지방법원의 모방 여부에 관한 판단


법원은 양 제품의 디자인상 동일, 유사점과 차이점을 구체적으로 찾아낸 후 상세하게 비교하였습니다. 그 결과, 두 제품 사이에 유사하다고 인정되는 부분은 그 독자적인 형태상 특징이 드러나는 사항들로서 보는 자의 주의를 끄는 부분이라고 판단된다. 반면, 차이점은 사소한 변경에 불과하여 후행 제품에 별도의 비용, 시간, 노력을 들여 독자적인 특징을 추가하였다고 보기 어렵고, 그 차이점으로 인해 특별한 형태상 특징이 나타난다고 보기도 어렵다”는 이유로 실질적으로 동일한 형태의 상품이라고 보아야 한다고 판결하였습니다. 문제가 된 디자인의 가장 특징적인 부분에서 유사하고 차이점으로 지적된 부분은 디자인상 별로 중요하지 않다는 의미입니다.


4.    모방에 대한 법적 책임


선행 제품의 권리자가 부정경쟁행위금지 가처분을 신청한 사건이었으므로, 법원은 디자인 모방에 해당하는 후행 제품을 “판매, 양도, 대여. 전시, 수입, 수출해서는 안된다”라는 금지명령과 함께 보관 중인 제품의 반출을 금지한다는 명령을 하였습니다. , 판매 중지 명령을 한 것입니다.


나아가, 선행 디자인 권리자는 상대방에게 손해배상을 청구할 수 있습니다. 권리자는 손해배상으로, 상대방이 판매한 제품 숫자를 파악할 수 있다면 그 숫자에 제품당 본인의 이익액을 곱한 금액, 또는 상대방이 판매로 얻은 수익액, 또는 통상의 로열티 금액 중 본인에게 가장 유리한 것을 선택하여 청구할 수 있습니다. 액수도 중요하지만 입증이 가장 쉬운 것을 선택하는 방안도 바람직합니다. 참고로, 다른 유형의 부정경쟁행위와 달리 상품 모방 행위에 대해서는 민사책임을 물을 수 있을 뿐 형사 책임은 물을 수 없다는 특징이 있습니다.


5.    디자인 카피에 대한 소송전략


가처분 신청 소송은 4개월 정도면 결과를 얻을 수 있는 신속한 재판입니다. 특히 시즌 상품인 경우에는 긴급한 보호의 필요성이 인정되므로 더 신속한 재판을 요청할 수 있습니다. 판매중지 등 가처분 결정은 나오는 즉시 집행할 수 있습니다. 패소한 상대방이 불복하여 항고하더라도 일단 판매중지는 즉시 집행되어야 합니다. 만약, 불복중이라는 이유로 판매를 중지하지 않는 경우 1일당 수백만원에 해당하는 간접강제금을 부과할 수 있습니다. 이와 같은 사항은 판결이 확정된 후에야 집행할 수 있는 본안소송과는 상당히 다릅니다. 손해배상 청구는 가처분 소송이 아니라 본안소송만이 가능합니다. 따라서, 판매금지 가처분 소송에서 좋은 결과를 얻고 난 후 순차적으로 손해배상 청구소송을 제기하는 것이 소송전략상 바람직합니다. 

작성일시 : 2013.09.11 19:21
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-- 국내외 기술이전 Royalty Rate 통계 자료 –  ㈜ 델타텍코리아 2012. 4. 발표 한국 업종별 실시료율 산출 보고서 중 일부 표 인용 -- 

 

대표적 기술이전 전문회사로 널리 알려진 ㈜델타텍코리아에서 보유하고 있는 기술이전에관한 로열티 자료와 기술이전 관련 컨설팅 회사인 미국 AUS사의 자료를 정리한 것입니다.


국내외 기술이전 관련한 로열티 산정, 특허침해를 원인으로 한 손해액 산정, 영업비밀침해시 손해액 산정, 직무발명의 자기 실시로 인한 이익액 산정시에 모두 참고자료로 활용될 수 있는 귀중한 통계자료로 생각됩니다.


발표자료 중에서 가장 핵심적인 내용을 담고 있는 아래 표를 참고로 올려드립니다. 데이터를 수집하고 정리하여 공개한 델타텍코리아에 감사드립니다.


작성일시 : 2013.08.22 19:21
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-- 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 기간 --

 

직무발명보상금청구권은 일반 채권과 마찬가지로 행사할 수 있을 때부터 10년 이내 에 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되어 소멸합니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 10년이라는 것에는 다툼이 없습니다. 실무적으로 중요한 문제는 구체적 사안에서 언제 그 10년의 소멸시효가 완성되는가, 즉 소멸시효의 완성일이 언제이고, 그 이전에 소송제기 등으로 청구권이 행사되었는가 여부입니다.

 

소멸시효 완성일 확정은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지 여부, 즉 소멸시효 기산일을 어떤 시점으로 볼 것인지에 크게 좌우됩니다. 결국 소송에서 핵심쟁점은 기산일에 관한 것입니다.

 

원칙적으로 직무발명보상금청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 후 발생합니다. 따라서, 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점 또한 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점으로 보아야 합니다. 가장 앞선 시점으로 사용자에게 가장 유리한 기산점입니다. 이 기산점은 일반적으로 직무발명에 대한 출원보상 및 등록보상의 소멸시효 기산점으로 사용될 수 있습니다.

 

다만, 일반적으로 소송은 실적보상에 대한 것인데, 실적보상의 기산점을 위 승계일로 보기에는 논리적으로 상당한 문제가 있습니다. 예를 들어 승계일 당시에는 실적보상 대상조차 되지 않았기 때문에 소멸시효의 진행에 개시될 실체가 형성되지 않았기 때문입니다. 구체적으로 형성되기도 전에 그 청구권의 소멸시효가 먼저 진행된다면 논리적으로 인정될 수 없습니다. 따라서, 실적보상의 실체가 형성되어 종업원이 청구할 수 있을 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 합니다.

 

대법원은 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 명확하게 판결하였습니다. 구체적 사안에서는 로열티 수입이 들어 온 후 보상금을 지급한다는 회사 규정에 따라 실제 로열티 수입이 들어온 때부터 소멸시효가 기산된다고 판결하였습니다. 합리적이고 종업원에게 유리한 판결이며 법원의 확고한 입장으로 볼 수 있습니다.

작성일시 : 2013.07.17 14:44
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-- 기술 라이센스 계약시 실무상 유의점 --

 

특허청 통계를 보면 2009년 무효심판이 청구된 특허의 71.6%가 무효심결을 받았습니다. 무효심판에서 유효로 살아 남은 특허 중 약 30% 정도가 특허법원에서 다시 무효로 판결된다고 합니다. 따라서, 현재 기술이전 또는 실시권 설정 등 라이센스 대상이 된 특허가 라이센스 계약 체결 후 무효로 되는 경우가 빈번하다고 할 수 있습니다.

 

그와 같은 경우에 라이센시는 특허가 무효가 되었음을 이유로 장래 지급해야 할 로열티를 거절하고, 나아가 이미 지급한 로열티까지 반환해 줄 것을 요구하는 사례가 실제 발생하고 있습니다.

 

그런데, 기술이전을 통해 실질적 이득을 취한 라이센시가 사정이 변경되었다고 하여 위와 같은 주장을 하는 것이 타당한가 문제됩니다. 더 나아가서는 라이센서로서는 그와 같은 위험을 차단하기 위해 애초 계약할 때에 취할 방책은 없는가 등을 검토해 볼 문제입니다.

 

예를 들어, 라이센시는 해당 특허의 효력에 관해 다툴 수 없도록 정하면 되지 않을까? 불가능하다면, 라이센서의 이익 상실을 최소화하기 위해 계약 체결시 주의해야 할 사항은 어떠한 것이 있을까? 등등은 아주 중요한 문제입니다.

 

다음과 같은 쟁점을 살펴보는 것이 모든 해답은 아니겠지만 몇 가지 문제에 대해서는 조금이라도 도움이 되지 않을까 생각합니다.

 

사례 : 특허권자 甲은 乙에게 甲의 특허 A에 대한 실시권을 허여하였고, 乙은 甲에게 실시료를 지급하기로 약정하였다. 그런데 이후 乙은 A 특허에 대하여 특허청에 무효심판을 청구하였고, 결국 특허 A는 무효로 되었다.

 

Q. 특허 A가 무효인 경우에도 특허권자 甲은 라이센시 乙로부터 로열티를 받을 수 있을까? 

 

A. 특허심판원의 심결 및 법원 판결을 통해 A 특허가 무효로 확정되는 경우, 결국 A 특허는 처음부터 없었던 것으로 되고, 그에 기한 甲과 乙 사이의 실시권 설정계약도 원시적 불능으로 무효가 된다.

 

이러한 경우에 관하여 서울고등법원 판례는특허권이 유효함을 전제로 한 실시권 설정계약에 따라 특허권자가 실시자에게 로열티 지급을 청구하는 것은 권리남용이 되어 허용되지 않는다.’는 입장이다(서울고등법원 2006 76103 판결, 확정). 한편, 위 사건의 원심 판결문에는특허권자가 실시자로부터 이미 지급받은 로열티는 부당이득에 해당한다고 함으로써, 오히려 라이센시가 특허권자에게 이미 지급한 로열티의 반환을 청구할 수 있다는 취지로 판결하였다. (서울중앙지방법원 2005가합62919 판결, 다만, 아직 대법원에서 이 쟁점을 정면으로 다룬 사례는 없다). 

 

따라서, 위와 같은 판례에 따를 경우, A 특허가 무효가 됨으로써 甲은 乙에게 A 특허에 대한 대가로서의 로열티를 청구할 수 없게 된다. 더 나아가 이미 받은 로열티까지 乙에게 반환하여야 하는 위험에 처할 수도 있게 된다.

 

Q. 특허권자 甲은 계약을 통해 乙이 A 특허의 무효를 다툴 수 없도록 할 수는 없을까?

 

A. 3자의 A 특허무효 주장은 예측 할 수도 막을 수도 없지만, 계약 관계에 있는 乙에 대하여는 계약시 乙이 A 특허의 효력을 다툴 수 없도록 정한다면, 최소한 乙에 의해 특허가 무효가 되는 등의 위험은 사전에 방지할 수 있지 않을까? 이른바, 계약서에 부쟁(不爭)의무 조항을 명기할 경우의 그 효력에 관한 문제이다.

 

그런데 공정거래위원회가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이른바「공정거래법」’) 위반 여부를 판단하기 위하여 제시한 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」에서는무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위를 「공정거래법」 위반 행위로 제시하고 있다. , 부당하게 부쟁의무 약정을 체결하는 경우에는 「공정거래법」 위반이 된다는 것이다. 다만, “부당여부는 부쟁의무 약정의 배경과 의도, 시장 경쟁에 미치는 효과 등에 따라 판단하는 것으로, 구체적 사정에 따라 법 위반 여부가 달라지게 된다.

 

만약, 부쟁조항 약정이 「공정거래법」 위반으로 판단될 경우에는 공정거래위원회는 부쟁의무 조항의 삭제를 명하는 시정명령을 내릴 수 있고, 사법상으로는 부쟁의무 약정 자체가 무효로 되거나 부쟁의무를 강제하는 것이 권리남용 행위로 평가되어, 계약 상대방의 무효심판 청구도 계약 위반이 아닌 것으로 된다. 참고로, 부쟁의무 약정에 대하여 미국, 일본 등에서는 해당 공정거래법 위반의 소지가 높은 것으로 보고 있으나, 독일은 위반되지 않는 것으로 보는 경향이 있다.

 

따라서, 부쟁조항으로는 乙의 무효심판 청구를 저지할 수 없다고 보아야 할 것이다. 다만, 실무상 부쟁의무 조항을 넣는 것이 조금이라도 도움이 될 것이므로 바람직하다.

 

이 경우 甲은실시권자는 무효심판 청구권자인 이해관계인에 포함되지 아니하므로, 실시권자의 무효심판 청구는 부적법 하다.’는 주장을 통해 乙의 무효심판 청구가 부적법함을 주장하는 방법을 생각해 볼 수도 있다. 이에 대해 판례 입장도 일관되지 않다. 다만, 실시권자가 로열티를 지급하지 않을 목적으로(또는 이미 지급한 로열티를 반환받을 목적으로) 무효심판 청구를 하는 경우에는 실시권자도 위 이해관계인으로 인정될 가능성이 높은 것으로 보인다.

 

결국, A 특허에 특허 무효의 사유가 있고 乙이 로열티 지급의무를 소멸시키고자(더 나아가 위같이 이미 지급한 로열티를 반환받고자) 무효심판 청구를 하는 경우에는, 甲이 라이센스 계약서에 부쟁의무 조항을 두어 乙의 심판청구의 자유를 제한한 점에는 합리적인 이유가 있었음을 설명할 수 있어야 한다. 실패한다면, 결국 甲은 A 특허가 무효가 됨으로써 발생하는 손해 및 이익 상실을 감수 할 수 밖에 없게 된다.

 

Q.  특허 A의 효력을 100% 장담할 수 없다면, 특허권자 甲은 이익상실 가능성을 최소화하기 위한 예방책으로 어떠한 점을 주의해야 할까?

 

A. A 특허가 무효가 된다 하더라도, 甲과 乙 사이의 라이센스 계약 내용에 사실상 甲의 영업비밀, 노하우 이전을 포함한 기술지원 등이 포함되어 있는 경우에는, 甲은 여전히 기타 노하우의 사용에 대한 대가로서의 로열티는 받을 수 있다. , 로열티 감액은 피하기 어려울지 모르더라도 일부 로열티는 여전히 받을 가능성이 있다.

 

그러나 이미 분쟁이 발생한 이후에는계약서 기재 로열티가 무효가 된 A 특허 이외 영업비밀, 노하우, 기술지원 등에 대한 대가를 포함한 것이다.’라고 주장하는 것만으로는 위와 같은 일부 로열티도 지급받는 것이 쉽지 않다. 이미 관계가 악화된 乙이 계약서에 기재되어 있지 않은 로열티 지급 의무를 인정할 가능성이 없기 때문이다. 공정거래위원회도 유사한 사례에서, 특허권자 라이센서가위 조항(로열티 조항)은 특허 이외의 영업비밀, 노하우 등에 대한 대가지급 조항으로서 이러한 노하우에 대한 대가지급은 지극히 정당한 것이라는 주장을 한데 대하여, “피심인들(특허권자들)은 해당 조항은 특허권에 대한 대가 지급이 아니라 노하우에 대한 대가 지급 조항이라고 주장하나 피심인들의 주장을 인정할 만한 명백한 근거가 없고, 오히려 문제된 조항에 기재된 ‘Exhibit B’는 특허기술 목록이므로 특허권에 대한 대가 조항으로 판단된다.”고 심결(2009지식0329)한 바 있다. , 라이센스 계약에 따라 로열티 지급 대상은 특허기술에 한정된다는 것이다.

 

따라서 甲은 乙과 라이센스 계약을 체결할 때에乙이 지급하는 로열티에는 A 특허의 실시에 대한 대가 이외 관련된 甲의 영업비밀, 기타 노하우의 이전, 기술지원 등에 대한 대가가 포함된 것임을 명시하는 것이 필요하다. 영업비밀 및 기타 노하우를 특정할 수 있다면 그 내용을 계약서에 특정하는 것도 바람직할 수 있다. 반대로 甲이 이전하는 기술 내용을 구체적으로 표기하지 않거나, 막연히 실시를 허여하는 특허권 리스트만 기재하는 경우라면 장래 특허무효로 인한 분쟁을 피하기는 쉽지 않을 것이다. 또한 乙이 ‘B 특허의 실시, 甲의 영업비밀 및 노하우 등의 이전에 대한 대가도 포함된 것임을 인식하고 그 로열티 지급 범위를 정한 것임을 명백히 알 수 있도록 약정 문구를 명확하게 기재해 두는 것이 필요하다. 더 나아가 계약 체결 후에는 A 특허 기술 이외에 이전되는 甲의 영업비밀 또는 노하우가 어떤 것이 있는지 수시로 점검하여 목록을 작성해 두고, 이전된 서류의 원본 또는 사본 등을 보관해 두는 것이 필요하다.

작성일시 : 2013.07.01 20:57
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