(1)   대학 산학협력단 주장요지: 대학교수에게 직무발명에 해당하지 않음에도 이에 해당하는 것으로 보아 이를 사용 및 그 권리를 승계하는 대가로 피고들에게 발명자보상금 내지 기술료라는 명목으로 지급한 돈 중 통상적 보상액 및 투입된 실비세금을 공제한 나머지 금액에 대하여 착오에 기한 취소를 이유로 한 부당이득반환청구의 소송을 제기함

 

(2)   판결요지: 직무발명 아님, 부당이득반환 대상, 산단 승소

 

(3)   직무발명에 해당하지 않는데, 원고와 위 피고 대학교수는 직무발명에 해당하는 것으로 보아 그 사용 및 권리승계 대가로 이 사건 보상금을 수수한 것이므로, 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있음이 인정된다. 대학교수는 부당이득반환 의무 있음.

 

첨부: 청주지방법원 2025. 4. 22. 선고 2024가단80470 판결

청주지방법원 2025. 4. 22. 선고 2024가단80470 판결.pdf
0.26MB
KASAN_대학교수에게 잘못 지급된 직무발명보상금, 산학협력단에서 부당이득반환청구 소송 승소 청주지방법원 2025. 4. 22. 선고 2024가단80470 판결.pdf
0.24MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2025. 5. 12. 12:00
:

1.    사안의 개요 및 대학교수의 주장요지

 

(1)   산학협력과제 수행, 대학교수(원고) 연구책임자, 참여기업(피고)

(2)   최종보고서 대학교수, 참여기업 연구진 기재,

(3)   특허출원서 기재내용 공동출원 대학산단, 참여기업, 공동발명자 대학교수, 참여기업 대표이사

(4)   대학교수 주장요지 단독발명, 참여기업 지분 등록무효, 실시료 상당의 부당이득반환 청구

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   대학교수 단독 발명 아님, 공동발명 인정

 

(2)   대학교수 원고는, ’이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.‘라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수긍하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.

 

(3)   대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장증명도 부족하다.

 

(4)   관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서궁박이라 함은급박한 곤궁을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 궁박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 201135722 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 202310419 판결

특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결.pdf
0.16MB
KASAN_산학협력과제의 공유특허, 과제책임자 대학교수의 단독발명 및 참여기업 지분말소 및 부당이득반환 주장 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결.pdf
0.35MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2025. 1. 2. 09:01
:

 

1.    사안의 개요

 

(1)   대학교수 2 - 최초 출원 발명 공동발명자 산학협력단에 직무발명신고서 지분율 각 50% 신고

(2)   최초 출원 기반 3건의 분할출원, 1건의 미국 출원, 특허등록

(3)   산학협력단에서 기업에 5건의 특허권 앙도, 기술료 5천만원 수입 발생

(4)   산단에서 발명자 대학교수 2인 중 1인에게만 직무발명 보상금 3500만원 지급

(5)   공동발명자 대학교수 2인 중 보상금 받지 못한 대학교수 이의제기

(6)   보상금 받은 대학교수를 대상으로 보상금 지급청구 소송 제기

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   대학교수 원고의 주위적 청구는 원고와 대학교수 공동발명자 피고 사이에 이 사건 키메릭 단백질 특허에 관한 지분약정이 있었음을 전제로 하고 있으나, 원고가 제출한 증거만으로는 그와 같은 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 산학협력단에 위 발명과 관련하여 원고와 피고의 발명자 지분을 각 50%로 정하여 발명신고를 한 사실은 인정되나, 위 공동발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 산학협력단이 승계하여 위 공동발명에 관한 특허권은 산학협력단에 귀속될 예정이었으므로, 위와 같은 발명신고가 위 공동발명에 관한 특허권의 지분 약정으로 해석될 여지는 없다.

 

(2)   특히 이 사건에서 최초 출원의 청구범위에는 원고가 발명한나노헤어 구조물과 피고가 발명한키메릭 단백질에 관한 기술내용이 모두 포함되어 있었으나, 그 후 분할출원된 이 사건 키메릭 단백질 특허의 청구범위에는 원고가 발명한나노헤어 구조물과 관련한 기술내용이 포함되어 있지 않고, 피고가 발명한키메릭 단백질과 관련한 기술내용만 포함되어 있을 뿐이다. 따라서 이 사건 최초 출원의 발명자 지분에 관한 묵시적 약정을 이 사건 키메릭 단백질 특허에 대해서까지 확장하여 인정하기는 어렵다. 따라서 이 사건 키메릭 단백질 특허 명세서의 일부 내용을 근거로 위 특허의 지분에 관한 묵시적 약정을 인정할 수 없다.

 

(3)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시부가보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

(4)   특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지는 것이므로(특허법 제97), 공동발명자에 해당하는지 여부도 청구범위에 적혀 있는 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

 

(5)   직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다(특허법원 2021. 2. 3. 선고 20201155 판결 참조).

 

(6)   원고는 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 완성을 위한 기술적 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으므로, 원고가 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 공동발명자에 해당함을 전제로, 피고가 수령한 발명자 보상금 중 원고의 지분에 해당하는 금액에 관한 부당이득반환을 구하는 원고의 예비적 청구는 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2024. 10. 8. 선고 202410461 판결

 

KASAN_대학교수 2인의 공동발명자 특허출원, 분할출원, 특허등록 후 직무발명 보상금 지급 – 공동발명자 판단 및 묵시적 지분약정 판단 특허법원 2024. 10. 8. 선고 2024나10461 판결.pdf
0.34MB
특허법원 2024. 10. 8. 선고 2024나10461 판결.pdf
0.34MB

 [​질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2024. 11. 8. 13:32
:

1.    사안의 개요 및 대학교수의 주장요지

 

(1)   산학협력과제 수행, 대학교수(원고) 연구책임자, 참여기업(피고)

(2)   최종보고서 대학교수, 참여기업 연구진 기재,

(3)   특허출원서 기재내용 공동출원 대학산단, 참여기업, 공동발명자 대학교수, 참여기업 대표이사

(4)   대학교수 주장요지 단독발명, 참여기업 지분 등록무효, 실시료 상당의 부당이득반환 청구

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   대학교수 단독 발명 아님, 공동발명 인정

 

(2)   대학교수 원고는, ’이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.‘라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수긍하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.

 

(3)   대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장증명도 부족하다.

 

(4)   관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서궁박이라 함은급박한 곤궁을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 궁박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 201135722 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 202310419 판결

특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결.pdf
0.16MB
KASAN_산학협력과제의 공유특허, 과제책임자 대학교수의 단독발명 및 참여기업 지분말소 및 부당이득반환 주장 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결.pdf
0.32MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2024. 6. 10. 09:49
:

세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.

 

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

 

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

 

일본 동경지방법원 1심 판결 공동발명자 불인정

 

132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

 

일본 동경고재 2심 판결 공동발명자 불인정

 

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

항소심 판결 요지 정리

 

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

 

현실 관여만으로는 부족라도 창작적 관여가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 창작적인 관여에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.

 

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想の具体化に関与した者が明者であるためには「創作的に関与」することが必要であり「現関与」だけでは足りない、という表現

 

着想の具体化に「現的に加担」することが必要と表現してしまうと、「補助」を越える関与をしたら共同明者であるかのように解される余地があり得たところ、「補助」を越える関与をしたとしても、「創作的に関与」しなければ共同明者としては認められないことを示すことによって、共同明者たり得る境界線を一定程度明確にしたといえるかもしれない。同に、具体化に創作的関与が必要であると判示した判決はいくつかある。

 

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

일본판결_동경고재_2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
0.44MB
KASAN_옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
0.38MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2023. 11. 23. 10:05
: