대학원생__글8건

  1. 2023.11.23 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개: 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결
  2. 2023.07.14 대학교원 아닌 대학생, 대학원생(석사 또는 박사과정), Postdoc 연구원의 발명 – 대학 산단의 직무발명으로 보고 직무발명 보상 대상자 인정하는 다수설 및 판결의 입장
  3. 2023.07.06 발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트
  4. 2023.04.14 직무발명 완성 후 사용자에게 보고하지 않은 직무발명자의 업무상 배임죄 + 복수 기관 소속 직무발명자의 책임 범위: 대전지방법원 2022. 2. 16. 선고 2021노496 판결
  5. 2023.01.03 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개: 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결
  6. 2022.09.05 대학연구실 박사과정 대학원생 참여 국가연구개발과제 수행결과 특허등록 시 발명의 공동발명자 여부 판단: 특허법원 2021. 12. 3. 선고 2021허1424 판결
  7. 2020.09.15 PD-1/PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 인정 CAFC 판결 - corroboration 입증책임: 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결
  8. 2020.09.15 대학원생의 일본 교토대학 혼조교수 및 오노약품 상대 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 주장 및 지분이전청구 소송: 일본동경지재 2020. 8. 21. 선고 청구기각 판결

세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.

 

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

 

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

 

일본 동경지방법원 1심 판결 공동발명자 불인정

 

132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

 

일본 동경고재 2심 판결 공동발명자 불인정

 

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

항소심 판결 요지 정리

 

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

 

현실 관여만으로는 부족라도 창작적 관여가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 창작적인 관여에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.

 

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想の具体化に関与した者が明者であるためには「創作的に関与」することが必要であり「現関与」だけでは足りない、という表現

 

着想の具体化に「現的に加担」することが必要と表現してしまうと、「補助」を越える関与をしたら共同明者であるかのように解される余地があり得たところ、「補助」を越える関与をしたとしても、「創作的に関与」しなければ共同明者としては認められないことを示すことによって、共同明者たり得る境界線を一定程度明確にしたといえるかもしれない。同に、具体化に創作的関与が必要であると判示した判決はいくつかある。

 

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

일본판결_동경고재_2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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KASAN_옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 11. 23. 10:05
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장이 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난제가 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 입장입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생, 대학원생, Postdoc 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

 

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다. 

 

진정한 발명자의 권리보호 방안

 

(1) 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

 

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

(2) 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권 

 

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

(3) 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

 

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_대학교원 아닌 대학생, 대학원생(석사 또는 박사과정), Postdoc 연구원의 발명 – 대학 산단의 직무발명으로 보고 직무발명 보상 대상자 인정하는 다수설 및 판결의 입장.pdf
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작성일시 : 2023. 7. 14. 16:00
:

 

통상 퇴직 후 회사를 상대로 직무발명 보상금 청구소송을 제기합니다. 그런데 공동 발명자 중 일부는 그 당시에도 재직 중인 경우가 많습니다. 회사는 퇴직한 종업원으로부터 발명자 보상금 청구소송이 제기되면 우선 진정한 발명자에 해당하는지, 발명에 대한 기여율은 어느 정도인지를 파악합니다. 특허담당자 뿐만 아니라 재직 중인 공동 발명자들에게 정보를 모아 검토하고 평가합니다.

 

직무발명 보상금청구권은 진정한 직무발명자에게만 인정됩니다. 따라서, 진정한 직무발명자에 해당하는지를 정확하게 판단하는 것으로부터 출발해야 합니다. 특허법리상 발명자는 특허청구범위에 기재된 기술내용(발명)의 창작에 실질적으로 기여한 사람입니다. 하나의 청구항에 하나의 발명이 성립되므로, 각 청구항 별로 각각 실질적 기여가 인정되는지 여부를 기준으로 판단합니다. 단 하나의 청구항 발명에 대한 기여가 인정되는 경우에도 그 특허 전체의 공동발명자로 인정됩니다.

 

발명자는 발명행위에 실질적으로 기여한 자입니다. 형식적 직책이나 담당업무 보다 실질적 기여가 중요합니다. 그 사람이 기여한 내용을 제외하면 발명을 할 수 없었을 것으로 판단되면 진정한 발명자에 해당합니다. 외부에서는 정확히 알기 어렵지만, 발명을 같이 했던 공동발명자들이라면 잘 알고 있습니다. 여기에 특허법 전문가와 함께 검토해 보면, 단독 발명자인지, 공동 발명자인지, 발명자가 아닌지 여부를 판단할 수 있습니다. 나아가 공동발명자들 사이 각자의 기여도까지 산정할 수 있습니다.

 

한편, 특허법리상 특허증 및 특허출원서에 발명자로 기재되어 있다는 점만으로 부족합니다. 발명자로 주장하는 자에게 입증책임이 있기 때문입니다. 회사 입장에서는 퇴직 연구원이 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 주장할 것입니다. 따라서 구체적 자료를 가지고 발명자임을 입증할 준비를 해야 합니다.

 

여기서 발명에 관여한 다른 공동 발명자가 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 연구원을 도와줄 수도 있고, 반대로 회사 입장에서 예전 동료를 적극 공격할 수도 있습니다.

 

잘 알려진 실제 사례도 있습니다. 화학공정 관련 직무발명으로 회사에 막대한 이익을 안겨준 직무발명자가 퇴사 후 회사에 대해 거액의 직무발명보상금 청구소송을 제기하자, 회사에서는 재직 중인 부하직원이자 공동발명자의 적극적인 도움을 받아 퇴직한 팀장은 발명자 이름을 올렸지만 발명에 실질적으로 기여한 바가 없다고 항변하였고, 그와 같은 방어전술이 성공하여 직무발명보상금을 한 푼도 주지 않았습니다.

 

만약 재직 중 부하직원 공동발명자가 퇴직자와 같이 직무발명보상금청구소송을 하거나 또는 같은 공동발명자 입장에서 소극적 도움이라도 주거나 최소한 회사를 도와 퇴직자를 적극적으로 공격하지만 않았다면 그 소송 결과가 크게 달라졌을 것입니다.

 

직무발명자라면 회사에 대해 직무발명 보상금 청구소송을 제기하기 전 특허법상 진정한 발명자인지 객관적으로 평가해 보고, 특허법 전문가의 검증을 거친 다음, 소송에서 어떻게 입증할지 구체적 입증계획과 구체적 입증자료를 잘 준비한 다음, 예상되는 회사의 공격을 방어할 방안도 마련해야 하는데, 이때 공동발명자로 판단되는 동료들의 협력이 매우 중요하다는 점을 명심해서 그들과 연대하는 방안을 적극적으로 모색해 보아야 할 것입니다.

 

발명자 자격에 대한 입증방안과 구체적 자료준비도 없을 뿐만 아니라 공동발명자의 협력약속도 받지 못한 상태에서 무턱대고 회사에 대한 직무발명 보상금 청구소송부터 제기한다면, 언제 허물어질지 모르는 부실한 토대에 모래성을 쌓는 것과 다름 없습니다.

 

KASAN_발명자 인정요건, 발명자 공헌도, 각 공동발명자의 기여도 입증방안 – 공동발명자의 연대 중요, 구체적 증거자료 사전 준비 등 직무발명보상청구 소송의 가장 중요한 포인트.pdf
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작성일시 : 2023. 7. 6. 14:00
:

 

1.    직무발명을 완성한 직무발명자가 사용자에게 보고하지 않고 제3자 명의로 특허를 받으면 업무상 배임죄 책임

 

(1)   직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 할 것이다.

 

(2)   따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다(대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결 등 참조).

 

(3)   특허법 제33조 제1항 본문은발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으므로, 직무발명을 포함한 모든 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 그 후에 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계한 자가 위와 같은 권리를 가지게 된다. 그리고 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 직무발명의 완성에 대한 통지가 있은 때로부터 4개월 내에 일방적인 승계의 의사를 통지함으로써 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다(발명진흥법 제13조 제1, 12, 같은 법 시행령 제7). 위와 같은 관련 법령의 내용을 종합하면, 직무발명이 완성된 경우에 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속되는직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있는 법적 지위에 있는 사용자 등으로서는 발명자인 종업원 등에 의하여 직무발명이 완성된 사실을 알지 못하는 경우에 위와 같은 법적 지위에 따라 재산권인직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 없게 되고, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있으므로, 종업원 등의 직무발명 완성의 통지의무는 사용자 등의 재산보호를 본질적 내용으로 하는 법적 의무로서 배임죄에서 말하는타인의 재산상 사무에 해당한다고 평가할 수 있다.

 

2.    대학에 재직하면서 벤처창업한 교수와 같이 직무발명자가 복수 기관에 소속된 경우 직무발명을 모든 사용자에게 보고하지 않는 경우 보고 누락한 사용자에 대한 업무상 배임죄 책임 인정

 

(1)   직무발명자의 복수 지위 대학교수 + 국가연구기관 연구원 (2중 지위), 직무발명 완성을 소속 대학의 산학협력단에 통지 BUT 국가연구기관에는 통지하지 않음, 대학 단독 출원 및 등록    

 

(2)   직무발명자 항변: 당시발명의 아이디어를 제공한 사람만이 발명자에 해당한다는 견해를 가지고 있었고, 이에 따라 발명의 착상자는 대학소속으로 생각함. 연구기관 소속 연구원들의 기여는 발명행위로 생각하지 않음. 배임의 고의 없음

 

(3)   판결요지: 발명의 완성 직후에 사후적으로 누가 발명자로 판명될 것인지 여부가 언제나 분명하지는 아니하고, 관여 연구자의 발명자에 대한 판단도 반드시 정확하다고 볼 수 없는데, 만약 직무상 발명에 관한 연구에 관여하였고 그 발명의 완성을 알게 된 종업원 등이 자신이 발명자라고 생각하지 아니하였다고 하여 업무상배임의 고의가 없다고 보는 경우에는, 직무발명 완성의 통지의무 등을 소홀히 한 종업원 등이 사후적으로 스스로 자신이 발명자임을 인식하지 못하였다는 주장을 함으로써 위 의무의 해태로 인한 법적 책임을 탈법적으로 회피하는 것이 가능하게 되는바, 이러한 해석 은 직무발명의 신속하고 효율적인 권리화 및 사업화를 촉진하고자 하는 발명진흥법의 취지에 반하여 직무발명 완성의 통지제도를 사실상 형해화할 위험을 초래하는 점,

 

(4)   발명진흥법은 종업원 등이 직무발명인지 여부에 관하여 사용자 등과 이견이 있는 경우에 직무발명심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있도록 하고, 그 결과에 불복하는 종업원 등에게 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있는 권리를 부여하고 있는 점(발명진흥법 제18조 제1항 제1, 2, 3, 6항 참조) 등을 고려하면, 발명에 관한 연구에 직무상 관여한 종업원 등이 그 발명의 완성을 인지하였음에도, 소속 부서장이나 연구성과의 관리업무를 담당하는 사람에게발명의 완성에 관하여 자신이 인지한 내용자신이 그 발명에 관한 연구에 관여하였다는 사실 (필요한 경우에는 자신이 위 발명의 발명자에 해당하지 아니하는 것으로 판단된다는 의견과 함께) 알리고 직무발명 완성의 통지가 필요한지 여부를 협의하는 등의 조치를 취하지 아니한 상태에서 사용자 등에게 직무발명의 완성을 통지할 의무를 이행하지 아니하였다면, 사용자 등으로 하여금 그 발명의 내용과 완성 사실을 인식하지 못하게 함으로써 직무발명에 대한 권리 등을 행사하지 못하는 재산상 손해를 가한다는 업무상배임의 고의가 있었다고 봄이 상당하다.

 

3.    대학교수가 복수 연구과제를 수행한 결과 완성한 직무발명을 보고하면서 연구과제를 정확하게 특정하지 않는 경우 - 업무상 배임죄 책임 불인정  

 

(1)   발명자가 동시에 소속 연구기관에서 다수의 연구과제를 수행하는 과정에서 직무발명을 완성한 경우에, 그 직후에는 위 직무발명이 어떠한 연구과제의 성과로서 완성된 것인지 반드시 명확하다고 단정할 수 없으므로, 발명자는 헌법 제22조 제1항에 의하여 소속 연구기관과의 관계에서 독자적으로 학문의 자유를 향유하는 주체로서, 객관적인 근거에 의하여 뒷받침될 수 있는 자신의 학문적인 입장에 따라 자신의 발명이 어떠한 연구과제의 성과에 해당하는지에 대한 견해를 정립하여 소속 연구기관에 밝히면 충분하다고 보아야 한다.

 

(2)   만약 발명자의 위 사항에 관한 견해가 소속 연구기관과 다른 경우에는 발명진흥법이 정한 직무발명심의위원회, 산업재산권분쟁조정위원회 등의 심의·조정을 통해 이에 관한 분쟁을 해결하는 것이 가능하고(발명진흥법 제17, 18, 41조 내지 제49조의3 참조),9) 관련 전문지식을 갖춘 다수의 사람들이 관여하는 위와 같은 절차를 통해 발명자와 소속 연구기관 사이에 발생한 이견이 정리되고 직무발명에 관한 법률관계가 형성될 수 있다. 그런데 발명자에게 검사가 주장하는 바와 같은 의무가 있다고 보는 경우에는, 직무발명의 완성을 소속 연구기관에 통지할 당시 위 사항에 관하여 사후적으로 검토된 결과와 다른 학문적 견해를 가지고 있었던 발명자가 자신의 의도와 무관하게 그 견해가 사후적인 검토 결과에 배치된다는 이유로 업무상배임죄로 형사처벌되고, 발명진흥법이 정한 위와 같은 절차를 통해 신속하게 해결될 수 있는 분쟁이 형사사건화되어 장기간 지속됨으로써 해당 직무발명의 사업화가 지연되는 결과가 발생할 수 있다.

 

(3)   이는 국가형벌권의 행사가 헌법 제37조 제2항에 따라 중대한 법익에 대한 위험이 명백한 경우에 한하여 최후의 수단으로 필요·최소한의 범위에 그쳐야 한다는 원칙(헌법재판소 2015. 2. 26. 선고 2009헌바17등 결정 참조)에 어긋나는 해석일 뿐만 아니라, 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진하고자 직무발명 제도를 규정하고 있는 발명진흥법의 취지(위 법률 제1조 참조)에도 부합하지 아니한다.

 

KASAN_직무발명 완성 후 사용자에게 보고하지 않은 직무발명자의 업무상 배임죄 + 복수 기관 소속 직무발명자의 책임 범위 대전지방법원 2022. 2. 16. 선고 2021노496 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 4. 14. 11:38
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세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송입니다.

 

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

 

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1 on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

 

일본 동경지방법원 1심 판결 공동발명자 불인정

 

132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

 

일본 동경고재 2심 판결 공동발명자 불인정

 

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

 

항소심 판결 요지 정리

 

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

 

현실 관여만으로는 부족라도 창작적 관여가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는 기여, 공헌이 있더라도 그것이 창작적인 관여에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있다.

 

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想具体化関与した明者であるためには創作的関与することが必要であり関与だけではりないという表現

 

着想具体化加担することが必要表現してしまうと、「補助える関与をしたら共同明者であるかのようにされる余地がありたところ、「補助える関与をしたとしても、「創作的関与しなければ共同明者としてはめられないことをすことによって共同明者たり境界線一定程度明確にしたといえるかもしれない具体化創作的関与必要であると判示した判決はいくつかある

 

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

 

KASAN_옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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일본판결_동경고재_2021. 3. 17. 선고 항소심 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 1. 3. 13:00
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1.    사안의 개요

 

(1)   대학연구실 지도교수, 박사과정 대학원생 연구생 참여 국가연구개발과제 수행

 

(2)   과제수행 결과에 대한 특허출원 시 실험을 담당하였던 참여연구원 대학원생 2명을 공동발명자로 기재하지 않음

 

(3)   참여연구원 제자 대학원생 2명이 특허무효심판 청구 대학원생 공동발명자를 모두 제외하고 특허출원, 공동출원 규정 위반으로 특허무효 주장

 

(4)   특허심판원 판단 공동발명자 불인정, 심판청구 기각 특허발명의 제조 및 실험에 일부 기초 실험에 참여한 것은 인정되나, 이는 실험을 단순 보조한 수준에 불과하여 특허발명의 진정한 발명자로 볼 수 없음

 

(5)   특허법원 판단 공동발명자 불인정, 청구기각 판결

 

2.    기본 법리

 

(1)   2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고, 그 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제33조 제2, 37조 제3, 44). 이와 같은 규정에 반하여 등록된 특허는 무효이고, 이러한 등록무효 사유의 입증책임은 그 무효를 주장하는 자에게 있다.

 

(2)   특허법상 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 201167705, 67712 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 등 참조)

 

3.    구체적 사안의 쟁점 및 판단

 

(1)   무효심판 청구인 대학원생(원고)에게 공동발명자 및 공동출원 규정 위반 사실에 대한 입증책임 있음

 

(2)   특허법원 판단 참여연구권 대학원생들은 공동발명자에 해당한다고 보기 어려움

 

  A.     특허발명의 기술사상은 2008. 10. 지도교수에 의해 최초로 착상되었고 대학원생 연구원들에 의해 착상 내지 제안되었다고 인정할 아무런 증거가 없음

  B.     지도교수가 실험 전반을 계획하고 구체적인 실험 방향을 지시한 점

  C.     원고들이 일부 실험을 한 것은 인정되나 위와 같은 실험이 지도교수의 지시에 의한 것이 아니라 원고들에 의해 독자적으로 수행된 것이고, 나아가 그 실험에 의해 원고들이 이 사건 특허발명에 관한 새로운 착상을 구체화하거나 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였다고 단정할 수 없음

  D.     과제연구를 진행하는 과정에서 형광파장이 겹쳐 실험결과를 제대로 해석하기 어려운 난관이 있었고 이를 극복하기 위해 공초점 현미경 판매 회사(Carl Zeiss)에 기술자문을 요청하여 설정을 변경하였다고 주장하나, 이를 원고들이이 사건 특허발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 지도를 하였다고 볼 수는 없음

  E.      특허발명 과정에서 작성된 실험노트에는 지도교수가 특허발명을 설계한 과정과 그에 대한 구체적인 내용이 기재되어 있을 뿐, 원고들이 그러한 구조의 설계나 관련된 착상에 관여하였거나 실험 과정에서 난관에 봉착하여 그 해결책을 제시하거나 실험조건을 변경하는 등의 방법으로 적극적으로 이 사건 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였음을 인정할 아무런 기재가 없음.

 

첨부: 특허법원 2021. 12. 3. 선고 20211424 판결

특허법원 2021. 12. 3. 선고 2021허1424 판결.pdf
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KASAN_대학연구실 박사과정 대학원생 참여 국가연구개발과제 수행결과 특허등록 시 발명의 공동발명자 여부 판단 특허법원 2021. 12. 3. 선고 2021허1424 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 5. 11:00
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CAFC2020. 7. 14. 선고한 판결에서 공동발명을 인정한 1심 판결을 유지하였습니다. 공개된 판결문을 첨부합니다. 앞서 올린 공동발명 성립요건의 입증 관련 1심 판결을 인용한 블로그 포스팅도 다시 올립니다.

……

실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

 

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

1심 판결문 – 58면 이하

 

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.

 

A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.

 

In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.

 

Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

첨부: CAFC 판결

DANA-FARVER vs ONO Pharma_CAFC_7-14-2020_판결.pdf

KASAN_PD-1PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 인정 CAFC 판결 - corroboration 입증책임 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 9. 15. 12:58
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세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. 일본 동경지방법원은 132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다. 참고자료로 첨부한 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

(4) 本件明を構成する個実験の構想及び具体化における原告の貢

 

・・・以上によれば,本件明を構成する個実験については,原告が際の作業を行ったものの,各実験系の設計及び構築をしたのはZ授であり,各実験の遂行過程における原告の貢は限られたものであったというべきである。」

 

(5) 本件明の明者について

 

「上記(2)ないし(4)によれば,本件明の技術的思想を着想したのは,被告Y及びZ授であり,②抗PD-L1抗体の作製に貢した主体は,Z授及びW助手であり,③本件明を構成する個実験の設計及び構築をしたのはZ授であったものと認められ,原告は,本件明において,実験施を含め一定の貢をしたと認められるものの,その貢の度合いは限られたものであり,本件明の明者として認定するに十分のものであったということはできない。したがって,原告を本件明の明者であると認めることはできない。」

 

(6) 院において生が行う究の自主性について

 

「原告は,一般的に,生は,大院の究室において,究者として自立し,門業務に事するために必要な能力を養うために自らの究として実験を行っているのであり,原告についても,実験の着想,個実験件設定,材料方法の選件修正などを自ら主体的に行ったものであると主張する。

しかし,前記前提事(6)のとおり,原告が在籍した時,Zにおける修士課程の生は,いずれも非部出身者であったと認められるところ,これらの生が,修士過程の終了までに,免疫の基礎知識を習得するとともに,基本的な実験方法や手技を身に付け,更にはえられたテマに沿った一連の実験施して所期の成果を上げ,これを論文に記載して表するのは容易なことでなく,Z授及びその他の員の育的な配慮に基づく日常的な指導や助言等があって初めて可能になるものであったと考えるのが自然である。

 原告についても,Zに入室した時点では免疫分野の実験経験がほとんどなく,PD-1にする先行究についての知見も,実験に必要な技術手技も習得していなかったものと認められるところ,原告が,Zにおいて,修士課程の終了までに,一連の本件実験を行い,博士取得の根論文として引用可能なPNAS論文に載する実験タを揃えることができたのは,原告自身の究姿勢や継続的な努力もさることながら,Z授及びW助手による日常的な指導助言によるところが大きかったものと考えられ,そのことは,上記(4)で判示した個別の実験過からもうかがわれるところである。

 

첨부: 일본 동경지방법원 판결문

일본동경지방법원 2020. 8. 21. 선고 평성29(와)27378 판결_옵디보특허 대학원생 발명자주장 판결.pdf

KASAN_대학원생의 일본 교토대학 혼조교수 및 오노약품 상대 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 주장 및 지분이전청구 소송 일본동경지재 2020. 8. 21. 선고 청구기각 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 9. 15. 08:51
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