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1.    사안의 개요

(1)   대기업 DRAM 설계 업무 24년 경력 선임, 수석연구원을 거쳐 PL(제품 개발, 관련 기술 연구 등을 총괄하는 직책)로 근무하고 퇴사

(2)   회사의 DRAM 장기 개발계획(로드맵)의 수립 및 운영 관여, DRAM 설계 기술과 장기 개발계획 관련 정보 습득

(3)   경쟁사 특정하여 2년 전직금지 약정

2.    쟁점 - 전직금지약정에 대한 대가 제공 여부

3.     법원 판단 - 채무자가 이 사건 전직금지약정에 대한 직접적인 대가로 제공받은 것은 없으나, 전직금지약정을 직접적인 원인으로 한 금전보상이 없었다는 사정만으로는 이 사건 전직금지약정이 무효라고 볼 수 없다.

4.    판결 이유 – 간접적 대가 지급 인정

(1)   채권자는 퇴직을 희망한 채무자에게 1억 원의 특별인센티브를 제안하는 한편, 해외근무기회 제공, 사내 대학원 부교수직 보임, 1~2년분 연봉에 해당하는 전직금지 약정금 지급 등을 제안하였으나, 채무자는 이를 모두 거절하였다.

(2)   채권자는 채무자에게 퇴직 직전 3년 동안 합계 5,500만 원의 특별인센티브를 지급하였는데, 위 특별인센티브에 관한 약정 내용에는 '적어도 퇴직 후 2년간은 동종 · 유사업체에 취업할 수 없다'는 내용이 포함되어 있고, 이를 위반할 경우 특별인센티브 상당액을 위약벌로 배상하도록 정하고 있다.

(3)   퇴직하기에 앞서 3년 동안 채권자 회사 직원들에게 일반적으로 지급되는 OPI(Overall Performance Incentive), TAI(Target Achievement Incentive) 등의 성과급과는 달리 전직금지의 대가로 볼 여지가 있는 특별 인센티브를 지급받았다.

(4)   채무자는 약 24년 동안 채권자 회사에 근무하면서 DRAM 설계 분야에서 전문성을 키우며 꾸준한 승진 내지 승급의 기회를 부여받았고, 약 1년 동안 미국대학교에서 산학프로젝트를 수행하는 해외연수 기회도 제공받았다.

5.    판결 이유 – 공공의 이익 고려

국가핵심기술 - 산업기술보호법 제2조 제1호 가목, 제9조 및 국가핵심기술 지정 등에 관한 고시 별표에서 반도체 분야 국가핵심기술로 지정 · 고시되었고, 산업기술보호법 제10조 제1항은 '국가핵심기술을 보유 · 관리하고 있는 대상기관의 장은 국가핵심기술의 유출을 방지하기 위해 국가핵심기술을 취급하는 전문인력의 이직 관리 및 비밀유지 등에 관한 계약을 체결하는 조치를 하여야 한다'고 정하고 있는 점, 반도체 분야의 경쟁이 치열한 상황에서 공정한 시장경제질서를 확립할 필요가 있는 점 등을 고려하면, 비록 이 사건 전직금지약정이 채무자의 직업선택의 자유를 일정 부분 제한한다고 하더라도 이를 유효라고 볼 만한 공공의 이익이 있다.

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(1)   특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

(2)   실시사업의 준비 판단기준

A. 주관적 요건 – 즉시 실시의 의도로 준비해야 함

B. 객관적 요건 – 즉시 실시의 의도를 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명된 사실

C. 구체적 사건의 판결 사안 – 견적서, 설계도 제출일로부터 약 5년 경과 후 제품 제작한 사례에서 비록 5년의 시차는 있지만 최초 견적서, 설계도면 제출 당시 사업준비에 관한 즉시 실시의도를 객관적으로 표명한 것으로 인정 + 최초 견적서, 설계도면 제출 근거로 선사용권 인정한 판결

D. 참고: 앞 블로그 글에서 소개한 독일 연방대법원 판결의 실시발명의 보유(possession) 요건은 우리나라 특허법과 일본 특허법 조문에는 없음.

(3) 실시사업의 준비 인정에 관한 일본 판결 사례

A. 기본설계 및 견적의 수정, 금형 제작의 착수, 시제품 제작은 준비로 인정

B. 개략도에 불과한 경우 실시사업의 준비로 인정하지 않음

C. 개량제품을 실제 판매한 경우인데 그 개량 제품 전 단계의 시제품 제작은 준비로 인정하지 않음

D. 연구보고서에 기재된 다수의 예 중의 하나에 해당하는 것 준비로 인정하지 않음

E. 전시회 출품제품을 최종 상품화하지 않는 경우, 즉 최종적으로 실제 판매한 제품과 다른 제품을 전시회에 출품한 경우, 그 전시회 출품한 제품을 준비행위로 인정하지 않음

(3)   선사용권을 주장하는 자는 실시발명의 완성, 실시사업의 준비, 실제 사업의 실시까지 일련의 경과를 설명할 수 있어야 함. 각 단계를 객관적 증거로 구체적으로 입증할 수 있어야만 선사용권 인정 용이함.

(4)  선사용권 항변의 적용범위 – 실시사업의 목적범위 이내

A. 학설: 실시형태한정성 vs 발명사상설

B. 일본 working beam 사건 최고재판소 판결 – 실시형태성 배척 + 발명사상설 입장

C. 일본 최고재 판결요지: 선사용권의 효력은 특허출원 당시 선사용권자가 실제 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형태 뿐만 아니라 그것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태애도 미친다.

D. 특허청구범위와 무관한 부분에서 변경이 있는 경우 동일성 인정 판결

E. 변경전후의 제품이 동일한 기술사상에 관한 경우 동일성 인정 판결

F. 변경점에 현저한 효과 차이가 있는 경우 동일성 불인정 판결

(5)  참고 – 선사용 근거 유사한 통상실시권 조항

제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자

2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

 제104조(무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. 

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자

2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자

3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자

4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자

5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

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(1) 전직금지약정의 유효 여부 판단 기준 - 사용자와 근로자 사이에 전직금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 하며, 이와 같은 전직금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 전직 제한의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결 등 참조).

(2) 무효 주장에 대한 판단 - 이 사건 전직금지약정이 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보기 어렵다.

(3) 전직금지약정의 유효성에 관한 판단요소 중 하나인 ‘보호할 가치 있는 사용자의 이익’은 부정경쟁방지법 제2조 제2호에 정한 ‘영업비밀’뿐만 아니라, 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것도 이에 해당한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결 등 참조).

(4) 전직금지약정에 대한 대가 제공 여부 - 회사가 이 사건 전직금지약정에 대한 직접적인 대가로 제공받은 것은 없으나, 여러 간접적 지원을 고려할 때 전직금지약정을 직접적인 원인으로 한 금전보상이 없었다는 사정만으로는 이 사건 전직금지약정이 무효라고 볼 수 없다.

(5) 퇴직을 희망한 채무자에게 1억 원의 특별인센티브를 제안하는 한편, 해외근무기회 제공, 사내 대학원(AD)2) 부교수직 보임, 1~2년분 연봉에 해당하는 전직금지 약정금 지급 등을 제안하였으나, 채무자는 이를 모두 거절하였다. 채무자의 퇴직 직전 3년 동안 합계 5,500만 원의 특별인센티브를 지급하였는데, 위 특별인센티브에 관한 약정 내용에는 ‘적어도 퇴직 후 2년간은 동종․유사업체에 취업할 수 없다’는 내용이 포함되어 있고, 이를 위반할 경우 특별인센티브 상당액을 위약벌로 배상하도록 정하였다. 채무자는 약 24년 동안 채권자 회사에 근무하면서 DRAM 설계 분야에서 전문성을 키우며 꾸준한 승진 내지 승급의 기회를 부여받았고, 약 1년 동안 미국 대학교에서 산학프로젝트를 수행하는 해외연수 기회도 제공받았다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 5. 24.자 2022카합21499 결정

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