1. 영업비밀 보호기간

영업비밀 침해행위를 금지시키는 목적은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 있다. 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성하기 위하여 영업비밀 보호기간의 범위 내에서 이루어져야 한다.

 

영업비밀 보호기간영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득할 수 있었는지 여부, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 걸린 시간, 관련 기술의 발전 속도, 침해행위자의 인적, 물적 시설, 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다(대법원 2019. 3. 14.20187100 결정 등 참조).

 

이러한 영업비밀 보호기간에 관한 사실인정을 통하여 정한 영업비밀 보호기간의 범위 및 그 종기를 확정하기 위한 기산점의 설정은 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 않는 한 사실심의 전권사항에 속한다.

 

2. 영업비밀의 사용에 해당하는지 여부 판단기준

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3()목 내지 ()목에서 규정하고 있는 영업비밀 침해행위 중 하나인 영업비밀의 사용은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 상품의 생산, 판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구, 개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 가리킨다(대법원 1998. 6. 9. 선고 981928 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 20089433 판결 등 참조).

 

그리고 영업비밀인 기술을 단순 모방하여 제품을 생산하는 경우 뿐만 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하여 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하는 경우 등과 같이 제품 개발에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우 또한 영업비밀의 사용에 해당한다.

 

구체적 사안의 판단 사실심 판단 존중

 

 

3. 물건의 일부가 영업비밀 침해에 관계된 경우 영업비밀의 기여율 산정기준

물건의 일부가 영업비밀 침해에 관계된 경우에 있어서 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 영업비밀의 기여율전체 물건에서 영업비밀의 침해에 관계된 부분이 필수적 구성인지 여부, 그 기술적, 경제적 가치, 전체 구성 내지 가격에서 차지하는 비율 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다.

 

 

첨부: 대법원 2019. 9. 10. 선고 201734981 판결

 

KASAN_영업비밀의 보호기간 범위, 영업비밀 사용여부, 영업비밀의 기여율 산정 판단기준 대법원 2019. 9. 1

대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다34981 판결.pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.09.16 14:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 직무발명 실시보상액 산정의 어려움 판결상 사용자의 이익 산정방법의 문제점 --   

 

직무발명보상 중 실시보상이 가장 어렵습니다. 핵심쟁점은 직무발명 실시로 사용자가 얻은 이익을 산정하는 방법입니다. 다수 판결은 [사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]이라는 계산식을 사용하고 있습니다. 여기에다 발명자 공헌도와 각 공동발명자의 기여율을 각 곱하여 최종적으로 직무발명자 개인별 보상금액을 산출합니다.

 

곱하기를 계속하여 얻은 결과 통상 매우 작은 수치가 남습니다. 하급심 판결을 살펴보면 직무발명의 자기실시에 대한 보상금청구소송의 경우 대부분 매우 적은 금액만 인정되는 상황입니다. 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상의 경우와 비교할 때 확연한 차이를 보입니다.

 

이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞은 것입니다.

 

예를 들어, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료률에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료률을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 [가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]로 산정할 수 있습니다.

 

통상 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료률(royalty rate)로 산정합니다. 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 the smallest saleable patent practice unit (SSPPU) 기준을 채택하고 있습니다. 화학물질, 의약품 분야에서도 동일한 입장입니다.

 

참고로 삼성전자와 애플 사건에서 하급심 판결에서 디자인특허침해를 원인으로 하는 손해배상액을 위와 같은 기준으로 산정한 것은 옳지 않고, 그 디자인특허로 인한 매출증가에 대한 기여비율을 반영해야 한다는 주장을 미국연방대법원 상고심에 제기한 상황입니다.

 

직무발명 자기실시 사안에서 우리나라 판결이 직무발명으로 인한 사용자 이익을 앞서 설명한 기술사용료(royalty) 산정방식으로 얻은 값에다 다시 그 직무발명으로 인한 매출증가 기여율을 곱하는 것과 같습니다.

 

3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 실시만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것은 형평이 맞지 않습니다. 직무발명보상제도의 취지를 감안할 때 쉽게 동의하기 어렵습니다.

 

졸견이지만, 자기실시에 대한 직무발명보상액 산정은 [사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]로 함이 타당하다 생각합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다. 판결은 이미 반영된 요소를 다시 중복해서 곱하는 것과 다름 없다 생각합니다.

 

작성일시 : 2016.09.27 10:16
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


--박사학위논문 연구발명의 공동발명자 박사과정 대학원생(first author)Harvard 대학 & 지도교수를 상대로 제기한 기여율 조정 소송 --

 

Harvard chemistry PhD student, Mark Charest2005Science에 실린 논문의 제 1 저자로 박사학위를 받았습니다. 내용은 항생제 tetracycline의 새로운 계열물질을 발명한 획기적 성과로, 논문발표 전 대학산단과 보고하고 특허출원을 거쳐 Tetraphase Pharma로 기술이전되었습니다.

 

참고로 판결문에서 위 특허발명은 장래 $1 billion ( 11천억원) 이상의 가치를 창출할 잠재적 가능성이 있다고 설명합니다.

 

Harvard OTD(산학협력단)에서는 공동발명자 사이의 기여율로 지도교수에게 50%, 나머지 50% 중 제 1 저자 Dr. Charest에게 15%, 다른 동료 2명에게 각 15%, 다른 1명에서 나머지 5%를 배분하였습니다.

 

이에 논문 제 1 저자 Charest가 반발하자, 지도교수 50%는 그대로 두고, 1 저자의 기여율을 18.75%로 올리고, 나머지 공동발명자 3명에게 각 11.25%, 10%, 10%로 하는 수정안이 제시되었고, 대학당국과 지도교수의 압력하에 Charest도 위 수정안에 서명하였습니다.

 

그러나, Dr. Charest와 지도교수의 관계는 회복불능으로 나빠졌고, Dr. Charest가 대학을 떠나 venture capital로 간 후 Harvard 대학에 공동발명자의 기여율에 관한 이의신청을 제기하였습니다. 대학당국의 이의심사에서 제 1 발명자로서 기여율을 상향 조정해 달라는 주장이 받아들여지지 않았고, 결국 Dr. Charest가 법원에 대학당국과 지도교수를 상대로 하는 소송을 제기한 것입니다.

 

2013년 시작된 소송에서 지난 2016. 2. 16. 첨부한 중간판결이 나왔습니다. 박사학위논문 지도교수를 상대로 소송까지 한 배경사실을 상세하게 기재하고 있어서 그 내용이 상당히 흥미롭습니다. 재미 삼아 한번 읽어보시기 바랍니다.

 

한편, 법리적 측면에서는 쉽게 이해하기 어려운 내용이 많습니다. 먼저 소송 당사자로 지도교수와 대학총장 및 fellows를 피고로 지정한 것은 언뜻 이해하기 어렵습니다. 미국법원은 지도교수와 대학 fellows 대상 청구는 모두 각하하였습니다. 특허발명의 승계인 대학산단과 기여율을 확정하라는 취지로 보입니다.

 

이제 미국법원은 공동발명자의 기여율을 심리하여 결정할 것입니다. 공동발명자의 각 기여율은 객관적 측량이나 판단이 매우 어려운 문제입니다. 그와 같은 어려움 때문에 당사자의 합의 또는 조정으로 중도에 소송이 종결될 가능성도 높습니다.

 

그러나 발명자보상금이 수백억원에 이르는 등 상업적 이해관계가 매우 커서 기여율 분쟁이 합의에 이르지 못하고 끝까지 계속된다면 판결로 종결될 것입니다. 만약 판결이 나온다면 지도교수와 같은 연구책임자와 박사과정 대학원생과 같은 연구실무자의 발명에 대한 각각의 기여 정도를 무엇을 기준으로, 어떻게 평가하고, 결정할 것인지, 등등 특허실무상 참고할 좋은 선례가 될 것으로 기대됩니다.

 

첨부: 미국법원 중간판결

미국법원 중간판결_WoodlockOpinion.pdf

 

작성일시 : 2016.04.18 17:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 발명자의 직무발명보상청구소송 준비 포인트 - 2 --

 

1.    관련 특허법리

 

사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 수익을 얻은 경우 그 수익 중 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 쟁점사안입니다.

 

기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부가 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다.

 

어떤 경우에도 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다.

 

이때 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 것이 특허법리입니다. 특허명세서 전체를 기준으로 하는 것이 아니고 특허청구범위의 각 청구항 기재사항을 기준으로 파악되는 기술내용입니다. 예외적으로 특허출원 전 회사에 제출한 직무발명신고서에 기재된 사항도 고려요소가 될 수 있습니다.

 

사용자의 자기실시 여부도 특허청구범위에 기재된 기술내용을 실제 활용하는 경우에 인정될 것입니다. 3자의 무단실시를 가정하여 특허침해로 판단되는 경우와 다름없습니다.

 

2.    특허청구범위 기재사항에 근거한 발명자 요건 및 특허무효 가능성 체크

 

먼저, 특허법리상 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정됩니다. 사용자는 해당 직무발명자가 진정한 발명자가 아니라는 사실을 입증하여 직무발명 보상금 지급의무를 면할 수 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송에서 사용자는 항상 해당 직무발명자가 진정한 발명자인지 여부를 철저하게 검토하여 공격 가능한 주장 포인트는 모두 제기할 것입니다. 

 

현실적으로 사용자는 연구노트 등 발명관련 자료를 모두 보유하고 있을 뿐만 아니라 재직 중인 공동발명자로부터 적극적인 협조까지 얻을 수 있으므로 퇴직한 직무발명자에 비해 훨씬 유리한 위치에 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송을 염두에 둔다면 발명에 대한 기여내용 등을 미리 체크하고 준비하지 않으면 소송에서 패소할 수 있습니다.

 

예를 들면, 동료 연구원이었던 공동발명자라도 재직 중 회사를 상대로 하는 소송에서는 회사 이익을 위해 퇴직한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 합니다. 연구노트 등 자료 중에서 퇴직 연구원에게 유리한 자료는 제출하지 않고 불리한 자료만 골라 제출하면서 발명자 요건뿐만 아니라 그 기여도를 다툴 것입니다.

 

이와 같은 공격에 대비하여, 소송 전에 미리 동료 연구원, 공동발명자를 만나 상호이익이 되는 협력방안을 협의할 필요가 있습니다. 공동발명자들은 직무발명보상금을 자신의 기여율에 따라 배분 받을 수 있습니다. 따라서, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 같은 입장이지만, 상호간에는 그 기여율에 따라 배분하는 경쟁관계에 있습니다. 신중한 논의와 협의가 필요합니다.

 

처음부터 그 특허권이 없었던 것으로 보는 특허무효 법리에 따라 해당 특허에 근거한 직무발명보상금도 인정되지 않는다는 대법원 판결이 있습니다. 따라서, 직무발명보상금소송을 제기하기 전 사용자가 특허무효 주장을 할 수 있는지 등을 미리 체크해 보아야 할 것입니다.

 

다시 한번 특허법리상 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 정한다는 점을 강조합니다. 막연하게 본인이 개발한 기술내용을 기준으로 하거나 또는 특허명세서 전체 내용을 기준으로 한다면 부정확하거나 엉뚱한 판단을 할 위험성이 높습니다. 특허청구범위의 각 청구항의 구체적 기재내용을 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

3.    직무발명의 적용사실 입증

 

사용자는 직무발명을 실시하여 수익을 내는 경우에도 실적 보상금을 지급하지 않거나 또는 지급한 보상금이 정당한 보상금으로 보기 어려운 소액인 경우가 대부분입니다. 직무발명자로서는 직무발명보상금청구소송을 통해 정당한 보상을 받으려고 시도하는 것은 당연할 것입니다.

 

직무발명자는 사용자가 직무발명을 실제 적용하여 수익을 낸다는 사실을 입증해야만 합니다. 이때 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법리에 따라 판단해야 합니다. 물론 법률에서 직무발명 중 특허 출원하지 않는 기술의 활용에 대한 보상청구도 가능하다고 규정하지만 아직까지 실제 재판사례는 없습니다. 현실적으로 직무발명보상청구소송은 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 전제로 합니다.

 

3자의 무단실시를 대상으로 하는 특허소송에서 특허침해 입증과 판단이 매우 어려운 것과 마찬가지로 사용자의 자기실시 입증과 판단도 쉽지 않습니다. 특히 제조방법발명의 실시여부 입증은 매우 어렵습니다.

 

특히 사용자가 기술적용 및 실시 관련 자료를 모두 보유하고 있고, 영업비밀 보호 등 다양한 이유로 해당 자료를 법원에 제출하는 것을 거부할 것입니다. 사용자 본인에게 불리한 자료를 자진하여 제출할 것으로 기대할 수 없습니다. 사용자의 비협조에도 불구하고 직무발명 실시를 입증할 수 있어야만 합니다.

 

직무발명보상금청구소송을 제기하기 전에 사용자의 직무발명 기술적용 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료를 확보해 두어야 할 것입니다. 제품설명서, 팜플렛, 매뉴얼 등 자료뿐만 아니라 내부 직원의 진술, 거래처의 확인 진술 또는 샘플 등을 확보할 수 있다면 좋을 것입니다.

 

4.     매출 및 수익 자료 확보

 

직무발명보상금액 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 근거로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다.

 

민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

작성일시 : 2015.12.28 13:06
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요