균등론__글15건

  1. 2019.09.18 덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결
  2. 2019.04.08 [상표분쟁] 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 - 부적법: 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결
  3. 2019.02.20 [균등침해판단] 균등침해 성립요건 판단 – 과제의 해결원리가 동일하지 않고 작용효과도 상이함, 치환도 용이하지 않음 – 균등범위에 속하지 않음: 특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018허155 판결
  4. 2019.02.11 [균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도, 진보성 판단의 경우보다 좁은 범위: 일본 동경지재 평성28년(와)제7763호 판결
  5. 2019.02.11 [균등침해요건] 균등침해 성립요건 - 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외하고 특허발명 특유의 기술내용의 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 20..
  6. 2019.02.11 [균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 과제 해결원리의 동일 여부 판단기준: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결
  7. 2018.09.07 [특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 요건: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결
  8. 2018.07.10 [특허분쟁] 권리범위확인심판 – 균등여부 판단 + 거절이유에 대한 보정서 및 의견서 제출 + 권리범위에서 의식적 제외 판단: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7432 판결
  9. 2018.06.19 [특허분쟁] 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503 판결
  10. 2016.09.22 존속기간연장등록 특허권의 효력범위 + 균등론 적용 배제 2015당3931 심결
  11. 2016.06.30 성형용 의료용 실에 대한 균등침해 판단: 서울중앙지방법원 2016. 5. 20. 선고 2015가합546911 판결
  12. 2016.05.26 일본 동경고등 지식재산전문법원 5인 합의체 특별재판부의 균등론 적용기준 확대 판결
  13. 2016.05.25 오리지널 특허제품과 생물학적 동등성(equivalence)을 전제요건으로 하는 제네릭 의약허가 vs Formulation 특허발명의 균등범위 관계
  14. 2016.05.19 Finacea Gel과 다른 generic formulation 구성과 균등론에 근거한 formulation 특허침해 인정 미국 CAFC 판결
  15. 2014.02.03 특허침해소송 및 특허심판의 절차, 핵심적 내용 및 쟁점, 실무적 대응방안 등에 관한 발표자료

 

 

1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

 

2. 균등론 적용기준 법리

 

 

 

3. 구체적 판단 특허법원 판결요지

 

확인대상발명의 (ii) 과립은 이 사건 제41항 발명의 (ii) 과립과 그 활성 구성성분의 방출이 시작되는 pH 범위가 상이하므로 이 사건 제41항 발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다.

 

그러나 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 각기 다른 pH 환경에서 pH 의존적으로 방출되도록 제조된 두 종류의 과립을 포함함으로써, 과립 (ii)가 소장 상부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)이 소장 하부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하는, 2개의 피크가 나타나는 방출 거동을 나타냄으로서 그 효능이 지속되도록 하는 것을 기술적인 특징으로 하고 있기 때문에, 41항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제 해결원리가 동일하다.

 

그리고 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 과립 (ii)로부터 소장 상부에서 먼저 방출되어 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)로부터 방출되어 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하게 되어 덱스란소프라졸의 높은 혈중 농도가 장시간 유지되는 효과, 즉 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 그대로 구현되어 있다고 볼 수 있기 때문에, 확인대상발명은 제41항 발명과 동일한 작용효과를 갖는다.

 

나아가 통상의 기술자라면 제41항 발명의 제제 설계의 기초가 되는 주요한 기술적 사상이 약물이 위()를 안정적으로 통과하는 것과 1차 방출과 2차 방출을 각각 담당하는 (ii) 과립과 (i) 과립의 사이의 방출 시차가 유지되는 것임을 쉽게 파악할 수 있을 것인데, 소장 상부를 표적으로 1차 방출을 담당하는 (ii) 과립의 장용성 코팅층을 확인대상발명과 같이 pH 4.4에서 방출이 되도록 변경하는 것은 위 기술적 사상에 기초하여 동일한 효과가 예상되는 제제로 단순히 설계 변경하는 것에 지나지 않기 때문에, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 과립 (ii)의 방출시작 pH 범위를 확인대상발명의 방출시작 pH 범위로 치환하는 것은 용이하다.

 

결국 확인대상발명은 구성 3-3을 제외한 모든 구성을 가지고 있고, 구성 3-3과 관련하여 과립 (ii)에서 덱스란소프라졸을 방출하는 pH 범위는 균등관계에 있다고 볼 수 있다. 결국 확인대상발명은 제41항 발명의 권리범위에 속한다.

 

4. 공지기술에 대한 특허법원의 판단

 

 

 

첨부: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 20189015 판결

 

특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결 .pdf

KASAN_덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판 특허법원 2019

 

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작성일시 : 2019.09.18 10:00
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사안의 개요

확인대상표장

상대방 등록상표

 

 

쟁점

- 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되어 부적법한지 여부

 

판결요지

확인대상표장은 영문자 ‘Reviness’로 구성되어 있고, 피고의 등록상표는 확인대상표장과 동일한 형태의 영문자 ‘Reviness’와 이를 단순히 음역한 한글 리바이네스가 이단으로 병기되어 있는 사안에서, 확인대상표장은 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 한글 리바이네스의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 리바이네스로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다고 보고, 이 사건 심판은 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되어 부적법하다.

 

판결이유

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 등록상표인 확인대상표장에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 20132316 판결 등 참조).

 

이때 등록상표인 확인대상표장에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

 

첨부: 대법원 2019. 4. 3. 선고 201811698 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 - 부적법 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018

대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.04.08 15:00
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특허발명과 확인대상발명의 구성 대비

 

 

 

균등침해 성립요건 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, (1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단

먼저 과제의 해결원리를 본다. 이 사건 제2항 발명에서 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 착지판 자체로 인한 기술적 특징에 있는 것이 아니라, 구성요소 3의 착지판 후단 중앙의 요홈부 및 요홈부에 의해 양쪽으로 분리되어 개별적으로 움직일 수 있는 자유단 구성과 그로 인해 발가락 지압기의 밀착력이 더욱 강화되는 특징에 있는 것으로 보인다.

 

그런데 확인대상발명은 착지판 후단부의 중앙이 볼록하고 중앙의 양 옆이 오목하여 이 사건 발명과는 반대이므로 발바닥 접촉면적이 줄어들 뿐만 아니라 착지판 자체에 의한 밀착력 외에 착지판 후단부 자유단 구성에 의한 밀착력 강화 기능을 수행하기 어렵다.

 

작용효과면에서 이 발명의 명세서 기재에 의하면 요홈부에 의해 착지판 후단이 양쪽으로 분리되고 자유단이 움직일 수 있어서 착지판 자체에 의한 밀착력 강화 효과 외에 추가적으로 유연한 밀착력과 부착력을 제공함을 알 수 있다. 반면, 확인대상발명은 요홈이 중앙에 있지 않은데다가 얕아서 후단부가 개별적으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있으므로 착지판으로 인해 나타나는 효과 외에 추가적으로 나타나는 이 발명과 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

 

나아가 확인대상발명은 두 개의 요홈부를 설치하고 요홈부가 얕아 착지판 후단부가 움직이기 어렵도록 설계한 것으로서 이와 같은 설계는 착지판과 발바닥의 접촉면적이 오히려 줄어들게 한다는 점을 고려하면, 통상의 기술자가 이 발명이 가진 본래의 핵심적 기술사상을 해치면서까지 확인대상발명의 대응구성으로 용이하게 치환변경할 수 있다고 보기 어렵다.

 

따라서 양 발명은 과제해결원리가 동일하지 않고, 차이점에 해당하는 구성요소의 작용효과도 상이할 뿐만 아니라, 치환변경하는 것이 용이한 것도 아니므로, 양 발명의 위 차이점이 균등의 범위 내에 있다고 보기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018155 판결

특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018허155 판결 .pdf

KASAN_[균등침해판단] 균등침해 성립요건 판단 – 과제의 해결원리가 동일하지 않고 작용효과도 상이함, 치환도 용

 

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작성일시 : 2019.02.20 14:24
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균등침해 성립요건 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

변경의 용이성 여부 판단기준

쟁점 - 균등침해 성립요건인 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도특허법 제29조 제2항의 진보성 요건인 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 정도를 비교할 때 동일한지 여부

 

일본 판결요지 균등침해 범위를 진보성 판단 시와 동일한 정도까지 특허권이 미치는 것으로 해석한다면 제3자 입장에서 특허권이 미치는 범위를 쉽게 파악하고 이해하기 어렵게 되므로 특허청구범위의 공시 목적을 달성할 수 없음. 특허청구범위에 기재된 사항만으로 그 범위를 확정할 수 있어야 공시기능을 달성 가능. 진보성 판단의 경우보다 협소한 범위로 보아야 함

 

KASAN_[균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도, 진보성 판단의 경우

 

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작성일시 : 2019.02.11 09:52
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균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

작용효과의 동일여부 판단

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

정리

특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건작용효과의 실질적 동일성은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나,

 

(특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

구체적 사안의 판단

특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음

피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치대신 사이드 케이싱 외부에가스 가열장치’로 치환

 

특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

 

대법원 판단요지

피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의가스 가열장치의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

 

위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

 

첨부: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결

대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결.pdf

KASAN_[균등침해요건] 균등침해 성립요건 - 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외

 

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작성일시 : 2019.02.11 09:44
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균등침해 성립요건 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

 

과제 해결원리의 동일여부 판단

확인대상발명과 특허발명의과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 참조).

 

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

 

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

 

따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

 

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

 

첨부: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017424 판결

대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결.pdf

KASAN_[균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 과제 해결원리의 동일 여부 판단기준 대법원 2019. 1. 17.

 

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작성일시 : 2019.02.11 09:14
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특허법원의 심결취소소송은 심결이라는 행정처분의 당부에 관한 행정소송의 성격을 지닌 것으로서 심결의 위법성 여부가 소송물로 되고 그 판단의 기준시점은 심결시가 되는 것이 원칙이므로, 심결의 심판대상인 확인대상발명도 심결시에 확정된다. 따라서 권리범위확인심결에 대한 취소소송 절차에서 확인대상발명의 동일성이 인정되는 범위 내에서 확인대상발명의 명백한 오기를 정정한다거나 불명확한 부분을 구체화하는 것은 허용되나 나아가 그러한 범위를 넘어 동일성이 없는 다른 발명으로 소송물을 변경하는 것은 특허심판원의 심판절차를 경유하지 아니하고 심리하는 결과가 초래되어 필요적 전치주의에 위배되므로 허용되지 아니한다.

 

나아가 소극적 권리범위확인 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나(대법원 2000. 4. 11. 선고 73241 판결 참조), 그러한 경우에도 확인대상발명의 적법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다.

 

또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결 참조).

 

따라서 특허심판원으로서는 위와 같이 확정된 확인대상발명에 관하여 심판청구인이 적법하게 확인대상발명을 특정하였는지 여부를 직권으로 살펴 그 특정이 잘못되었다면 보정을 권고하는 등의 조치를 취하여야 하고, 만일 그러한 조치 없이 실제 실시하고 있는 제품과 다른 확인대상발명을 심판의 대상으로 삼아 권리의 속부에 관한 판단을 하였다면 이는 심판대상을 제대로 확정하거나 특정하지 아니한 채 심리한 위법이 있다고 할 것이다.

 

그런데 확인대상발명이 피고가 실시하고 있는 제품과 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없는 이상 피고가 심결절차에서 한 확인대상발명의 특정은 위법하고, 특허심판원이 이를 간과하고 잘못 특정된 확인대상발명에 관하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 본안 판단을 한 이상 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 20181301 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 요건 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.07 12:30
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1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

2. 출원심사경과 보정 및 의견서 주장 내용

특허발명의 최초 출원 당시의 청구항 1에 의하면, “지지대는 연결바의 회전에 따른 연결바의 하강에 따라 높이가 조절되는 것으로만 기재되어 있을 뿐 지지대의 형상에 대해서는 아무런 한정사항이 기재되어 있지 않았다. 따라서 보정 전 1항 발명의 권리범위에는 양단 하부가 모따기 되지 않은 확인구성요소 6과 같은 사각형 막대 형태의 지지대도 포함되었다고 봄이 상당하다.

 

그 후 특허청 심사관은 특허발명의 출원인이었던 원고 오경근에게, 보정 전 1항 발명과 선행기술에 게재된해체가 용이한 슬라브 거푸집 지지바는 거치대와 연결플레이트, 지지대, 서포터, 장공이 형성되어 연결플레이트와 지지대에 핀 결합되는 연결바를 포함하는 슬레브 거푸집의 지지구조의 구성이라는 점에서 동일하여 선행기술으로부터 쉽게 도출해 낼 수 있는 것에 불과하므로 보정 전 1항 발명의 진보성을 인정할 수 없다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 그런데 선행기술의 도면에 의하면, 양단 하부가 모따기 되지 않은 확인대상발명의 지지대와 같은사각형 막대 형태임을 알수 있다.

 

그러자 출원인은, 보정 전 1항 발명에지지대의 양단 하부는 모따기되되를 추가하고, 과제해결수단항목과발명의 실시를 위한 구체적인 내용항목에지지대 양단 하부는 모따기되되를 추가하였으며, 나아가발명의 실시를 위한 구체적인 내용항목 중 지지대에 관하여, “지지대의 양단 하부는 모따기 할 수 있으며지지대의 양단 하부를 모따기하며로 변경하여, 결과적으로 모따기 구성이 선택적으로 기재되어 있는 것을 필수적인 것으로 변경하는 보정서를 제출하였다.

 

또한 출원인은 위 보정서를 제출함과 동시에 지지대 양단 하부가 모따기되어 있는 구성 및 그 효과가 기재되어 있는 의견서를 제출한 결과 특허발명은 특허결정되었다.

 

위와 같은 1항 발명의 출원 경과 등에 비추어 보면, 출원인은 1항 발명의 출원과정에서 심사관이 제시한 양단 하부가 모따기 되지 않은 지지대를 가진 선행기술을 의도적으로 회피하기 위하여 그 형상을 차별화하여지지대 양단 하부를 모따기 한 것으로 한정하여 위 부분이 이 사건 특허발명의 핵심 기술 중 하나임을 강조하여 특허등록을 받았다고 봄이 상당하다.

 

3. 권리범위에서 의식적 제외 균등론 적용 배제

확인구성요소 6양단 하부가 모따기 되지 않은 사각형 막대 형태의 지지대는 특허발명의 최초 출원 당시의 청구범위에 포함되었다가 출원과정에서 특허청 심사관이 의견제출통지에 제시한 선행기술을 회피하기 위하여 출원인이 의도적으로양단 하부가 모따기 된 사각형 막대 형태의 지지대로 변경하여 그 구성을 배제시킴에 따라 청구범위에서 의식적으로 제외된 것으로 봄이 상당하다. 따라서 이처럼 의식적으로 제외된 구성과 같은 확인구성요소 6양단 하부가 모따기 되어 있지 않은 사각형의 막대 형태의 지지대는 구성요소 6과 균등관계에 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 20177432 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판 – 균등여부 판단 거절이유에 대한 보정서 및 의견서 제출 권리범위에서

특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7432 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 09:23
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1. 특허청구범위

 

2. 확인대상발명 설명 및 특정 여부

 

판결요지: “확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결 등 참조).

 

원고가 지적하는 것처럼 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 제2 시트지에 대비되는 겉지·내지라는 박리필름의 상세한 층간구조에 관하여 기재되어 있지 않다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 나머지 구성만으로도 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 이상, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 봄이 상당하다.”

 

3. 구체적 권리범위 판단

특허발명의 제1 시트지는1 PP필름층과내측으로 전체 두께의 반만 타공하여 형성한반칼 타공부를 형성하되, 일측으로는 자기점착강도를 형성하고 있는 제2 PP필름층과자기점착강도를 형성하고 있는 제1 PE필름층을 동시에 공압출 성형하여 형성되는 것이다. 그런데 1항 발명의1 시트지에 대응하는 확인대상발명의내지에는 무엇보다도 위와 같이 내측으로 전체 두께의 반만 타공하여 형성한반칼 타공부를 형성하되 일측으로는 자기점착강도를 형성하고 있는 “PP(Polypropylene)” 필름층을 포함하는 구성이 결여된 채, 반투과성 재질로서어떠한 형태의 타공도 형성되어 있지 않고” “PE(Polyethylene)” 재질로 이루어진 내지로 변경되어 있다. 따라서 1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있다고 볼 수 없다.

 

나아가 확인대상발명의 위와 같은 변경구성은 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것이라고 볼 수도 없다. 1항 발명에 있어서 위와 같이 반칼 타공부를 형성하되 일측에 자기점착강도를 형성하고 있는 제2 PP필름층을 포함하는 제1 시트지 구성이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래 고가의 나일론층 형성이나 점착제 도포를 대체하여반칼 타공부가 형성된 제2 “PP(Polypropylene)”필름층과 제1 PE필름층에자기점착강도를 부여함으로써 제조원가를 절감하고 가공시간을 단축하는 데에 있다고 파악된다. 그런데 확인대상발명의 내지는 그 외측으로 겉지만 박리되도록 겉지와 함께 적층되는 반투과성 “PE(Polyethylene)” 재질로서어떠한 형태의 타공도 형성되어 있지 않은것이다. 그렇다면 확인대상발명의 위와 같은 변경된내지의 구성은 제1항 발명의1 시트지구성과 동일한 과제해결원리에 기초한 것이라고 볼 수 없고, 그러한 변경에 의하더라도 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수도 없다. 따라서, 확인대상발명은 제1항 발명의 구성과 동일하거나 균등한 것으로 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 20178503 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503

특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.06.19 09:22
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-- 존속기간연장등록 특허권의 효력범위 + 균등론 적용 배제 20153931 심결 --

 

특허심판원은 2016. 9. 13. 존속기간연장등록 특허권의 권리범위해석에서 균등론을 적용할 수 없다는 심결을 하였습니다. 실무적으로 심대한 영향을 미치는 중요한 심결입니다.

 

심결 요지는 다음과 같습니다. "특허권 존속기간의 연장은 단지 특허발명의 실시를 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가 등을 받을 필요가 있다는 것만을 이유로 항상 허용되는 것은 아니며, 특허권자와 제3자의 이익을 고려하여 구 특허법 제89조에 규정된 특허권 존속기간 연장제도의 입법취지에 부합한다고 인정되는 경우에만 예외적으로 인정되어야 하는 것이다. 또한, 이 사건 심판이 특허권의 효력을 제한하고 있는 구 특허법 제95조의 규정을 적용하는 이상 일반적인 균등론을 적용하여 이 사건 특허발명의 보호범위의 외연(外延)을 넓히는 것은 구 특허법 제95조의 취지에 반한다고 할 것이어서 이 사건에서 균등론 적용은 허용되어서는 안된다."

 

일본 특허법 조항은 우리나라 특허법과 거의 같습니다. 그런데, 일본법원은 존속기간연장등록 특허권의 효력은 "실질적 동일물 또는 균등물"에 미친다는 입장입니다. 아직까지 일본최고재판소 판결은 없지만, 일본 지식재산권전문법원인 동경지방재판소와 동경고등재판소 판결은 모두 존속기간연장등록 특허권이 동일물뿐만 아니라 실질적 동일물 + 균등물까지 미친다고 판결하였습니다.

 

일본 판결이 다 옳다는 것은 아닙니다. 다만, 위 심결에서 균등론 적용을 배제하는 근거로 든 부분은 선뜻 동의하기 어려운 것 같습니다. 특허법원과 대법원에서 어떤 판결을 할지 세간의 관심이 집중되는 사안입니다. 

 

 

작성일시 : 2016.09.22 15:33
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-- 성형용 의료용 실에 대한 균등침해 판단: 서울중앙지방법원 2016. 5. 20. 선고 2015가합546911 판결 --  

 

1.    특허청구범위 vs 실시제품

 

                        

 

 

2. 쟁점: 균등여부 - 구성 3에 관한 판단

 

"구성 3은 메쉬부재가 이를 관통하는 생체 삽입용 실과 양단부에서만 실로 묶여서 결합되는 반면, 피고 실시제품은 메쉬부재와 이를 관통하는 생체 삽입용 실이 겹쳐지는 부분 전반에 걸쳐 간격을 두고 점점이(도트) 초음파 융착되어 결합하는 점에서 메쉬부재와 이를 관통하는 생체 삽입용 실의 결합 부위 및 수단에 차이가 있는 바, 위 두 구성이 균등관계에 있는지 여부가 쟁점이 된다.

 

다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 구성3과 이에 대응이 되는 피고실시제품의 구성이 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

실로 묶어 매듭 짓는 결합 방식과 초음파 융착 결합 방식은 실질적으로 동일한 적용 효과를 나타낸다고 보기 어렵다. 실로 묶어 매듭지어 결합하는 방식은, 시술 후 이물감 발생 가능성(얼굴과 같이 피부조직이 얇은 부위에서 특히 문제가 될 수 있다), 매듭 부위의 실이 똑바로 펴지지 않고 꺽이는 현상 발생, 대량생산이 어려운 점 등의 문제점이 있다. 이에 피고 회사는 2011. 11. 24.경부터 다른 결합 방식의 개발에 착수하여 2012. 2. 28.경 위와 같은 문제점을 극복한 초음파 융착 방식을 채택하였고, 그 후 연구 개발을 계속하여 2012. 4. 19.경 피고들 실시제품에 적용되는 결합 방식을 완성하였다. 한편, 원고 회사의 제품도 실로 묶어 매듭지어 결합하는 방식이 아닌 가열 융착에 의한 결합 방식을 사용하는 것으로 보인다. 실로 묶어 매듭 짓는 결합 방식을 초음파 융착결합 방식으로 치환하는 것이 해당 분야의 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다고 보기도 어렵다. 합성수지 제품에 있어 초음파를 이용한 융착 방식이 널리 사용되기는 하나, 의료용(생체 삽입용) 합성수지 실의 매듭을 대체하는 결합 방식으로까지 널리 사용된다거나 이를 통상의 기술자가 용이하게 유추할 수 있다고 단정하기는 어렵다."

 

3. 특허청구범위 제3항이 독립항인지 종속항인지 여부

 

"특허청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것이 아니므로 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 20043546 판결 등 참조).

 

이 사건 특허벌명의 청구항 제3항의 문언(“묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 하는”)을 보더라도 실로 묶는 결합을 접착제 등에 의한 결합으로 대체하는 내용이라고 단정하기 어려운 점(일반적인 사용례나 그 문맥에 비추어 위 뿐만 아니라대신에”, “외에도와 같이 앞의 내용을 배제하는 것으로 해석된다고 단정하기 어렵다), ② 반면 이 사건 특허발명의 청구항 제3항의 문언을 메쉬와 실의 보다 확실한 결합을 위하여 이 사건 제1항 발명의 매듭 결합 방식에 의료용 접착제와 같은 부착부재로 부착시키는 방식을 부가하는 발명으로 해석할 여지도 있는 점, ③ 이 사건 특허발명의 명세서에도 청구범위의 기재를 단순히 반복하는 수준으로만 기재되어 있을 뿐(“묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 한다”, “묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 접착부재로 접착시키거나 소재를 가열압착시켜 부착시킬 수도 있다”), 실로 묶는 결합 방식을 의료용 접착제와 같은 부착부재로 부착시키는 결합 방식으로 대체할 수 있다는 점이 구체적으로 개시되거나 암시되어 있지 않은 점, ④ 이 사건 특허발명의 명세서에 첨부된 도면들에도 실과 메쉬가 매듭으로 결합된 형태만이 도시되어 있는 점 등에다가 설령 원고 A가 이 사건 제3항 발명을 독립항으로 하려는 내심의 의사가 있었더라도 그 특허청구범위를 명확히 기재하지 못한 책임은 출원인이 져야 하는 점을 보태어 보면, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명에 의료용 접착제 등의 부착부재로 부착시키는 구성을 추가한 종속항으로 봄이 옳다.

 

따라서 피고실시제품의 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명의 종속항에 불과한 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 여지도 없다."

 

특허비침해 결론

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 5. 20. 선고 2015가합546911 판결

서울중앙지법 2015가합546911 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.06.30 17:16
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-- 일본 동경고등 지식재산전문법원 5인 합의체 특별재판부의 균등론 적용기준 확대 판결 --

 

일본대법원 1998Ball Spline Bearing 판결에서 제시한 특허침해 균등론 적용요건은 우리에게도 잘 알려져 있습니다. 수많은 검토와 토론을 거친 내용입니다. 그 후 나온 우리나라 대법원의 균등론 판결은 그 핵심내용은 동일하지만 구체적 내용은 조금 다릅니다.

 

얼마 전 받은 뉴스레터는 동경고재 지식재산전문법원 확대재판부가 2016. 3. 25. 특허침해소송에서 균등론 적용범위를 확대하는 판결을 했다는 것입니다. 균등침해의 폭을 확대하여 특허권 보호를 강화한 판결이라고 합니다.

 

위 일본판결의 요지는 다음과 같습니다. (1) 변경된 구성요소가 특허발명의 필수적 구성요소가 아닐 것이란 요건의 판단기준을 완화하였습니다. 본질적 구성은 발명의 과제 및 해결수단과 그 효과를 파악한 다음, 공지기술에 비추어 특유의 기술적 사상을 갖는 특징적 요소인지로 판단해 왔습니다. 이때 특허청구범위 기재내용만으로 엄격하게 판단하지 않고 명세서 전체 기재와 종래기술 내용을 참작할 수 있다는 것입니다.

 

일본판례의 논리는 복잡하지만 그 요지는 종래 변경된 구성요소가 (1) 요건을 충족하지 못한다는 이유로 균등론 적용범위를 엄격하게 좁게 해석하던 것을 그 적용범위를 완화한다는 것입니다.

 

참고로 위 (1) 요건은 우리 대법원 판결에서 제시한 5가지 요건에는 포함되지 않는 포인트입니다.

 

그 다음으로, (2) "의식적 배제" 요건의 판단기준을 완화하였습니다. 침해혐의 기술내용이 명세서 기재내용과 다르다는 것만으로 의식적 배제로 볼 수 없습니다. 출원 당시 평균적 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 기술내용을 명세서 또는 청구항에 기재되지 않았다고 하여도 "의식적 배제"라고 단정하지 않는다는 것입니다.

 

결론적으로 균등론 적용요건을 완화하여 그 적용범위를 확대했다고 합니다. 그 중에서도 "의식적 배제" 요건을 완화하여 균등침해 인정범위를 확대한다는 내용이 중요합니다. 특허보호 강화 경향을 보여주는 일본판결입니다. 우리나라에도 영향을 미칠 것으로 생각합니다.

 

첨부

1. 영문 뉴스레터

1_SHIGA IP NEWS vol.44.pdf

 

 2. 일문 뉴스레터

2_판결 평석_일본어 뉴스레터.pdf

 

3. 일본동경고재 판결   

3_일본동경고재 판결 원문.pdf

 

 

작성일시 : 2016.05.26 08:30
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-- 오리지널 특허제품과 생물학적 동등성(equivalence)을 전제요건으로 하는 제네릭 의약허가 vs Formulation 특허발명의 균등범위 관계 --

 

앞서 소개한 미국 CAFCGlenmark 제네릭 ANDA 특허침해 판결은, 제네릭 허가심사 과정에서 FDA에 제출된 Glenmark의 자료와 주장을 균등침해 인정의 중요한 근거로 삼았습니다. 실무자가 주의 깊게 살펴보아야 할 포인트입니다.

 

제네릭 허가 관련 약사법과 균등침해에 관한 특허법은 그 요건과 법리가 동일하지 않을 뿐만 아니라 서로 독립적입니다. 따라서 오리지널 특허제품과 생물학적 동등하다는 점을 전제조건으로 하는 제네릭 제품도 특허법적으로 반드시 균등물로 단정할 수 없습니다. 그러나, 큰 그림에서 보면 제네릭은 오리지널 특허제품의 균등물이고, 따라서 특허발명의 균등물로 볼 수 있는 경우도 있습니다.

 

Glenmark는 오리지널 formulation의 일부 첨가제(triglyceride and lecithin)isopropyl myristate으로 변경한 제네릭 허가신청을 하였습니다. 그리고 FDA에 대해 변경된 첨가제는 오리지널의 첨가제와 실질적으로 동일한 기능을 하므로 실질적 차이가 없다고 주장하였습니다.

 

그와 같은 실질적으로 동일하고 차이가 없다는 주장은 균등론(doctrine of equivalents)를 적용한 특허침해판단에서 치명적으로 불리한 결과를 초래합니다. 특허법리의 균등론(DOE)이란 형식적으로 다르더라도 실질적으로 같거나 동등하다면 균등침해로 본다는 것입니다.

 

미국특허소송에서는 FDA 허가심사관련 자료를 discovery를 통해 수집, 검토하고 증거로 제출할 수 있습니다. Glenmark 사례 외에도 FDA 제네릭 허가심사 과정에서 제출된 주장과 자료 때문에 formulation 특허의 균등침해로 인정된 사례가 종종 있습니다.

 

우리나라는 사정이 많이 다릅니다. 소극적 권리범위확인심판을 제네릭 허가신청 전에도 할 수 있고, 실제 그렇기 때문입니다. 그렇지만 우리나라에서도 미국의 판결사안과 같이 자기충돌 상황이나 자가당착적 주장은 얼마든지 발생할 수 있습니다. 소극적 권리범위확인심결이 있더라도 특허권자는 제네릭 허가 또는 발매개시 후 특허침해소송을 제기할 수 있습니다. 마찬가지로 그와 같은 주장을 균등침해의 증거로 사용할 수 있습니다. 장기적 관점에서 Formulation 특허회피 제네릭의 경우에 항상 유념해야 할 포인트입니다.

 

작성일시 : 2016.05.25 12:00
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-- Finacea Gel과 다른 generic formulation 구성과 균등론에 근거한 formulation 특허침해 인정 미국 CAFC 판결 --

 

1.    오리지널 제품과 미국특허

 

오리지널 제품을 커버하는 오렌지북 등재 특허 - U.S. Patent No. 6,534,070 청구항 Claim 1.  "A composition that comprises: (i) azelaic acid as a therapeutically active ingredient in a concentration of 5 to 20% by weight, (iii) at least one triacylglyceride in a concentration of 0.5 to 5% by weight, (iv) propylene glycol, and (v) at least one polysorbate, in an aqueous phase that further comprises water and salts, and the composition further comprises (ii) at least one polyacrylic acid, and (vi) lecithin, wherein the composition is in the form of a hydrogel."

 

2.    ANDA 제네릭의 formulation 변경내용 및 균등침해 주장

 

Glenmark's ANDA formulation은 오리지널의 lecithin, triglyceride를 제외하고 대신 isopropyl myristate를 추가한 것입니다. , 제네릭 제품의 구성은 특허발명의 구성 중 lecithin, triglyceride이라는 2가지 구성을 갖고 있지 않습니다. 달리 말하면 lecithin +  triglyceride 조합을 isopropyl myristate로 변경한 것입니다.

 

제네릭 개발사는 서로 구성이 다르므로 특허비침해라고 주장하고, 특허권자는 균등론에 근거한 균등침해라고 주장합니다. 1심 법원은 특허유효 + 균등침해라고 판결하였습니다.

 

3.    항소심 CAFC 판결 요지

 

특허권자는 제네릭 제제의 isopropyl myristatelecithin + triglyceride 조합과 동일한 기능(function)과 작용기전(way)로 동일한 효과(result)를 나타내는 균등물이라 주장하였습니다. 미국법원은 작용기전(way) 차이에 관한 쟁점이 있었으나 제네릭사의 ANDA 허가신청서에서 오리지널과 동일하게 피부투과 촉진 excipient라는 기재 내용 등을 근거로 균등물로 판단하였습니다.

 

그 다음, prosecution history estoppel이 적용되는지 문제됩니다. 특허권자에게 다행스럽게도 특허출원의 심사과정 중 부형제 범위에서 isopropyl myristate를 제외하는 내용은 없었습니다. 따라서 미국법원은 1,2심 모두 균등침해로 판단하였습니다.

 

4.    실무적 시사점

 

수많은 formulation 특허가 등록되지만 후발 제네릭 개발 및 발매를 실제로 저지하는 경우는 많지 않습니다. 오리지널 회사가 등록특허의 균등론 적용을 통해 제네릭 개발을 억제한 성과를 거둔 흥미로운 사례입니다.

 

일반적으로 오리지널 특허제품을 커버하는 등재 특허가 존재하는 상황에서 특허제품과 동일한 formulation으로 구성되는 후발 제네릭 제품은 상정하기 어렵습니다. 특허회피 목적으로 formulation을 변경하기 때문입니다.

 

결국 변경된 formulation, 그 변경된 구성이 균등물인지 여부, 균등론에 따른 균등침해로 볼 수 있는지 여부가 핵심쟁점입니다. 균등이란 다른 것을 실질적으로 동일하다고 평가한다는 의미입니다. 따라서 본질적으로 가치판단이 개입되기 때문에 다양한 스펙트럼이 존재합니다.

 

법 이론적으로는 여러 가지 복잡한 판단 논리가 있지만, 결론적으로 특허권 보호를 우선할 지, 아니면 후발 주자의 자유 실시권을 중시하는지 여부에 따라 달라진다고 생각합니다.

 

우리나라에서 이제까지 균등론을 적용하여 균등침해로 본 사례가 있지만, 그 숫자는 많지 않습니다. 현재도 특허보호강화를 자주 천명한다는 것 자체가 특허권 보호가 충분하지 않다는 현실을 반증합니다. 그와 같은 현상에 대한 반성적 고려가 장래 분쟁사안에 실제로 반영된다면 과거와는 다른 결론에 도달할 가능성도 얼마든지 있습니다. 따라서 제네릭 개발에서 특허회피 설계사항에 따른 침해여부 판단뿐만 아니라 더 나아가 균등침해 가능성까지 신중하게 검토하는 것이 바람직할 것입니다.

 

첨부

1. 미국 CAFC 판결

1_CAFC 판결_15-1902.Opinion.5-12-2016.1.pdf

 

2. 미국특허공보

2_미국특허공보.pdf

 

 

작성일시 : 2016.05.19 16:30
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특허업무 담당자를 위한 교육자료를 참고로 첨부합니다. 특허분쟁의 예외지역, 침해판단의 기본법리, 경고장 단계의 대응방안, 특허침해소송의 절차, 연계되는 특허심판에 관한 사항, 형사문제 등까지 포괄적으로 다루었습니다. 특허분쟁의 전체적 그림을 이해하는데 참고가 될 것입니다.

 

*첨부파일: 특허분쟁 전반에 대한 교육자료

특허소송_1.pdf

작성일시 : 2014.02.03 17:27
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