이 사건 특허발명의 명세서를 통해 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래의 사포그릴레이트 염산염의 신속한 흡수 및 빠른 소실로 인한 복약 순응도 감소와 약물효율이 저하되는 것을 극복하고자 약물을 신속하게 용출시키는 속효성 부형제를 포함하는 속방부와, 약물이 장시간에 걸쳐 방출되도록 하는 방출 제어형 서방성 기제를 포함하는 서방부로 구성된 다층 정제에서 사포그릴레이트 염산염이 속방부로부터 신속하게 용출되어 유효혈중농도에 도달하고, 서방부로부터 장기간에 걸쳐 방출되도록 함으로서, 약효의 발현시간이 그대로 유지됨과 동시에 장기간 지속되도록 유지시키는 데 있는데, 이와 같은 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제해결의 원리가 동일하다 할 것이다.

 

분할출원이 없더라도 특허출원인이 의견서 제출을 통하여 특허청 심사관의 거절이유를 승복한다는 의사를 표시하고 기재불비 내지 진보성 흠결의 거절이유를 극복하기 위하여 특허청구범위를 감축하는 행위를 하였다면

 

그러한 감축으로 인하여 제외된 부분은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것이다.

 

특허출원인 원고는 2013. 3. 19. 위 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여심사관의 견해에 승복한다.”라는 취지의 의견서와 함께 보정서를 제출하면서,

 

이 사건 출원발명 청구항 1의 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제 및 방출 제어형 서방성 기제를 특허청 심사관이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 인정한 성분으로 한정하였고,

 

이와 함께 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제, 방출 제어형 서방성 기재에 관하여 위와 같이 한정한 성분보다 많은 성분을 개시하였던 청구항 1의 종속항(청구항 3, 5, 6, 7)에서 그 성분의 한정을 삭제하였으며, 이와 함께 아래와 같이 "실시례 5 내지 7에서 한정된 성분으로 구성된 다층 정제의 용출 시험을 수행한 결과 사포그릴레이트 염산염이 지속적으로 용출되는 효과가 모두 나타남을 확인하였다.“라는 취지의 의견을 제시하였다.

 

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 확인대상발명의 서방부에 포함된 방출 제어형 서방성 기제인폴리에틸렌옥사이드히드록시에틸셀룰로오스는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 상당하다.

 

그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 정제 중 서방부에 포함된 친수성 고분자와 방출 제어형 서방형 기제에서 확인대상발명의폴리에틸렌 옥사이드히드록시에틸셀룰로오스는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 구성 2-2와 확인대상발명의 대응구성은 균등관계에 있다고 할 수 없다.

 

따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

 

 

KASAN_균등론 적용 요건 – 거절이유 승복 및 감축 보정으로 인한 의식적 제외 사항 포함하는 확인대상발명은 권리

 

 

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작성일시 : 2020. 6. 2. 09:00
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이 사건 특허발명의 명세서를 통해 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래의 사포그릴레이트 염산염의 신속한 흡수 및 빠른 소실로 인한 복약 순응도 감소와 약물효율이 저하되는 것을 극복하고자 약물을 신속하게 용출시키는 속효성 부형제를 포함하는 속방부와, 약물이 장시간에 걸쳐 방출되도록 하는 방출 제어형 서방성 기제를 포함하는 서방부로 구성된 다층 정제에서 사포그릴레이트 염산염이 속방부로부터 신속하게 용출되어 유효혈중농도에 도달하고, 서방부로부터 장기간에 걸쳐 방출되도록 함으로서, 약효의 발현시간이 그대로 유지됨과 동시에 장기간 지속되도록 유지시키는 데 있는데, 이와 같은 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제해결의 원리가 동일하다 할 것이다.

 

분할출원이 없더라도 특허출원인이 의견서 제출을 통하여 특허청 심사관의 거절이유를 승복한다는 의사를 표시하고 기재불비 내지 진보성 흠결의 거절이유를 극복하기 위하여 특허청구범위를 감축하는 행위를 하였다면

 

그러한 감축으로 인하여 제외된 부분은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것이다.

 

특허출원인 원고는 2013. 3. 19. 위 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여심사관의 견해에 승복한다.”라는 취지의 의견서와 함께 보정서를 제출하면서,

 

이 사건 출원발명 청구항 1의 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제 및 방출 제어형 서방성 기제를 특허청 심사관이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 인정한 성분으로 한정하였고,

 

이와 함께 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제, 방출 제어형 서방성 기재에 관하여 위와 같이 한정한 성분보다 많은 성분을 개시하였던 청구항 1의 종속항(청구항 3, 5, 6, 7)에서 그 성분의 한정을 삭제하였으며, 이와 함께 아래와 같이 "실시례 5 내지 7에서 한정된 성분으로 구성된 다층 정제의 용출 시험을 수행한 결과 사포그릴레이트 염산염이 지속적으로 용출되는 효과가 모두 나타남을 확인하였다.“라는 취지의 의견을 제시하였다.

 

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 확인대상발명의 서방부에 포함된 방출 제어형 서방성 기제인폴리에틸렌옥사이드히드록시에틸셀룰로오스는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 상당하다.

 

그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 정제 중 서방부에 포함된 친수성 고분자와 방출 제어형 서방형 기제에서 확인대상발명의폴리에틸렌 옥사이드히드록시에틸셀룰로오스는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 구성 2-2와 확인대상발명의 대응구성은 균등관계에 있다고 할 수 없다.

 

따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

 

 

첨부: 특허법원 2020. 3. 20. 선고 20193083 판결

특허법원 2020. 3. 20. 선고 2019허3083 판결 .pdf

KASAN_균등론 적용 요건 – 거절이유 승복 및 감축 보정으로 인한 의식적 제외 사항 포함하는 확인대상발명은 권리

 

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작성일시 : 2020. 4. 8. 11:33
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1. 특허발명의 개요

 

2. 피고 실시발명의 개요

 

3. 특허법원의 판단  

피고실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.

 

4. 결론 

피고 실시발명은 자유실시기술에 해당하므로 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결

 

KASAN_[자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나

특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 8. 7. 14:30
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-- 성형용 의료용 실에 대한 균등침해 판단: 서울중앙지방법원 2016. 5. 20. 선고 2015가합546911 판결 --  

 

1.    특허청구범위 vs 실시제품

 

                        

 

 

2. 쟁점: 균등여부 - 구성 3에 관한 판단

 

"구성 3은 메쉬부재가 이를 관통하는 생체 삽입용 실과 양단부에서만 실로 묶여서 결합되는 반면, 피고 실시제품은 메쉬부재와 이를 관통하는 생체 삽입용 실이 겹쳐지는 부분 전반에 걸쳐 간격을 두고 점점이(도트) 초음파 융착되어 결합하는 점에서 메쉬부재와 이를 관통하는 생체 삽입용 실의 결합 부위 및 수단에 차이가 있는 바, 위 두 구성이 균등관계에 있는지 여부가 쟁점이 된다.

 

다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 구성3과 이에 대응이 되는 피고실시제품의 구성이 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

실로 묶어 매듭 짓는 결합 방식과 초음파 융착 결합 방식은 실질적으로 동일한 적용 효과를 나타낸다고 보기 어렵다. 실로 묶어 매듭지어 결합하는 방식은, 시술 후 이물감 발생 가능성(얼굴과 같이 피부조직이 얇은 부위에서 특히 문제가 될 수 있다), 매듭 부위의 실이 똑바로 펴지지 않고 꺽이는 현상 발생, 대량생산이 어려운 점 등의 문제점이 있다. 이에 피고 회사는 2011. 11. 24.경부터 다른 결합 방식의 개발에 착수하여 2012. 2. 28.경 위와 같은 문제점을 극복한 초음파 융착 방식을 채택하였고, 그 후 연구 개발을 계속하여 2012. 4. 19.경 피고들 실시제품에 적용되는 결합 방식을 완성하였다. 한편, 원고 회사의 제품도 실로 묶어 매듭지어 결합하는 방식이 아닌 가열 융착에 의한 결합 방식을 사용하는 것으로 보인다. 실로 묶어 매듭 짓는 결합 방식을 초음파 융착결합 방식으로 치환하는 것이 해당 분야의 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다고 보기도 어렵다. 합성수지 제품에 있어 초음파를 이용한 융착 방식이 널리 사용되기는 하나, 의료용(생체 삽입용) 합성수지 실의 매듭을 대체하는 결합 방식으로까지 널리 사용된다거나 이를 통상의 기술자가 용이하게 유추할 수 있다고 단정하기는 어렵다."

 

3. 특허청구범위 제3항이 독립항인지 종속항인지 여부

 

"특허청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것이 아니므로 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 한다(대법원 2005. 11. 10. 선고 20043546 판결 등 참조).

 

이 사건 특허벌명의 청구항 제3항의 문언(“묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 하는”)을 보더라도 실로 묶는 결합을 접착제 등에 의한 결합으로 대체하는 내용이라고 단정하기 어려운 점(일반적인 사용례나 그 문맥에 비추어 위 뿐만 아니라대신에”, “외에도와 같이 앞의 내용을 배제하는 것으로 해석된다고 단정하기 어렵다), ② 반면 이 사건 특허발명의 청구항 제3항의 문언을 메쉬와 실의 보다 확실한 결합을 위하여 이 사건 제1항 발명의 매듭 결합 방식에 의료용 접착제와 같은 부착부재로 부착시키는 방식을 부가하는 발명으로 해석할 여지도 있는 점, ③ 이 사건 특허발명의 명세서에도 청구범위의 기재를 단순히 반복하는 수준으로만 기재되어 있을 뿐(“묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 부착부재로 부착시켜 결합되는 것을 특징으로 한다”, “묶는 방법뿐만 아니라 의료용 접착제 같은 접착부재로 접착시키거나 소재를 가열압착시켜 부착시킬 수도 있다”), 실로 묶는 결합 방식을 의료용 접착제와 같은 부착부재로 부착시키는 결합 방식으로 대체할 수 있다는 점이 구체적으로 개시되거나 암시되어 있지 않은 점, ④ 이 사건 특허발명의 명세서에 첨부된 도면들에도 실과 메쉬가 매듭으로 결합된 형태만이 도시되어 있는 점 등에다가 설령 원고 A가 이 사건 제3항 발명을 독립항으로 하려는 내심의 의사가 있었더라도 그 특허청구범위를 명확히 기재하지 못한 책임은 출원인이 져야 하는 점을 보태어 보면, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명에 의료용 접착제 등의 부착부재로 부착시키는 구성을 추가한 종속항으로 봄이 옳다.

 

따라서 피고실시제품의 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명의 종속항에 불과한 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 여지도 없다."

 

특허비침해 결론

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 5. 20. 선고 2015가합546911 판결

서울중앙지법 2015가합546911 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 6. 30. 17:16
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