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등록디자인과 선행디자인을 대비해 볼 때, ① 선행디자인은 결합부와 파이프 상부 사이에 턱이 형성되어 있는 반면, 등록디자인은 결합부와 파이프 상부의 외경이 동일하고 결합부와 파이프 상부 사이에 턱이 형성되어 있지 않은 점, ② 선행디자인은 결합부의 좌측과 우측에 상단부터 하단까지 이어지는 날개부가 각 형성되어 총 2개의 날개부로 구성되어 있으나, 등록디자인은 총 4개의 날개부로 구성되고, 결합부의 중간 부분에는 날개부가 형성되어 있지 않은 점, ③ 선행디자인의 날개부를 구성하는 대향하는 면은 전체적으로 평평한 형상이나, 등록디자인의 날개부를 구성하는 대향하는 면은 안쪽 부분이 바깥쪽 부분에 비하여 움푹 파여진 형상으로 평평하지 않은 점 등에서 차이가 있다.

그러나 본 차이점 ①, ②, ③에 해당하는 부분들은 양 디자인에서 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 결합부의 외경, 결합부에 형성된 날개부의 개수, 위치, 형상 등을 변화시킴으로써 다양한 형태의 결합부를 구성할 수 있다고 보이는 점 등을 고려하면, 위 특징들은 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징으로 보인다.

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기에는 공지디자인의 결합뿐만 아니라 공지디자인 각각에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 보는 것이 타당하다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조).

위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 착장수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결, 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

등록디자인과 선행디자인의 차이점 ①, ②, ③에 관한 부분은 수요자의 주의를 끌기 쉽고 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징에 해당한다. 이러한 차이점으로 인하여 등록디자인은 파이프가 전체적으로 매끄럽게 이어지는 반면, 선행디자인은 파이프 상부와 결합부가 턱 부분을 경계로 분리되고, 선행디자인의 날개부는 등록디자인의 날개부에 비하여 단조로우면서도 파이프 본체와 뚜렷하게 구별되어 보이는데, 이러한 차이점은 등록디자인이 선행디자인과 다른 미감적 가치를 가지게 한다.

나아가 위 차이점과 관련된 등록디자인의 특징들이, 출원 전에 공지되었거나 국내에서 널리 알려진 형상모〮양 등을 그대로 모방 또는 전용하거나, 그 상업적기〮능적 변형에 불과하거나, 또는 이 사건 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의하여 변경조〮합하거나 전용한 것에 불과하다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 등록디자인에는 원고가 주장하는 무효사유가 있다고 볼 수 없으므로 이와 결론을 같이한 심결은 적법하다.

첨부: 특허법원 2022. 9. 15. 선고 2021허6412 판결

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2. 심판청구인 특록상표 무효사유 주장

이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지ㆍ저명한 선사용상표들을 모방하여 부정한 목적으로 출원된 상표로서 선사용상표들과 동일ㆍ유사하고, 토털패션화 경향 등을 고려하여 보았을 때 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 상품 사이의 견련관계도 인정된다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 상품 출처의 오인ㆍ혼동을 일으킴으로써 수요자를 기만할 염려가 크다

3. 특허법원 판결요지

(1)   상표법 제34조 제1항 제12호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인ㆍ혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고,

(2)   기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 참조).

(3)   ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고,

(4)   이러한 경우 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표가 그 사용상품과 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며,

(5)   한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

(6)   한편, 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ’모방대상상표‘라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 아니함을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 아니한다는 취지이다.

(7)   따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데,

(8)   (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,

(9)   (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일․유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일․유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며,

(10) (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).

(11)  구체적 사안의 판단: 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결

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1.    자유실시 발명, 자유실시 디자인

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하게 된다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 대법원 2017. 11. 14 선고 2016후366 판결 등 참조).

2.    특허심판원 심결 – 자유실시디자인 인정

확인대상디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 디자이너’라 한다)이 선행디자인 22 또는 선행디자인 13과 선행디자인 22의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

3.    특허법원 판결요지 – 자유실시 디자인 인정

(1)   ㉮ 확인대상디자인의 압출관 헤드 끝부분은 일정한 두께로 돌출된 테두리로 둘러싸여 있으나 선행디자인 22의 압출관 헤드 끝부분에는 그러한 돌출 테두리가 형성되지 않은 점, ㉯ 확인대상디자인의 경우 1개의 보호링이 형성되어 있으나, 선행디자인 22의 경우 2개의 보호링이 형성되어 있다는 점에서 차이가 있다.

(2)   차이점 ㉮의 보호링 개수 차이는 흔히 취할 수 있는 단순한 변형에 불과하다. 차이점 ㉯의 테두리부는 그 돌출 정도가 경미하여 특별히 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분이 아니므로, 이로 인하여 새로운 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2022허1087 판결

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1.    등록상표 및 분쟁대상 상표

-      지정상품 : 화장품

-      특허심판원 심결 – 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속함

-      특허법원 판결 – 심결유지, 권리범위 속함

2.    특허법원 판결 요지

A.    성질표시 표장 여부

온도라는 단어 자체만으로는 화장품의 온도를 의미하는 것인지 아니면 화장품의 기능을 의미하는 것인지 구별하기 어렵고, 화장품의 온도 또는 화장품이 피부의 온도에 미치는 영향만으로 화장품의 품질이나 효능, 용도가 결정된다고 보기도 어려운 점을 고려하면, 앞서 본 사정만으로는 ‘온도’라는 단어가 수요자들에게 화장품과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 등록상표가 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당한다고 보기 어렵다.

B.    표장의 유사여부 판단

(1)   외관을 살펴보면, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 한글 문자열 ‘온도’의 도형화 여부, 영문자열의 구성 및 글씨체, 위치 등이 달라서 외관이 서로 다르다.

(2)   호칭 및 관념을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 한글 부분에 의하여 ‘온도’로 호칭, 인식될 것이고, 확인대상표장 또한 한글 부분에 의하여 ‘온도’로 호칭, 인식될 것으로 보인다.

(3)   이에 대하여 원고는 확인대상표장은 영문 ‘owndo’ 부분에 의하여 ‘오운도’로 호칭될 것이라고 주장하나, 확인대상표장의 영문 부분 하단에 ‘온도’라는 한글 문자열이 결합되어 있는 이상 일반 수요자나 거래자로서는 위 한글 부분을 따라 ‘온도’라고 호칭하는 것이 자연스럽다.

(4)   따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 비록 외관은 서로 상이하나, 호칭과 관념이 서로 유사하여 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자로서는 상품 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허5976 판결

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(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

(2) 한편 확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

(3) 그리고 여기서 ‘양 발명의 과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

(4) 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.

(5) 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

(6) 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

(7) 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).

(8) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

(9) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(10) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(11) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 등 참조).

(12) 구체적 사안의 판단방법 및 순서

A. 과제해결원리의 동일 여부

ⅰ. 제1항 발명의 기술사상의 핵심 파악

ⅱ. 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 공지되었는지 여부 판단 - 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 보아야 한다. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다.

ⅲ. 이러한 때에는 앞서 본 법리에 따라 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다. 균등 여부가 문제되는 구성요소, 즉 차이점 1에서 3과 관련된 구성의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교한다.

B. 구성요소의 개별적 기능이나 역할 비교

제1항 발명과 확인대상발명은 차이점 2, 3과 관련하여 수평절취선과 수직절취선의 구조에서 차이가 있고, 해당 구성요소의 역할도 동일하지 않다. 따라서 나머지 차이점들에 대하여 더 살펴볼 필요도 없이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6545 판결

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