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상표법 제111조 (법정손해배상의 청구) [구법 제67조의2] ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의로 침해한 경우 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결 요지

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조의2 제1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’는 취지로 규정하고 있다.

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, (1) 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, (2) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

사용실적 없는 상표권자의 손해배상청구권 불인정 – 법정손해배상도 동일

상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우 – 손해배상청구권 불인정, 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다.

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

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(1)   사안 - 피고는 2023. 3. 13.부터 2023. 5. 31.까지 실사용표장이 표시된 의류 제품을 생산하면서 원고의 의류 제품과 유사한 원단을 사용하거나 원고의 의류 제품으로부터부자재를 가져와 피고의 제품에 사용하였다. 그리고 일반 수요자 및 거래자에게 위 사실을 강조하며 피고의 인터넷 사이트에서 위 의류 제품들을 판매해 왔다.

(2)   상표법 제111조는 ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억 원(고의적으로 침해한 경우에는 3억 원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.’는 취지로 규정한다.

(3)   이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

(4)   따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 한다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 참조).

첨부: 특허법원 2024. 9. 12. 선고 2024나10454 판결

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1. 리폼 제품의 상품성 (긍정)

상표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, ‘상표의 사용’이란 상품에 상표를 표시하는 행위 등을 말하므로, 리폼후제품에 상표법을 적용하려면 그것이 상품에 해당하여야 한다. 저명한 상표가 표시된 고가의 상품은 리폼을 한 후에도 중고시장에서 거래되는 것이 실정인 점 등을 종합하면, 리폼후제품은 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다.

2. 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

상표법 제2조 제1항 제11호에 의하면, ‘상표의 사용’이란 ㉮ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목) ㉯ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위(나목) ㉰ 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

피고는 리폼전제품을 분해하여 그 원단, 부속품 등을 원자재로 재활용하여 절단, 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산하였다. 피고는, 리폼전제품의 원단에 표시되었던 원고의 상표가 그대로 리폼후제품에 표시되도록 하고 출처오인을 방지할 만한 조치를 하지 않음으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하였다. 피고는, 원고의 상표가 표시된 상태채로 리폼후제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상표가 표시된 상품의 인도’행위를 한 것이다.

결국 피고는 원고의 허락 없이 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 원고의 상표 표시 및 인도 행위를 하였다.

3. 피고가 업으로 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

상표법 제2조 제1항 제1호는 ‘상표’를 정의하면서 ‘자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용하는 표장’이라고 규정한 점, 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하면 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’는 상표등록을 할 수 없는 점 등을 종합하면, 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 ‘상표’란 자기가 하는 ‘업무에 관련된’ 상품을 타인이 하는 ‘업무에 관련된 상품’과 식별하기 위하여 사용하는 표장을 의미하고, 여기서 ‘업무’라 함은 ‘독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공 또는 수선, 운송 등의 상행위’를 의미한다고 해석된다.

피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼주문자를 상대로 독립하여 영업으로 리폼후제품을 생산하는 서비스를 제공하였으므로, 원고의 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 사용’한 것이다.

4. 리폼 제품에 표시된 원고 상표들이 출처표시 기능을 하는지 (긍정)

대법원 판례에 의하면, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시기능을 한 경우에 한하여 상표권을 침해한 행위로 볼 수 있고, 출처표시기능을 하는지 여부는 일반수요자 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

피고가 리폼후제품을 리폼주문자에게만 인도하였고 리폼주문자는 리폼후제품의 출처가 원고가 아님을 알았을 것이므로, 리폼주문자의 관점에서는 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 없다. 그러나 리폼후제품이 양도, 인도 또는 전시 거래의 목적물이 될 경우 그 상대방인 일반수요자들은 리폼후제품의 출처가 원고인 것으로 오인할 염려가 있으므로, 일반수요자의 관점에서 볼 때, 리폼후제품에 표시된 원고의 상표들은 출처표시기능을 한다.

5. 리폼 제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공된 것인지 (긍정)

피고의 주장은, 원고는 리폼전제품을 판매함으로써 리폼전제품에 대한 상표권이 소진되었는데 리폼후제품은 리폼전제품과 동일성의 범위 내에 있으므로 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은, 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품이므로 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다는 것이다.

상표권 소진에 관한 대법원 판례(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결)에 의하면, 상표권자가 자신의 상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 소진되므로, 당해 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 없고, 당해 상품과의 동일성을 해할 정도로 가공을 하여 실질적으로 새로운 상품을 생산한 경우에는 새로운 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

리폼전제품과 리폼후제품을 비교할 때, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 완전히 달라서 리폼전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능하므로, 피고는 리폼전제품을 동일성을 해할 정도로 가공하여 새로운 상품을 생산한 것이고, 따라서 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

6. 리폼전제품을 구매한 소비자의 권리 등에 비추어 이 사건 리폼은 위법하지 않은 정당한 행위인지 (부정)

피고의 주장은, 리폼전제품을 구매한 소비자는 직접 리폼을 하기 어려우므로, 피고와 같은 사업자에게 주문하여 리폼할 수밖에 없는데, 피고가 그 소비자의 주문에 따라 리폼하는 것을 상표권 침해라고 하면 소비자의 자유를 침해하는 결과가 되기 때문에, 피고의 리폼은 상표권 침해라고 할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

민법의 해석상 사회상규상 허용되는 행위는 정당한 행위이므로 위법하지 않다. 원고로부터 리폼전제품을 구입한 소비자는 신체, 기호, 취미 등에 맞도록 개인화하기 위하여 리폼전제품을 변경할 필요가 있고, 이러한 변경을 위하여 피고와 같은 전문가의 조력을 받을 필요가 있기는 하다.

그러나 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품인 점, 누구든지 자신의 영업과 관련이 있는 범위에서는 상표권자의 허락 없이 그 상표를 사용할 수 없는 점, 피고는 리폼후제품에 ‘리폼함, 재생품임, 재활용품임’ 등의 표시를 함으로써 출처오인을 방지할 수 있었음에도 그렇게 하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 원고의 상표를 사용한 행위는 사회상규상 허용되는 정당한 행위로 볼 수 없다

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(1)   이 사건 리폼 후 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다고 봄이 타당하다. ① 리폼 후 제품은 지갑 및 가방으로서 그 자체로 교환가치가 있다. 나아가 이 사건 상표들이 원고 가방 또는 지갑의 출처표시로서 널리 알려져 있다는 점에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품은 상당한 교환가치가 있다. ② 저명한 상표가 표시된 고가의 상품(이른바 ‘명품’)은 리폼한 후에도 중고시장에서 거래되고 있으므로, 이 사건 리폼 후 제품도 중고시장에서 유통될 가능성이 충분하다.

(2)   기존의 상품을 활용하여 새로운 상품을 생산하면서 새로 상표를 제작하여 부착하는 대신 기존 상품의 상표 부분을 새로운 상품에 그대로 사용할 경우(예, 원단에 상표가 표시되어 있는 기존의 가방을 원자재로 활용하여 새로운 가방을 생산하면서 기존 가방의 원단에 표시된 상표 부분을 그대로 사용하는 경우), 기존의 상표가 새로운 상품의 출처를 표시하는 이상 위 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다.

(3)   낡거나 고장 난 상품을 원자재로 사용하여 원래의 상품과는 다른 새로운 상품을 생산하는 경우 그 신상품에 표시된 상표는 원래의 상품을 생산하거나 판매한 자가 아니라 그 신상품을 생산하거나 판매한 자를 표시한 것으로 인식될 수 있다.

(4)   주문계약에 따라 상품을 생산하거나 가공하는 과정에서 타인의 등록상표를 무단으로 상품에 표시하여 그 주문자에게 인도한 경우, 그 주문자가 그 등록상표의 보유자라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 생산자 또는 가공자가 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다. 대법원도 주문자 상표 부착방식(이른바 OEM방식)에 의한 수출의 경우 실제 상표를 부착한 생산자가 상표를 사용한 것이라고 판단한 바 있다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93도3227 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조). 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 제조한 다음 이 사건 리폼 후 제품을 주문자들에게 인도함으로써 직접 이 사건 상표권을 침해하는 불법행위를 하였다.

(5)   소비자는 리폼할 자유가 있으므로 피고의 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척) -  피고는 가공업자라는 신분을 가진 상태에서 자신의 고유한 업무와 관련하여 ① 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 표시되도록 함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하고, ② 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 직접 하였다.  따라서 피고는 이 사건 리폼주문자의 행위를 방조한 것이 아니라 직접불법행위자에 해당한다.

(6)   이 사건 리폼의 주문자와 피고 사이의 계약은, 피고가 주문자 소유의 중고 이 사건 리폼 전 제품을 원자재로 이용하여 새로운 가방, 지갑 등을 제작하여 주문자에게 인도하는 일종의 도급계약으로, 그 완성품인 리폼 후 제품의 소유권은 재료의 주요 부분(원단)을 제공한 주문자(중고 가방 소유자)에게 원시적으로 귀속된다. 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼 후 제품은 상표법상의 상품에 해당하고, 피고는 자신의 영업과 관련하여 출처표시기능을 위하여 이 사건 상표들을 이 사건 리폼 후 제품에 표시하였으며, 피고가 리폼주문자에게 리폼 후 제품의 점유를 이전함으로써 이 사건 상표들을 표시한 상품을 타인에게 인도하였다고 할 것이니, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 규정하고 있는 ‘인도’ 행위를 한 것이다.

(7)   설령 이 사건 리폼 전 제품에 표시된 이 사건 상표들의 상표권이 소진되었다고 가정하더라도, ① 이 사건 리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능하게 되는 순간 종전의 상품 가치는 없게 되는 점 ② 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼은, 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 사용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 내부 라벨의 부착 등의 공정을 거쳐 리폼 전 제품과는 완전히 다른 새로운 제품을 만드는 행위인 점, ③ 이 사건 리폼 전 제품과 이 사건 리폼 후 제품을 비교하면, 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 현저하게 차이가 나는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼은 동일성을 해할 정도의 가공을 통해 실질적으로 새로운 상품을 생산한 것이라고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결

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1.    사안의 개요

(1)   이 사건 등록상표 상표권자 피해 회사법인, 상표권 양도 합의 없이 피고인 개인이 특허법률사무소 직원을 통해 양도증 일방적으로 작성, 특허청 제출, 상표권이전등록, 피고인 개인명의 등록권자 

(2)   등록원부상 상표권자, 피고인 개인 - 게스트하우스를 운영하면서 게스트하우스 서비스제공업 등을 하는 피고인의 게스트하우스 홈페이지에 게시하여 게스트하우스 영업행위

(3)   이전등록 전 등록권자 회사에서 신규 등록권자 피고인 개인을 상대로 회사의 상표권을 침해하였다는 상표법 위반, 업무상 배임 등 혐의로 고소,

(4)   검찰 기소 – 업무상배임, 사문서위조, 위조사문서행사, 상표법위반

2.    하급심 판결 요지 및 쟁점

(1)   1심 판결 – 유죄

(2)   항소심 판결 – 무죄, 등록상표의 상표권 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐진 후 피고인이 이 사건 등록상표를 사용한 행위는 타인의 등록상표를 사용한 행위가 아니므로 이 부분 공소사실은 범죄로 되지 아니하는 때에 해당한다고 보아, 이를 유죄로 판단한 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였음

(3)   다툼 없이 유죄 인정 부분 - 업무상배임, 사문서위조, 위조사문서행사

(4)   쟁점 – 상표법위반 여부, 원인행위 없이 상표권 이전등록을 마친 자의 상표 사용행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 여부

3.    대법원 판결 요지

(1)   상표권이 이전되기 위한 요건(= 상표권 이전의 합의와 등록) 및 제3자가 정당한 권원 없이 상표권의 효력 범위에 속하는 행위를 한 경우 상표권의 침해행위인지 여부(적극)

(2)   상표권이 양수인에게 이전되기 위해서는 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 있어야 한다.

(3)   한편 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자를 처벌하도록 규정하고 있는바, 상표권자 이외의 제3자는 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되고, 이를 위반하는 행위는 상표권의 침해행위에 해당한다

(4)   이 사건 등록상표권의 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐졌다고 하더라도 피해 회사와 피고인 사이에 이 사건 등록상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의가 없었으므로, 피고인이 피해 회사로부터 위 상표권을 적법하게 이전받았다고 할 수 없고, 피고인은 이 사건 등록상표의 상표권자가 아니므로 피고인이 이 사건 등록상표를 지정상품인 게스트하우스 서비스제공업 등에 사용한 것은 정당한 권원 없이 이 사건 등록상표권의 효력범위에 속하는 행위를 한 것으로서 이 사건 등록상표권의 침해행위에 해당한다.

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