(1) 사안의 개요: 중국회사 편직기 제품 알리바바 광고, 국내판매 전, 한국 특허권자 이탈리아 회사, 중국회사에서 한국 법원에 제기된 소장 부본 송달 받지 않음 + 외국회사 특허권자가 외국회사가 알리 등 해외 온라인 플랫폼에 올린 침해품 판매 광고에 대해 광고금지, 청약금지 등을 청구하는 특허권침해금지청구소송을 한국법원에 제기함
(2) 특허권자 주장요지: 중국회사 피고는 판매를 목적으로 전자상거래 플랫폼인 알리바바 및 피고 자사 홈페이지에 이 사건 기계를 게시함으로써 이 사건 각 기계에 대한 양도의 청약을 하였다. 웹사이트 및 피고 홈페이지에서 한국어 번역서비스, 대한민국 내 배송, 원화 결제 방식 등을 제공하고 있고, 이러한 마케팅 활동으로 인하여 실제 이 사건 각 기계가 국내에 유통된 점 등을 고려할 때, 피고의 위 게시 행위는 특허법상 양도의 청약에 해당한다.
(3) 특허법원 판결주문: 특허권침해금지명령 - 피고는 별지 기재 방법의 사용을 청약하여서는 아니 되고, 별지 목록 기재 각 제품을 양도, 대여하거나, 그 제품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하여서는 아니 된다.
(4) 외국인 특허권자가 외국인 침해자를 상대로 하는 특허침해소송 관할 및 준거법 판단: 국제사법 제2조는 제1항에서 ’대한민국 법원(이하 ‘법원’이라 한다)은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련의 유무를 판단할 때에 당사자 간의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 꾀한다는 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다.‘라고 규정하고, 나아가 국제사법 제39조 제1항은 ’지식재산권 침해에 관한 소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법원에 제기할 수 있다.‘라고 정하면서, ’침해의 결과가 대한민국에서 발생한 경우(제2호)‘ 및 ’침해행위를 대한민국을 향하여 한 경우(제3호)‘를 규정하고 있다. 이 사건의 경우, 국제사법 제39조 제1항 제2, 3호에 따라 재판관할권이 인정될 뿐만 아니라 대한민국 법원과 사안 사이에 실질적인 관련성도 인정된다.
(5) 이 사건 분쟁 사안은 지식재산권 침해의 결과가 대한민국에서 발생하였는지 여부가 주요 쟁점이다. 이 사건 분쟁이 된 사안과 당사자가 대한민국과 실질적 관련성이 있고, 침해의 결과가 대한민국에서 발생하였는지 여부가 주요 심리의 대상이 되므로 당사자간의 공평과 재판의 적정이라는 국제재판관할의 배분의 이념에 비추어 보더라도 대한민국 법원에 재판관할이 인정된다.
(6) 준거법: 국제사법 제40조는 ’지식재산권의 보호는 그 침해지법에 따른다‘고 정하고 있다. 원고는 피고가 대한민국에 등록된 원고의 이 사건 각 특허권을 대한민국 내에서 침해하였다고 주장하면서 대한민국 내에서의 보호를 구하고 있으므로, 이 사건의 준거법은 국제사법 제40조에 따라 대한민국 법이 된다.
(7) 대한민국 내에서 전자상거래 플랫폼 또는 홈페이지에 판매 목적으로 상품을 게시하는 경우, 그 상품이 물건발명의 대상이 되는 물건이거나 방법발명의 대상이 되는 방법을 사용하는 물건에 해당한다면, 그 게시 행위가 물건발명 또는 방법발명에 대한 ‘양도의 청약’으로서 특허발명의 실시에 해당함은 분명하다.
(8) 그런데 이 사건과 같이, 상품의 게시 행위가 국외 전자상거래 플랫폼 또는 국외 홈페이지에서 이루어진 경우에도 ‘양도의 청약’으로서 대한민국 내에서의 특허발명에 대한 실시로 볼 수 있는지 문제된다. 양도의 청약은 양도의 전단계로 언제든 양도 행위로 이어질 수 있는 점, 피고가 이 사건 소장 부본의 수령을 명시적으로 거부하고 있는 점, 향후 피고가 이 사건 각 기계에 대한 양도나 대여 행위를 함으로써 원고의 특허권을 침해할 우려가 있다고 봄이 타당하다. 그러므로 원고는 특허법 제126조에 따라 피고에 대하여 이 사건 각 기계의 양도, 대여 및 양도나 대여의 청약 등 침해행위의 금지를 구할 수 있다.
첨부: 특허법원 2025. 5. 22. 선고 2023나10693 판결
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