공지기술__글10건

  1. 2019.09.18 덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결
  2. 2019.02.26 [실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정: 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 판결 +..
  3. 2018.08.09 [출원경과금반언] 청구범위의 감축 보정이 없는 경우에도 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능: 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결
  4. 2018.08.07 [자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결
  5. 2018.08.07 [특허분쟁] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 - 균등침해뿐만 아니라 문언침해에도 유효함: 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결
  6. 2016.08.25 특허침해소송에서 특허무효 및 자유 실시 기술 항변 관련 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결
  7. 2016.01.20 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 입장 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결
  8. 2015.10.07 공지기술 문헌의 표현이 불충분하거나 일부 흠결이 있더라도 평균적 기술자가 파악할 수 있는 기술내용을 기초로 자유실시기술 판단한 판결 : 특허법원 2015. 7. 23. 선고 2014허161 판결
  9. 2015.09.25 기술자문 컨설턴트 관련 영업비밀침해 분쟁 사례 : 서울중앙지방법원 2013. 12. 13. 선고 2012가합42227 판결
  10. 2013.07.29 무효사유가 있는 직무발명에 대한 보상금청구소송 - 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 (의약발명, 파노린 사건)

 

 

1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

 

2. 균등론 적용기준 법리

 

 

 

3. 구체적 판단 특허법원 판결요지

 

확인대상발명의 (ii) 과립은 이 사건 제41항 발명의 (ii) 과립과 그 활성 구성성분의 방출이 시작되는 pH 범위가 상이하므로 이 사건 제41항 발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다.

 

그러나 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 각기 다른 pH 환경에서 pH 의존적으로 방출되도록 제조된 두 종류의 과립을 포함함으로써, 과립 (ii)가 소장 상부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)이 소장 하부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하는, 2개의 피크가 나타나는 방출 거동을 나타냄으로서 그 효능이 지속되도록 하는 것을 기술적인 특징으로 하고 있기 때문에, 41항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제 해결원리가 동일하다.

 

그리고 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 과립 (ii)로부터 소장 상부에서 먼저 방출되어 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)로부터 방출되어 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하게 되어 덱스란소프라졸의 높은 혈중 농도가 장시간 유지되는 효과, 즉 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 그대로 구현되어 있다고 볼 수 있기 때문에, 확인대상발명은 제41항 발명과 동일한 작용효과를 갖는다.

 

나아가 통상의 기술자라면 제41항 발명의 제제 설계의 기초가 되는 주요한 기술적 사상이 약물이 위()를 안정적으로 통과하는 것과 1차 방출과 2차 방출을 각각 담당하는 (ii) 과립과 (i) 과립의 사이의 방출 시차가 유지되는 것임을 쉽게 파악할 수 있을 것인데, 소장 상부를 표적으로 1차 방출을 담당하는 (ii) 과립의 장용성 코팅층을 확인대상발명과 같이 pH 4.4에서 방출이 되도록 변경하는 것은 위 기술적 사상에 기초하여 동일한 효과가 예상되는 제제로 단순히 설계 변경하는 것에 지나지 않기 때문에, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 과립 (ii)의 방출시작 pH 범위를 확인대상발명의 방출시작 pH 범위로 치환하는 것은 용이하다.

 

결국 확인대상발명은 구성 3-3을 제외한 모든 구성을 가지고 있고, 구성 3-3과 관련하여 과립 (ii)에서 덱스란소프라졸을 방출하는 pH 범위는 균등관계에 있다고 볼 수 있다. 결국 확인대상발명은 제41항 발명의 권리범위에 속한다.

 

4. 공지기술에 대한 특허법원의 판단

 

 

 

첨부: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 20189015 판결

 

특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결 .pdf

KASAN_덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판 특허법원 2019

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.09.18 10:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

1. 기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

2. 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결  

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(1)   대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(2)   해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(3)   중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(4)   사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(5)   직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(6)   사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

3. 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

첨부: 일본 판결

일본 오사카지재 2019. 1. 17. 선고 판결.pdf

KASAN_[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019.02.26 17:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001171 판결 참조).

 

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

 

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

 

2. 대법원 판결요지  

. 심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다는 취지의 의견서를 제출한 사안

 

. 판단요지

확인대상발명상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

 

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

 

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

 

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1차별화하여, 확인대상발명과 같은 홈이 하부에 형성되어 있는상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음

 

3. 실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

 

KASAN_[출원경과금반언] 청구범위의 감축 보정이 없는 경우에도 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능 대

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2018.08.09 09:32
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

1. 특허발명의 개요

 

2. 피고 실시발명의 개요

 

3. 특허법원의 판단  

피고실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.

 

4. 결론 

피고 실시발명은 자유실시기술에 해당하므로 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결

 

KASAN_[자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나

특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결 .pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2018.08.07 14:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

1. 권리범위확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위확인심판의 판단범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 20124162 전원합의체 판결 참조).

 

2. 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 8156 전원합의체 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000235 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 972095 판결, 위 대법원 2012 4162 전원합의체 판결 등 참조).

 

3. 그러나 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기 술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99710 판결 등 참조).

 

4. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

 

5. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 - 균등침해뿐만 아니라 문언침해에도 유효함 대법원 20

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2018.08.07 13:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 특허침해소송에서 특허무효 및 자유 실시 기술 항변 관련 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결 --

 

종래 특허법리에 따라 판단한 사례이고 특별히 새로운 법리를 판시한 것은 아니지만 참고자료로 최근 선고된 특허침해소송 1심 판결을 소개합니다. 위 판결요지는 다음과 같습니다.

 

"어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2009832 판결 등 참조).

 

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정 되지 않은 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.

 

그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지 함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다.

 

따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다.

 

또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구 할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나다.

 

이러한 점들을 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리판단 할 수 있다고 할 것이다(대법원 2012. 1. 19. 선고 201095390 전원합의체 판결 등 참조)."

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결

서울중앙지법 2015가합557430 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.08.25 17:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 입장 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20154019 판결 --

 

권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주장입니다.

 

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

 

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한 판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

 

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

 

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

 

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

 

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

 

첨부: 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20154019 판결

특허법원 2015허4019 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.01.20 10:50
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 공지기술 문헌의 표현이 불충분하거나 일부 흠결이 있더라도 평균적 기술자가 파악할 수 있는 기술내용을 기초로 자유실시기술 판단한 판결 : 특허법원 2015. 7. 23. 선고 2014161 판결 -- 

 

당연한 것 아닌가 가볍게 생각할 수도 있지만, 실제로는 상당히 어려운 문제이고 실무적으로도 자주 쟁점으로 다투어지는 사항입니다. 이론적 법리는 다음과 같이 명쾌하고 별다른 의문이 없습니다. 그러나, 실제 사안에서 구체적으로 적용하려면 쉽지 않습니다.

 

"특허발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 선행발명은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 범위 내에서는 대비 대상이 될 수 있으며(대법원 1997. 8. 26. 선고 961514 판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 20042307 판결 등 참조), 이러한 법리는 자유실시기술 판단에 제공되는 공지기술에 있어서도 마찬가지라고 할 것"이다. (특허법원 2015. 7. 23. 선고 2014161 판결)

 

위 판결 사안에서 선행발명 2 특허공보에 기재된 기술내용이 쟁점입니다. 명시적 기재나 도면에 표시는 전혀 없으므로, 말 그대로 "표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있는 경우"에 해당합니다.

 

특허법원은, 그와 같이 명시적 기재나 도면 표시도 없어 표현이 불충분하더라도 "통상의 기술자가 위 발명의 명세서의 기재, 도면의 도시 및 기술상식이나 경험칙을 참작하여, 다이캐스팅 머신에서의 상형, 하형 2개의 금형, 각 금형을 이동시키는 2개의 실린더 구성 및 위 각 구성들 사이의 결합관계를 쉽게 파악할 수 있다"고 판단하여, 결국 선행발명 1과 결합하여 확인대상발명이 자유실시기술에 해당한다고 판결하였습니다.

 

첨부된 판결문에 인용된 도면을 한번 잘 살펴보고 확인대상발명과 비교해 보면 판결의 실무적 함의를 이해할 수 있을 것입니다. 명세서의 발명의 상세한 설명에도, 또 도면에도 2개의 실린더와 그 구성들 사이의 결합관계는 명시적으로 표현되어 있지 않습니다.

 

*첨부파일: 특허법원 2015. 7. 23. 선고 2014161 판결

특허법원 2015허161 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.10.07 09:15
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 기술자문 컨설턴트 관련 영업비밀침해 분쟁 사례 : 서울중앙지방법원 2013. 12. 13. 선고 2012가합42227 판결 -- 

 

대기업 사이 사건이고 현재 항소심 진행 중이라 결론인 난 것은 아니지만, 흥미 삼아 1심 판결문을 간략하게 살펴보겠습니다. 원고 영업비밀 침해주장자가 여러 사정상 유출되었다고 주장하는 영업비밀의 내용을 구체적으로 특정할 수 없고 그것을 어느 정도 추상적이고 포괄적으로 주장하는 경우라면, 피고 침해 혐의자로서는 특허공보 등 공개된 기술문헌자료를 잘 찾고 분석하여 공개된 기술내용으로서 영업비밀에 해당하지 않는다는 방식으로 방어할 수 있습니다. 그와 같은 방어전략을 잘 보여주는 사례로 생각됩니다. 1심 판결문이 조금 장문이지만 꼼꼼하게 읽어 보시면 도움이 될 것입니다.

 

분쟁대상 영업비밀이 구체적으로 특정하지 않는 기술내용이라면 그것이 꼭 추상적이고 포괄적인 기술내용인 경우는 물론, 거기에서 조금 더 나아가 어느 정도의 구체성을 갖추더라도, 침해 혐의자 입장에서는 전 세계 특허공보, 기술문헌을 철저하게 서치하고 잘 분석해 보면 통상 그 관련 공개된 기술자료를 찾을 수 있습니다. 그와 같이 특허공보 등에 공개된 기술내용은 영업비밀에 해당할 수 없습니다. 따라서, 원고 영업비밀 침해 주장자가 특허공보 내용과 구별될 수 있는 수준으로 영업비밀 기술내용을 구체적으로 특정하지 않는 한, 통상 공개기술자료인 특허공보 풀의 장벽을 극복하기는 쉽지 않습니다.

 

또한, 영업비밀 기술내용을 구체적으로 특정할수록 침해입증 또한 구체적으로 해야만 하는 어려움도 있습니다. 따라서, 그 기술내용을 어느 선까지 구체화하여 영업비밀 요건도 충족하면서 한편으로는 침해입증도 가능한 포인트를 잡아야 하는데, 그와 같은 균형점을 판단하는 것은 매우 어려운 일입니다.

 

한편, 이 사건은 기술자문 컨설턴트가 개입된 분쟁입니다. 이와 같은 경우 그 컨설턴트가 근무했던 전직 회사의 영업비밀 침해분쟁 가능성 등 여러 가지 리스크가 있습니다. 포스코에서 전직 직원을 상대로 한 전기강판 관련 영업비밀 침해사건에서 공개된 정보 탓에 그 후 신일철로부터 대규모의 영업비밀 침해소송을 제기 받았습니다. 그 외에도 자칫 자사의 영업비밀이 소송 중 공개되어 손상될 가능성 등 여러 가지로 민감한 문제가 있기 때문에 이 사건만을 위해 영업비밀 기술정보를 구체적으로 특정하기도 어려울 것입니다. 판단이 쉽지 않은 어려운 문제가 많다 생각합니다.

 

서울고등법원 항소심 재판도 시작된 지 1년이 지나 이제 후반전으로 접어 들었습니다. 올해 안에 판결이 나지 않을까 생각하는데, 1심에서 패소한 원고가 항소심 재판에서 영업비밀 특정 및 입증에서 어떤 소송 전략으로 그 균형점을 추구했는지, 또 이에 대해 항소심 법원은 어떤 판단을 할지 사뭇 궁금합니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2013. 12. 13. 선고 2012가합42227 판결

서울중앙지방법원 2012가합42227 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.09.25 10:51
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 무효사유가 있는 직무발명에 대한 보상금청구소송 - 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 (의약발명, 파노린 사건) --

 

- 대법원 판결의 요지 -


갑이 자신의 직무발명에 대한 권리를 승계한 을 주식회사를 상대로 직무발

명보상금 지급을 구한 사안에서, 을 회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보이므로, 을 회사가 갑에게 직무발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 한 판결

 

- 사실관계 -

 

피고 사용자 회사는 직무발명 대상 파노린 발명의 출원일 이전부터 아르헨티나 소재 가도 에스에이(GADOR S.A., 이하 ‘가도사’라고 한다)로부터 파미드론산 이나트륨염을 수입하고 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 위 파미드론산 이나트륨염의 제조방법에 관한 가도사 발명은 파노린 발명의 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다


또한 피고는 유한화학공업 주식회사(이하 ‘유한화학’이라고 한다)와 임가공계약을 체결한 다음 유한화학으로부터 파노린 발명을 이용하여 생산한 파미드론산나트륨을 납품받아 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 유한화학의 파미드론산나트륨에 관한 제조방법 역시 파미드론산을 수산화나트륨 용액에 녹인 후 알코올을 가하고 냉각 및 여과하여 결정 석출 후 물로 결정화하여 정제하는 단계로 이루어지는 점 등에서 가도사 발명과 차이가 없어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 가도사 발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당하고 그와 같은 사정을 경쟁관계에 있는 제3자도 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다.

 

- 대법원 판단의 요지 -

 

이 사건의 직무발명에 해당하는 기술내용은 공지기술로 볼 수 있습니다공지기술은 누구나 실시할 수 있으므로, 그 직무발명을 사용자가 독점적•배타적으로 실시하는 이익을 얻고 있다고 할 수 없습니다.

 

직무발명에 대한 보상금은, 사용자가 직무발명을 승계하여 그 직무발명을 독점적으로 실시하는 지위를 취득함으로써 얻는 이익을 고려하여 결정합니다. 그런데, 그와 같은 이익을 인정할 수 없다면 직무발명보상금도 인정할 근거가 없는 것입니다.

 

정리하면, 공지발명에 해당하여 무효인 특허발명에 대한 직무발명보상금은 인정되지 않습니다.

 

2009다91507_판결문_원문.hwp

작성일시 : 2013.07.29 12:06
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요