공지기술__글14건

  1. 2021.10.05 신규성 상실 예외 사안 – 의사에 반한 공지 여부 판단: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결
  2. 2021.10.01 확대된 선원, 발명의 동일성 판단 vs 진보성 판단과 구별: 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결
  3. 2021.07.05 스크린 골프 관련 특허침해소송 – 청구범위의 해석: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결
  4. 2021.03.17 균등침해 - 특허법원 인정 vs 대법원 불인정 사례 – 특허발명의 기술사상의 핵심이 공지된 경우 판단 방법: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결
  5. 2021.01.19 특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법한 경우: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결
  6. 2021.01.18 특허침해소송의 사실심 변론종결 후 정정청구의 심결 확정 – 재심사유 해당하지 않음: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결
  7. 2021.01.04 작업대 원터치형 다리 접철 잠금 장치의 균등침해 판단: 특허법원 2020. 11. 19. 선고 2020허3782 판결
  8. 2020.09.28 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 확인대상발명은 자유실시기술 해당 - 특허발명의 권리범위 불속: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결
  9. 2019.09.18 덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결
  10. 2019.02.26 [실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정: 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 판결 +..
  11. 2018.08.07 [자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결
  12. 2018.08.07 [특허분쟁] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 - 균등침해뿐만 아니라 문언침해에도 유효함: 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결
  13. 2016.08.25 특허침해소송에서 특허무효 및 자유 실시 기술 항변 관련 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결
  14. 2016.01.20 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 입장 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결

 

1. 특허법 규정 및 판단기준

 

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8. 선고 8515 판결 등 참조).

 

2. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   3자에게 금형제작 및 시제품 제작 의뢰  

(2)   금형제작계약서 제15(비밀유지약정) - 15 [지식재산권] 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 모든 지식재산권은 개발 자인‘(원고)에게 있고, ’‘(D)은 무상의 통상실시권을 가지며, ’이 지식재산권에 대한 출 원을 마칠 때까지은 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 내용을 제3자에게 공 개하지 않는다.

(3)   3D에서 시제품 700개를 소비자 반응을 보기 위해 무상으로 배포하여 공개함 

(4)   쟁점: 의뢰인의 특허출원 전 시제품 무상 배포 행위 – “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 발명의 공개에 해당하는지 여부

 

3. 특허법원 판결요지

 

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 A 직원이나 그 지인 및클럽 말리부회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

 

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 아이머큐리의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 A 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다.

 

따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는공지는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 A 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에판매하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 A로부터 통지받지 못했다고 하더라도, A가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 20204990 판결

 

KASAN_신규성 상실 예외 사안 – 의사에 반한 공지 여부 판단 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결.pdf
0.26MB
특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결.pdf
0.86MB

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2021. 10. 5. 11:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

구 특허법 제29조 제3항 확대된 선원 판단기준 진보성 보다 좁은 범위

 

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012726 판결 등 참조).

 

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다.

 

두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.

 

그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 20102179 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 대법원 판단요지

 

선출원발명인 원심판결 선행발명 1의 명세서에는 공기배관이 실내 바닥과 벽체를 통해 매설된다는 내용과 동절기에 외부의 찬 공기가 에어히터를 통해 1차적으로 예열되고 그에 이어 난방호스의 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관에 전달되므로 충분히 가열된 공기가 실내에 공급된다는 내용이 적혀 있다. 그 도면에는 공기배관이 난방호스가 있는 실내 바닥에 매설되어 있는 구성이 나타나 있다.

 

다만 선행발명 1의 명세서나 도면에는 공기배관과 난방호스의 위치 관계에 관한 설명이나 한정사항이 없으므로, 급기배관을 난방배관의 하면에 배치한다고 한정한 이 사건 특허발명의 기술적 구성과는 차이가 있다.

 

급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다고 볼만한 자료가 없다. 난방배관으로 바닥 난방을 할 때에는 대체로 난방배관의 하부로 열손실이 일어나는데, 이 사건 특허발명은 급기배관을 난방배관의 하면에 배치함으로써 난방배관 하부로 방출되어 손실되는 열을 급기배관을 통해 실내에 공급되는 공기를 데우는 데 활용할 수 있으므로 그만큼 열손실을 줄일 수 있다. 이처럼 이 사건 특허발명은 선행발명 1과의 기술적 구성의 차이로 인해 새로운 효과를 가진다.

 

이 사건 특허발명과 선행발명 1의 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않는다거나 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라고 볼 수 없다. 따라서 두 발명은 동일하다고 할 수 없다.

 

첨부: 대법원 2021. 9. 16. 선고 20172369 판결

 

KASAN_확대된 선원, 발명의 동일성 판단 vs 진보성 판단과 구별 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결.pdf
0.21MB
대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결.pdf
0.08MB

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2021. 10. 1. 09:18
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

1. 특허발명의 보호범위를 정하기 위한 청구범위의 해석 방법

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 해석하여야 한다.

 

그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 20113230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019222782, 222799 판결 등 참조).

 

한편 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하침해대상제품 등이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 201065818 판결 등 참조).

 

2. 구체적 사안의 판단

 

발명의 명칭을비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법으로 하는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1(이하이 사건 제1항 발명이라고 한다)은 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에 관한 발명으로가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 위치의 지형(이하지형조건이라고 한다)과 센싱장치에 의해 감지된 타격 매트 상에 볼이 놓인 영역(이하매트조건’이라고 한다)에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 비거리를 조정하는 제어부를 구성요소로 포함하고 있다(구성요소 4).

 

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명에 의하면, 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에서 매트조건을 고려하지 않고 지형조건만 고려하여 비거리 조정이 이루어질 경우 시뮬레이션 결과가 실제와 큰 차이를 이루게 되는 문제점이 발생하게 되는데, 이 사건 특허발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 타격 매트상의 볼이 놓인 영역을 센싱장치에 의해 감지한 다음, 지형조건과 매트조건을 함께 고려해서 비거리를 조정하는 구성을 채택한 발명임을 알 수 있다. , 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 시뮬레이션 결과의 정확성을 향상시키기 위한 비거리 조정에 있어서, 지형조건만 고려하는 것이 아니라 지형조건과 매트조건이라는 두 가지 요소를 함께 고려하도록 하였다는 점에 기술적 의의가 있다.

 

한편 이 사건 제1항 발명은 그 문언상 지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정하는 구체적인 방법을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서도지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정한다는 의미를 특정한 비거리 조정 방법으로 정의하거나 한정하고 있지 않다. 따라서 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라고 한다)이 발명의 기술적 의의를 벗어나지 않는 범위 내에서 상정할 수 있는 비거리 조정 방식이라면 그것이 지형조건과 매트조건을 함께 고려하는 것인 이상 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있다. 특히 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서는 비거리 조정과 관련하여페어웨이 매트 영역에서 볼을 타격하는 경우 지형조건에 따른 비거리 감소율을 그대로 적용하고, 지형조건과 동일한 조건의 매트영역에서 볼을 타격하는 경우 비거리 감소율을 0%로 적용하거나 비거리 감소율을 더 감소시켜 시뮬레이션 결과상의 비거리가 조금 덜 감소되도록 하는 방법을 예시하고 있다. 통상의 기술자라면 위 예시 설명을 보고 지형조건과 매트조건의 조합에 따라 적절한 비거리 감소율을 대응시키거나 또는 비거리 감소율을 적용하지 않는 등의 방법으로 실제 골프코스에서의 플레이 상황에 가까운 적절한 비거리 조정 결과가 나오도록 하는 비거리 조정 방식, 즉 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치를 산출하는 단계, 지형조건에 따른 비거리감소율과 보정치를 미리 설정된 조건에 따라 연산하는 단계를 반드시 포함하지 않는 비거리 조정 방식도 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있음을 알 수 있다.

 

또한 이 사건 제1항 발명은 모든 매트조건에서 타격이 가능하다는 점을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에도 지형조건과 동일한 매트영역에서 플레이를 하는 경우가 아니라면 대개는 페어웨이 매트 영역에서 플레이를 하게 될 것임을 언급하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 지형조건에 따라 타격 가능한 매트 영역에 일정한 제한이 있는 경우라고 하더라도, 타격 가능한 매트 영역 내에서 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 방식이 포함되어 있다면 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

 

원심 판시 피고 실시제품 역시 가상 골프 시뮬레이션 장치로, 가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 지형조건을 감지하고, 센싱장치에 의해 매트조건을 감지한 다음, 페어웨이 매트 영역에서 타격을 할 경우 감지된 지형조건에 따른 비거리 감소율을 적용하고, 트러블 매트 영역에서 타격을 할 경우(다만 지형조건보다 불리한 매트 영역이나 이종의 트러블 매트 영역에서는 타격이 불가능하다) 지형에 따른 비거리 감소율을 적용하지 않는 방식으로 비거리를 조정하는 구성을 포함하고 있고, 그 외의 구성도 이 사건 제1항 발명과 동일하다.

 

결국 원심 판시 피고 실시제품은 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 것으로 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와 각 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 봄이 타당하다.

 

그럼에도 원심은, 구성요소 4지형조건에 따라 설정된 비거리 감소율에 매트조건에 따라 정해진 보정치를 연산하는 방식에 의하여 비거리를 조정하는 구성으로 해석한 다음, 피고 실시제품에는 지형조건에 따라 미리 설정된 비거리 감소율을 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치로 보정하여 비거리 감소율을 연산한 결과에 따라 미리 산출된 볼의 비거리를 조정하는 구성이 구비되어 있지 않다고 보았고, 그 결과 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

 

첨부: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021217011 판결

 

KASAN_스크린 골프 관련 특허침해소송 – 청구범위의 해석 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결.pdf
0.22MB

 

대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결.pdf
0.09MB

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2021. 7. 5. 11:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 침해제품 등이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

 

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 20162546 판결 등 참조).

 

특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우, 작용효과가 실질적으로 동일한지 판단하는 방법

 

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 20152327 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단 - ‘조리용기용 착탈식 손잡이라는 명칭의 이 사건 특허발명에 대한 균등침해 성립 여부가 문제된 사안임

 

특허법원 균등침해 인정 BUT 대법원 균등침해 불인정

 

대법원은 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심인 로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전후방으로 이동시키는 기술사상상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상하 유동시켜 슬라이딩판의 전후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되어 있었다고 보고, 균등 여부가 문제되는 대응 구성요소들의 개별적 기능, 역할 등을 비교하여 피고 실시제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항의 상하부 부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다고 판단함. 이와 다른 취지의 원심을 파기환송함

 

첨부: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019237302 판결

 

KASAN_균등침해 - 특허법원 인정 vs 대법원 불인정 사례 – 특허발명의 기술사상의 핵심이 공지된 경우 판단 방법 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결.pdf
0.22MB
대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결.pdf
0.13MB

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2021. 3. 17. 09:29
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요




1. 무효심판 중 복수의 청구항에 대한 정정청구 정정청구 인정 및 무효심판 청구 기각 심결

 

특허심판원은 그 무효심판 절차 내에서 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

2. 특허법원의 심결취소 판결 정정청구 일부 적법하나 일부 위법 BUT 정정청구의 불가분 일체적 확정 때문에 심결 전부 취소 판결

 

특허법원은 심결취소소송에서 이 사건 원심결 중 이 사건 1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고판단하였다.

 

다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 20158226 판결).

 

이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 확정된 취소판결이라 한다).

 

3. 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위 심결취소의 이유가 된 제1항 정정청구 관련된 사실상 및 법률상 판단만 해당

 

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 992860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결 등 참조).

 

확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다.

 

따라서 확정된 취소 판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 20171830 판결


KASAN_특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결.pdf


[​질문 또는 상담신청 입력하기]



작성일시 : 2021. 1. 19. 13:16
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요



특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 20162522 전원합의체 판결 참조).

 

따라서 원심 변론종결 후 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 제0905128)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었더라도, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단하여야 한다.

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 20102377 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017231829 판결


KASAN_특허침해소송의 사실심 변론종결 후 정정청구의 심결 확정 – 재심사유 해당하지 않음 대법원 2021. 1.


[​질문 또는 상담신청 입력하기]



작성일시 : 2021. 1. 18. 17:05
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

1. 특허침해 판단기준 법리

 

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 침해제품 등이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

 

여기서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고20121132 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 201314361 판결 등 참조).

 

이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다.

 

다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 20165698 결정).

 

또한, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 참조)

 

2. 구체적 사안의 판단: 특허발명과 침해제품의 비교 공통점 및 차이점 파악

 

 

이 사건 제1항 발명(왼쪽 도면)과 확인대상발명(오른쪽 도면), 구성요소 4의 잠금구(140)는 버튼(142)이 구비된 이동바(146), 잠금돌기(149)가 형성된 잠금몸체(148), 고정수단인 너트(144)가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛(130)은 로킹편(131)의 머리부분(131a), 언로킹부분(131b)과 로킹부분(131c), 스프링 지지부(131d), 고정수단인 돌기부분(131e)이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다(이하 차이점이라 한다). 이를 제외한 나머지 구성요소들은 모두 동일하다.

 

3. 특허심판원 심결 소극적 권리범위확인심판 청구인용 심결, 확인대상발명은 그 구성 및 효과가 상이하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않음

4. 특허법원 판결 균등관계 인정, 심결취소 판결

 

(1) 과제 해결원리 동일 인정

(2) 실질적 작용효과의 동일 인정

 

발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙인바(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 참조), 이 사건 기술사상의 핵심이 확인대상발명에 구현되어 있으므로 그 작용효과도 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

 

심판청구인(피고)의 차이점 주장요지 - 이 사건 제1항 발명은 이동바, 잠금몸체, 복원스프링을 조립하여 너트로 고정하면 설치가 완료되어 비교적 쉽게 설치 가능한 반면, 확인대상발명은 제1지지대에 스프링을 삽입하고 결합홀을 통하여 로킹편을 스프링에 삽입하여 조립한 후, 로킹편을 압착하여 돌기부분을 형성하여 설치하게 되어 압착과 같은 가공공정 등이 필요한 점, 이 사건 제1항 발명의 이동바, 잠금몸체, 너트는 판재로 제작하기 어려운 반면, 확인대상발명의 로킹편은 자 형상을 갖는 것이어서 판재로 가공 가능한 점, 이 사건 제1항 발명은 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동할 수 있어 이를 방지하기 위한 추가적인 고려가 필요한 반면, 확인대상발명은 슬라이딩 과정에서 걸림이 발생하지 않는 구조인 점, 이 사건 제1항 발명은 어느 하나의 부품의 교체가 필요시 너트만 풀어주면 간단히 해당 부품을 교체할 수 있는 반면, 확인대상발명은 일부 부품의 교체가 불가능하고 로킹편을 다시 편평하게 해야 하는 공정이 필요한 점 등의 차이가 있다.

 

특허법원 판단요지 - 피고 주장의 효과 차이는, 이 사건 제1항 발명의 잠금구는 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 일체로 형성된 구조라는데 근거한 것으로 보인다.

 

그러나 ) 이동바와 잠금몸체, 너트의 기능을 하는 구성을 일체 또는 분리하여 형성할 것인지 여부는 통상의 기술자가 제작 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고(피고가 차이점으로 제시한 위 나), , 항은 양 발명의 제작 및 작업의 편의성에 관련된 부분으로, 피고 스스로도 이 사건 제1항 발명의 장점으로 , 항을, 확인대상발명의 장점으로 항을 주장하고 있으므로, 통상의 기술자는 이러한 사정을 고려하여 그 필요에 따라 적절하게 선택할 수 있다고 할 것이다),

 

) 이 사건 제1항 발명은 이동바와 잠금몸체가 서로 분리되어 있으나, 이를 결합하여 너트로 고정하면 일체화되어 확인대상발명의 로킹유닛과 동일하게 되므로, 피고 주장과 같이 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동되어 슬라이딩이 원활히 이루어지지 않는 문제가 발생한다고 보기 어렵다고 할 것이며,

 

) 양 발명 모두 버튼(머리부분)의 누름 또는 누름해제에 의해 복원스프링(스프링)의 압축력 또는 복원력이 작용하여, 잠금돌기(로킹부분)에 의한 잠금홈(단부)에의 걸림이 해제되거나 잠금돌기(로킹부분)가 잠금홈(단부)에 끼워지면서 걸림상태가 되므로, 그 기능 및 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

 

(3) 치환의 용이성 인정

 

1항 발명 구성요소 4의 잠금구는 버튼이 구비된 이동바, 잠금돌기가 형성된 잠금몸체, 고정수단인 너트가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 로킹편의 머리부분, 언로킹부분과 로킹부분, 스프링 지지부, 고정수단인 돌기부분이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다.

 

그러나 이동바, 잠금몸체, 고정수단의 기능을 하는 구성을 분리하여 형성할 것인지, 아니면 이를 일체로 형성할 것인지 여부는, 통상의 기술자가 제조 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 이 사건 제1항 발명의 이동바와 잠금몸체, 고정수단을 확인대상발명과 같이 일체로 형성하는 것은 통상의 기술자가 그 필요에 따라 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 그 치환에 어려움이 있다고 보기 어렵다.

 

(4) 균등관계 인정

 

그렇다면 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 확인대상발명의 대응구성요소는 균등관계에 있다.

 

첨부: 특허법원 2020. 11. 19. 선고 20203782 판결

  

KASAN_균등침해, 균등론, 치환용이성, 특허침해, 특허무효, 과제해결, 작용효과, 공지기술, 자유실시, 작업대,

특허법원 2020. 11. 19. 선고 2020허3782 판결.pdf

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2021. 1. 4. 10:15
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

 

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

 

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

 

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

 

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

 

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

 

KASAN_공지기술과 다름 BUT 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우 자유실시기술 해당 - 특허발명의 권리범위

특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결 .pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

작성일시 : 2020. 9. 28. 09:13
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

 

2. 균등론 적용기준 법리

 

 

 

3. 구체적 판단 특허법원 판결요지

 

확인대상발명의 (ii) 과립은 이 사건 제41항 발명의 (ii) 과립과 그 활성 구성성분의 방출이 시작되는 pH 범위가 상이하므로 이 사건 제41항 발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다.

 

그러나 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 각기 다른 pH 환경에서 pH 의존적으로 방출되도록 제조된 두 종류의 과립을 포함함으로써, 과립 (ii)가 소장 상부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)이 소장 하부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하는, 2개의 피크가 나타나는 방출 거동을 나타냄으로서 그 효능이 지속되도록 하는 것을 기술적인 특징으로 하고 있기 때문에, 41항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제 해결원리가 동일하다.

 

그리고 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 과립 (ii)로부터 소장 상부에서 먼저 방출되어 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)로부터 방출되어 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하게 되어 덱스란소프라졸의 높은 혈중 농도가 장시간 유지되는 효과, 즉 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 그대로 구현되어 있다고 볼 수 있기 때문에, 확인대상발명은 제41항 발명과 동일한 작용효과를 갖는다.

 

나아가 통상의 기술자라면 제41항 발명의 제제 설계의 기초가 되는 주요한 기술적 사상이 약물이 위()를 안정적으로 통과하는 것과 1차 방출과 2차 방출을 각각 담당하는 (ii) 과립과 (i) 과립의 사이의 방출 시차가 유지되는 것임을 쉽게 파악할 수 있을 것인데, 소장 상부를 표적으로 1차 방출을 담당하는 (ii) 과립의 장용성 코팅층을 확인대상발명과 같이 pH 4.4에서 방출이 되도록 변경하는 것은 위 기술적 사상에 기초하여 동일한 효과가 예상되는 제제로 단순히 설계 변경하는 것에 지나지 않기 때문에, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 과립 (ii)의 방출시작 pH 범위를 확인대상발명의 방출시작 pH 범위로 치환하는 것은 용이하다.

 

결국 확인대상발명은 구성 3-3을 제외한 모든 구성을 가지고 있고, 구성 3-3과 관련하여 과립 (ii)에서 덱스란소프라졸을 방출하는 pH 범위는 균등관계에 있다고 볼 수 있다. 결국 확인대상발명은 제41항 발명의 권리범위에 속한다.

 

4. 공지기술에 대한 특허법원의 판단

 

 

 

첨부: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 20189015 판결

 

특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결 .pdf

KASAN_덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판 특허법원 2019

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019. 9. 18. 10:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

1. 기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

2. 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결  

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(1)   대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(2)   해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(3)   중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(4)   사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(5)   직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(6)   사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

3. 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

첨부: 일본 판결

일본 오사카지재 2019. 1. 17. 선고 판결.pdf

KASAN_[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019. 2. 26. 17:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

1. 특허발명의 개요

 

2. 피고 실시발명의 개요

 

3. 특허법원의 판단  

피고실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.

 

4. 결론 

피고 실시발명은 자유실시기술에 해당하므로 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결

 

KASAN_[자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나

특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결 .pdf

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2018. 8. 7. 14:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

1. 권리범위확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위확인심판의 판단범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 20124162 전원합의체 판결 참조).

 

2. 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 8156 전원합의체 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000235 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 972095 판결, 위 대법원 2012 4162 전원합의체 판결 등 참조).

 

3. 그러나 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기 술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99710 판결 등 참조).

 

4. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

 

5. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 - 균등침해뿐만 아니라 문언침해에도 유효함 대법원 20

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2018. 8. 7. 13:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 특허침해소송에서 특허무효 및 자유 실시 기술 항변 관련 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결 --

 

종래 특허법리에 따라 판단한 사례이고 특별히 새로운 법리를 판시한 것은 아니지만 참고자료로 최근 선고된 특허침해소송 1심 판결을 소개합니다. 위 판결요지는 다음과 같습니다.

 

"어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2009832 판결 등 참조).

 

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정 되지 않은 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.

 

그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지 함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다.

 

따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다.

 

또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구 할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나다.

 

이러한 점들을 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리판단 할 수 있다고 할 것이다(대법원 2012. 1. 19. 선고 201095390 전원합의체 판결 등 참조)."

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 6. 3. 선고 2015가합557430 판결

서울중앙지법 2015가합557430 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 8. 25. 17:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 입장 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20154019 판결 --

 

권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주장입니다.

 

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

 

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한 판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

 

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

 

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

 

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

 

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

 

첨부: 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20154019 판결

특허법원 2015허4019 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 1. 20. 10:50
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요