-- 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense Royalty Collaboration 분쟁 판결 -- 

 

1.    머리말

 

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2.    기술이전 및 산학협력연구

 

가.  대학기술 라이선스 및 산학협동연구

 

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

나.  후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

 

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

다.  Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생  

 

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3.    미국법원 판결

 

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

*첨부파일: 미국 Wisconsin v. Xenon 항소심 판결

Wiscon v. Xenon Appeal Decision.docx

 

작성일시 : 2015.11.16 12:11
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-- 공유자의 공유특허 분할청구권 인정 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결의 실무적 파급 효과, 민법 규정 및 이에 대응한 특허법 개정안 내용 --

 

위 대법원 판결에 따라 공유특허에 관한 매우 중대한 실무적 변화가 예상됩니다. 기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에 따르면, 공유자 대학에서는 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

기업의 특허실무 측면에서 보면, 공유자 사이 공유물 분할을 제한하는 계약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 민법 268(공유물의 분할청구)에서는 "① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."라고 하여 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있습니다.

 

이에 특허청은 특허법 제99조 제5항을 신설하여 "특허권이 공유인 경우에는 계약으로 정한 기간까지 분할하지 아니할 것을 특별히 약정할 수 있다"하여 민법상 5년의 기간 제한에 적용예외를 두려는 특칙을 특허법에 도입하려고 합니다. 이미 개정안을 입법 예고하였습니다. 기업이익을 보호하기 위해 민법 원칙을 수정하는 내용이므로 입법에 성공할지 의문입니다. 또한, 설령 개정안이 통과된다고 해도 기존 모든 공유특허에 대해 개별적 계약을 다시 체결해야 하는 난제가 있습니다. 따라서, 실제 주된 적용대상은 앞으로 발생하는 공유특허가 될 것이고, 기존 존재하는 공유특허는 언제든지 공유자로부터 공유물분할청구가 들어올 가능성이 있다고 보아야 할 것입니다. 기업으로서는 큰 리스크에 직면한 것만은 분명해 보입니다.

 

작성일시 : 2015.03.27 11:20
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-- 공동연구개발 및 공동발명 관련 분쟁해결의 난관 – Gore Tex 인공혈관 특허발명 미국판결 --

 

Open Innovation과 공동연구개발은 피할 수 없는 대세입니다. 오히려 적극 활용하고 장려해야 할 것입니다. 그런데, 일단 법적 분쟁이 발생하면 그 사안이 매우 복잡하고 해결이 어렵습니다. 분쟁소지의 쟁점을 잘 이해하고 사전에 치밀한 예방조치가 필요합니다. 나아가 일단 분쟁이 발생하면 소송으로 전개되기 전에 초기에 우호적 해결방안을 모색하는 것이 바람직한 대응전략일 것입니다.

 

Open Innovation과 공동연구개발은 공동발명으로 연결되는 경우가 많습니다. 이와 같은 공동발명에 관한 권리관계를 규율하는 특허법규와 법리는 상당히 복잡하고 불명확하여 소위 특허법의 진흙탕 또는 블랙홀로 불립니다. 현재도 국가마다 입장을 달리하는 쟁점과 구체적 소송에서 최종 판결 내용을 장담하기 어려운 미해결 쟁점이 수두룩합니다. 수렁에 빠지지 않도록 사전에 주의를 기울이는 것이 최선일 것입니다.

 

공동발명에 관한 진흙탕 수렁에 빠져 거의 40년 동안 수많은 비용과 노력을 소모하였으나 최종적으로는 공동연구개발의 상대방이 등록한 특허에 대한 고의 특허침해 판결로 끝난 Gore & Associates사의 사례와 판결을 간략하게 소개합니다.

 

Gore & Associates사의 Gore Tex "highly expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE)"로 만든 인공혈관에 관한 발명은, Gore사 소속 연구원 Peter Cooper가 인공혈관 소재 Gore Tex를 제공하고, 외부 연구원 Dr. David Goldfarb은 발명을 구체적으로 완성하였습니다. 위 인공혈관 발명은 1974. 10. 24. 출원되었고, 그로부터 18여년이 지난 2002. 8. 20. 미국특허 U.S. Patent No. 6,436,135로 등록되었습니다.

  

Gore사 종업원은 위 인공혈관에 대한 공동발명자로 주장하여 자신의 권리를 사용자 Gore사에 양도하였고, Dr. David Goldfarb은 단독발명자라고 주장하면서 자신의 권리를 Gore사가 아니라 제3Bard, Inc.에 양도하였습니다. 양자 사이에 진정한 발명자에 관한 분쟁으로 특허등록까지 거의 18년이 걸리게 된 것입니다.

 

Gore사 입장에서는 공동발명으로만 인정되면, 특허발명을 다른 공동발명자 및 특허공유자의 동의 없이 자유롭게 실시할 수 있습니다. 이와 같은 입장에서 특허발명을 실시하는 제품을 판매하여 왔습니다. 그러나, 양 당사자의 치열한 공방이 오간 특허소송의 결과는, 특허발명의 구체적 한정요소 등을 고려하여 claims을 기준으로 판단할 때 미국 특허법리에 따른 진정한 발명자는 Dr. David Goldfarb뿐이고 Peter Cooper는 공동발명자로 인정되지 않는다고 판단되었습니다.

 

Gore사는 공동발명자로 믿고 특허발명을 실시하였다고 주장하였으나, 공동발명이 인정되지 않을 수 있다는 위험을 충분히 인지하면서도 특허발명을 실시한 것이므로, 고의 침해책임을 피할 수 없다고 판결하였습니다.

 

발명의 소재를 제공하고 공동연구개발을 하는 등 일정한 협력관계를 맺고 있었으나, 발명자 특정에 관한 특허법리에 비추어 엄격하게 판단해 볼 때 발명적 기여는 없었다는 이유입니다. 그렇게 되면, 특허발명에 관한 공유지분을 인정받을 수 없을 뿐만 아니라 특허발명 기술을 무단 실시한 행위에 대해서 고의 특허침해로서 징벌적 손해배상까지 부담할 위험에 직면하게 된 것입니다.

 

공동연구개발과 공동발명에 관한 분쟁사례는 그 사안과 배경을 잘 검토하고 연구해 두면 유사한 사안을 대응하는데 큰 도움이 될 것입니다. 위 사안의 미국 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부파일: Bard v. Gore (2015. 1. 13. 선고 CAFC 판결)

Gore 판결 Opinion.1-7-2015.pdf

 

작성일시 : 2015.03.02 15:50
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-- 특허권 공유자 사이 지분 분쟁을 이유로 특허지분 무효심판을 청구할 수 없음 - 바이오 벤처 코미팜 개발 항암제코미녹스특허지분무효 관련 대법원 판결 -- 

 

코미팜 개발 항암제 코미녹스는 비소 대사체 (Sodium Meta Arsenite) 화합물이 전립선 암 등 여러 종류의 암세포 증식·전이를 억제하는 효능을 나타내는 것으로 알려져 있습니다. 발명자로 전직 연구소장과 회사 대표이사가 올라 있고, 현재 특허등록원부에는 위와 같이 법인을 포함한 3인이 각 1/3의 지분을 보유하는 공유특허로 등록되어 있습니다. 발명자 중 1인 전 연구소장과 회사법인 및 회사 대표이사 사이에 위 항암제 특허의 지분권에 관한 분쟁이 계속 중입니다.

 

공유자 사이에 분쟁이 발생한 경우 일부 공유자가 다른 공유자를 상대로 그 지분이 무효라는 특허지분 무효심판을 청구할 수 있는지 여부가 쟁점입니다. 일부 공유자의 지분이 무효라면 그 공유자를 특허권 소유관계에서 배제하고, 그 지분을 남은 지분권자에게 귀속, 집중되는 결과를 낳을 것입니다. 그런데, 특허심판원, 특허법원, 대법원은 일관되게 이와 같이 공유자의 일부지분 무효심판은 허용되지 않다고 판결하였습니다.

 

특허무효심판은 특허자체의 유무효를 판단하는 제도이므로, 특허권 자체의 유무효가 아닌 그 내부적 지분에 관한 분쟁은 특허심판이 아니라 민사소송으로 해결하라는 취지입니다. 이와 같은 법리를 명확하게 설시하고 있는 대법원 판결을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부파일: 대법원 판결문

  2012후2432.pdf

작성일시 : 2015.02.10 16:03
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-- 공유 특허권을 매각한 후 대금분할 방법으로 공유특허의 분할청구 인정 대법원 판결 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 --

 

통상 대학 또는 공공연구기관과 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 매우 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면서 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할만한 대법원 판결을 소개해 드립니다.

 

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 중대한 이해관계가 있습니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에, 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

 

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

 

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.11.21 11:05
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