1. 공지여부 판단기준

특허법 제29조 제1항 제1호는, 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명인 경우에는 특허를 받을 수 없는 것으로 규정하고 있는데, 여기서 공지되었다고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, 공연히 실시되었다고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 20114011 판결 취지 등 참조).

 

2. 특허출원일 2015. 10. 26. 이전 시험시공 및 기술내용 비밀유지 및 보안관리 현황

시험시공: 당시 작성된 계약서에는 해당 연구용역에 관하여 취득한 비밀을 상대방의 승인 없이 외부에 공개하여서는 아니 된다는 내용이 포함되어 있다. 평산에스아이는 2015. 6. 10. 및 그 다음날인 11. 자신의 공장 부지 내 제작동 옆에서 그 소속 직원 11명으로 하여금 이 사건 시험시공을 위한 수직구 파형강판 생산 및 가조립 작업을 하게 한 후, 다음날인 2015. 6. 12. 오전 11시부터 약 1시간 동안 같은 장소에서 이 사건 시험시공에 의한 구조물을 이 사건 공사 관계자들에게 참관하게 하였다.

 

구조물 참관에 참석한 이 사건 공사 관계자들은 연구용역을 이행한 연구원들, 평산에스아이 소속 직원들 및 이 사건 조건부 의결에서 대상 공사구역으로 특정된 각 공구별 관계자들 즉 감리단장, 감리원, 시공사 소속 직원 등 10여 명이었고, 그 외 위와 다른 지위에 있는 참석자는 없었다.

 

시험시공에 의한 구조물의 해체작업은 2015. 6. 12.자 참관이 끝난 직후부터 시작되어 그 다음날인 2015. 6. 13. 종료되었다. 감리단장은 시험시공 이전에 평산에스아이의 사장으로부터 구두로 시험시공에 관한 내용을 비밀로 유지해달라고 부탁받았음을 증언하였다.

 

시험시공이 이루어진 기간 동안 평산에스아이의 음성공장을 방문한 외부업체는 없는 것으로 보이고, 이 사건 시험시공 참관 당시 참관인들은 공장 진입시 경비원으로부터 공장 방문 목적을 질문받았다.

 

평산에스아이의 운영현황: 매년 소속 직원들로부터 업무 수행 중 취득한 일체의 자료 및 정보를 외부에 유출하여서는 아니 된다는 내용이 포함된 비밀보안 서약서를 제출받고 있다. 공장은 주변 대부분이 숲 또는 전답으로 둘러싸여 있고, 공장부지와 외부 사이의 경계로 철조망 울타리가 설치되어 있으며, 공장부지로 진입하기 위해서는 경비실을 통과하여야 한다.

 

시공 이후의 사정: 수직갱과 횡갱을 접합하는 이 사건 시공은 위 하도급 공사의 일환으로서 2015. 11. 24.부터 같은 달 27.까지 진행되었다. 한편, 피고와 평산에스아이는 2015. 10. 26. 이 사건 특허발명을 공동으로 출원하여 특허등록을 받았고(이후 평산에스아이는 특허권 지분을 포기하였고, 대신 통상실시권자로 등록되었음), 피고와 평산에스아이를 포함한 4개 업체는 국토교통부장관에게 이 사건 시험시공 및 이 사건 시공에 사용된 수직구와 횡갱 접합부관련 기술내용에 대한 신기술지정을 신청하여 2016. 11. 18.자 건설신기술 제804(‘플랜지 파형강판을 사용하여 지상에서 조립 모듈화한 수직구 시공기술’)로 지정되었다.

 

3. 특허법원의 판단요지 비밀성 인정 및 공연실시 부정

이 사건 시험시공은 계약상 또는 상관습상 비밀유지의무가 인정되는 특정인들, 즉 평산에스아이 소속 직원들, 관련 연구용역계약을 이행하는 연구원들 및 이 사건 시공 관계자들만이 알 수 있는 상태에서 실시되었다고 봄이 타당한바, 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없다.

 

4. 무효심판 청구인의 주장요지 및 특허법원의 판단

 

 

 

첨부: 특허법원 2020. 1. 23. 선고 20194956 판결

 

KASAN_SRT 신기술공법을 출원일 전 다수 관계자 참관하는 시험시공의 경우 기술공지 또는 공연실시 여부 쟁점 –

특허법원 2020. 1. 23. 선고 2019허4956 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 11. 13:21
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-- 특허무효심판과 특허법원 취소심결의 기속력 범위: 특허법원 2016. 5. 12. 선고 20156794 판결 --

 

1. 판결요지

 

종래 판례를 따른 사례로 특별한 판결은 아닙니다. 그러나 장기간에 걸친 심판 경과는 실무적으로 참고할 사례입니다. 특허법원의 심결취소 판결이 확정된 후 특허심판원에 대한 기속력에 대한 법리는 다음과 같습니다.

 

"심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로,

 

취소 후의 심리과정에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거가 제출되어 판결의 취소의 기본이 된 이유와 모순되지 않는 범위 내에서 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다(대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 20063007 판결 등 참조).

 

2. 심판사건 경과

 

2010. 9. 3. 청구된 20102240호 특허무효심판에서 특허발명 진보성 부정 + 청구인용 심결, But 특허법원은 특허발명 진보성 인정 + 심결취소 판결, 대법원 상고기각 판결 + 특허법원의 심결취소 판결 확정

 

특허심판원에서 2013(취소판결)71호로 다시 심리하는 중 특허발명이 출원 전에 공지 또는 공연 실시되었다는 새로운 증거로 비교대상발명 6 제출, 특허심판원은 공지 또는 공연실시 불인정 + 심결취소 판결의 기속력에 따라 특허발명 진보성 인정 + 특허무효심판 청구기각 심결 (아래 표 중 10번 심판사건)

 

그러나 특허법원은 비교대상발명 6의 출원 전 공연실시 사실 인정 + 특허발명의 신규성 부인 + 특허무효 + 2번째 심결취소 판결, 대법원 상고기각 판결 + 특허법원의 2번째 심결취소 판결 확정

 

특허심판원에서 2015(취소판결)80호로 3번째 특허무효 여부 심리 + 특허법원 심결취소 판결의 기속력에 따라 특허발명의 출원 전 공연실시 인정 + 특허무효 심결

 

패소한 특허권자가 특허법원에 3번째 심결취소의 소를 제기하였으나 특허법원은 본 판결과 같이 심결유지 + 청구기각 판결하였습니다.

 

-      대상 특허에 대한 심판 -

 

 

 

 

 

3. 실무적 포인트 검토

 

10번에 해당하는 2번째 무효심판은 특허법원의 심결취소 판결에 따른 환송심 심판입니다. 당사자는 환송사건에서 새로운 주장 또는 새로운 증거를 제출할 수 있습니다. 위 사건에서도 출원 전 공연실시 주장과 증거가 새롭게 제출되었습니다.

 

특허심판원에서는 새로운 주장과 증거에 기초한 공연실시 무효주장은 인정되지 않았으나 특허법원은 공연실시 사실을 인정하고 특허무효로 판결하였습니다. 그 특허법원 심결취소 판결은 대법원 상고기각 판결로 확정되었고, 특허심판원의 재환송 무효심판 3번째 사건에서는 새로운 주장이나 증거 제출은 없었습니다.

 

1차 환송심, 2번째 무효심판 심리 중에 제출되었던 비교대상발명 6의 공연실시 주장과 증거는 기속력의 범위를 벗어난 새로운 주장과 증거입니다. 그라나 2차 환송심, 3번째 무효심판 심리 중에 비교대상발명 6의 공연실시 사실을 인정하면 안된다는 주장은 새로운 주장이나 증거 제출에 해당하지 않습니다.

 

이와 같이 새로운 주장과 증거가 없고, 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없습니다.

 

만약 비교대상발명 6의 공연실시를 부인하고 특허유효라고 심결한다면 확정된 심결취소 판결의 기속력에 반하는 위법한 심결에 해당합니다. 따라서, 특허심판원은 확정판결의 기속력에 따라 특허발명이 출원 전 공연실시된 비교대상발명 6과 동일하여 신규성이 부정되므로 특허무효라는 심결을 할 수 밖에 없습니다. 위 특허법원 판결에서 분명하게 판시한 법리입니다.

 

첨부: 특허법원 2016. 5. 12. 선고 20156794 판결

특허법원 2015허6794 판결.pdf

작성일시 : 2016. 6. 20. 09:26
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