경고장__글32건

  1. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 5] 소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판: 특허법원 2017. 5. 26. 선고 2016허4818 판결
  2. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 4] 소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 "확인의 이익" 쟁점
  3. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 3] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결
  4. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 2] 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정 : 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016허3372 판결
  5. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 1] 권리범위확인심판 관련 법리: 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결
  6. 2017.09.07 특허기술 실시료 Royalty 산정기준
  7. 2017.09.05 경쟁력 확보를 위한 특허전략의 개요
  8. 2017.08.13 특허분야 형사처벌 조항 및 기본적 사항
  9. 2017.08.08 BMS 스프라이셀 (dasatinib) 물질특허 무효 심결 EPO Opposition Appeal Board Decision 공개
  10. 2017.08.08 미국대학 vs Apple 특허소송 1심 판결: 애플의 특허침해인정 + 특허권자 Wisconsin 대학에 손해배상 $506 million (약 5천7백억원) 지급명령
  11. 2017.08.07 후발주자 입장에서 본 특허전략 포인트
  12. 2017.08.06 특허침해 판단 법리 개요
  13. 2017.08.05 특허침해금지가처분 소송 승소 + 가처분집행 후 본안소송 패소 + 부당 가처분 집행으로 인한 손해배상 책임여부
  14. 2017.08.04 특허침해소송 + 제조판매금지가처분 신청의 개요
  15. 2017.08.03 공동발명 분쟁 중요판결 사례
  16. 2017.08.02 공동발명자 + 공유특허 관련 분쟁사례
  17. 2017.08.02 Aripiprazole의 다양한 정신병 적응증 중 양극성 장애 치료용도발명 – 명세서 기재요건 위반 특허무효 판결: 특허법원 2017. 7. 21. 선고 2016허8414 판결
  18. 2017.08.01 공유특허 법리 비교
  19. 2017.07.31 공동발명 관련 특허법리 비교
  20. 2017.07.30 미국 특허분쟁 – 공동발명자 판단
  21. 2017.07.29 미국 특허분쟁 사례 - 공동발명자 판단기준과 위반 효과
  22. 2017.07.28 공동연구개발분쟁 + 공동발명자 확정 + 특허무효 여부
  23. 2017.07.27 직무발명자 배임행위 + 타인명의등록 모인특허 + 사용자의 권리회복 방안
  24. 2017.07.21 미국연방대법원 상고심 절차
  25. 2017.07.21 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정
  26. 2017.07.18 유럽특허소송 관련 실무적 사항
  27. 2017.07.17 미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold
  28. 2017.07.14 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례
  29. 2017.07.12 특허무효와 특허권의 행사로 인한 업무방해죄 책임여부
  30. 2015.05.18 특허침해 혐의자가 아닌 대형 유통업체 등 거래처에 보낸 특허침해 경고장과 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결 소개

 

 

 

1. 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명

 

소극적 권리범위확인심판에 대해서는 단정적으로 언급하기 어려운 난제가 많습니다. 확인대상발명도 풀기 어려운 난제입니다. 확인대상발명이란 용어 자체가 다른 나라 어디에서도 그 사례를 찾아볼 수 없는 개념입니다. 우리나라의 심결, 판결, 자료를 제외하고는 참고할 만한 판결이나 연구논문을 보지 못했습니다.

 

위 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판 관련 쟁점을 상세하게 설시한 중요한 판결로 보입니다. 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 현행법령과 판례에 따른 판결이지만, 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명을 심판청구서에 기재된 추상적 발명을 대상으로 한정한 점에서 구체적 분쟁의 해결과는 일정한 거리가 발생하는 결과는 피할 수 없었습니다. 제도의 본질적 한계로서 해결하기 어려운 난제입니다. 지식이 아니라 지혜, 형식적 논리보다 사회적 합의가 필요한 쟁점이 아닌가 생각합니다.

 

2. 객관적 기술내용

 

특허발명의 명세서에는 소라페닙 토실레이트의 다형체 I은 그 융점이 223-231°C로서 다형체 III에 비해 훨씬 융점이 높고, 다형체 III은 약 187-190°C 사이에서 용융되어 재결정화되고, 이렇게 재결정화로 형성된 결정은 223-231°C에서 다시 용융되는 것으로 기재되어 있는 사실, 이와 같이 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 열을 가하면 다형체 I로 변환을 일으키는 반면, 다형체 I은 그러한 변화가 없는 것으로 알려진 사실, 다형체 I, III을 슬러리 실험으로 0°C, 25°C (RT: 실온), 80°C에서 1주일간 방치한 후 X선 회절로 분석한 결과, 모두 다형체 I로 전환된 것으로 확인된 사실, 다형체 III 시료로 슬러리 실험을 추가로 실시하여 라만 분광법으로 분석한 결과, 모든 시료에서 소라페닙 토실레이트 다형체 I의 특징적인 피크들이 나타나 다형체 I로 모두 전환된 것으로 확인된 사실을 인정할 수 있다.

 

정제의 연속 생산을 위한 제조경로는 공급, 블렌딩 및 정제화를 공통적으로 포함하고 밀링과정과 정제화 과정에 각각 분쇄압과 압축력이 가해지는 사실, 고형제제의 제조 과정에서 약물이 열, 압력, 수분, 건조에 노출되면 약물의 결정형 변환이 촉진될 수 있는 사실, 고형제제의 제조 과정 중 밀링 과정에서 라미티딘 염산염, 파모티딘 및 인도메타신과 같은 소분자 약물의 다형체 변환을 일으키는 것으로 알려져 있는 사실, 파모티딘 결정형 B를 분쇄하면 그 결정성이 감소될 뿐만 아니라 입자의 크기도 줄어들어서 결정형 A로의 변환이 일어나기 쉬운 사실, 라니티딘 염산염의 결정형 1 2를 다양한 온도 및 다양한 시간 동안 각각 밀링한 결과, 180분 및 120분 동안 12℃ 및 35℃에서 밀링한 경우 결정형 1이 결정형 2로 변환되는 것이 관찰된 사실을 인정할 수 있다.

 

3. 당사자 주장의 요지  

 

특허권자의 주장: 확인대상발명의 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 확인대상발명을 실시하는 과정 중에 약물이 받는 열, 압력, 건조 및 수분 등의 노출로 인하여 다형체 중에서 열역학적으로 가장 안정한 다형체 I로 변환될 가능성이 높아서 확인대상발명은 다형체 I을 포함하고 있거나 포함할 가능성이 매우 높고, 소라페닙 토실레이트 다형체 III이 다형체 I로 변환될 수 있음은 실험으로도 확인되었으므로, 확인대상발명의 다형체 III은 정제로 제조하여 실시하는 과정 중에 일부가 다형체 Ⅰ로 전환될 것이 명백하다. 따라서 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 조금이라도 포함하는 이상 이 사건 제1, 5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속한다.

 

소극적 권리범위확인심판 청구인의 주장: 심판청구서에서 확인대상발명으로 특정한 결정형에 한정하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다. 특허권자가 주장하는 발생가능한 다른 결정형은 더 이상 확인대상발명이라 할 수 없다.

 

4. 특허법원 판결요지

 

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결 등 참조), 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 특허심판원으로서는 피고가 특정한 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특정된 확인대상발명인 다형체 Ⅲ을 대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 뿐이고, 확인대상발명을 실시하는 동안에 결정형이 전환될 경우 이는 더 이상 심판청구인이 특정한 확인대상발명이라고 할 수 없다.

 

특허권자 원고는, 이 사건 심판청구인인 피고가 확인대상발명이 어떠한 경우에도 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증하여야 함에도 피고는 이에 관한 입증을 다하지 않았다고 주장한다.

 

살피건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 이 사건 심판청구인 피고는 확인대상발명의 결정다형이 이 사건 특허발명의 결정다형과 동일하지 않은 사실을 입증할 책임이 있을 뿐이지, 피고가 확인대상발명의 설명서 및 도면에서 확인대상발명의 결정다형으로 특정하지 않은 다형체 Ⅰ과 관련하여 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증할 책임이 있다고 보기는 어렵다.”

 

KASAN_소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 11:00
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과거에 특허법의 권리범위확인심판에 대해 치열한 논쟁이 있었습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판에 본질적으로 해결하기 어려운 문제점이 있습니다. 대표적 예를 들면, 특허권자가 침해소송을 할 생각도 없는 상황 또는 실시기술이 특허권리범위에 속하지 않는다는 점이 명백하기 때문에 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 없는 상황에서 제기되는 소극적 권리범위확인심판이 적법한 심판청구인지 문제됩니다.

 

상식적으로 "확인의 이익"이 없으므로 부적법한 심판청구로 각하될 것으로 생각할 수 있지만, 현재 특허심판원 심결이나 법원 판결은 다릅니다. 다양한 이유를 들어 확인의 이익을 폭 넓게 인정합니다. 대부분 본안을 심리하는 태도를 취합니다.

 

의약품의 허가특허연계제도에서 문제점이 더욱 선명하게 부각됩니다. 특허권자가 특허권리 행사나 특허침해금지소송을 제기할 것으로 예상할 수 없는 상황에서, 또는 더 심한 경우로는 특허비침해가 명백하여 특허침해소송을 제기할 가능성이 전혀 없는 상황에서도 수많은 소극적 권리범위확인심판이 제기되고 있고, 특허심판원은 그것을 적법한 심판청구로 인정한 후 확인을 구하는 대상이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 본안심결을 합니다.

 

여기서 소극적 권리범위확인심판은 특허권행사와 무관하게 허가특허연계제도의 우선판매품목허가를 신청하기 위한 심결을 확보하는 수단입니다. 특허권 보호와 상관 없이 특허권자가 아닌 일반 청구인에게 특정 권리를 부여하는 효과를 갖는다면 특허법상 제도의 본래 취지를 벗어난 것입니다.

 

소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자의 입장에서 보면, 특허비침해가 분명한 경우라면 굳이 "확인의 이익" 흠결을 주장해야 할 이유가 없습니다. 승소한다고 해도 어차피 특허권 행사가 가능하지 않는데, 굳이 적극적으로 대응할 이유가 없기 때문입니다.

 

이와 같은 심결로 심판청구인이 우선판매품목허가 권리를 획득하면 반사적으로 제3자는 그 기간 동안 경쟁품을 판매할 수 없는 불이익을 받습니다. 그런데 제3자는 그와 같은 심결에 대해 다툴 수 없습니다. 심지어 특허권자와 심판청구인이 짜고 심결을 받더라도 마찬가지입니다.

 

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 같습니다. “확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200541153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 955622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 200560239 판결 등 참조)”는 확립된 법리가 있습니다.

 

앞에서 설명한 사안에서는 심판청구인에게 특허권자와 관계에서 법적 지위가 불안, 위험할 때라는 요건을 충족된다고 할 수 있을지 심히 의심스럽습니다. 심결을 이용하여 우선판매품목허가를 획득하는 것이 특허권자와 사이에 존재하는 법적 불안, 위험을 제거하는 유효 적절한 수단으로 보기도 어려울 것입니다. 누구도 쉽게 풀기 어려운 난제에 대해 대법원의 지혜로운 판결을 기대합니다.

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 확인의 이익 쟁점.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 10:00
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권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주장입니다.

 

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

 

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한 판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

 

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

 

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

 

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

 

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

 

KASAN_권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 09:00
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카스포펀진 아세테이트 주사제 조성물 특허발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 아세테이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)포함하는으로 기재되어 있는 특허에 대한 소극적 권리범위확인심판에서,

 

그 확인대상발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 시트레이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)포함하는 것”으로 기재한 특정한 사안입니다.

 

특허법원은 위와 같은 확인대상발명을 아세테이트 완충액을 포함하는지는 명시적으로 기재하고 있지 않고, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재되어 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있어서 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 포함하거나 포함하지 않을 수 있고,

 

그에 따라 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하거나 속하지 않을 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 대비하여 차이점을 파악할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 판결하였습니다.

 

, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재된 경우에는 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 명시적으로 기재되지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 “어떤 구성요소를 포함하는“이라는 사정에 변함이 없어서 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 이 사건 확인대상발명의 기술적 범위로 하는 것이므로(대법원 2012. 3. 29. 선고 20102605 판결 참조), 이 사건 확인대상발명은 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있다고 판단하였습니다.

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 08:00
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특허실무자라면 반드시 한번 꼼꼼하게 읽어보기를 권하는 판결입니다. 과거 치열한 논쟁의 대상이었던 권리범위확인심판 제도에 관한 일반적 법리를 잘 설명하고 있는 판결입니다. 섣부른 언급을 자제하고 판결문에서 중요부분을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 특허심판 및 심결취소를 구하는 행정소송

 

"특허거절결정에 대한 불복심판은 ‘특허거절결정’이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 ‘특허결정’이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

 

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 ‘행정청의 처분과 관련된’ 권리구제와 무관하고, ‘특허발명의 보호범위’를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

 

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(133조 제3), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(136조 제8), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(176조 제1).

 

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치기 어렵다.

 

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다."

 

2. 확인의 이익

 

"권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

 

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200541153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 955622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 200560239 판결 등 참조).

 

또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인의 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 200540709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

 

3. 특허침해금지청구의 소 피고가 방어수단으로 제기한 소극적 권리범위확인심판

 

 

  관련 침해소송

일자

소극적 권리범위확인심판

특허침해금지청구의 소 제기

2014. 2. 27.

 

1심 변론 종결

2015. 3. 3.

 

 

2015. 3. 6.

소극적 권리범위확인심판 청구

1심 판결 선고 (원고 승소)

2015. 4. 7.

 

 

피고 항소 제기

2015. 4. 21.

 

 

2015. 9. 30.

심결(피고의 심판청구 인용 - 비침해)

 

2015. 10. 22.

원고 이 사건 심결취소의 소 제기

서울고등법원 2심 판결 선고(특허권자 원고 패소)

2015. 12. 3.

 

 

 

4. 특허법원 심결취소의 소 판결

 

결론: 침해소송의 피고가 침해소송의 변론종결 당시 재판부의 심증이 자신에게 불리한 것으로 판단하고변론종결 직후에 실시제품과 동일한 확인대상발명을 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 이러한 소극적 권리범위확인심판은 아래와 같은 이유로 "확인의 이익이 없다"고 봄. 심결취소 판결

 

판결이유:

 침해소송에 대한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하여 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.

② 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안, 위험이 남아 있다고 보기 어렵다.

③ 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.

④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인, 용인하는 결과가 된다.

⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.

⑥ 주장, 증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순, 저촉의 위험이 있는바, 이를 방치하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

 

KASAN_권리범위확인심판 관련 법리.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 23. 07:00
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작성일시 : 2017. 9. 7. 12:30
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KASAN_경쟁력 확보를 위한 특허전략의 개요.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 5. 07:00
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KASAN_특허분야 형사처벌 조항 및 기본적 사항.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 13. 12:30
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지난 328일 블로그에 스프라이셀 신규화합물 특허등록을 취소한다는 EPO opposition 결정과 Appeal Board 결정을 소개하였습니다. 신규 화합물 자체만 청구한 원천특허 + 후속 의약용도 특허 상황 신규 화합물 특허발명의 진보성 불인정 EPO Opposition + Appeal Board Decision 이번에 Appeal Board 결정문(Decision T 488/16)이 공개되었습니다. 참고자료로 첨부해 드립니다.

 

특허등록취소 여부가 다투어진 등록특허 EP 1 169 038의 특허발명은 다음과 같은 신규화합물 자체입니다.

 

 

특허취소의 주된 이유로 신규화합물의 의약용도를 확인하기 전에, 또는 의약용도에 관한 충분한 기재없이 화합물 자체만 기재한 특허출원 명세서는 “Plausibility Requirement” 위반이라는 것입니다. 다소 생소한 용어인 plausible credible과 같은 의미입니다. 우리 특허법리로 보면 발명의 미완성 또는 광의 기재불비에 대응된다고 볼 수 있습니다.

 

EPO 심판부는 신규화합물 특허명세서의 기재가 plausible 하지 않다면 그것은 곧 신규화합물의 효과를 평가할 수 없는 것으로 귀결되어, 결국 신규화합물의 진보성 inventive step 흠결이라는 판단입니다.

 

우리나라에도 대응특허가 등록되어 있습니다. 공부삼아 사실관계와 판단이유를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: EPO Appeal Board Decision

EPO T 16 488 Appeal Decision_Sprycel case .pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 8. 17:00
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Wisconsin Alumni Research Foundation v. Apple, Inc., No. 14-CV-062-WMC (W.D. Wisc.) 사건의 2017. 7. 25. 선고 판결문(judgment)을 첨부해 드립니다. 1심 법원이 최종 판결한 손해배상금액이 $506,084,992.66(대략 57백억원)입니다. 우리나라에서는 상상할 수 없는 진짜로 딴 나라 소식입니다. 특히 대학보유 특허로 그 같은 거액의 손해배상 판결을 받았다는데, 이것이 더 우리나라와는 무관한 딴 나라 얘기처럼 들립니다.

 

Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)는 미국 특허판결에 자주 등장합니다. 특허소송을 통한 특허권 행사에 적극적이라는 표시일 것입니다. 미국대학 중 기술이전 로열티 수입이 많은 대학으로 자주 기사에서 나오기도 합니다.

 

판결이유에 해당하는 2017. 6. 6. Opinion도 첨부합니다. 흥미로운 점은 특허침해를 인정하면서도 현재 및 장래의 특허침해행위의 금지명령(permanent injunction) 청구를 기각했습니다. 대학과 같은 NPE 특허침해금지청구라는 점을 고려한 것으로 보입니다.

 

반면, 장래 계속적 침해행위에 로열티율을 과거 침해부분보다 상향 조정했습니다. 즉 배심이 과거 침해분에 대한 로열티율을 $1.61 per unit로 인정하였고, 특허권자 WARF에서는 그 3배를 주장하였지만, 1심 법원은 배심 평결일 이후 계속 침해행위 부분에 대해서는 과거분에 비해 약 2배에 가까운 $2.74 per unit로 판결하였습니다. 애플은 위 판결에 대해 CAFC에 항소했다고 합니다.

 

첨부: 

 1. Judgment

1_WARF-judgment-7-25-17.pdf

 

2. Opinion

2_opinion_WARFvApple-3-14-cv-00062-wmc-6June2017.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 8. 15:00
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작성일시 : 2017. 8. 7. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 6. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 5. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 4. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 3. 13:00
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작성일시 : 2017. 8. 2. 13:00
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의약용도발명의 명세서 기재요건에 관한 법리는 명확합니다. 그러나 구체적 사례에서 명세서 기재요건 위반여부를 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 특히 정신병 영역에서는 더욱 쉽지 않다고 봅니다.

 

아리피프라졸 화합물 자체와 그 정신병 치료효능은 오래전부터 잘 알려진 공지기술입니다. 그 상황에서 여러 정신병 중 조증과 우울증의 양쪽을 오가는 양극성 장애(bipolar)에도 아리피프라졸이 치료 효능이 있다는 것을 새로 발견하여 별개의 특허로 출원, 등록한 것입니다.

 

그런데 위와 같은 공지물질 아리피프러졸의 새로운 치료용도에 대한 명세서 기재가 특허법상 요구되는 명세서 기재요건을 충족하는 못하였다는 특허무효심판이 청구된 사안입니다.

 

무효주장의 핵심 포인트는 공지물질 아리피프라졸이 양극성 장애와 관련된 D2 수용체에 작용하는 길항물질인 점은 알려져 있으나 수용체 수준은 넘어서 양극성 치료효과를 직접적으로 확인하는 구체적 데이터도 기재되어 있지 않고, 양극성 장애 치료에 관한 약리기전도 명확하게 밝혀지지 않았다는 것입니다. 반면, 특허권자는 그 약리기전이 이미 밝혀진 경우라서 수용체 레벨의 데이터만으로도 충분하다고 주장하였습니다. 

 

특허심판원은 위 사안에서 의약용도발명의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 판단하여 특허무효 주장을 받아들이지 않았습니다. 그러나 특허법원은 견해를 달리하여 의약용도발명에 대한 명세서 기재요건을 위반하여 특허무효라고 판결하였습니다. 동일한 명세서 기재내용을 두고 특허심판원과 특허법원이 달리 판단한 것입니다. 정신병 영역에서 의약용도발명을 기재하는 정도를 판단하는 것이 쉽지 않다는 점을 보여주는 것입니다.

 

첨부한 특허법원 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 의약용도발명의 약리효과 기재요건, 특히 정신병 영역에서의 약리효과 기재 정도를 상세하게 설시하고 있습니다. 그런데 판결문을 읽고 나서도 여전히 기재요건 판단이 쉽지 않다고 생각하더라도 별로 이상하지 않습니다.

 

-      특허법원 판결요지

이 사건 특허발명이 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 양극성 장애 환자에 대하여 아리피프라졸이 D2 수용체 길항제이면서 동시에 5-HT1A 수용체 작용제로서 이를 투여하는 경우 조증 삽화/우울 삽화/혼재 삽화에 대한 치료효과가 있다는 점 및 위 각 삽화의 치료와 동시에 다른 증상으로의 전환 또는 다른 증상의 발현을 억제하기 위한 효과가 있다는 것이 그 명세서에 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재되거나 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 할 것이나,

 

이 사건 특허발명의 상세한 설명 기재만으로는 투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여대상이 된 환자의 전체 수, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 양극성 장애의 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 등을 알 수 없어, 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다

 

다만 이 사건 특허발명의 우선일 전에 위 각각의 경우 위와 같은 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있다면, 위와 같은 약리 효과가 있다는 것이 구체적으로 기재되어 있지 않다 하더라도 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이라고 할 수는 없으므로 이를 살피건대,

 

이 사건 특허발명의 우선일 이전에 5-HT1A 수용체 작용제의 우울증 치료효과에 대한 약리기전 및 D2 수용체 길항제의 조증(단극성) 치료효과에 대한 약리기전은 각각 명확하게 밝혀져 있었다고 볼 수 있으나, 약물의 ‘양극성 장애 치료효과’에 대한 약리기전이 명확하게 밝혀져 있었다고 보기는 어렵다.

 

나아가 약리기전이란 약물이 생체 내에서 어떠한 효소 또는 수용체와 결합하여 어떠한 생화학 작용을 일으키는지에 관한 생리활성작용을 나타내는 것이므로 약리기전은 질병의 진단이나 처방 또는 치료효과의 달성과 구분되는 개념이어서 설령 단극성 우울증과 양극성 우울증에 대하여 공통적인 치료수단을 적용하여 치료효과를 얻었다고 하더라도 ‘단극성(주요) 우울증 치료효과에 대한 약리기전’이 ‘양극성 우울증 치료효과에 대한 약리기전’ 동일하여 명확히 밝혀진 것이라고 보기에는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

뿐만 아니라 아리피프라졸의 양극성 장애의 치료 또는 유지라는 약리효과가 명확히 밝혀져 있었다고 보기도 어려우므로, 이 사건 특허발명은 의약의 용도발명으로서 구 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 할 것이다.” 

 

첨부: 특허법원 2017. 7. 21. 선고 20168414 판결

특허법원 2016허8414 판결.pdf

Aripiprazole의 다양한 정신병 적응증 중 양극성 장애 치료용도발명 .pdf

 

 

작성일시 : 2017. 8. 2. 09:25
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작성일시 : 2017. 8. 1. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 31. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 30. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 29. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 28. 13:00
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작성일시 : 2017. 7. 27. 13:00
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미국연방대법원의 상고심 소송절차는 우리나라와는 상당히 다릅니다. 미국연방대법원 상고심 소송절차를 거치는지 등을 관련 사항을 간략하게 정리합니다.

 

1. 상고허가신청 - Petition for a writ of certiorari

 

항소심 판결에 불복하는 자는 최종 판결일로부터 90일 이내에 상고허가신청서 petition for certiorari를 제출해야 합니다.

 

2. 상고허가신청 심리 및 결정

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 심리 및 결정에 참여하고, 9명 중 4명이 찬성하면 상고를 허가합니다. (소위 Rule of 4라고 합니다) 다만, 수천건에 이르는 상고허가신청을 대법관 9명 전원이 모두 검토하기 어렵기 때문에, 우리나라 재판연구관에 해당하는 대법관 로클럭으로써트 풀(Cert pool)’을 구성하여 기록검토 및 보고서를 작성하여 대법관들에게 제출하면, 이를 우선 검토한 후 필요한 경우 관련 기록을 보는 방식으로 심리하여 표결한다고 합니다. 통상 상고허가신청 중에서 대략 1~2% 정도만이 상고허가를 받는다고 합니다.

 

상고허가신청이 기각되면, 하급심 판결은 확정됩니다. 상고허가를 받은 경우에는 하급심 법원에 소송기록을 모두 대법원에 보내라는 a writ of certiorari를 내립니다. 그 후 상고심 재판절차가 진행됩니다.

 

3. 상고심 절차 및 판결

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 사건 심리와 판결에 참여합니다. 당사자의 준비서면 제출 후, 각 당사자가 9명의 대법관 앞에서 30분씩 구술변론을 합니다. 당사자가 제출한 서면뿐만 아니라 구술변론 음성녹음 파일과 녹취록도 웹사이트에 공개하므로 누구든지 볼 수 있습니다. 미연방대법원 대법관 9명 전원의 심리 및 투표를 통해 판결하고, 다수 의견뿐만 아니라 소수 의견도 상세하게 판결문에 기재합니다.

 

KASAN_미국연방대법원 상고심 절차.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 21. 11:00
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우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 제기 이외에 다른 방법이 없습니다. 반면, 미국특허소송 절차에는 항소심법원 CAFC 3인 판사 합의체 판결에 대한 불복방법으로 (1) 동일 재판부의 재심리를 신청하는 방법과 (2) CAFC 구성 판사 전원으로 구성된 전원합의체 (en banc) 심리를 신청하는 방법이 있습니다. 동일 재판부에서 같은 사건을 다시 심리하는 재심리는 그 사례가 거의 없지만, 전원합의체 심리를 거치는 경우는 종종 있습니다. 관련 규정을 참고로 소개하면 다음과 같습니다.

 

Rule 35. En Banc Determination

 

      (a)  When Hearing or Rehearing En Banc May Be Ordered. A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.

 

An en banc hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

(1) en banc consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court's decisions; or

(2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

 

, (1) 엇갈린 판례를 통일할 필요가 있는 경우, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우가 전원합의체 심리대상입니다.

 

      (f) Call for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard or reheard en banc unless a judge calls for a vote.

 

, 구성원 판사 중 한 명이라도 전원합의체 심리여부를 투표로 결정할 것을 요구하면 투표로서 결정합니다.

 

참고로, 만약 en banc 심리신청을 기각하는 경우에는 항소심 패소자의 상고허가신청(certiorari) 기한은 항소심 판결일로부터 기산되는 것이 아니라 위 전원합의체 심리 신청기각일로부터 기산됩니다. 미국특허소송에서 상고허가(certiorari)를 받아 미연방대법원 심리를 받는 경우는 1년에 2,3건에 불과하기 때문에 특허소송판결 대부분은 대법원 상고심을 거치지 않고 확정되고 있습니다.

 

KASAN_미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 7. 21. 10:00
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1. 특허침해소송은 개별국가의 사법권 행사

 

특허침해는 유효한 특허권을 전제로 하므로 해당 국가에 특허가 등록되어 있어야 합니다. 또한, 침해가 발생한 해당 국가별로 특허권을 개별 행사해야 합니다. , 독일에서 판매되고 있는 제품에 대한 특허침해금지를 위한 판매금지청구 소송은 독일 특허청에 등록된 독일 특허를 전제로 독일 법원에 제기해야 합니다. 그 제품이 네델란드 암스텔담 공항이나 항구로 수입되어 독일에서 판매되는 것으로, 만약 특허권자가 유럽 지역에 수입되는 것 자체를 초기에 막고자 한다면 독일법원에 판매금지청구 소송을 제기하는 것만으로는 부족하고, 네델란드 법원에 수입금지를 위한 소송을 따로 제기해야 합니다. 만약, 독일 특허만 있고 네델란드 특허청에는 등록하지 않았다면 이와 같은 특허소송은 불가능합니다. 특허권 행사를 위한 사법조치는 각 국가 주권의 문제로서 개별 국가 법원의 고유 권한에 해당합니다. 독일법원이 독일특허에 근거하여 네델란드 암스텔담 세관에 특정 제품에 대한 통관보류 명령을 내릴 수는 없습니다.

 

유럽공동의 법원에 해당하는 유럽사법재판소(ECJ)가 있지만 EU 구성국들이 합의한 극히 제한된 문제에 대해서만 재판관할이 있을 뿐입니다. 예를 들어, 유럽국가 사이의 조약 해석에 관한 사항, 구체적 예로는 다수의 회원국에 걸쳐 일어난 특허침해에 관한 재판관할을 어느 국가 법원에 있는지를 정하고 있는 브뤼셀 조약 규정을 구체적 사안에서 어떻게 해석할 것인지 등 특별한 사안을 다룰 뿐입니다. 구체적 사안에서 특허침해 판단 또는 특허무효 등 쟁점은 ECJ의 재판 대상이 아닙니다.

 

모든 유럽 국가의 특허소송 관련 법규정 및 실무를 알기는 어렵습니다. EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 하고 있습니다. 따라서, EU 회원국에 공통으로 적용되는 규정과 중요한 국가의 실무상 대표적 특징을 알아두면 좋을 것입니다. 원칙적으로 특허소송은 개별국가별로 진행하므로 각 국가의 소송법을 이해해야 합니다. EPO에서 특허 심사를 집중해서 하는 것과 구별되고, 현실적으로 유럽국가의 국민조차 유럽 개별국가의 소송법과 실무를 정확하게 이해하는 것은 매우 어렵습니다.

 

그동안 EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 추진해 왔습니다. 따라서, EU 회원국들이 통일하기로 결정한 사항을 먼저 이해하는 것이 필요합니다. 먼저, 조약(Convention, Agreement)은 모든 체약국에 법규로서 적용되는 사항입니다. , 보통 조약우선의 법칙을 취하고 있습니다. 그 다음으로, EU 집행위원회가 제정한 Regulation(규칙), Directive(지침), Decision(결정)이 있습니다. Regulation은 통상 개별 국가에서 법규적 효력을 갖지만, Directive는 곧바로 법규적 효력을 갖는다고 하기 어렵습니다. 회원국들이 장차 필요한 절차를 거쳐 법규로 채택하여 통일화하기로 결정한 사항으로 보시면 될 것입니다. 따라서, 해당 국가에서 이미 법규로서 채택되어 시행 중인지 아니면 채택을 논의하는 단계인지 등을 구체적으로 확인해야 합니다. Decision은 법규적 효력이 더 약합니다. EU는 특허소송의 기본절차, 특허권자의 보호방안, 증거보전 등 증거관련 절차, 판결의 집행보장 등에 관한 EU Directive를 채택하여 각 국가에서의 특허소송을 통일하려고 노력하고 있습니다. 따라서, 특허침해 판단 등에 관한 원칙이나 절차의 큰 틀에 있어서는 대충 비슷하다고 할 수 있지만, 실무적으로는 아직 개별 국가의 특유한 사항들이 많은 것 같습니다.

 

2. 특허침해소송 법원선택의 문제

 

특허소송을 제기하는 1심 법원을 어떤 국가의 어떤 법원으로 선택할 것인지가 매우 중요합니다. 유럽지역에서 영국만이 Discovery 제도를 채택하고 있습니다. 특허권자 입장에서 강력한 침해 입증수단을 갖게 되는 장점이 있습니다. 다만, 미국과 동일하지는 않지만 기본적으로 많은 시간과 비용이 소요됩니다.

 

독일법원은 가장 빠른 재판진행과 특허권자에게 우호적인 태도로 잘 알려져 있습니다. 특히, 뒤셀도르프 지방법원에 유럽지역 특허소송의 50% 이상을 담당한다고 합니다. 삼성 대 애플 사이의 특허침해금지가처분 신청사건도 뒤셀도르프에 제기되어 약 2개월 만에 세계에서 가장 먼저 침해판단 결정이 나옴으로써 전세계 언론의 집중적인 조명을 받았습니다. 독일에서의 특허침해소송은 3 3심 구조로서, 100여 개의 지방법원 중 12개의 특정한 지방법원만이 특허침해소송을 담당하고, 그 상급의 12개 고등법원이 2심을, 칼스루에에 있는 연방대법원이 3심을 담당합니다.

 

특허권자에게 우호적인 대표적 법원 중 하나는 네델란드 헤이그 지방법원입니다. 네델란드에서 일어나는 모든 특허침해소송의 본안사건은 헤이그 지방법원이 전속관할합니다. 가처분 사건은 다른 지방법원도 관할권이 있지만, 헤이그 지방법원이 암스텔담 공항과 항구를 통한 수입을 중지시킬 수 있다는 점에서 가장 중요한 법원입니다. 최근 네델란드 헤이그 지방법원은 신속한 소송진행과 강한 특허권 보호를 내세워 독일 법원과 치열하게 경쟁하고 있다고 합니다.

 

3. 유럽법원에서의 특허침해금지가처분 등 긴급조치

 

독일 등 대륙법 계열의 국가에서는 특허유효 추정원칙을 바탕으로, 해당 제품이 특허권을 침해한다고 일응 인정되면, 특별한 사정이 없는 한 거의 자동적으로 침해금지명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 침해금지명령의 구체적 내용으로서 생산, 판매, 배포, 판매계약을 위한 전시, 청약 등의 금지를 할 수 있습니다. 영국이나 미국 등 common law 국가에서도 침해자에 대해 특허침해금지명령을 하지만, 본안소송이 아닌 가처분으로서의 금지명령(Preliminary Injunction, PI)은 다소 엄격한 4가지 요건을 충족하는 경우에 한해서만 내리고 있습니다. 따라서, 그 빈도가 대륙법 국가에서 보다 낮다고 생각합니다. 반면, EU Directive는 특허권에 대한 강한 보호를 기치로 내세워, 해당 국가에 유효한 특허권이 존재하고 침해가 인정되는 경우에는, 잠정적이지만 즉각적인 특허권 보호조치를 취할 것을 회원국들에게 요구하고 있습니다. , 특별한 사정이 없는 한 특허침해금지가처분을 하여야 합니다. EU Directive에 따라 최근 몇 년간 독일, 프랑스 등에서 전시회에 나온 제품이나 광고물에 대해서조차 신속하게 철거, 폐기 등을 명령하는 사례가 발생한 것입니다.

 

4. 유럽특허소송에 대한 대응방안

 

경쟁사의 특허등록을 EPO 심사단계부터 저지하는 것이 가장 좋을 것입니다. EPO에서의 출원 및 심사상황을 지속적으로 모니터링하여, 심사단계 또는 이의신청 단계에서 특허등록을 저지할 수 있다면 가장 효율적일 것입니다. 소위 central attack으로서, 모든 국가에서 특허등록을 저지하는 효과가 있습니다. 이의신청 기간을 놓친 경우에도 제3자가 제기한 이의신청이 계속 중이면 참가할 수 있는 기회가 있습니다. 그와 같은 기회조차 놓친 때에는 개별국가에서 특허무효를 시도해야 할 것입니다.

 

유럽국가는 특허무효 여부를 독립적인 무효심판으로 심리하는 국가와 침해소송과 함께 진행하는 국가로 나누어집니다. 실무적으로는 독립적인 무효소송 제도가 있는 독일이 가장 중요합니다. 독일 뮌헨에 있는 독일특허법원은 침해소송과 독립적으로 특허무효 여부만을 심리 판단합니다. 통상 오랜 특허 심사관 경력을 가진 기술판사를 포함한 3인 재판부가 무효소송을 담당합니다. 패소자는 칼스루에에 있는 연방대법원에 상고할 수 있지만 특허법원의 판결이 그대로 존중되는 경향이 강하다고 합니다. 독일은 무효소송을 독립적으로 운영하고 있는 법제도상 침해소송에서 특허무효항변이 받아들여지는 경우가 많지 않다고 합니다. 예를 들면, 최근 제약특허 사건에서 뒤셀도르프 지방법원은 특허법원에서 해당 특허가 무효로 판결되었지만 대법원에서 무효가 확정되지 않았다는 이유로, 일단 특허유효추정에 근거하여 특허침해라고 판결하였습니다. 그 후 대법원에서 특허무효가 확정되어 그와 같은 실무 태도에 대한 정당성 논란이 있었던 사례도 있습니다.

 

프랑스 등 많은 국가에서는 무효소송 제도를 독립적으로 운영하지 않고 침해소송 법원이 함께 심리하는 태도를 취하고 있습니다. 독일처럼 특허무효 여부를 전속관할로 하는 독립적 특허법원을 갖고 있는 국가도 없습니다.

 

5. 독일법원에서의 가처분신청소송에 대한 실무적 대응방안

 

독일법원은 급작스런 특허침해금지가처분 등을 우려하여 미리 방어서면을 제출해 둘 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. 만약, 실시자는 특허권자로부터 특허침해경고장을 받았다면 실제 소장을 받기 전에도 소제기가 예상되는 법원에 미리 특허무효주장이나 비침해주장을 담은 답변서를 제출해 둠으로써 기습적으로 가처분을 당하는 등 불리한 사태를 예방할 수 있습니다.

 

KASAN_유럽특허소송 관련 실무적 사항.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 18. 07:00
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1. 미국특허소송과 디스커버리

 

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  발생시기 및 필요한 조치

 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반한 경우 소송상 효과 - sanction

 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

KASAN_미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 17. 07:00
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미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

KASAN_미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 14. 13:00
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1. 판결동향

 

특허권자가 특허침해금지를 요구하는 경고장을 보내는 것은 적법한 권리행사이다. 그런데, 특허가 나중에 무효로 된 경우 특허권자가 허위사실 유포로 인한 업무방해죄로 처벌받는 사례가 종종 있었다. 종전 특허권자가 특허권 행사로 인해 형사처벌을 받았던 하급심 판결들이 있었지만, 대법원 2010. 10. 28. 선고 20094949 판결에서 특허권자의 고의를 부정하고 무죄로 판단한 사례가 있었습니다. 상당기간이 지난 지금까지 후속 대법원 판결이 없어서 아쉽지만, 위 대법원 판결 내용을 정리해 드립니다.

 

2. 형법 규정 및 종전 하급심 판결의 내용

 

형법 제314조 제1항은 “허위의 사실을 유포하거나 기타 위계 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1 5백만원 이하의 벌금에 처한다”라고 규정하고 있습니다. 판례에 따르면, ‘업무’는 사실상 범위에 거의 제한을 두지 않고, ‘방해’ 또한 그 현실적 방해를 요구하는 것이 아니라 일말의 위험성만 인정되어도 족하다고 보므로, ‘업무방해’ 부분은 실무상 거의 문제되지 않는다. 또한 물리력의 행사를 의미하는 ‘위력’과 타인을 속이는 일체행위를 말하는 ‘위계’도 특허권 행사와는 큰 관계가 없습니다.

 

결국, 특허권 행사로 인한 업무방해의 인정여부는 특허무효로 처음부터 특허권이 없었던 것으로 보는 경우 무효확정 전에 특허권 행사가 ‘허위의 사실을 유포하는’이라는 요건에 해당하는지 여부에 달려 있었습니다. 이제까지 하급심 법원은 무효의 소급효를 중시하여 무효로 되는 특허권에 기초한 경고장은 허위사실을 포함하고 있고 또한 이것을 당사자를 넘어서 거래처 등 불특정 다수에게 보내면 허위사실을 전파시키는 유포행위로 보았습니다. 이렇게 판단하면 특허권자에게는 꼼짝없이 업무방해죄가 성립할 수 있게 된다. 대부분의 경우 명예훼손죄도 동시에 인정됩니다.

 

3. 대법원 2010. 10. 28. 선고 20094949 판결

 

. 사실관계

 

대상특허에 대해 무효심판이 청구되었고 특허심판원에서 진보성 결여를 이유로 무효심결이 난 후, 특허권자가 특허법원에 제기한 심결취소소송이 계속 중인 상황이었습니다. 특허권자는 경쟁회사 A의 거래처에 ‘A가 생산, 판매하는 제품은 자신의 특허권을 침해한 제품이다‘라는 내용증명을 발송하였고, 자신의 홈페이지에도 이와 같은 내용의 공지문을 올렸습니다.

 

그 후 대상 특허는 대법원에서 결국 무효로 확정되어 소멸되었다. 실시자 A회사는 특허권자를 허위사실 유포로 인한 업무방해, 명예훼손, 정통망법상 명예훼손으로 고소하였고, 수사 후 검사는 특허권자를 허위사실을 유포한 책임이 있다고 판단하여 기소하였습니다.

 

. 대법원 판결요지  

 

하급심은 허위사실 유포를 인정하여 모두 유죄로 판결하였으나, 대법원은 견해를 달리하여 무죄 취지로 원심을 파기 환송하였습니다. 대법원은 판결에서 명예훼손죄 등이 성립하려면 “적시 사실이 허위이어야 할 뿐만 아니라 피고인이 그 사실을 적시할 때 적시사실이 허위임을 인식하여야 하고, 그 인식에 대한 입증책임은 검사에게 있다”고 판시하여, 무효의 소급효로 특허권 주장이 결국 허위사실로 되는 것만으로는 부족하고, 특허권자가 당시 허위사실에 대한 인식, 즉 고의(범의)를 가지고 행위를 했음을 입증하여야 한다는 판단기준을 제시하였습니다.

 

대법원은 위 사안에서 “당시 대상 특허발명에 대한 무효심결이 있었다는 사유만으로 위 심결이 확정되지 않은 상태에서 그 무효사유를 알고 있었다고 단정하기 어렵고, A회사 제품이 특허발명의 특징적 구성을 가지고 있어 특허권을 침해하는 것이라고 판단할 여지가 없지 않은 사정들에 비추어 당시 적시사실이 허위라는 인식이 있었다고 보기 어렵다”고 판단하였습니다. 진보성 결여로 무효심결이 있었고, 결국 추후 무효로 확정되었다는 사정만으로는 허위인식에 관한 검사의 입증책임을 다했다고 보기 어렵다는 것입니다.

 

4. 대법원 판결의 실무적 의미  

 

특허권 행사 후 대상 특허가 무효로 된 경우 특허권자에게 어떤 형사책임을 지울 수 있는지를 자세하게 설시한 최초의 대법원 판결입니다. 무효의 소급효 때문에 장차 무효로 확정된 특허권의 침해주장은 소급하여 언제나 허위사실에 관한 주장으로 귀결됩니다.

 

이와 같은 경우 법원은 무효의 소급효를 중시하는 입장이었습니다. 대법원 20094949 판결도 무효의 소급효로 인해 특허침해가 허위사실에 해당한다는 점에 대해서 별다른 이의가 없는 것으로 보입니다.

 

그러나, 그것만으로는 부족하다고 보고, 특허권자가 허위사실을 인식하였는지에 대해서는 이제까지의 하급심 판결들과 달리 엄격한 기준을 제시하였습니다. 무효심결이 있었으나 확정 전이라면 특허무효를 인식했다고 쉽게 단정해서는 안된다는 취지입니다.

 

구체적으로 무효사유가 진보성 문제이고 특허법원에 심결취소소송이 계속 중이라는 점이 중요하게 고려되었을 것입니다. 그와 같은 상황에서 특허권자가 강하게 특허유효를 주장하고 있었다면 특허무효를 전제로 하여 허위사실에 대한 인식이 있었다고 보기는 어려울 것입니다.

 

그렇다고 특허권자가 부인하면 항상 고의가 없었다고 단정해서는 안됩니다. 형법상 고의는 확정적일 필요까지는 없고 미필적 고의의 존재만으로도 충분하기 때문입니다. 여기서 미필적 고의의 대상은 허위사실 유포행위에 대한 것이므로, 결국 대상 특허가 무효로 확정될 가능성, 그로 인해 특허권 주장이 허위사실이 될 수 있는 위험성을 용인하는 내심의 의사가 있었는지 여부로 평가될 것입니다.

 

판례는 행위자 내심의 의사인 고의, 특히 미필적 고의를 당사자가 부인하거나 직접 증거가 없어도 인정할 수 있다는 것입니다. , 행위자의 행태, 전후 상황 등 정황증거를 종합적으로 고려하여 일반인의 입장에서 합리적으로 판단할 때 행위자가 허위사실 여부를 용인하였는지 여부에 관한 심리상태를 추인하여 인정할 수 있습니다.

 

결국, 수사 단계에서는 검사, 공판단계에서는 판사가 어떤 심증을 형성하는지 여부에 달려 있습니다. 참고로 예를 들면, 대법원은 허위사실유포죄 사건에서 그 소문의 진실성에 강한 의문을 품고서 공표하면 적어도 미필적 고의가 인정된다고 판시한 사례(대법원 2002. 2. 10. 2001193 결정)가 있습니다.

 

대법원 20094949 판결 사례에서도 특허권자는 부인하였지만 검사와 하급심 판사들은 특허권자의 고의를 인정하였습니다. 특허침해 주장 시점이 무효심결이 난 이후라는 사정이 중요하게 작용했을 것으로 추측됩니다. 그러나, 대법원은 그와 같은 사정만으로는 허위사실에 대한 인식이 있었다고 단정할 수 없다고 보다 엄격하게 보았습니다.

 

무효심결 이후 특허법원에서 심결취소소송이 계속 중으로 무효가 확정되기 전이었으므로 검사에게 허위사실 인식에 관한 증명책임을 더 엄격하게 요구하는 취지로 해석됩니다. 만약, 특허권자를 조사하는 과정에서 무효 가능성을 인정하는 듯한 불리한 진술이 있었거나, 또는 그 시점이 특허법원에서도 무효로 판결된 이후에 대법원에 상고 중이었다면 달리 판단되었을 가능성이 높습니다. 사법통계에 따르면 특허법원 판결이 대법원에서 파기 환송되는 확률이 10%미만으로 특별한 사정이 없다면 무효가 거의 확정적이기 때문입니다.

 

KASAN_특허무효와 특허권의 행사로 인한 업무방해죄 책임여부.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 12. 12:00
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-- 특허침해 혐의자가 아닌 대형 유통업체 등 거래처에 보낸 특허침해 경고장과 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결 소개 -- 

 

특허권자가 특허침해혐의가 있는 상대방에게 특허침해 경고장을 보내는 것은 원칙적으로 특허권의 정당한 권리행사에 해당하므로, 특별한 사정이 없는 한 문제되지 않습니다. 그러나, 그 침해혐의를 받는 경쟁업체뿐만 아니라 그 경쟁업체가 납품하는 홈쇼핑 업체 등 거래처에 특허침해 경고장을 보내 거래를 중단시킨 경우, 정당한 권리행사를 넘어 영업방해 등 불법행위로서 손해배상 책임을 부담할 수 있습니다.

 

최근 서울중앙지방법원은 2014가합551954 사건 판결에서, 거래처에 특허침해 경고장을 보내 거래를 중단시켜 2770여만원의 손해를 입혔다는 이유로 제기된 소송에서, 경고장을 보낸 측의 손해배상 책임인 인정하는 원고승소 판결을 하였습니다. 홈쇼핑 업체나 대형마트에서는 해당 제품이 순식간에 팔리기 때문에 특허침해여부를 정밀하게 검토하고 확인할 시간적 여유가 거의 없습니다. 따라서, 특허침해 경고장을 받는 경우 일단 그 상품의 판매를 중단하거나 이미 납품한 상품을 반품하는 경우가 많습니다.

 

이때 식품과 같이 유통기간이 짧은 제품은 폐기해야 하므로 특허침해 경고장으로 거래중단 및 반품은 심각한 손해로 연결되기도 합니다. 위 사안에서도 홈플러스 등 대형 유통업체는 특허침해 경고장을 받고 특허침해 여부를 조사, 판단하지도 않고 곧바로 거래중단 및 반품처리를 함으로써 특허침해 혐의자에게 심각한 손해를 입혔습니다. 이와 같이 거래처에 보낸 특허침해 경고장은 실제 특허침해 여부를 떠나 그 자체로 영업상 막대한 손해를 초래하는 경우도 있습니다.

 

서울중앙지법은 위 판결에서, "피고가 원고들의 거래처에 보낸 경고장은 단순히 특허 침해의 가능성을 언급한 것이 아니라 특허 침해를 단정하고 있는데, 가처분 신청 등 사법적 구제절차를 취하지 않고 원고들의 거래처에 거래 중단을 요구하면서 이를 거절할 경우 모든 조치를 취하겠다는 취지의 경고장을 보낸 것은 정당한 권리행사를 벗어난 위법행위에 해당한다"고 판시하였습니다. 나아가, "부당한 특허침해 경고행위에 따른 책임은 특허권자에게만 한정할 근거는 없고 경고 행위를 실행한 사람이라면 일반불법행위 법리에 따라 손해배상 책임을 부담하므로, 의뢰에 따라 대리인으로 경고장을 발송했다 해도 불법행위가 인정된다"고 판시하였습니다. 대리인으로서 경고장을 발송한 경우 본인뿐만 아니라 대리인에게도 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정한 판결입니다.

 

위 판결에 비추어 보면, 실무상 특허침해 경고장을 보내는 경우, (1) 특별한 사정이 없는 한 특허침해 혐의자 본인에게 보내고 그 거래처에 보내는 것은 피하고, (2) 또한 특허침해는 유효한 특허권과 그 권리범위에 속하는 것은 전제로 하는데 특허유무효 판단 및 권리범위해석은 쉽지 않기 때문에 가능한 한 단정적 표현은 피하는 것이 바람직할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 5. 18. 09:20
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