(1)   10여전 상표권자, 원고와 도매업자 공동으로 사용한 것으로 인정할 수 있는 이상, 3자와 거래상 업무관계에 있었던 원고가 이러한 사실을 잘 알면서도 단독으로 이 사건 선사용상표와 유사한 이 사건 각 상표를 그와 유사한 지정상품에 출원하여 등록한 것은 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당된다. 상표등록 무효

 

(2)   등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010103000 전원합의체 판결 등 참조).

 

(3)   상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하선사용상표라 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

 

(4)   타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 201910739 판결 등 참조).

 

(5)   한편, 다수인이 공동으로 사용하던 선사용상표그 중의 일부가 나머지 공동사용자들을 배제한 채 동일·유사한 상품에 출원한 경우, 이는 선사용상표의 공동사용관계를 통하여타인’, 즉 나머지 공동사용자들이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원한 경우로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2023. 12. 21. 선고 20222114 판결

특허법원 2023. 12. 21. 선고 2022나2114 판결.pdf
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KASAN_복수 거래관계자 사용 브랜드 일부의 단독 상표출원, 등록, 상표권 권리행사 – 등록무효 특허법원 2023. 12. 21. 선고 2022나2114 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 1. 11. 09:20
:

(1)   둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비 판단하는 것이 필요하다.

 

(2)   그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 20151690 판결 등 참조).

 

(3)   피고인은번피트니스라는 상호의 헬스클럽을 운영하는 자로서, 위 업소, 홈페이지, 인스타그램 사이트 등에 등록상표와 동일·유사한 사용상표를 표기를 하여 피해자의 상표권을 침해하였다는 공소사실로 기소되었음

 

(4)   원심은, 등록상표의 요부를 ‘BURN 부분이라고 볼 수 없어 전체관찰을 하면 이 사건 등록상표와 사용상표는 유사하지 않음, 무죄 판결

 

(5)   대법원 판결요지 원심 파기 환송, 상표침해 판단

 

KASAN_2단어 결합 문자표장 BURN FITNESS vs BURN 상표권 침해 행사사건 – 결합상표 요부 판단 대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도352 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 9. 26. 17:04
:

 

(1)   원고는 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 잘 알고 있었다. 이 사건 등록상표는 원고가 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 피고가 선사용상표를 사용하고 있는 사실을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당한다.

 

(2)   상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

 

(3)   위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하선사용상표라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

 

(4)   타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 201910739 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2023. 3. 17. 선고 20223854 판결

 

KASAN_선사용 상표를 거래관계, 동업관계, 종업원, 친인척, 지인이 선출원 상표등록 – 등록무효 특허법원 2023. 3. 17. 선고 2022허3854 판결.pdf
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특허법원 2023. 3. 17. 선고 2022허3854 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 7. 5. 10:00
:

1.     무효심판 청구대상 등록상표

 

(1)   등록상표    

 

 

(2)   지정상품 제3류 화장품 등

 

2.    쟁점 - 기술적 표장 여부

(1)   상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지에 대한 판단기준

(2)   특허법원 판결요지 - 지정상품의 원재료에 로열젤리을 사용하고 있음을 직감케 하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

(3)   대법원 판결요지 특허법원 판결 파기 환송

 

3.    대법원 판결요지

 

(1)   상표가 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지품질원재료효능용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다(대법원 2006. 1. 26. 선고 20052595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 20052786 판결 등 참조).

(2)   또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 901208 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016526 판결 등 참조).

 

(3)   구체적 사안의 판단

 

(가)  ‘ROYAL BEE’ ‘ROYAL’ ‘BEE’를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현은 아니다.

(나)  로열젤리은 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품 등의 원료 성분으로 흔히 사용되고 있고, ‘로열젤리을 원재료로 사용한 화장품 제품 중로열이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 것이 다수 존재한다. 그러나로열젤리을 원재료로 사용하지 않으면서도로열이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재한다.

(다)  위와 같은 사정과로열이나 ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에로열젤리이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다.

(라)  또한, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에로열젤리을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.

(마)  이 사건 등록상표가 지정상품인 화장품 등의 원재료에로열젤리이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기 어렵고, 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다. 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다.

 

첨부: 대법원 2022. 6. 30. 선고 202210128 판결

대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결.pdf
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KASAN_화장품 상표 ROYAL BEE - 기술적 표장 해당 여부 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 7. 7. 08:32
:

 

 

1.    사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   선등록서비스표 명륜진사갈비 vs 후등록서비스표 명륜등심해장국

 

(2)   소극적 권리범위확인심판 청구인의 주장 요지 - 등록서비스표의 구성 중명륜은 식별력이 미약한 부분에 해당하여 등록서비스표와 확인대상표장은명륜만으로 분리 인식되지 않음. 양 표장은 서로 유사하지 아니하여 출처의 오인·혼동 우려가 없음

 

2.    특허법원 판결요지

 

(1)   수요자들이 확인대상표장인명륜진사갈비명륜으로만 약칭하거나 분리하여 인식한다고 볼 수 없다. 확인대상표장은 일반 수요자들에게 전체로서 인식되고 사용되므로 전체관찰을 하는 것이 타당하다.

 

(2)   확인대상표장은명륜’, ‘진사’, ‘갈비라는 명사가 결합된 문자표장이고, 6음절의 한글문자가 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 일체로 구성되어 있다.

 

(3)   확인대상표장의 글자인명륜진사갈비로 피고의 가맹사업을 홍보했으며, 수요자들도 피고의 사업을명륜진사갈비전체로서 인식하는 것으로 판단된다. ‘명륜진사갈비로 피고의 사업을 홍보하였고, 그 과정에서 특별히명륜을 강조하거나명륜으로 축약하여 표시하지 않았으며, 확인대상표장 등 피고가 사용한 표장들 중진사부분이 식별력이 없거나 약하다고 볼 증거도 없다.

 

(4)   인터넷 블로그 등에서도명륜진사갈비로 검색되는 경우가 대부분이고명륜또는명륜갈비로 약칭되는 경우는 많지 않은 것으로 보인다.

 

(5)   확인대상표장 중갈비는 사용서비스업인 돼지고기 전문 식당업 등에서 취급하는 제품에 해당하여 식별력이 없거나 매우 미약하다.

 

(6)   확인대상표장에서명륜부분과진사부분은 모두 지정상품과 관련하여서 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수는 없으나, 해당 부분들이 독자적으로 주지·저명하거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어렵고, ‘명륜진사사이에 상대적인 식별력의 우열도 없어 보인다.

 

첨부: 특허법원 2021. 11. 30. 선고 20207357 판결

 

KASAN_명륜진사갈비 vs 명륜등심해장국 - 문자결합표장의 일부 구성 분리 인식여부 특허법원 2021. 11. 30. 선고 2020허7357 판결.pdf
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특허법원 2021. 11. 30. 선고 2020허7357 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 6. 15. 10:00
:

 

 

의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)

 

의약품은 하나의 화학물질에 대하여도 그 사용 목적에 따라 화학명, 일반명, 상품명 또는 상표 등 다양한 형태의 명칭이 사용되고 있는데, 이로 인해 관련 업계의 종사자들에게 혼동을 유발할 여지가 많으므로 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 상품명·상표와 구분하여 편리하고 통일되게 사용할 수 있는 의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)을 제정하여 관리하고 있는데, 이는 약리학적으로 관련 있는 물질들의 명칭들에는 공통 어간(common stems)을 이용함으로써 의료분야 종사자에게 그 물질이 유사한 약리학적 효과를 가지는 물질 그룹에 속한다는 것을 알 수 있도록 하는 특징을 지닌다.

 

이러한 국제일반명칭은 이른바 공공영역(public domain)에 속하는 것이어서 누구나 의약 물질의 구별 목적으로 보편적으로 이용할 수 있다.

 

가돌리늄 이온(Gd³)은 중금속으로 독성이 있기에 조영제로 사용되는 가돌리늄 화합물은 안정도가 높은 배위 착화합물 형태를 띠는데, 그 구체적인 종류로는 가도부트롤(gadobutrol), 가도테리돌(gadoteriol), 메글루민가도테레이트(meglumin gadoterate) 등이 있다. 세계보건기구(WHO)의 국제일반명(INN) 규칙에 의하면, gado-’는 진단제, 가돌리늄 유도체(diagnostic agents, gadolinium derivatives)에 관하여 결합하는 접두사이다

 

구체적 사안의 판단

 

등록상표와 선등록상표 중 앞부분의 ‘GADO-(Gado-)‘ 부분은 조영제의 주성분인 가돌리늄에서 유래한 부분으로서, 국제적으로 MRI 촬영과정에서 사용되는 가돌리늄을 함유한 조영제의 약칭으로도 사용되는 점, 국내에서도 조영제 중 상당수가 그 제품명의 접두사로 ‘GADO-’를 사용하고 있는 점, ‘가도-’는 ‘GADO-’의 한국어 발음으로 쉽게 인식되는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 ‘GADO, ‘가도’ 부분은 식별력이 없을 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 부분이어서 요부가 될 수 없다.

 

등록상표의 ’vision, ’비전‘과 선등록상표들의 ’VIST, ’비스트‘ 각 문자부분은 독자적인 식별력을 가진 것으로서, 이 사건 등록상표의 요부가 된다.

 

전문의약품으로서 MRI 기기를 구비하고 있는 병원에서 근무하는 영상의학과 전문의가 그 수요자이므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없고, 그 주된 수요자인 전문의들은 의약품의 성분품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것으로 보인다.

 

지정상품의 거래실정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 요부는 그 외관, 호칭, 관념이 모두 상이한 이상 그 주된 수요자인 전문의료인들을 기준으로 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다. 그리고 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 표장 전체를 대비하더라도 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

 

수요자인 전문의들은 의약품의 성분품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것이어서 오인, 혼동이 발생할 가능성은 거의 없을 것으로 보인다.

 

등록상표는 선등록상표, 선사용상표들과 표장이 비유사하고 오인혼동가능성이 있다고 볼 수 없으므로 상표법 제34조 제1항 제7, 9, 11, 12, 13호의 등록무효사유가 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 1. 29. 선고 20204020 판결

 

KASAN_전문의약품 조영제 상표의 GADO 가도 부분 – INN 해당 식별력 없음 특허법원 2021. 1. 29. 선고 2020허4020 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 28. 17:03
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특허법원 판결요지

 

(1) 선사용상표 장수돌침대의 요부

 

선사용상표는장수라는 문자부분과돌침대라는 문자부분이 결합한 표장이다. 선사용상표의 구성 자체에 의한 본질적 식별력에 관하여 보건대, 먼저돌침대부분은 사용상품을 그대로 표시하는 것으로서 식별력이 없고, “장수부분은오래도록 사는 삶등을 의미하여 사용상품인 돌침대의 효능을 암시하는 것으로서돌침대부분과 비교할 때 상대적으로 식별력이 높다고 할 것이다.

 

그런데 선사용상표는 이 사건 출원서비스표의 등록결정일 당시 사회통념상 객관적으로 널리 알려짐으로써 특정인의 상표로 사용되는 것임이 수요자나 거래자 사이에 널리 인식되는 주지 상표에 이르렀는바,

 

위와 같은 주지성을 취득하는 과정에서도 구성 자체에 의한 본질적 식별력이 상대적으로 높았던장수부분이돌침대부분보다 사용에 의하여 더 많은 식별력을 취득하여 선사용상표가 주지 상표에 이르도록 하는 주요 구성부분이었다고 보는 것이 타당하고, 이와 달리돌침대부분은 여전히 사용상품을 그대로 표시하는 것이어서 그 자체만으로 사용상품의 출처를 표시하는 독자적인 식별력을 취득하지 못하고 다만장수부분과 함께 결합한 상태에서 어느 정도의 식별력을 취득하였다고 보아야 한다.

 

요컨대 위와 같은 상대적인 식별력 수준이나 지정상품과의 관계 및 거래실정 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표 중에서장수라는 문자부분이 곧 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억, 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분인 요부에 해당한다고 할 것이다.

 

(2) 비교대상 출원서비스표 중에서 장수부분이 요부

 

출원서비스표의 문자 부분은장수이라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 그 중장수부분이 상표의 앞부분에 위치하고 있고, 각 부분은 독립된 의미를 가지고 있으면서 비교적 쉬운 단어에 해당하여 일반 수요자나 거래자는 직감적으로 이 사건 출원서비스표가장수이 결합된 것으로 쉽게 인식할 수 있다.

 

출원서비스표 중장수부분은오래 살다, 수명이 오래가다라는 뜻을 지니는 단어로 지정서비스업의 성질을 암시하거나 강조하는데 그칠 뿐 직감하게 하는 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표 중장수부분이 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다.

 

게다가 앞서 살펴 본 바와 같이장수부분은 주지 상표에 이른 선사용상표인장수돌침대중 요부인장수와 동일하므로 일반 수요자나 거래자는 출원서비스표를 위와 같이 널리 인식되어 식별력이 강한장수부분만으로 인식할 것으로 보인다.

 

(3) 결론

출원서비스표와 선사용상표는 모두 요부가장수라는 문자부분이므로, 양 상표는 위장수부분으로 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 그 호칭과 관념이 동일하여 전체적으로 유사한 상표에 해당한다

 

첨부: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 20192752 판결

특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허2752 판결 .pdf

KASAN_장수돌침대 vs 장수산 유사판단 사례 - 식별력 미약한 2 문자의 결합상표 전체가 주지성 획득 후 더 많은 식별력 취득한 요부 추출하여 유사여부 판단 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허2752 판.pdf

 

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작성일시 : 2020. 1. 14. 10:00
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