1.     사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   원고 및 피고는 이 사건 등록디자인을 공동으로 출원하여 등록받았는데,

(2)   공유권리자 원고는 자신의 지분을 공유권리자 피고에게 모두 양도하여 피고가 단독으로 이 사건 등록디자인을 보유함.

(3)   원고는 자신이 스스로 피고에게 양도한 이 사건 등록디자인에 무임승차하기 위해 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판을 청구함

(4)   피고 주장 요지 - 원고의 무효심판청구는 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙(assignor estoppel)에 위반되는 행위이다. 따라서 원고의 이 사건 심판청구는 이해관계 없는 자에 의해 청구된 것으로 부적법하다.

 

2.    특허법원 판결 요지 양도인의 무효심판 청구 적법

 

(1)   디자인보호법 제68조 제1항 전문은이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 디자인등록의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 등록디자인과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다(대법원 2000. 10. 24. 선고 981358 판결, 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결6) 등 참조).

 

(2)   이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 무효심판 청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 단정하기도 어렵다.

 

(3)   피고가 주장하는 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것인데(특허법원 2005. 10. 13. 선고 20055631 판결 참조), 이 사건 등록디자인의 양도 경위 및 구체적 양도 조건 등에 관한 자료가 증거로 제출되지 않은 이 사건에서 원고가 이 사건 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 양수인에 대하여 해당 디자인에 대한 등록무효심판을 청구하지 아니하기로 하는 의사를 표시한 것으로 인정하기는 부족하다.

 

첨부: 특허법원 2023. 8. 24. 선고 20225140 판결

 

KASAN_디자인권 양도인, 특허권 양도인 무효심판청구 허용 – 양도인의 금반언 또는 신의성실 원칙, assignor estoppel 적용 불인정 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결.pdf
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특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 12. 17:07
:

 

 

대법원 판결요지

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 133조 제1항 전문은 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

 

여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

 

이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

 

그 이유는 다음과 같다.

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

 

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 767 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 8258 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

 

첨부: 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결

 

KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한 무효심판청구 가능 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019. 4. 13. 11:00
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KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한 무효심판청구 가능 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

 

 

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작성일시 : 2019. 4. 13. 10:00
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