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1.    상품형태 모방 부정경쟁행위 판단기준

(1)   부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 “모방”이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결, 대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정 등 참조).

(2)   또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정한 이유는, 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말하는 것이므로, 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를 갖추었다고 하려면, 수요자가 그 상품의 외관 자체로 특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라 정형화된 것이어야 한다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결 참조).

(3)   그리고 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 그 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있는데, 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

2.    레이스 원피스에서 상품 형태의 모방 여부에 대한 구체적 판단

(1)   비교대상 원피스의 실질적 동일성 및 모방 고의 여부

① 피고인의 원피스도 위에서 인정한 피해자 원피스의 전체적인 형태와 모양상의 특징을 갖추고 있는바, ② 비록 피고인 원피스에 사용된 제2레이스의 스캘럽 처리된 끝단 부분이 피해자 원피스의 제2레이스 스캘럽 처리 부분과 조금 다르기는 하지만, 이는 약간의 변형에 불과한데다가, 제2레이스가 제1레이스와 겹쳐졌을 때의 모습까지 고려하면 이 정도의 변형만으로 피고인의 원피스와 피해자의 원피스의 실질적 동일성을 부정할 수 없고,

③ 더욱이 피고인은 피고인의 블로그에 피고인의 원피스를 광고하면서, 피해자의 브랜드명을 지칭하고, ‘같은 원단을 사용하면서, 피해자 브랜드의 오리지널 제품보다 훨씬 저렴하게 판매하고 있다’는 문구와 모방대상 원피스 브랜드 해쉬태그를 삽입하였다는 이유를 들어, 피고인이 피해자 원피스를 모방하였고 피고인에게 모방의 고의도 인정된다고 판단하였다.

(2)  ‘동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태’에 불과한지 여부

나아가 ④ 두 종류의 레이스 원단을 겹치는 방식으로 원피스를 제작하는 것이나, 제1, 2 레이스의 모티브 및 두 모티브의 조합, 허리라인·가슴라인 절개선 구현 방식 및 끝단 처리 방식 등 의류에서 부분적인 디자인 요소들을 구현하는 기법 내지 표현방식 그 자체는 대부분 이미 공지된 것들이라 할지라도, 이와 같은 개별적인 디자인 요소들이 결합하여 구현되는 전체적인 모습을 기준으로 하면, 피해자의 원피스가 단지 ‘레이스 H라인 원피스가 통상적으로 가지는 형태’를 하고 있는 것에 불과하다고 보기 어렵다.

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1.    판단기준 법리

(1)   부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 “모방”이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결, 대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정 등 참조).

(2)   또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정한 이유는, 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말하는 것이므로, 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를 갖추었다고 하려면, 수요자가 그 상품의 외관 자체로 특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라 정형화된 것이어야 한다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결 참조).

(3)   그리고 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 그 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있는데, 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

2.    레이스 원피스 상품의 구체적 판단

(1)   비교대상 원피스의 실질적 동일성 및 모방 고의 여부

① 피고인의 원피스도 위에서 인정한 피해자 원피스의 전체적인 형태와 모양상의 특징을 갖추고 있는바, ② 비록 피고인 원피스에 사용된 제2레이스의 스캘럽 처리된 끝단 부분이 피해자 원피스의 제2레이스 스캘럽 처리 부분과 조금 다르기는 하지만, 이는 약간의 변형에 불과한데다가, 제2레이스가 제1레이스와 겹쳐졌을 때의 모습까지 고려하면 이 정도의 변형만으로 피고인의 원피스와 피해자의 원피스의 실질적 동일성을 부정할 수 없고,

③ 더욱이 피고인은 피고인의 블로그에 피고인의 원피스를 광고하면서, 피해자의 브랜드명을 지칭하고, ‘같은 원단을 사용하면서, 피해자 브랜드의 오리지널 제품보다 훨씬 저렴하게 판매하고 있다’는 문구와 모방대상 원피스 브랜드 해쉬태그를 삽입하였다는 이유를 들어, 피고인이 피해자 원피스를 모방하였고 피고인에게 모방의 고의도 인정된다고 판단하였다.

(2)  보호대상 원피스가 ‘동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태’에 불과한지

나아가 ④ 두 종류의 레이스 원단을 겹치는 방식으로 원피스를 제작하는 것이나, 제1, 2 레이스의 모티브 및 두 모티브의 조합, 허리라인·가슴라인 절개선 구현 방식 및 끝단 처리 방식 등 의류에서 부분적인 디자인 요소들을 구현하는 기법 내지 표현방식 그 자체는 대부분 이미 공지된 것들이라 할지라도, 이와 같은 개별적인 디자인 요소들이 결합하여 구현되는 전체적인 모습을 기준으로 하면, 피해자의 원피스가 단지 ‘레이스 H라인 원피스가 통상적으로 가지는 형태’를 하고 있는 것에 불과하다고 보기 어렵다.

첨부: 서울중앙지방법원 2021. 5. 28. 선고 2020노456 판결

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1. 비교대상 상품의 공통점

2. 비교대상 상품의 차이점

3. 서울고등법원 판결요지 – 실질적으로 동일함

내부 수납공간의 차이점은 누구나 쉽게 선택할 수 있는 변형인데다가 조임끈 아래에 위치하여 이를 생략하더라도 전체적인 상품 형태에 변형을 가져온다고 보이지 않고, 가방의 소재와 색상은 생산자가 언제든지 다양한 방식으로 선택 변경할 수 있는 것으로 실제로 원고와 피고도 같은 형상을 가진 가방을 여러 소재나 색상을 이용하여 다양하게 출시해 왔는바 원고 제품과 피고 제품이 갖는 소재나 색상의 차이가 상품 전체의 형태를 달리한다고 볼 정도로 영향을 미친다고 보기 어렵다.

조임끈, 어깨끈, 바닥 처짐방지패드나 바닥원단 보호받침대, 로고 장식 내지 털방울 장식 추가 등은 그 변경의 정도가 미미하고 쉽거나 탈부착이 가능하여(로고 장식과 털방울 장식은 모두 탈부착이 가능하고, 피고는 원고 제품과 폭이 같은 어깨끈을 별도로 판매하였다) 상품 전체의 형태에 별다른 차이 효과를 일으킨다고 볼 수 없다.

따라서 원고 제품과 피고 제품의 차이점은 실질적인 동일성을 잃지 않을 정도의 사소한 개변으로서 원고 제품과 피고 제품은 상품 형태가 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

4. 동종 상품의 통상적 형태에 해당하는지 여부 – 부정

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품형태는 상품 전체의 형태로서 디자인과 달리 신규성이나 창작비용이성을 요구하지 않으므로 각 구성 부분을 분해하여 보면 흔한 형태라고 하더라도 그 결합으로 인하여 기존에 존재하지 않았던 새로운 형태가 만들어졌다면 그 구성 형태가 아주 단순하고 그 결합 또한 흔히 있을 수 있는 정도로서 전체적으로 보아 별다른 형태적 특징이 있다고 보기 어려운 경우가 아닌 한 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태라고 볼 것은 아니다.

원고 제품과 같은 개별 구성요소의 선택과 결합으로 인해 형성된 원고 제품 형태를 지닌 선행 상품이 출시되거나 유통되었다고 볼 증거가 없고, 가방과 같이 흔히 사용되고 여러 형태가 다양하게 창작되었던 물품은 다양하고 많은 공지의 구성 형태를 어떻게 조합할 것인지도 상품 형태를 좌우하는 중요한 요소가 될 수 있다.

또한 피고는 그 스스로 위와 같은 선택과 결합으로 형성된 피고 제품 형태가 기존 선행 제품들과 다른 형태를 갖추었음을 전제로 제3자를 상대로 피고 제품의 상품 형태 보호를 주장한 바 있고, 원고 제품과 피고 제품은 모두 상업적으로 성공하였는데 이는 위와 같은 개별 구성요소의 선택과 결합 방식으로 인해 형성된 제품 형태에 대한 소비자 선호도가 있었기 때문으로 보인다.

이러한 사실 및 사정을 종합하여 보면, 원고 제품의 형태는 비록 동종 제품의 구성 형태를 조합한 것일지라도 이를 상품의 기능 효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태라고 볼 수 없고, 타인의 모방에 따른 부정경쟁행위로부터 보호를 부여할 가치가 있는 정도의 자금과 노력의 투여에 따라 원고가 구축한 것으로 봄이 타당하다.

5. 판결요지 - 동종 상품의 통상적 형태 부정

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품 형태는 상품 전체의 형태로서 신규성이나 창작비용이성을 요구하지 않으므로, 각 구성 부분을 분해하여 보면 흔한 형태라 하더라도 그 결합으로 인하여 기존에 존재하지 않았던 새로운 형태가 만들어졌다면, 그 구성 형태가 아주 단순하고 그 결합 또한 흔히 있을 수 있는 정도로서 전체적으로 보아 별다른 형태적 특징이 있다고 보기 어려운 경우가 아닌 한 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태라 볼 것은 아님

첨부: 서울고등법원 2022. 4. 28. 선고 2021나2032690 판결

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1. 상품형태 모방 부정경쟁행위 판단기준

(1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 “모방”이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결, 대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정 등 참조).

(2) 또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정한 이유는, 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말하는 것이므로, 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를 갖추었다고 하려면, 수요자가 그 상품의 외관 자체로 특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라 정형화된 것이어야 한다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결 참조).

(3) 그리고 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 그 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있는데, 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

2. 레이스 원피스에서 상품 형태의 모방 여부에 대한 구체적 판단

(1) 비교대상 원피스의 실질적 동일성 및 모방 고의 여부

① 피고인의 원피스도 위에서 인정한 피해자 원피스의 전체적인 형태와 모양상의 특징을 갖추고 있는바, ② 비록 피고인 원피스에 사용된 제2레이스의 스캘럽 처리된 끝단 부분이 피해자 원피스의 제2레이스 스캘럽 처리 부분과 조금 다르기는 하지만, 이는 약간의 변형에 불과한데다가, 제2레이스가 제1레이스와 겹쳐졌을 때의 모습까지 고려하면 이 정도의 변형만으로 피고인의 원피스와 피해자의 원피스의 실질적 동일성을 부정할 수 없고,

③ 더욱이 피고인은 피고인의 블로그에 피고인의 원피스를 광고하면서, 피해자의 브랜드명을 지칭하고, ‘같은 원단을 사용하면서, 피해자 브랜드의 오리지널 제품보다 훨씬 저렴하게 판매하고 있다’는 문구와 모방대상 원피스 브랜드 해쉬태그를 삽입하였다는 이유를 들어, 피고인이 피해자 원피스를 모방하였고 피고인에게 모방의 고의도 인정된다고 판단하였다.

(2) ‘동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태’에 불과한지 여부

나아가 ④ 두 종류의 레이스 원단을 겹치는 방식으로 원피스를 제작하는 것이나, 제1, 2 레이스의 모티브 및 두 모티브의 조합, 허리라인·가슴라인 절개선 구현 방식 및 끝단 처리 방식 등 의류에서 부분적인 디자인 요소들을 구현하는 기법 내지 표현방식 그 자체는 대부분 이미 공지된 것들이라 할지라도, 이와 같은 개별적인 디자인 요소들이 결합하여 구현되는 전체적인 모습을 기준으로 하면, 피해자의 원피스가 단지 ‘레이스 H라인 원피스가 통상적으로 가지는 형태’를 하고 있는 것에 불과하다고 보기 어렵다.

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1. 판단기준 법리

(1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 “모방”이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결, 대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정 등 참조).

(2) 또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정한 이유는, 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말하는 것이므로, 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를 갖추었다고 하려면, 수요자가 그 상품의 외관 자체로 특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라 정형화된 것이어야 한다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결 참조).

(3) 그리고 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 그 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있는데, 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

2. 레이스 원피스 상품의 구체적 판단

(1) 비교대상 원피스의 실질적 동일성 및 모방 고의 여부

① 피고인의 원피스도 위에서 인정한 피해자 원피스의 전체적인 형태와 모양상의 특징을 갖추고 있는바, ② 비록 피고인 원피스에 사용된 제2레이스의 스캘럽 처리된 끝단 부분이 피해자 원피스의 제2레이스 스캘럽 처리 부분과 조금 다르기는 하지만, 이는 약간의 변형에 불과한데다가, 제2레이스가 제1레이스와 겹쳐졌을 때의 모습까지 고려하면 이 정도의 변형만으로 피고인의 원피스와 피해자의 원피스의 실질적 동일성을 부정할 수 없고,

③ 더욱이 피고인은 피고인의 블로그에 피고인의 원피스를 광고하면서, 피해자의 브랜드명을 지칭하고, ‘같은 원단을 사용하면서, 피해자 브랜드의 오리지널 제품보다 훨씬 저렴하게 판매하고 있다’는 문구와 모방대상 원피스 브랜드 해쉬태그를 삽입하였다는 이유를 들어, 피고인이 피해자 원피스를 모방하였고 피고인에게 모방의 고의도 인정된다고 판단하였다.

(2) 보호대상 원피스가 ‘동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태’에 불과한지

나아가 ④ 두 종류의 레이스 원단을 겹치는 방식으로 원피스를 제작하는 것이나, 제1, 2 레이스의 모티브 및 두 모티브의 조합, 허리라인·가슴라인 절개선 구현 방식 및 끝단 처리 방식 등 의류에서 부분적인 디자인 요소들을 구현하는 기법 내지 표현방식 그 자체는 대부분 이미 공지된 것들이라 할지라도, 이와 같은 개별적인 디자인 요소들이 결합하여 구현되는 전체적인 모습을 기준으로 하면, 피해자의 원피스가 단지 ‘레이스 H라인 원피스가 통상적으로 가지는 형태’를 하고 있는 것에 불과하다고 보기 어렵다.

첨부: 서울중앙지방법원 2021. 5. 28. 선고 2020노456 판결

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균등침해 성립요건 – 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

과제 해결원리의 동일여부 판단

확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외하고 특허발명 특유의 기술내용의 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

작용효과의 동일여부 판단

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

정리

특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나,

(특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

구체적 사안의 판단

특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음

피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환

특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

대법원 판단요지

피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

KASAN_특허침해 혐의기술이 형식적 차이 있으나 실질적으로 동일한 경우 균등침해 - 과제 해결원리의 동일 여부 판단기준 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결.pdf

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1. 기본 법리

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다.

다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 참조).

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다.

여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말하며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 참조).

나아가 확인대상발명에 대하여 권리범위확인을 구하는 것이 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구로 볼 수 있으려면, 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속한다는 심결이 확정됨으로써 후 출원에 의하여 등록된 발명의 효력을 부인하는 결과가 초래되는 경우이어야 하므로, 확인대상발명이 후 출원에 의하여 등록된 발명과 실질적으로 동일한 발명에 해당하여야 한다.

2. 구체적 사안의 특허법원 판결요지 – 확인대상발명의 이용관계 불인정 + 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구요건 흠결 – 부적법 심판청구

확인대상발명은 이 사건 특허의 제1항 발명의 구성요소 4, 5를 결여한 것이고, 설령 원고의 주장과 같이 확인대상발명에서 구성요소 4, 5가 치환된 것이라고 보더라도 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 달라 치환된 구성요소들이 구성요소 4, 5와 균등하다고 볼 수도 없다.

그런데 앞서 본 법리에 따라 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명이 이용관계에 있다고 하기 위해서는 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 동일 또는 균등한 요소를 모두 가지면서 여기에 새로운 구성요소를 부가하여야 하는 것이다.

따라서 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 중 일부가 결여되거나 균등하지 않은 요소로 치환된 확인대상발명은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 이용관계에 있다고 할 수 없다.

따라서 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없는 이상, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건 심판청구는 후 등록 특허발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 보호범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하여 각하여야 한다.

첨부: 특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6785 판결

KASAN_확인대상발명 대상 후 출원 특허등록 존재 – 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구요건 – 원칙적 불허 BUT 이용발명 관계만 예외적 허용 특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6785 판결.pdf

특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6785 판결.pdf