1.    특허법 규정

 

특허법 제100(전용실시권) ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

 

특허법 제101(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

2. 전용실시권의 설정ㆍ이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)변경소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

 

2.    분쟁 사안 및 쟁점

 

(1)   전용실시권 설정계약 특약 조항 – “특허권자 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다.”

(2)   특허등록원부에 전용실시권 설정등록 BUT 위 특약조항의 제한사유 등록하지 않음

(3)   전용실시권자 실시 행위 특허권자의 추가 허락 없이 특허발명 실시

(4)   특허권자의 계약위반 및 특허침해 주장

 

3.    1, 2심 서울중앙지방법원 판결 요지

 

전용실시권자는 특허권자 회사로부터 명칭을공기정화제로 하는 이 사건 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에귀하의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다고 약속하였지만 이와 같은 제한을 등록하지 아니한 이상 특허법상 효력이 발생하지 아니하므로, 전용실시권을 설정받은 이 사건 특허발명을 실시하였다고 하더라도 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다.

 

4.    3심 대법원 판결 요지

 

특허법 제101조 제1항은다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 하면서, 2호에전용실시권의 설정이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)변경소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한을 규정하고 있다.

 

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

 

KASAN_특허권 전용실시권 설정계약, 등록, 특허권 행사 및 특허권자와 권리 관계 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 3. 11. 09:40
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1.    사안의 개요

 

(1)   특허권자와 실시자 사이 특허발명 실시 총판 계약 및 전용실시권 설정계약 체결

(2)   특허등록원부에 전용실시권 설정 등록 기간 설정 등록

(3)   총판계약상 계약기간 - ‘체결일로부터 12개월일정한 요건이 충족되는 경우 같은 조건으로 계약을 갱신 가능 BUT 갈등 발생, 총판계약 갱신 없이 파기

(4)   그 후 특허권자는 전용실시권자에게 수차례 전용실시권 계약 해지 통보

(5)   그러나 특허등록원부상 전용실시권 말소등록 없음, 전용실시권 등록 유지

(6)   특허권자가 실시자 상대로 특허법위반 혐의로 고소, 검찰 기소 BUT 법원 무죄 판결

 

2.    판결요지 무죄

 

(1)   특허권자는 총판계약이 파기되면서 전용실시권 역시 소멸한다고 주장하나, 전용실시권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 아니하므로(특허법 제101조 제1항 제2),

 

(2)   전용실시권의 소멸에 관하여 등록하지 않은 이상 등록된 기간 동안 이 사건 특허에 관한 전용실시권이 소멸되었다고 볼 수 없고, 결국 당시 실시자는 여전히 이 사건 특허의 전용실시권자였던 것으로 보이는 점,

 

(3)   따라서 이 사건 특허 기술을 이용하여 제품을 생산하였고 그 용기와 포장지에 이 사건 특허번호를 표시하였다고 하더라도, 특허의 전용실시권자로서 그 특허 기술이 사용된 물건에 특허번호를 표시한 것이어서 이를 두고 특허법 제224조 제1호의허위표시에 해당한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면,

 

(4)   민사상의 책임을 부담함은 별론으로 하고, 용기와 포장지에 이 사건 특허를 허위표시 하였다는 점이 합리적 의심의 여지 없이 증명되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

첨부: 수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결

수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결.pdf
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KASAN_특허권 전용실시권 설정계약 해지 BUT 전용실시권 말소등록 이전 실시행위 - 특허침해 부정 수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 3. 11. 09:39
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