1. 사안의 개요
2. 상표권자 루이비통의 주장 및 피고의 반박 요지
(1) 피고는 리폼을 통해 실질적으로 이 사건 각 상표를 부착한 가방 및 지갑을 생산한 것으로서, 상표의 출처표시 및 품질보증 기능을 저해하였다. 피고의 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다. 또한 피고가 이 사건 각 리폼 제품을 가방 소유자에게 돌려주는 것은 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 상품의 인도에도 해당한다.
(2) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위 - 리폼 제품은 원고의 품질관리기준을 준수하지 않았을 뿐만 아니라 여기에 사용된 부품은 모두 위조품이어서, 피고가 리폼 제품을 판매함에 따라 상표의 식별력이나 명성이 손상되었다. 따라서 피고의 이 사건 각 리폼 상품을 판매한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다.
(3) 피고의 상표권 소진 주장 - 원고의 이 사건 각 상표에 관한 상표권은 이 사건 각 상표가 표시된 원고 가방을 소비자들에게 양도함으로써 소진되었다. 피고는 가방 소유자가 원하는 형태, 용도에 맞게 이 사건 각 리폼 제품을 제작하여 가방 소유자에게 반환하였고, 제3자에게 판매할 목적이 없었다. 따라서 피고의 리폼 행위는 상표권 소진의 예외사유인 ‘원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우’에도 해당하지 않는다. 따라서 피고가 이 사건 각 상표가 부착된 상품을 새로 생산하였다고 볼 수 없다.
(4) 피고의 상표적 사용 부정 주장 - 상표법에서 말하는 ‘상품’으로 평가되기 위해서는 동일한 형태의 물품을 반복적으로 계속하여 생산하는 ‘양산성’ 내지 생산자에서 소비자에게 도달하기까지 여러 단계에서 교환․분배되는 ‘유통성’을 갖추어야 한다. 그런데 이 사건 각 리폼 제품은 소비자로부터 개별적으로 수급하여 원고 가방을 리폼한 후 소비자에게 반환한 것에 불과하여 양산성 및 유통성이 없으므로, 상표법에서 말하는 ‘상품’에 해당하지 않는다.
3. 판결 요지 – 상표권 침해 인정
(1) 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우 특별한 사정이 없는 한 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 더 이상 미치지 않음이 원칙이다. 그렇지만 원래의 상품과의 동일성을 해칠 정도로 가공이나 수선을 한다면 이는 실질적으로 새로운 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 한다. 이처럼 동일성을 해칠 정도의 가공이나 수선으로서 새로운 생산행위에 해당하는지 여부는 해당 상품의 객관적 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결 등 참조).
(2) 피고는 리폼 과정에서 원고가 생산, 판매한 가방의 부품, 원단 등을 분해한 다음 재단, 염색, 부품의 부착 등의 과정을 거쳤고, 이에 따라 만들어진 이 사건 리폼 제품은 크기, 형태, 용도 등이 원래의 원고 가방과 전혀 다른 사실을 인정할 수 있다. 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해칠 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당하므로, 이는 실질적으로 새로운 생산행위를 하는 것과 마찬가지이다.
(3) ① 이 사건 상표는 지갑, 가방 등에 관한 원고 회사의 출처표시로서 널리 알려져 있고, 이 사건 리폼 제품은 이 사건 상표가 표시되어 있어 그 교환가치가 작다고 보기 어려운 점, ② 고가의 사치품(시쳇말로 ‘명품’)을 리폼한 제품은 통상 중고 상품으로 시장에 유통될 가능성이 다분한 점, ③ 상표법 제2조 제1항 제11호는 양도행위에 이르지 않았더라도 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’만으로도 ‘상표의 사용’에 해당한다고 규정하고 있는 점, ④ 상표법에서 말하는 상품에 해당하기 위하여 침해행위 자체가 양산성까지 갖추어야 한다고 볼 근거는 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 리폼 제품은 상표법상 ‘상품’에 해당한다.
(4) ① 이 사건 상표는 상당히 주지저명하고, 원고는 원단에 이 사건 상표를 반복적으로 나타내는 방법으로 그 출처를 드러내는 기법을 사용한 점, ② 이 사건 리폼 제품도 원고 가방의 원단을 사용함에 따라 외부에 이 사건 상표가 반복적으로 나타나는 점, ③ 원고가 이 사건 리폼 제품과 매우 유사한 형태의 가방 및 지갑을 제작ㆍ판매한 경우도 있는 점, ④ 피고가 이 사건 리폼 제품을 의뢰인 이외의 제3자에게 판매할 목적이 있었던 것은 아니지만, 의뢰인이 이 사건 리폼 제품을 제3자에게 양도하거나 이 사건 리폼 제품을 본 제3자가 그 출처를 혼동할 우려가 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼 제품에 부착된 이 사건 상표는 출처표시를 위한 것으로서, 피고는 이 사건 상표를 상표적으로 사용하였다고 봄이 타당하다.
(5) 따라서 피고가 원고 가방을 리폼하여 이 사건 리폼 제품을 생산하고 가방 소유자에게 돌려준 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’ 및 (나)목에서 말하는 ‘상품의 인도’로서 이 사건 상표를 사용한 행위로 평가되고, 이 사건 리폼 제품은 이 사건 상표의 지정상품과 동일ㆍ유사하므로, 피고의 위와 같은 리폼 행위 등은 이 사건 상표에 관한 상표권을 침해한다.
첨부: 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결
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