실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

 

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

1심 판결문 – 58면 이하

 

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.

 

A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.

 

In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.

 

Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

KASAN_블록버스터 바이오신약 PD-1PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명 성립요건 corroboration 입증책임 미국법원 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 11. 23. 09:18
:

1.    직무발명 개요

 

발명의 명칭: "Ambroxol Hydrochloride Extended-Release OD Tablets"

 

 

2.    정년 퇴직 고문 직무발명자 인정

 

개발부장으로 정년 퇴직 후 고문 관계이더라도 공동발명자 여부는 실질적 사실관계가 단순 관리자를 넘어 실질적 창작, 발명에 참여한 것인지 여부로 판단

 

일본 판결의 발명자 판단 기준: 明者とは、明における技術的思想の創作に現関与した者、すなわち明の特的部分を業者が施できる程度にまで具体的的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すものと解される。そうすると、共同明者と認められるためには、自らが共同明者であると主張する者が、明の特的部分を業者が施できる程度にまで具体的的なものとして構成する創作活動の過程において、他の共同明者と一体的的な協力係の下に、重要な貢をしたといえることを要するものというべき」であるとされている。

 

첨부: 일본 판결문

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KASAN_일본 제약회사의 개발부장 정년퇴직, 고문, 촉탁사원 지위 – 직무발명의 공동발명자 인정, 직무발명보상 명령 판결 일본 오사카지방재판소 令和 2 년(WA) 12107 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 11. 23. 09:04
:

 

(1)   사용자가 특허발명을 실시함으로 얻은 독점적·배타적 이익은 사용자 피고만이 특허발명으로 인해 상당한 원가 절감의 이익을 누리고 경쟁사업자는 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없음으로 인해 시장에서 가지게 되는 경쟁상의 유리한 지위라고 볼 수 있다. 사용자 피고가 가지는 이와 같은 경쟁상의 유리한 지위는 특허발명의 전용실시권자가 누리는 지위와 유사하다.

 

(2)   만일 피고가 특허발명을 승계 받지 않은 상태에서 이와 같은 지위를 누리고자 하였다면 전용실시료 상당의 비용을 특허권자에게 지급해야 할 것인데, 피고는 위 각 특허발명을 승계 받음으로써 전용실시료 상당의 비용을 지급하지 않은 채 위와 같은 유리한 지위를 누릴 수 있게 된 것이다.

 

(3)   한편, 사용자 피고는 특허발명을 승계하지 않았더라도 위 특허발명에 관한 무상의 통상실시권을 가지게 되므로, 이러한 무상의 통상실시권을 고려할 경우, 사용자 피고가 이와 같은 경쟁상의 유리한 지위를 누리기 위해서 추가로 지불했어야 하는 비용은 전용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액이라고 할 것이다. 따라서 피고는 직무발명을 승계함으로써 전용실시료에서 통상실시료를 공제한 금액 상당의 비용을 절감하는 이익을 얻은 것으로 볼 수 있다.

 

(4)   2017. 12. 발간된 지식재산 분쟁 현황 조사 연구(국내 특허 라이선스 실태조사)에 의하면, 이 사건 특허발명의 기술분야인기타 기계 및 장비제조업’ 분야에서 전용실시권의 평균 실시료율은 5.79%, 평균 통상실시료율은 4.78%이고, 실시료 산정기준(royalty base)에 따른 전용실시권과 통상실시권의 평균 실시료율은 표와 같다.

 

(5)   실시료 산정기준(royalty base)을 어떻게 정할 것인지는 실시계약의 목적물인 특허발명의 성격, 실시계약의 목적, 당사자 사이의 관계 등에 따라 달라질 수 있겠지만, 매출액이나 순이익, 제품단위는 주로 제조, 판매를 전제로 한 실시계약에서 주로 채택하는 실시료 산정기준으로, 이 사건과 같이 피고가 듀얼 도어 전기로를 제조하여 직접 사용하는 경우에는 적합하지 않아 보이고, 공사계약금 또한 이 사건 실시료 산정기준으로 적합하지 않아 보이므로, 이 사건의 경우에는 제조원가를 기준으로 실시료를 산정하는 것이 적절한 것으로 판단된다. 한편, 원고가 주장하는 듀얼 도어를 적용하여 얻은원가 절감의 이익을 실시료 산정기준(royalty base)으로 삼는 것이 적절한지 여부에 관하여 보면, 3자가 3~4억 원을 지불하고 정당한 권리자로부터 듀얼 도어를 제공받은 경우 그 듀얼 도어의 사용에 관하여는 더 이상 특허권의 효력이 미치지 않게 되므로 그 사용으로 인한 원가 절감의 이익에 관하여는 실시료를 지급할 필요가 없는 점(특허소진) 등에 비추어 보면, 이 사건 각 특허발명에 관하여 듀얼 도어의 사용으로 인한 원가 절감의 이익을 실시료 산정기준(royalty base)으로 삼는 실시계약은 현실적으로 이루어지기 어려울 것으로 보인다.

 

(6)   제조원가를 실시료 산정기준으로 삼았을 경우의 평균 전용실시료율 7.62%, 평균 통상실시료율 5.15%는 특허발명의 기술분야인 ‘기타 기계 및 장비제조업분야 외에 다른 기술분야의 전용실시료율과 통상실시료율이 모두 포함된 통계라는 점에서 이 사건에 그대로 적용하기에 부정확한 점이 있고, ‘기타 기계 및 장비제조업분야에서의 평균 전용실시료율 5.79%, 평균 통상실시료율 4.78%는 그 실시료 산정기준(royalty base)제조원가’가 아닌 다른 산정기준일 경우, 즉 매출액이나 순이익 등을 실시료 산정기준으로 한 전용실시료율과 통상실시료율도 포함된 통계라는 점에서 이 사건에 그대로 적용하기에 적절하지 않은 점이 있다.

 

(7)   그러나 위 각 통계에 위와 같은 한계점이 있다는 사정만으로 특허발명의 실시로 인한 피고의 독점적·배타적 이익을 산정할 수 없다고 보아서는 안 되고, 증거조사의 결과와 변론전체의 취지를 종합하여 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해 상당한 금액을 산정해야 하는데, 이 법원이 기록에 현출된 자료를 통해 탐색한 통계 중에는 위 두 가지 종류의 통계가 그나마 이 사건에 가장 적합한 통계로 보이고, 위 두 가지 종류의 통계 중 어느 한 통계가 이 사건에 더 적합하다고 단정할 만한 근거가 없으므로, 위 두 가지 종류의 통계에 기초한 실시료율[(전용실시료율 7.62%, 평균 통상실시료율 5.15%), (전용실시료율 5.79%, 통상실시료율 4.78%)] 중 어느 하나를 채택하여 사용자가 얻을 이익을 산정하기보다는 위 각 통계에 기초한 실시료율에 의해 산정되는 금액의 평균에 가까운 금액을 특허발명의 실시로 인해 사용자가 얻을 이익으로 정하는 것이 보다 합리적인 것으로 판단된다.

 

KASAN_철강회사 직무발명 실시 생산원가 절감, 직무발명보상금 산정, 사용자 이익 = 전용실시료 - 통상실시료 차액, Royalty Base 판단 특허법원 2023. 8. 31. 선고 2021나1664 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 13. 11:39
:

 

1.    사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   철강회사 직무발명 특허 5건 등록, 특허기술 적용, 제품 생산

 

(2)   타사에 기술이전 또는 라이선스 없음, 특허권자 자기 실시, 발명자는 재직 중 사규에 따른 직무발명 보상금 수령

 

 

(3)   사용자 회사(피고) 주장요지 회사는 무상의 통상실시권 근거 특허발명 사용할 수 있으므로 자기실시 외 다른 독점적 배타적 이익 없음, 직무발명 추가보상 의무 없음

 

(4)   직무발명자 주장 사용자 화사에서 직무발명을 실시하여 원가 절감으로 사용자 이익 발생, 직무발명 보상의무 있음

 

 

(5)   쟁점: 2자에게 특허권 행사 또는 라이선스 등 권리행사 없는 상황에서 특허권자 사용자만의 실시로 원가절감 사실에 근거한 사용자의 독점적 배타적 지위에서 발생하는 이익 있는지 여부

 

2.    특허법원 판결 독점적, 배타적 이익 인정 기준

 

(1)   특허발명은 철강 제품 생산공정 중 제강 공정에서 사용하는 전기로에 관한 것이므로 철강 제품 생산 과정에서 피고가 얻은원가 절감의 이익이 바로사용자의 이익에 해당한다는 취지로 주장한다. 사안에 따라서는 특허발명으로 인한 원가 절감을 통하여 얻은 이익을 직무발명보상금 산정에 기초가 되는사용자의 이익으로 볼 여지가 없는 것은 아니다.

 

(2)   피고가 직무발명을 적용한 제품을 제3자에게 판매한 것이 아니라 직무발명을 적용한 제품을 개발하여 스스로 사용하기만 한 상황에서는, 피고가 무상의 통상실시권을 갖는 이상원가가 절감되었다는 사실자체만으로 피고가 독점적ㆍ배타적 이익을 누렸다고 단정할 수 없다. 특허발명을 자신의 공장에 적용하여 상당한 원가 절감의 이익을 얻었다고 하더라도, 이와 같은 원가 절감 상당의 이익은 특허발명을 승계하지 아니한 채 위 각 특허발명에 대한 무상의 통상실시권을 가진 상태에서도 누릴 수 있었던 이익으로 볼 수 있기 때문이다.

 

(3)   따라서 이러한 상황에서 피고가 직무발명으로 인해 얻은 독점적ㆍ배타적 이익이라고 함은, 단순히 피고가 직무발명을 실시함으로써 원가 절감을 하였다는 것이 아니라, 피고가 피고와 경쟁관계에 있는 제3(이하경쟁사업자라 한다)로 하여금 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 시장에서 경쟁사업자를 배제하여 얻은 초과 이윤, , 피고만이 이 사건 특허발명을 실시함으로써 경쟁사업자들에 비하여 원가를 낮추거나 그 밖의 경쟁상의 우위를 점하게 되어 시장점유율을 높이고 매출을 향상시킴으로 인한 이익이라고 할 것이다.

 

(4)   따라서원가 절감의 이익이 바로사용자의 이익에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들이기 어렵다.

 

(5)   경쟁사업자는 위 각 특허발명으로 인한 이와 같은 원가 절감의 이익을 누릴 수 없었을 것이므로, 피고는 이 사건 특허발명을 실시함으로 인해 경쟁사업자들에 비해 시장에서 유리한 위치에 있게 되었다고 볼 수 있다. 따라서 피고가 특허발명을 실시함으로 인한 일정한 독점적·배타적 이익을 얻었다는 점은 부정하기 어렵다.

 

(6)   한편, 원고가 제출한 자료만으로는 이와 같은 독점적·배타적 이익을 정확하게 산정하는 것이 어려운 것은 사실이나, 이익을 정확하게 산정하기 어렵다는 이유로 독점적·배타적 이익이 발생하지 않은 것으로 취급하여서는 안 된다. 직무발명보상금 산정에 있어 고려해야 하는사용자가 얻을 이익이라는 항목 자체가 과거에 발생한 이익을 정확하게 산정하는 문제라기보다는 발명의 가치와 시장의 상황을 기초로 직무발명의 승계시점을 기준으로 장래에 발생할 독점적·배타적 이익을 추론하는 영역이기 때문에 그 성질상 정확한 금액의 산정이 극히 곤란할 수 있기 때문이다. 이러한 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 금액을사용자가 얻을 이익으로 산정할 수 있다. 다만 법원이 이와 같이 상당한 금액을사용자가 얻을 이익으로 산정할 때에도 그 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 금액을 산정하여야 한다.

 

첨부: 특허법원 2023. 8. 31. 선고 20211664 판결

 

KASAN_철강회사 직무발명 보상금 청구소송 - 자기실시 원가 절감 근거 보상금 산정 특허법원 2023. 8. 31. 선고 2021나1664 판결.pdf
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특허법원 2023. 8. 31. 선고 2021나1664 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 13. 10:00
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직무발명자가 퇴직하면서 자신이 발명한 기술을 유출한 경우, 사용자가 종업원에 대해 기술유출, 영업비밀 침해에 관한 책임을 추궁하는 것에 대응하여 반격카드로 종업원 직무발명자가 사용자 회사에 대해 직무발명보상소송을 제기하는 경우도 있습니다. 법원은 양자는 상호 독립적 권리로서 종업원이 회사에 대한 반격카드로 행사하는 것은 허용되고, 서로 모순되는 것은 아니라고 판결하였습니다. 이론상 당연한 내용입니다.

 

위 판결에서 법원은 종업원 발명자의 회사에 대한 영업비밀 침해행위를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.

 

직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 영업비밀침해 또는 업무상배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해 도 그와 같은 직무발명보상청구권까지 소멸되는 것은 아닙니다.

 

회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 반격카드나 협상카드로 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 연구원으로서는 효과적인 방어수단이 될 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 직무발명자 연구원의 전직으로 인한 기술유출, 영업비밀 침해책임과 직무발명보상청구 권리는 별개의 독립적 관계 서울중앙지방법원 2014. 1. 17. 선고 2013가합13271 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 7. 6. 16:00
:

 

Professor Shanks는 전직 회사인 Unilever의 연구원으로 재직하던 당시 발명한 특허에 대한 보상청구를 하였습니다. 영국대법원에서 2019. 10. 23. 선고한 판결은 사용자 Unilever는 종업원 발명자에게 £2M (315천만원)을 보상금으로 지급하라는 내용입니다. 참고로 영국대법원 판결문을 첨부합니다.

 

영국법원에서 직무보상금 액수를 산정한 부분을 참고로 살펴보면 다음과 같습니다. (1) 사용자 회사에서 해당 발명으로 얻은 이익 산정액 £24.5M - The gross total benefit obtained by the Unilever group from the patents was assessed at £24.5M.

 

(2) 직무발명자의 기여도 - "fair share" to award Prof Shanks. The Court briefly reviewed the findings at first instance that had determined a fair share to be 5% on the basis of evidence concerning matters such as the compensation rates in various corporate and university compensation schemes and some published literature on the subject.

 

항소심 판결은 5% 기여율을 3%로 감축하였으나 대법원은 그와 같은 감축의 구체적 이유 및 증거 없다고 판단하여 1심의 5% 유지함 - The reduction of this proportion on first appeal to 3% was rejected and the 5% restored.

 

직무발명자의 기여도 주장 10 ~ 20% BUT 영국법원은 모두 받아들이지 않음 - He argues that between 10% and 20% of the benefit would represent a fair share

 

(3) 직무발명의 승계 당시의 가치를 판결 당시의 현재 가치로 환산하여 보상금 결정함 - Following the Court's determination that the time value of money should also be taken into account, the Court applied an inflationary adjustment of 2.8% average to the calculated benefit of about £24M over the time from the middle of when the benefit was received. This produced a figure for compensation at 5% of "about £2M". The Court awarded £2M. This illustrates the substantial impact of the time value of the benefit, increasing the award by over 60%.

 

첨부: 영국대법원 2019. 10. 23. 선고 Shanks vs Unilever 판결문

 

KASAN_Shanks vs Unilever 사건 UKSC-2017-0032-Judgment, 영국대법원 2019. 10. 23. 선고 직무발명보상금 청구소송 판결 – 직무발명자에게 2백만 파운드 (약30억5천만원) 보상의무 인정.pdf

Shanks vs Unilever 영국대법원 판결_uksc-2017-0032-judgment.pdf

 

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작성일시 : 2020. 2. 24. 15:00
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