부정경쟁__글256건

  1. 2022.12.01 디자인등록 무효심판 – 용이창작 여부: 특허법원 2022. 9. 15. 선고 2021허6412 판결
  2. 2022.11.30 GIVERNY, 지베르니, 파리 근교 마을 유명 관광지 이름 – 상표등록 무효심판: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결
  3. 2022.11.30 3D MESH CUSHION 상표등록 무효심판 – 성질표시 표장 여부: 특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허5167 판결
  4. 2022.11.30 동업자의 신의칙 위반 상표출원 주장 상표등록 무효심판 청구 - 패소: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2021허6399 판결
  5. 2022.10.13 디자인침해, 권리범위확인심판, 자유실시디자인: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2022허1087 판결
  6. 2022.10.13 상표권침해, 권리범위확인심판 - 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허5976 판결
  7. 2022.09.21 부정경쟁방지법 2022. 4. 20. 시행 개정법 - 부정경쟁행위 유형에 데이터 보호 조항 및 퍼블리시티권 보호 조항 신설 1
  8. 2022.09.20 영업비밀의 성립요건 중 비밀성 요건 – 상대적 비밀성의 실무적 함의
  9. 2022.09.06 소프트웨어 컴퓨터프로그램 개발계약의 중도 파탄 상황에서 프로그램의 저작권귀속 쟁점 - 개발계약의 해제, 해지 시 저작권자 결정 – 개발자 우선: 서울중앙지방법원 2014. 5. 28.자 2013카합238..
  10. 2022.08.31 홈쇼핑 업체에 디자인권 침해경고 내용증명 발송, 홈쇼핑 방송 취소한 경우 - 디자인 등록권리자의 불법행위 손해배상책임: 특허법원 2021. 9. 14. 선고 2020나2004 판결
  11. 2022.07.28 상표사용허락계약, 라이선스계약, Trademark License Agreement 국문계약서 샘플
  12. 2022.07.26 영문 상표사용허락계약, 라이센스계약, 총판계약, Trademark License Agreement 계약서 샘플
  13. 2022.07.12 컴퓨터프로그램, 소프트웨어 개발, 납품 계약 관련 분쟁 사례 판결 - 1
  14. 2022.06.30 홈쇼핑 업체에 디자인권 침해경고 내용증명 발송, 홈쇼핑 방송 취소한 경우 - 디자인 등록권리자의 불법행위 손해배상책임: 특허법원 2021. 9. 14. 선고 2020나2004 판결
  15. 2022.06.27 신발 디자인의 등록 무효심판 – 공지 선행디자인의 결합으로 등록디자인의 용이창작 여부 판단: 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허3932 판결
  16. 2022.06.24 디자인등록 출원 전에 판매한 제품 6월 이내 디자인 출원 및 신규성 상실 예외 적용 요건: 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4591 판결; 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4614 판결
  17. 2022.06.20 기기부품 디자인 유사 및 용이창작 판단 – 선행디자인의 결합에 의한 창작용이성 불인정: 특허법원 2022. 2. 11. 선고 2021허3857 판결
  18. 2022.06.15 적극적 권리범위확인심판 심판청구 당시 실시 BUT 심결 시 실시 중지 및 장래 실시 예정 없음 – 확인의 이익 부정, 심판청구 요건 위반: 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1370 판결
  19. 2022.06.15 상품 디자인, 보석 펜던트 형상의 등록상표, 디자인의 상표적 사용 및 상표권 침해 여부: 특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결
  20. 2022.05.09 제3자의 권리침해와 별개로 모방행위는 불법행위, 부정경쟁행위 해당 – 제3자의 권리침해 책임과 모방자에 대한 손해배상청구는 별개의 문제: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결
  21. 2022.03.28 불사용취소심판에서 지정상품의 동일성 판단 - 화장품 원료와 완제품은 동일 상품 아님: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결
  22. 2022.03.24 수험서 등 실용적 저작물의 창작성 판단기준 + 후발 저작물에 의한 원 저작권 침해여부 판단기준: 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2019가합537427 판결
  23. 2022.03.23 [부정경쟁행위 - 모방상품] 상품형태 모방행위 (자)목 부정경쟁행위 형사처벌 개정법 적용 판결: 대구지방법원 서부지원 2018. 11. 27. 선고 2018고정392 판결
  24. 2022.02.25 퇴사한 임원이 전직 회사의 상표, 서비스표를 먼저 출원, 등록하여 선점한 행위 – 업무방해죄 불성립: 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결
  25. 2022.01.06 외국 선사용상표의 부정목적 상표등록의 무효 여부 – 외국 상표권자 변경 시 판단기준: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결
  26. 2021.12.22 자유실시디자인, 자유실시기술 판단기준 – 신규성상실 예외 적용대상 공지도 포함: 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결
  27. 2021.12.22 상표침해소송 실무 – 침해행위 태양 및 상표권침해금지청구 소송의 청구취지 기재방법: 특허법원 2020. 5. 22. 선고 2019나1821 판결
  28. 2021.12.21 입체상표 vs 디자인 관계 – 배선덕트 단순한 3줄 형상 상표적 사용, 디자인 등록에도 출처표시 인정: 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결
  29. 2021.11.08 디자인 등록요건, 유사판단, 용이창작 판단 – 등록무효 심판: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허6552 판결
  30. 2021.10.08 상품모방, 디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점 - 등록디자인의 창작성 흠결 및 무효 가능성 판단 - 스마트폰 악세서리 디자인권 침해소송: 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결

 

 

등록디자인과 선행디자인을 대비해 볼 때, ① 선행디자인은 결합부와 파이프 상부 사이에 턱이 형성되어 있는 반면, 등록디자인은 결합부와 파이프 상부의 외경이 동일하고 결합부와 파이프 상부 사이에 턱이 형성되어 있지 않은 점, ② 선행디자인은 결합부의 좌측과 우측에 상단부터 하단까지 이어지는 날개부가 각 형성되어 총 2개의 날개부로 구성되어 있으나, 등록디자인은 총 4개의 날개부로 구성되고, 결합부의 중간 부분에는 날개부가 형성되어 있지 않은 점, ③ 선행디자인의 날개부를 구성하는 대향하는 면은 전체적으로 평평한 형상이나, 등록디자인의 날개부를 구성하는 대향하는 면은 안쪽 부분이 바깥쪽 부분에 비하여 움푹 파여진 형상으로 평평하지 않은 점 등에서 차이가 있다.

 

그러나 본 차이점 ①, ②, ③에 해당하는 부분들은 양 디자인에서 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 결합부의 외경, 결합부에 형성된 날개부의 개수, 위치, 형상 등을 변화시킴으로써 다양한 형태의 결합부를 구성할 수 있다고 보이는 점 등을 고려하면, 위 특징들은 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징으로 보인다.

 

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하공지디자인이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상모양색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기에는 공지디자인의 결합뿐만 아니라 공지디자인 각각에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 보는 것이 타당하다(대법원 2010. 5. 13. 선고 20082800 판결 등 참조).

 

위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상모양색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상모양색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 착장수법이나 표현방법으로 변경조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016219150 판결, 2016. 3. 10. 선고 20132613 판결 등 참조).

 

등록디자인과 선행디자인의 차이점 ①, ②, ③에 관한 부분은 수요자의 주의를 끌기 쉽고 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징에 해당한다. 이러한 차이점으로 인하여 등록디자인은 파이프가 전체적으로 매끄럽게 이어지는 반면, 선행디자인은 파이프 상부와 결합부가 턱 부분을 경계로 분리되고, 선행디자인의 날개부는 등록디자인의 날개부에 비하여 단조로우면서도 파이프 본체와 뚜렷하게 구별되어 보이는데, 이러한 차이점은 등록디자인이 선행디자인과 다른 미감적 가치를 가지게 한다.

 

나아가 위 차이점과 관련된 등록디자인의 특징들이, 출원 전에 공지되었거나 국내에서 널리 알려진 형상모〮양 등을 그대로 모방 또는 전용하거나, 그 상업적기〮능적 변형에 불과하거나, 또는 이 사건 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의하여 변경조〮합하거나 전용한 것에 불과하다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 등록디자인에는 원고가 주장하는 무효사유가 있다고 볼 수 없으므로 이와 결론을 같이한 심결은 적법하다.

 

첨부: 특허법원 2022. 9. 15. 선고 20216412 판결

 

KASAN_디자인등록 무효심판 – 용이창작 여부 특허법원 2022. 9. 15. 선고 2021허6412 판결.pdf
0.26MB
특허법원 2022. 9. 15. 선고 2021허6412 판결.pdf
1.09MB

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2022. 12. 1. 09:40
:

 

 

2. 심판청구인 특록상표 무효사유 주장

 

이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지ㆍ저명한 선사용상표들을 모방하여 부정한 목적으로 출원된 상표로서 선사용상표들과 동일ㆍ유사하고, 토털패션화 경향 등을 고려하여 보았을 때 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 상품 사이의 견련관계도 인정된다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 상품 출처의 오인ㆍ혼동을 일으킴으로써 수요자를 기만할 염려가 크다

 

3. 특허법원 판결요지

 

(1)   상표법 제34조 제1항 제12호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인ㆍ혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고,

 

(2)   기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다(대법원 2007. 6. 28. 선고 20063113 판결 참조).

 

(3)   수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고,

 

(4)   이러한 경우 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표가 그 사용상품과 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용되거나, 이에 못지아니할 정도로 그 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며,

 

(5)   한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 20011884, 1891 판결 참조).

 

(6)   한편, 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하모방대상상표라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 아니함을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 아니한다는 취지이다.

 

(7)   따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데,

 

(8)   (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,

 

(9)   (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며,

 

(10) (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012672 판결 참조).

 

(11)  구체적 사안의 판단: 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 20221285 판결

 

KASAN_GIVERNY, 지베르니, 파리 근교 마을 유명 관광지 이름 – 상표등록 무효심판 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결.pdf
0.32MB
특허법원 2022. 8. 25. 선고 2022허1285 판결.pdf
0.40MB

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 11. 30. 16:00
:

 

 

2. 심판청구인의 무효사유 주장

 

이 사건 등록상표는 그 지정상품인 화장품 등과 관련하여 ‘3차원의 입체적인 효과를 주는 메쉬(MESH) 형태의 쿠션 화장품이라는 의미를 직감하게 하므로 화장품의 성질표시에 해당할 뿐만 아니라, 화장품에 대하여 다수 사용하는 표장들(‘3D’, ‘MESH’, CUSHION’)로만 구성된 상표로서 위와 같은 상품의 품질 이상의 관념을 도출하지 못하여 수요자들은 이를 보고 출처표시로 인식하지 않을 것이고 이를 어느 특정인에게 독점, 배타적으로 사용시키는 것은 공익상으로도 타당하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.

 

설령 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않더라도, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우에 수요자들은메쉬 쿠션 형태가 적용된 제품’이라고 상품의 품질을 오인할 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에 해당한다.

 

3. 특허법원 판결요지

 

 

등록상표는 다음과 같은 이유를 고려했을 때, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 등록 무효.

 

1)     등록상표는 ‘3D’라는 문자부분과 영어 단어 ‘MESH’ ‘CUSHION’이 평이한 서체로 띄어쓰기한 채 횡서되어 결합된 상표로서 이러한 구성 외에 외관상 상표의 식별력에 영향을 줄 만한 다른 특별한 점이 없다.

 

2)     그런데 등록상표의 등록결정일 당시 화장품과 관련하여쿠션(Cushion)’은 화장품을 찍어 바르는 쿠션 형태의 스펀지 또는 퍼프를 가리키는 보통명칭으로 사용되었고, ‘MESH’그물망, 철망등을 뜻하는 영어단어로, 거래계에서는망사를 가리키는 용어로 흔히 사용되었으며, ‘3D’ ‘3차원의 형태, 입체감, 입체 효과등의 의미로 흔히 사용되는 단어로서, 화장품과 관련하여입체감을 표현할 수 있는 (화장품)’ 또는입체형상으로 구성된 (화장품)’ 등의 의미로 흔히 사용되었다.

 

이러한 점을 고려하면, 등록상표의 등록결정일 당시 등록상표 중 ‘MESH CUSHION’ 부분은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 망사가 사용된 쿠션을 가리키는 말로 직감되었을 것으로 보인다. 나아가 ‘3D’라는 단어의 의미를 고려하면 등록상표의 등록결정일 당시 등록상표인 ‘3D MESH CUSHION’은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 ‘MESH CUSHION’ 또는 입체적 형상을 가진 ‘MESH CUSHION’의 의미로 직감되었을 것으로 보인다.

 

3)     등록상표의 지정상품은 모두 상품류 구분 제03류의 중에서도 화장품(G1201B)에 속하는 상품들이다.

 

또한, 등록상표는 위에서 본 사정에다가, 다음과 같은 사정을 보태어 보면 상표법 제33조 제1항 제7호에도 해당한다.

 

앞서 본 바와 같이 등록상표는 그 등록결정 당시 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 ‘MESH CUSHION’ 또는 입체적 형상을 가진 ‘MESH CUSHION’의 의미로 직감되었을 것으로 보인다. 따라서 등록상표가 그 지정상품 중 ‘MESH CUSHION’이 적용되지 않는 상품에 사용될 경우에 수요자들은 ‘MESH CUSHION’이 적용되는 상품으로 오인할 우려가 있으므로, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 전단 소정의 품질오인표장에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2022. 9. 1. 선고 20215167 판결

 

KASAN_3D MESH CUSHION 상표등록 무효심판 – 성질표시 표장 여부 특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허5167 판결.pdf
0.25MB
특허법원 2022. 9. 1. 선고 2021허5167 판결.pdf
0.18MB

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 11. 30. 14:06
:

 

1.    사안의 개요

 

 

1)     피고는 피고 남편과 공동으로 2012. 5. 1.경부터디사이드키즈(Decide kids)’라는 상호로 아동복(의류, 잡화)의 도ㆍ소매업을 영위하면서 아동복 등을 의류생산업체를 통하여 OEM 방식으로 생산하여 이를 판매하여 왔다.

 

2)     원고는 2014. 8. 4.경부터원대물류또는와이디 무역(YD무역)’, ‘WHYD’ 또는 ‘K-POP’ 등의 상호로 의류유통업을 영위하면서 주로 국내에서 아동복 등을 구매하여 이를 중국에서 판매하여 왔다.

 

3)     원고와 피고는 2018. 3.경 원고가 생산을 희망하는 의류 샘플을 피고에게 전달하면 피고가 그에 따라 의류를 생산하고, 이를 원고는 중국에서, 피고는 국내에서 판매하기로 합의(이하이 사건 합의’)하였다.

 

4)     이 사건 합의에 따라 생산되는 의류에 사용될 브랜드로 선사용상표가 2018. 5.경 채택되었다.

 

5)     원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 하청업체를 통해 생산한, 선사용상표가 표시된 의류를 피고로부터 납품받아 중국에서한국 “XXZXX” 브랜드 아동복 제품 국내(중국 내를 말한다) 단독 판매 총대리점이라는 지위에서 중국 의류업체에 판매하여 왔다.

 

6)     피고도 위 5)항에서 본 바와 같이 생산된, 선사용상표가 표시된 의류를 국내 의류소매상에 판매하여 왔다.

 

7)     피고는 등록상표의 출원 전에 원고에게 선사용상표에 대한 국내 상표등록을 피고 명의로 출원하려고 한다는 것을 고지하였으며, 이에 대하여 당시 원고가 별다른 이의를 제기하지 않았다.

 

8)     원고는 등록상표의 출원일 이후인 2019. 3. 15. 중국에서 등록상표와 동일한 표장에 관하여 지정상품을 아동복 등으로 하여 상표등록출원을 하여 2021. 5. 7. 상표등록을 받았다.

 

2.    원고 심판청구인의 무효사유 주장  

 

(1)   원고는 2018. 2.경부터 피고에게 의류 생산을 위임하면서 그에 따라 생산될 의류에 사용될 선사용상표를 개발ㆍ선정하는 데 최종적인 의사결정권을 행사하고, 선사용상표를 사용한 의류의 품질을 관리하며, 선사용상표의 사용을 통제하는 등 등록상표를 사용한 주체이므로 선사용상표에 대한 권리는 원고에게 있고(주위적 주장),

 

(2)   설령 그렇지 않다고 하더라도, 원고는 2018. 2.경부터 피고와 공동으로 선사용상표를 개발ㆍ사용하였으므로 선사용상표에 대한 권리는 원고와 피고 모두에게 있다(예비적 주장).

 

(3)   이처럼 피고는 위와 같은 위임계약 또는 동업계약에 의하여 원고가 선사용상표를 사용하거나 사용 준비 중인 것을 알고 있었음에도 등록상표를 단독으로 출원하였는바, 등록상표와 선사용상표의 표장 및 지정상품이 유사하므로, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다”,

 

(4)   피고는 위와 같이 원고에게 선사용상표에 대한 권리가 귀속됨을 알고 있었음에도, 선사용상표를 선점하여 원고의 상표출원을 배제하고 원고에게 양도대가를 요구하려는 목적으로 등록상표를 출원한 것이므로, 등록상표는 상표법 제3조 제1항 본문에 위반하여 등록된 것이다.

 

3.    특허법원 판결요지

 

원고와 피고는 선사용상표 사용 의류를 피고가 생산하여 이를 중국에서는 원고가, 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고, 그에 따라 피고가 선사용상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 상표등록을 받는 것을 원고도 용인한 것으로 보인다.

 

따라서 피고가 선사용상표와 실질적으로 동일한 등록상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 출원하여 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서신의성실의 원칙에 위반한 것이라고 보기는 어려우며, 설령 원고 주장과 같이 원고가 선사용상표 사용 의류의 디자인 및 생산에 일부 관여하였다거나, 선사용상표의 개발에 관여하고 최종 선정을 하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2022. 8. 25. 선고 20216399 판결

 

KASAN_동업자의 신의칙 위반 상표출원 주장 상표등록 무효심판 청구 - 패소 특허법원 2022. 8. 25. 선고 2021허6399 판결.pdf
0.35MB
특허법원 2022. 8. 25. 선고 2021허6399 판결.pdf
0.46MB

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2022. 11. 30. 10:00
:

 

1.    자유실시 발명, 자유실시 디자인

 

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하게 된다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99710 판결, 대법원 2017. 11. 14 선고 2016366 판결 등 참조).

 

2.    특허심판원 심결 자유실시디자인 인정

 

확인대상디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 디자이너’라 한다)이 선행디자인 22 또는 선행디자인 13과 선행디자인 22의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

 

 

3.    특허법원 판결요지 자유실시 디자인 인정

 

(1)   ㉮ 확인대상디자인의 압출관 헤드 끝부분은 일정한 두께로 돌출된 테두리로 둘러싸여 있으나 선행디자인 22의 압출관 헤드 끝부분에는 그러한 돌출 테두리가 형성되지 않은 점, ㉯ 확인대상디자인의 경우 1개의 보호링이 형성되어 있으나, 선행디자인 22의 경우 2개의 보호링이 형성되어 있다는 점에서 차이가 있다.

 

(2)   차이점 ㉮의 보호링 개수 차이는 흔히 취할 수 있는 단순한 변형에 불과하다. 차이점 ㉯의 테두리부는 그 돌출 정도가 경미하여 특별히 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분이 아니므로, 이로 인하여 새로운 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

 

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 20221087 판결

 

KASAN_디자인침해, 권리범위확인심판, 자유실시디자인 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2022허1087 판결.pdf
0.36MB
특허법원 2022. 8. 18. 선고 2022허1087 판결.pdf
2.56MB

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 10. 13. 12:11
:

 

1.    등록상표 및 분쟁대상 상표

-      지정상품 : 화장품

-      특허심판원 심결 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속함

-      특허법원 판결 심결유지, 권리범위 속함

 

2.    특허법원 판결 요지

 

A.    성질표시 표장 여부

 

온도라는 단어 자체만으로는 화장품의 온도를 의미하는 것인지 아니면 화장품의 기능을 의미하는 것인지 구별하기 어렵고, 화장품의 온도 또는 화장품이 피부의 온도에 미치는 영향만으로 화장품의 품질이나 효능, 용도가 결정된다고 보기도 어려운 점을 고려하면, 앞서 본 사정만으로는온도라는 단어가 수요자들에게 화장품과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 등록상표가 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시 표장에 해당한다고 보기 어렵다.

 

B.    표장의 유사여부 판단

 

(1)   외관을 살펴보면, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 한글 문자열온도의 도형화 여부, 영문자열의 구성 및 글씨체, 위치 등이 달라서 외관이 서로 다르다.

 

(2)   호칭 및 관념을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 한글 부분에 의하여온도로 호칭, 인식될 것이고, 확인대상표장 또한 한글 부분에 의하여온도로 호칭, 인식될 것으로 보인다.

 

(3)   이에 대하여 원고는 확인대상표장은 영문 ‘owndo’ 부분에 의하여오운도로 호칭될 것이라고 주장하나, 확인대상표장의 영문 부분 하단에온도라는 한글 문자열이 결합되어 있는 이상 일반 수요자나 거래자로서는 위 한글 부분을 따라온도라고 호칭하는 것이 자연스럽다.

 

(4)   따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 비록 외관은 서로 상이하나, 호칭과 관념이 서로 유사하여 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자로서는 상품 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다.

 

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 20215976 판결

 

KASAN_상표권침해, 권리범위확인심판 - 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허5976 판결.pdf
0.32MB
특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허5976 판결.pdf
0.15MB

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 10. 13. 11:38
:

 

1.    부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 부정경쟁행위 조항 개정 사항 개요

(1)   기존의 카목(일반조항)을 파목으로 이동

(2)   카목에 데이터 보호 조항 신설

(3)   타목에 퍼블리시티권 보호 조항 신설

 

2.    신설 ()목의 부정경쟁행위

 

. 데이터(「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호에 따른 데이터 중 업으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적ㆍ관리되고 있으며, 비밀로서 관리되고 있지 않은 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다. 이하 같다)를 부정하게 사용하는 행위로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위

      1) 접근권한이 없는 자가 절취ㆍ기망ㆍ부정접속, 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용ㆍ공개하는 행위

      2) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에 접근권한이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용ㆍ공개하거나 제3자에게 제공하는 행위

      3) 1) 또는 2)가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용ㆍ공개하는 행위

      4) 정당한 권한 없이 데이터의 보호를 위해 적용한 기술적 보호조치를 회피ㆍ제거 또는 변경(이하무력화라 한다)하는 것을 주된 목적으로 하는 기술ㆍ서비스ㆍ장치 또는 그 장치의 부품을 제공ㆍ수입ㆍ수출ㆍ제조ㆍ양도ㆍ대여 또는 전송하거나 이를 양도ㆍ대여하기 위하여 전시하는 행위. 다만, 기술적 보호조치의 연구ㆍ개발을 위하여 기술적 보호조치를 무력화하는 장치 또는 그 부품을 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

 

3.    신설 ()목의 부정경쟁행위

 

. 국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

 

4.    국회자료 입법취지

 

최근 대법원은 타인이 영업 목적으로 공개한 데이터와 유명인의 초상, 성명 등이 지닌 경제적 가치를 상당한 투자와 노력의 성과인정하여 이를 무단사용한 행위를 부정경쟁행위로 제재한 바 있음.

 

, 이는 이 법의 보충적 일반조항에 근거한 것으로, 향후 발생할 수 있는 다양한 형태의 무단사용행위를 적절히 제재하기에는 한계가 있음.

 

따라서 데이터를 부정하게 사용하는 행위와 유명인의 초상·성명 등 인적 식별표지를 무단사용하는 행위를 각각 부정경쟁행위의 유형으로 명확히 규정하여 제재함으로써 건전한 거래 질서를 확립하고, 부당한 피해로부터 소비자를 보호하려는 것임.

 

5.    관련 조항 벌칙조항 포함

 

2(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

 

. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.

 

. 데이터(「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호에 따른 데이터 중 업()으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되고 있으며, 비밀로서 관리되고 있지 아니한 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다. 이하 같다)를 부정하게 사용하는 행위로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위

1) 접근권한이 없는 자가 절취·기망·부정접속 또는 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위

2) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에 접근권한이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용·공개하거나 제3자에게 제공하는 행위

3) 1) 또는 2)가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위

4) 정당한 권한 없이 데이터의 보호를 위하여 적용한 기술적 보호조치를 회피·제거 또는 변경(이하 "무력화"라 한다)하는 것을 주된 목적으로 하는 기술·서비스·장치 또는 그 장치의 부품을 제공·수입·수출·제조·양도·대여 또는 전송하거나 이를 양도·대여하기 위하여 전시하는 행위. 다만, 기술적 보호조치의 연구·개발을 위하여 기술적 보호조치를 무력화하는 장치 또는 그 부품을 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

 

. 국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

 

. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

 

18(벌칙) ③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 2조제1(아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자

 

KASAN_부정경쟁방지법 2022. 4. 20. 시행 개정법 - 부정경쟁행위 유형에 데이터 보호 조항 및 퍼블리시티권 보호 조항 신설.pdf
0.31MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2022. 9. 21. 12:00
:

영업비밀 보호를 구하는 정보는 보유자가 독자적으로 개발한 것에만 한정되는 것은 아닙니다. 영업비밀의 고유성 또는 독창성을 요건으로 하지 않습니다. 타인이 개발한 기술을 그 시제품을 분석하는 리버스엔지리어링의 방법으로 그 정보를 입수한 경우에도 비밀성을 부정하지 않습니다.

 

대법원 1996. 12. 23. 선고 9616605 판결에서 “정보 보유자가 그 비밀정보를 보유하게 된 경위를 살펴보면 ① 그 기술정보를 독자적으로 개발한 것이 아니라 외국 회사의 잉크제품을 분석하여 이를 토대로 기술정보를 보유하게 되었다는 사정이나 ② 제3자 역시 그와 같은 역설계(reverse engineering)를 통한 정보의 습득이 허용되고 실제로 역설계에 의하여 기술정보의 획득이 가능하다고 하더라도 그러한 사정만으로는 개발된 기술정보가 영업비밀이 되는 데 지장이 없다”고 판시하였습니다

 

첫째, 시판중인 제품을 입수해 분석하여 해당 정보를 탐지하는 것이 가능한 경우에도 비공지성이 전적으로 부정되는 것은 아닙니다. X의 제품에 관한 정보를 Y가 역설계를 통해 입수하였으나 Y가 그 정보를 공개하지 않고 비밀로 유지하는 경우는 얼마든지 있습니다. 이 경우에 그 정보를 처음부터 보유하고 있는 X는 새로운 정보보유자 Y에 대해서 그 영업비밀의 보호를 받을 수 없습니다. Y가 역설계라는 허용되는 정당한 방법으로 그 정보를 취득하였기 때문입니다. 그러나 제3자에 대한 관계에서는 X는 물론 Y도 그 정보의 비밀성을 인정받을 수 있습니다.

 

둘째, 설령 제3자가 역설계를 통해 그 정보를 입수할 수 있어도 마찬가지입니다. 대법원 9616605 판결 사안은 제3자가 역설계로 그 정보를 입수할 수 있음에도 불구하고 Y의 정보를 부정한 방법으로 취득한 사례입니다. 대법원은 Y가 역설계를 통해 그 정보를 입수하였다는 사실 및 제3자 역시 역설계로 그 정보를 취득할 수 있다는 사실은 문제가 되지 않는다고 판시하였습니다.

 

특허법에서는 위와 같은 경우 해당 정보는 절대적 비밀성을 상실하여 신규성이 없습니다. 참고로 미국 특허법은 제품을 판매한지 1년 이내에 특허출원을 하지 않으면 평균적 기술자가 그 정보를 알 수 있는지 여부를 떠나 항상 특허를 받을 수 없다고 합니다. 구체적 기술정보가 공개될 수 있는지 여부를 불문하고 절대적 특허무효 사유로 규정한 것입니다. 영업비밀의 비밀성 요건과는 전혀 다른 각도에서 특허요건을 정하고 있습니다.

 

한편, 영업비밀의 비밀성은 상대적 비밀의 개념입니다. 대법원 2008. 7. 10. 선고 20068278 판결에서 “여기서 공공연히 알려져 있지 않다고 함은 그 정보가 동종 업계에 종사하는 자 등 이를 가지고 경제적 이익을 얻을 가능성이 있는 자들 사이에 알려져 있지 않은 것을 뜻한다”고 판시한 것도 상대적 비밀성을 의미한 것입니다. 따라서 그 정보를 알게 된 사람이 그 정보를 이용할 이유가 없어서 공개하지 않는다면 그 정보의 비밀성은 여전히 상실되지 않습니다. 그 정보를 이용할 가능성이 없는 사람이 우연히 그 정보를 입수하는 경우에도, 그 정보를 공개할 가능성이 낮기 때문에 실제로 공연하게 알려졌다는 등 특별한 경우를 제외하고는 비밀성이 인정됩니다. 이처럼 특허법의 신규성과는 근본적 차이가 있습니다.

 

또한, 독창성이나 창작성이 없는 정보도 영업비밀이 될 수 있습니다. 예를 들면, 공지된 정보의 조합인 경우에도 그 조합 자체가 알려져 있지 않다면 비밀성이 인정됩니다. 일본 판결에는 개개의 전화번호는 알려진 정보이지만 그 명단이 200만명에 대한 통신판매의 결과를 토대로 추출된 우수고객 2만명의 명단과 전화번호인 경우 영업비밀에 해당한다고 본 사례가 있습니다.

 

기술정보가 특허법의 신규성 또는 진보성 요건을 충족하지 못하여 특허요건이 부인되는 경우에도 영업비밀로 인정되는데 문제가 없습니다. 다만, 그 기술 분야에서 특별한 지식이나 기술이 없이도 단기간에 그 제품을 분석하여 정보를 입수할 수 있는 경우라면, 일시적인 비공지성은 인정된다고 하더라도 ‘독립된 경제적 가치성’이 부정될 것이므로, 결과적으로 영업비밀로 보호받을 수 없을 것입니다

KASAN_영업비밀의 성립요건 중 비밀성 요건 – 상대적 비밀성의 실무적 함의.pdf
0.19MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 9. 20. 11:00
:

1. 소프트웨어 프로그램 외주개발 계약서에서 지식재산권 귀속조항은 발주자에게 유리

 

소프트웨어, 컴퓨터프로그램 개발계약서에서 완성된 프로그램의 저작권은 발주회사에게 있다는 조항이 일반적입니다. 개발사의 입장과는 상충되지만 통상 발주자 "" 지위로 인해 다음과 같이 완성된 프로그램의 저작권은 발주회사에 속한다는 계약조항은 실무상 흔히 볼 수 있습니다.

 

20조 【지적재산권】 본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 지적재산권은 갑(발주회사)이 가지며(개발사)은 개발된 산출물의 형상관리를 위해 단계별 산출물을 갑에게 제공하여야 한다.

 

21조【계약의 해제 해지】 갑 또는 을은 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상대방에게 서면으로 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 본 계약 및 개별계약의 전부 또는 일부를 해제하거나 해지할 수 있다.

(1) 갑 또는 을이 본 계약 및 개별계약을 위반하였을 경우

(2) 갑이 정당한 사유 없이 을에게 업무수행에 대한 용역대가를 지불하지 않는 경우

 

2. 발주사의 개발비용 미지급으로 인한 계약해제 시 프로그램 저작권자 결정 계약의 소급적 해소 및 원상회복인 해제와 장래를 향한 계약해지의 구별

 

외주개발계약에 따르면 프로그램 개발사에서 충분한 개발비용을 받지 못하고 프로그램 저작권, 더 나아가서는 그 배경으로 깔린 아이디어까지 넘겨주는 상황을 맞기도 합니다. 개발회사에게 일방적으로 불리한 불합리한 계약으로 볼 수 있습니다. 여기에다 계약했던 개발비용조차 모두 받지 못하는 상황이라면 적어도 그 프로그램 저작권이라도 확보할 수 있어야 합니다. 따라서, 계약해제에 따른 원상회복이 매우 중요합니다.

 

서울중앙지법 판결요지는, 발주사에서 계약상 약정된 비용을 모두 지급하지 않는 경우 개발사에서 계약서 제21조에 따라 계약을 해제할 수 있고, 외주개발은 도급계약에 해당하는데 이 경우 프로그램 개발자가 저작권자라는 법리에 따라 개발회사가 저작권자라는 내용입니다. 해제는 계약을 소급적으로 해소하고 원상으로 되돌리는 것이므로 계약서 제20조에서 산출물의 지재권은 발주사에 속한다는 조항이 적용되지 않는다는 취지입니다.

 

따라서, 개발회사는 발주회사에 대해 납품한 프로그램의 사용금지 등 저작권침해금지 및 손해배상청구 등 저작권을 행사할 수 있다고 판단하였습니다.

 

3. 외주개발 프로그램의 저작권 귀속 쟁점

 

. 저작권법 규정

2 (정의) 31: "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

 

9(업무상저작물의 저작자): 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다

 

. 판례 검토 

 

대법원 2000. 11. 10. 선고 9860590 판결: "발주자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌려 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발, 납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 업무상 저작물 규정이 적용되지 아니한다." + 개발자가 저작권자라는 취지 

 

대법원 2013. 5. 9. 선고 201169725 판결: "개발자가 발주자의 요청에 따라 프로그램을 개발하였고, 발주자 사무실에서 이 사건 시스템의 개발 작업을 하면서 개발부장이라는 직함을 사용하였으며, 발주자가 시스템 개발에 드는 비용을 부담하기로 한 사정은 알 수 있으나, 그러한 사정만으로는 이 사건 프로그램의 창작에 관하여 발주자가 전적으로 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발자의 인력만을 빌려 개발을 위탁하였다는 등의 예외적인 사정이 있다고 할 수 없다. 개발자가 프로그램의 저작권자이다."

 

서울중앙지방법원 2014. 5. 28. 2013카합2387 결정: 컴퓨터프로그램의 저작권자는 개발회사라고 판단하였습니다. "컴퓨터프로그램을 개발 납품하는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 컴퓨터프로그램은 주문자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 것이라고 볼 수 없으므로, 개발업자를 저작자로 보는 한편, 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 개발을 위탁하고 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발 납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 저작권법 제9조는 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 적용되지 아니한다"

 

4. 외주개발 프로그램의 저작권 양도계약 + 계약해제 시 저작권의 귀속

 

저작권법상 프로그램 개발자에게 저작권이 귀속되는 것이 원칙입니다. 그러나, 발주자와 개발자는 완성된 프로그램의 저작권을 발주자에게 양도하는 계약을 할 수 있습니다. 다만, 개발대금 미지급 등을 이유로 그 계약이 해제되었다면 저작권은 개발자에게 귀속되고 개발자는 저작권자로서 해당 프로그램의 사용, 판매, 배포 등을 금지할 수 있는 금지청구권이 인정되고, 손해배상 등을 청구할 권리가 있습니다

KASAN_소프트웨어 컴퓨터프로그램 개발계약의 중도 파탄 상황에서 프로그램의 저작권귀속 쟁점 - 개발계약의 해제, 해지 시 저작권자 결정 – 개발자 우선 서울중앙지방법원 2014. 5. 28.자 2013카합2387 결정.pdf
0.21MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 9. 6. 10:00
:

1.    사안의 개요

 

(1)   가죽모피 의류 제조, 판매업체에 디자인권 침해 경고 내용증명 발송

(2)   홈쇼핑 업체에도 디자인권 침해 관련 업무협조 내용증명 발송

(3)   TV 홈쇼핑 방송 취소

(4)   디자인등록 무효심판 청구 및 등록무효 확정 

 

2.    판결요지 불법행위 및 손해배상 책임 인정 기준  

 

등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

 

또한 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

 

3.    구체적 사안의 판단요지 불법행위 책임 인정  

 

디자인 등록권자가 원고 제품의 생산판매를 금지하는 가처분 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 앞서 본 바와 같이 이 사건 경고장 등을 발송한 행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 위법하게 방해한 것이고, 대표이사는 위와 같은 경고장 등의 발송행위에 관여하였으므로 민법 제750, 760조에 따른 공동불법행위에 해당한다. 이러한 피고들의 불법행위로 인하여 원고가 매출액 감소 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 피고들은 공동으로 원고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

 

거래처 홈쇼핑 측에 발송한 경고장, 업무안내 내용은 그 내용이 단정적이다. 홈쇼핑 측으로서는 원고 제품이 피고 등록디자인권을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어렵다.

 

특히 기업 이미지 관리가 중요한 홈쇼핑 회사로서는 위험을 무릅쓰고 홈쇼핑 방송을 강행할 수 없는 점을 고려하면, 홈쇼핑 측이 등록권리자 및 그 대리인인 특허법인으로부터 원고 제품이 피고의 등록디자인권 등을 침해한다는 취지의 단정적인 내용의 통고를 받고도 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다.

 

특히 위와 같은 업무안내 통고는 홈쇼핑의 방송예정일 2일 전에 이루어짐으로써 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 것으로 보이는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

 

첨부: 특허법원 2021. 9. 14. 선고 20202004 판결

특허법원 2021. 9. 14. 선고 2020나2004 판결.pdf
0.56MB
KASAN_홈쇼핑 업체에 디자인권 침해경고 내용증명 발송, 홈쇼핑 방송 취소한 경우 - 디자인 등록권리자의 불법행위 손해배상책임 특허법원 2021. 9. 14. 선고 2020나2004 판결.pdf
0.33MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 8. 31. 10:00
:

 

상표 라이센스 계약서

 

 

주식회사 **(이하 이라 함) 주식회사 **(이하 이라 함)은 갑의 상표사용 및 기술제휴에 따른 라이센스 계약을 다음과 같이 체결한다.

 

1(계약의 목적)

본 계약은 제2조에서 규정하는 갑의 상표 및 갑이 제공하는 기술에 대해 을이 제조 및 판매행위를 수행함에 따른 권리와 의무관계를 명백히 규정하고 신의칙에 입각하여 성실히 수행하기 위해 그 기본사항을 정하는데 목적을 둔다.

 

2(상표 및 기술의 내용)

(1) “에게 사용을 허여하는 상표(이하 계약상표라 함)의 내용은 별첨 1” 기재와 같다.

(2) “에게 제공하는 기술(이하 계약기술이라 함)의 내용은 별첨 2”기재와 같다.

(3) “에게 계약상표와 계약기술의 사용을 허여하는 제품 품목(이하 계약 품목이라 함)별첨 3” 기재와 같다.

 

라이센스 계약에서 가장 중요한 요소중의 하나는 라이센시에게 허여되는 상표 및 기술 범위 등을 정하는 것입니다. 만일 허여한 상표 및 기술의 내용이 간략히 표현되기 어려운 경우에는 별첨 문서를 통해 구체적으로 기재할 수 있습니다.

(1)과 관련하여 해당 상표에 대해 이미 등록된 상표에 대해서만 허여할 것인지, 아니면 그와 관련하여 앞으로 등록된 상표 모두에 대하여 허여할 것인지 검토하시기 바랍니다.

초안 제6조에서는 허여 품목을 구두, 으로 정하고 있습니다. 따라서 허여하고자 하는 품목에 남성화는 포함되지 않는 것인지, 많은 수의 구두 제작하는 업체가 구두 및 백은 물론 지갑, 벨트 등도 함께 제작, 판매하고 있다는 점을 고려하여 허여하고자 하는 품목에 지갑이나 벨트 등도 포함되는 것인지 등 혼란을 가져올 우려가 있습니다. 그러므로 품목 또한 가능한 구체적으로 특정하여 허여범위를 명확히 하시기 바랍니다.

 

3(사용권의 허여)

(1) “에게 계약상표 및 계약기술을 이용하여 계약품목에 해당하는 제품(이하 계약제품이라 함)을 생산, 판매할 수 있는 전용사용권을 허여한다.

(2) “은 계약 품목 이외의 제품은 생산, 판매할 수 없고, “에게 계약 품목에 해당하는 제품의 생산, 판매에 대하여만 전용사용권을 허여함을 확인 한다. 다만, 판매촉진을 위해 생산하는 사은품의 경우는 예외로 한다.

 

2조에 의하여 허여되는 범위가 특정되는 이상 (2)항은 삭제하여도 무방할 것으로 보이나, 초안 제6조를 고려하여 한정된 허여임을 강조하는 의미에서 (2)항을 기재하였습니다.

 

4(사용권이 허여되는 지역적 범위)

(1) 계약 제품의 생산지역은 대한민국 영토에 한한다. 다만, “의 요청에 의해 서면에 의한 동의가 있는 경우에 한하여 품질 수준이 유지되는 범위 내에서 중국, 북한, 베트남 등 제3국에서의 생산은 가능하다.

(2) 계약 제품의 판매는 국내 오프라인 유통망에 한한다. 다만 의 국외 또는 온라인에서의 판매는 서면에 의한 동의가 있는 경우에 한하여 가능하다.

(3) 저가 또는 저급품으로 계약상표의 이미지를 현저하게 해칠 개연성이 많은 재래시장, 상설할인매장, 노점 등 저급 판매처에서의 판매를 금하고,“의 재고품 처리에 필요한 경우에 한하여 백화점, 대형 할인점, 또는 단독 매장에서의 판매는 허여한다.

 

 

5(고정금과 ROYALTY의 지급)

(1) “에게 본 계약 기간 중 매년 금 100,000,000원을 의 영업 이익과 관계없이 고정금으로서 지급하여야 한다.

(2) “에게 계약 기간 중 매년 계약제품 전체매출액의 5%에 해당하는 금원을 ROYALTY(이하 로열티라 함)로서 지급하여야 한다. 본 항에서 전체매출액이란 기업회계기준 제38조에서 정의된 매출액을 의미한다.

(3) (2)항 전체매출액의 산정에 있어 부가가치세는 별도로 하고, 반품이 발생하는 경우 익월 정산시 차감한다.

 

6(고정금 및 로열티의 지급 방법)

(1) 고정금 및 로열티의 지급은 이 달리 정하지 않는 한 현금지급을 원칙으로 한다. or 이 지정하는 “()”명의의 계좌([]은행 : 계좌번호)로 고정금 및 로열티를 송금하여야 한다. (선택)

(2) 고정금의 산정은 81일부터 731일까지를 기준으로 하며, 해당 년도의 고정금은 당해 725일까지 지급한다. 다만, 2022.년도 고정금은 계약체결 시 지급한다.

(3) 로열티의 산정은 81일부터 731일까지를 기준으로 하며, 해당 년도의 로열티는 다음 해 9월말까지 지급한다.

(4) “이 정해진 기간 내에 고정금 또는 로열티를 지급하지 않는 경우, “은 연 15%의 비율에 의한 지연이자를 지급하여야 한다.

 

7(로열티 산정자료의 제출)

(1) “은 매년 810일까지 로열티 산정에 필요한 자료를 에게 제출하여야 한다.

(2) “이 로열티의 산정과 관련하여 위 (1)항에 의해 로부터 제공받은 자료 이외의 자료를 에게 요청하는 경우 은 이에 성실히 응하여야 한다.

 

8(로열티 산정을 위한 조사 등)

(1) “의 영업시간에 공인회계사 등과 의 사무소를 방문하여 로열티의 산정에 필요한 의 회계장부 등을 조사할 수 있으며, “은 이에 성실히 협조하여야 한다. 다만, “1일 전에 미리 에게 통지하여야 한다.

(2) (1)항에 의한 조사에 의하여 이 지급한 로열티가 실제로 지급해야 할 로열티와 ()%의 범위를 넘어 차이가 있는 것으로 밝혀지는 경우, “은 위 조사에 소요된 비용 일체를 부담하여야 하며, 미지급된 로열티에 대해서는 그 배액을 지급하여야 한다.

(3) 다만, (1)항의 장부 등의 조사는 연 2회를 초과할 수 없다.

 

 

9(라벨 부자재)

(1) “은 계약제품과 관련된 메인라벨, 품질표시라벨, 행택, 포장지 등 부자재에 관하여 과 합의하에 제작하여야 한다.

(2) “서면에 의한 동의 없이는 위 (1)항의 부자재 사용방법을 변경하지 못하며, 계약상표에 다른 어떠한 문자, 명칭, 상표, 표장 또는 기타 표시도 결합할 수 없다.

 

10(계약제품의 견본제출)

(1) “은 계약제품의 판매 전 계약제품의 각 모델에 대한 견본을 에게 제출하여 서면에 의한 승인을 받은 후가 아니면 계약제품을 판매할 수 없다. 본 항의 제출과 관련하여 발생하는 실비는 이 부담한다.

(2) 다만, “이 그 견본을 수령한 후 7일 이내에 에게 판매를 불허하는 통지를 하지 않는 경우 은 계약제품의 판매를 개시할 수 있다.

 

 

11(계약제품 등의 검사)

(1) “은 계약상표를 또는 디자이너의 명예나 영업권을 훼손할 수 있는 불량한 계약제품에 대하여 붙이거나 부정한 방법으로 사용할 수 없다.

(2) (1)항의 목적을 위해 의 공장, 영업소 또는 창고에서 수시로 계약제품의 품질을 검사할 수 있고, 검사 결과 계약상표가 불량한 계약제품이 사용되거나 부정하게 사용되고 있다고 판단되는 경우 은 계약상표의 사용을 중지시킬 수 있다.

(3) 다만, (1), (2)항의 경우 이 판단하기 전 과 협의 후 충분한 타당성이 인정될 경우에 한한다.

 

12(명칭, 초상 등의 사용의 제한)

(1) “은 계약제품을 제4조 제(2)항이 정한 판매처에서 판매하는 경우에 한하여 또는 디자이너의 명칭 또는 초상을 사용할 수 있다.

(2) (1)항에 의하여 그 사용이 허여되는 경우에도 은 그 사용 전에 에게 사용할 명칭 및 초상의 견본을 보이고 으로부터 그 명칭 및 초상의 사용 허락을 받아야 한다.

 

13(기술자료 등의 제공)

(1) “은 계약 체결일로부터 ()이내에 의 계약상표의 사용 및 계약기술의 실시를 위하여 별첨 1, 2 기재 기술자료를 에게 제공한다.

(2) “은 위 (1)항 이외의 기타 계약상표 및 계약기술의 홍보자료도 제공할 수 있다. 다만, 을의 요청에 의하여 본 항의 자료를 제공하게 되는 경우에는 그 제공과 관련하여 발생하는 실비는 이 부담한다.

 

14(신제품 샘플의 제공)

(1) “의 신제품 개발을 지원하기 위해 프랑스, 이태리, 일본 등의 새로운 패션경향 및 상품력 있는 신제품 샘플을 매 시즌마다 제안할 수 있다.

(2) (1)항에서 에게 제안한 신제품 샘플을 이 요청하는 경우 은 이를 제공한다. 이 경우 발생하는 실비는 이 부담한다.

 

15(기술지도)

(1) “은 본 계약일로부터 ()월 내에 총 ()일간 ()에서 계약기술의 실시를 위하여 필요한 기술지도를 에게 제공하기로 한다. 다만 구체적인 기간과 장소는 의 협의에 의하여 조정될 수 있다.

(2) “은 기술지도에 소요되는 비용 일체를 부담한다. 기술지도에 참여하는 의 기술자의 기술지도비는 1일 금 ()만원으로 한다.

(3) 기타 기술지도에 관한 세부적인 사항은 이 별도로 협의하기로 한다.

 

15조는 라이센스 계약시 라이센서에게 일반적으로 요구되는 내용을 기재한 것입니다. 쌍방당사자 간의 계약이기 때문에 일방의 의무만을 정하여 기재하는 경우 자칫 불공정거래라고 하여 무효가 될 수 있습니다.

 

16(기술의 보완)

(1) “이 계약상표의 사용 및 계약기술의 실시를 위해 필요한 범위 내에서 계약상표 또는 계약기술의 보완을 요청하는 경우 그 요청이 있는 날로부터 ()or ()(선택) 이내에 이를 보완해 줄 수 있다.

(2) (1)항 보완에 필요한 비용은 or (선택)이 부담한다. 다만, 계약기술의 보완에 상당한 비용의 지출이 예상되는 경우, “은 별도의 계약을 통해 기술보완을 하기로 한다.

 

16조 또한 라이센스 계약시 라이센서에게 일반적으로 요구되는 내용을 기재한 것입니다. 쌍방당사자 간의 계약이기 때문에 일방의 의무만을 정하여 기재하는 경우 자칫 불공정거래라고 하여 무효가 될 수 있습니다.

 

17(상표, 기술의 개량)

(1) “서면에 의한 사전 동의 없이는 계약상표 및 계약기술을 개량, 개선, 대체, 보완, 추가할 수 없으며, 이에 위반하여 개량, 개선, 대체, 보완, 추가된 상표 및 기술(이하 개량 상표 및 개량기술이라 한다)은 모두 에게 귀속된다.

(2) “서면에 의한 동의가 있는 개량상표 및 개량기술에 대한 권리는 이 공유한다. “이 개량상표 및 개량기술을 지식재산권으로 출원, 등록하고자 하는 경우에는 반드시 과의 협의를 거쳐 의 공동명의로 하여야 한다.

(3) “은 계약기간 및 계약이 종료된 때로부터 ()년간 서면에 의한 사전 동의 없이는 계약상표 및 계약기술과 관련된 지적재산권을 출원, 등록할 수 없다.

(4) “이 위 (3)항의 규정을 위반하여 지적재산권을 출원하는 경우, “은 자신의 선택에 따라 당해 출원, 등록의 포기 또는 에 대한 양도를 요구할 수 있으며, 이 경우 본 계약은 에 의한 출원, 등록의 포기 또는 권리양도의사를 명시적으로 규정한 것으로 간주된다.

 

18(보증 면제)

(1) 계약상표, 계약기술 및 본 건 계약에 따라 에게 부여되는 일체의 권리는 제3자의 유효한 지적재산권을 침해하지 않는다는 점을 진술 및 보증하지 않는다.

(2) “은 계약제품에 관하여 발생하는 제조물책임법상의 책임을 부담하지 아니한다.

 

19(부쟁 의무)

(1) “은 계약상표 및 계약기술에 대한 권원 또는 효력을 본인 또는 자회사로 하여금 다투지 않기로 한다.

(2) “은 이 계약이 효력을 가지는 동안 계약상표, 계약기술 및 그 다른 국가에 출원 또는 등록된 대응 상표, 기술의 효력, 범위 및 가치를 손상하거나 손상하게 할 어떤 행위도 할 수 없으며 또한 제3자가 하는 것을 원조해서도 아니 된다.

(3) “이 직접 또는 간접으로 계약상표 및 계약기술의 효력을 다투는 경우에는 은 본 계약을 해지할 수 있음을 확인한다.

 

20(계약기술의 보호)

(1) “은 제3자가 계약상표나 계약기술을 침해하거나 침해하려는 사실을 알게 된 경우 이를 즉시 에게 통지하여야 한다.

(2) “은 제3자의 침해행위를 중지시키기 위한 의 조치에 최대한 협력하여야 한다.

 

21(비밀유지의무)

(1) “은 본 계약과 관련하여 지득한 기술상 또는 경영상의 일체의 정보를 제3자에게 누설하거나 본 계약이 정한 목적 이외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

(2) 전항에 따른 의 의무는 계약기간 및 본 계약의 종료 후 ()년간 존속한다.

(3) “이 위 (1), (2)항의 의무를 위반하는 경우 은 민형사상의 모든 책임을 진다.

 

22(권리의무의 양도제한)

(1) “서면에 의한 동의 없이 본 계약상의 권리의무의 전부 또는 일부를 제 3자에게 양도, 이전하는 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

(2) “이 위 (1)항의 의무를 위반하는 경우 은 민형사상의 모든 책임을 진다.

 

23(명예훼손 등 금지)

(1) “또는 디자이너의 명예를 훼손하거나, 계약상표의 이미지 및 신용에 부정적인 영향을 미치는 행위를 절대하여서는 아니한다.

(2) “이 위 (1)항을 위반하는 경우 은 민형사상의 모든 책임을 진다.

 

 

24(불가항력)

본 계약의 이행에 있어 천재지변 기타 어느 일방의 귀책사유가 없는 불가항력적인 사유로 인하여 발생한 손해에 대하여는 서로 책임을 부담하지 아니한다.

 

25(계약의 해지)

(1) “은 상대방이 본 계약상의 의무를 위반하는 경우 그 상대방에 대하여 ()일간의 기간을 주어 의무위반의 시정을 요구할 수 있으며, 해당 기간 내에 시정되지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

(2) “은 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 사전통지 없이 본 계약을 해지할 수 있.

1. “이 고정금 또는 로열티의 지급을 그 각 지급일로부터 1개월 이상 지연하는 경

2. “이 파산선고를 받거나, 청산, 화의, 회사정리 등의 절차에 들어간 경우

3. “소유의 재산에 대하여 체납처분이나 강제집행 기타 이에 준하는 사유가 발생하는 경우

4. “이 영업의 전부 또는 일부를 양도하거나 합병된 경우

5. 기타 본 계약상의 의무를 위반하여 본 계약의 목적달성이 불가능하다고 객관적으로 판단되는 경우

(3) 본 계약이 해지되는 경우, “은 해지시점까지의 로열티를 해지일로부터 ()일 이내에 에게 지급하여야 한다.

(4) 본 계약이 해지되는 경우, “은 더 이상 계약상표 및 계약기술을 사용할 수 없으며, “으로부터 받은 기술자료 일체를 에게 반환하여야 한다.

(5) (1)항 중 을의 귀책으로 본 계약이 해지되는 경우 또는 위 (2)항의 사유로 본 계약이 해지되는 경우에는 로부터 수령한 일체의 금액은 반환되지 않는다.

 

26(계약의 변경)

각 당사자의 대표에 의하여 서면으로 서명되지 않은 계약의 수정 또는 내용의 정정은 양 당사자에게 무효이며 구속력이 없다.

 

당사자 간 서면이 아닌 구두에 의한 계약변경이 있는 경우 그러한 변경의 합의가 있었는지와 관련하여 혼란을 초래하게 됩니다. 그리고 계약의 체결 및 그 수정 등은 반드시 당사자의 대표 또는 그 대표로부터 그에 관한 권한을 위임받은 자에 의하여만 가능합니다. 위임받은 자에 의한 경우에도 그 위임 범위 등을 명시적으로 기재한 위임장이 있어야 합니다.

 

27(계약의 해석)

이 계약에 명시적인 규정이 없는 경우 법률, 상관습 또는 조례에 의한다.

 

28(분쟁의 해결)

(1) 본 계약에 관하여 사이에 분쟁이 발생하는 경우 은 우선 상호협의에 의하여 해결하기 위하여 노력하여야 한다.

(2) (1)항의 협의가 이루어 지지 아니할 때에는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 하는 재판에 의해 해결하기로 한다.

 

29(계약 기간)

(1) 본 계약은 202281일부터 or 이 계약금을 지급한 때로부터(선택) 5년간 or 2023731일까지(선택) 유효하다.

(2) 본 계약기간 만료 6개월 전까지 상대방에게 계약연장을 원하지 않는다는 서면에 의한 의사표시가 도달하지 않을 때에는, 본 계약은 고정금 및 로열티를 제외한 나머지 계약조건들은 동일한 조건으로 하여 ()년간 연장된다. 고정금 및 로열티에 대한 부분은 별도의 협의를 통해 재조정하기로 한다.

or

(2) 본 계약기간 만료 6개월 전까지 상대방에게 계약연장을 원한다는 서면에 의한 의사표시가 도달하지 않을 때에는 본 계약은 자동적으로 만료되는 것으로 한다. (선택)

 

30(진정한 의사에 의한 계약 체결)

본 계약은 당사자가 충분히 그 내용을 숙지한 후 서명, 날인한 것으로서 그 과정에 어떠한 기망이나 착오, 기타 의사불일치가 존재하지 않음을 확인한다.

 

이상의 계약내용을 증명하기 위하여 이 계약서를 2통 작성하여 ”, “이 기명날인 한 후 각 1통씩 보관한다.

 

20228월  일

 

상표사용허락계약, 라이선스계약, Trademark License Agreement 국문계약서 샘플.pdf
0.58MB

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2022. 7. 28. 15:00
:

 

 

 

TRADEMARK LICENSE AGREEMENT 

 

THIS AGREEMENT is entered into the last date written below by and between [INSERT NAME OF LICENSOR, ENTITY TYPE, and ADDRESS] (“LICENSOR”), and [INSERT NAME OF LICENSEE, ENTITY TYPE, and ADDRESS] (“LICENSEE”). 

 

WHEREAS, LICENSOR is the sole and exclusive owner of the following trademarks and registrations: [INSERT] (the “Trademarks”); and 

 

WHEREAS, LICENSOR has the power and authority to grant to LICENSEE the right, privilege and license to use the Trademarks on or in association with the goods and/or services covered by the registrations (the “Licensed Products”); and 

 

WHEREAS, LICENSEE has represented that it has the ability to manufacture, market and distribute the Licensed Products in [INSERT TERRITORY] (the "Territory") and to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products; and  

 

WHEREAS, LICENSEE desires to obtain from LICENSOR a license to use, manufacture, have manufactured and sell Licensed Products in the Territory and to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products; and  

 

WHEREAS, both LICENSEE and LICENSOR are in agreement with respect to the terms and conditions upon which LICENSEE shall use the Trademarks; 

 

NOW, THEREFORE, in consideration of the promises and agreements set forth herein, the parties, each intending to be legally bound hereby, do promise and agree as follows. 

 

1.  LICENSE GRANT 

A. LICENSOR hereby grants to LICENSEE a non-exclusive license to use the Trademarks on or in association with the Licensed Products in the [INSERT TERRITORY] (Territory), as well as on packaging, promotional and advertising material associated therewith.   

 

B. LICENSOR hereby grants to LICENSEE the non-exclusive right and license to use, manufacture, have manufactured, sell, distribute, and advertise the Licensed Products in the Territory.  It is understood and agreed that this license shall pertain only to the Trademarks and the Licensed Products and does not extend to any other mark, product or service. 

 

C.  LICENSEE may not grant any sublicenses to any third party without the prior express written consent of the LICENSOR which may be withheld for any reason. 

 

2.  TERM OF THE AGREEMENT 

This Agreement and the provisions hereof, except as otherwise provided, shall be in full force and effect commencing on the last the date of execution below and shall extend for [INSERT LENGTH OF TERM] (the “Term”). 

 

3.  COMPENSATION 

A.  In consideration for the licenses granted hereunder, LICENSEE agrees to pay to LICENSOR a royalty of ____% (the “Royalty”) based on LICENSEE’s Net Sales of Licensed Products, accruing upon the sale of the Licensed Products (i.e., when the Licensed Product is billed, invoiced, shipped, or paid for, whichever is first regardless of the time of collection by LICENSEE), calculated on a quarterly calendar basis (the "Royalty Period") and shall be payable no later than thirty (30) days after the termination of the preceding full calendar quarter, i.e., commencing on the first (1st) day of January, April, July, and October, with late payments incurring interest at the rate of ONE PERCENT (1%) per month from the date such payments were originally due. 

 

B.  In the event that LICENSEE grants any previously approved sub-licenses for the use of the Trademarks in countries outside of the United States, LICENSEE shall pay LICENSOR FIFTY PERCENT (50%) of the gross income received by LICENSEE from such sub-licensees. 

 

C.  LICENSEE shall provide LICENSOR with a written royalty statement in a form acceptable to LICENSOR each Royalty Period whether or not any Licensed Products were sold during that Period and the receipt or acceptance by LICENSOR of any royalty statement or payment shall not prevent LICENSOR from subsequently challenging the validity or accuracy of such statement or payment. 

 

D.  "Net Sales" shall mean LICENSEE's gross sales (the gross invoice amount billed customers) of Licensed Products, less discounts and allowances actually shown on the invoice and less any bona fide returns.  No other costs incurred in the manufacturing, selling, advertising, and distribution of the Licensed Products or any uncollectible accounts or allowances shall be deducted.  

 

4.  AUDIT  

A.  LICENSOR shall have the right, upon at least five (5) days written notice to inspect LICENSEE's books and records and all other documents and material in the possession of or under the control of LICENSEE with respect to the subject matter of this Agreement at a location in the United States.  LICENSOR shall have free and full access thereto for such purposes and shall be permitted to make copies thereof and extracts therefrom.  

 

B.  In the event that such inspection reveals a discrepancy in the amount of Royalty owed LICENSOR from what was actually paid, LICENSEE shall pay such discrepancy, plus interest, calculated at the rate of ONE AND ONE-HALF PERCENT (1 1/2%) per month.  In the event that such discrepancy is in excess of ONE THOUSAND UNITED STATES DOLLARS ($1,000.00), LICENSEE shall also reimburse LICENSOR for the cost of such inspection including any attorney's fees incurred in connection therewith.  

 

C.  All books and records relative to LICENSEE's obligations hereunder shall be maintained and kept accessible and available to LICENSOR for inspection in the United States for at least three (3) years after termination of this Agreement.  

 

D.  In the event that an investigation of LICENSEE's books and records is made, certain confidential and proprietary business information of LICENSEE may necessarily be made available to the person or persons conducting such investigation.  It is agreed that such confidential and proprietary business information shall be retained in confidence by LICENSOR and shall not be used by LICENSOR or disclosed to any third party for a period of two (2) years from the date of disclosure, or without the prior express written permission of LICENSEE unless required by law.  It is understood and agreed, however, that such information may be used in any proceeding based on LICENSEE's failure to pay its actual Royalty obligation.  

 

5.  WARRANTIES AND OBLIGATIONS  

A.  LICENSOR represents and warrants that it has the right and power to grant the licenses granted herein and that there are no other agreements with any other party in conflict herewith.  

 

B.  LICENSOR further represents and warrants that to the best of its knowledge, the Trademarks do not infringe any valid right of any third party.  

 

C.  LICENSEE represents and warrants that it will use its best efforts to promote, market, sell, and distribute the Licensed Products.  

 

D.  LICENSEE shall be solely responsible for the manufacture, production, sale, and distribution of the Licensed Products and will bear all related costs associated therewith.  

 

E.  It is the intention of the parties that LICENSEE shall introduce the Licensed Products in all countries in the Territory on or before [INSERT DATE].  Failure to meet this deadline shall constitute grounds for immediate termination of this Agreement by LICENSOR. 

 

6.  NOTICES, QUALITY CONTROL AND SAMPLES 

A.  The licenses granted hereunder are conditioned upon LICENSEE's full and complete compliance with the marking provisions of the patent, trademark and copyright laws of the United States and other countries in the Territory. 

 

B.  The Licensed Products, as well as all promotional, packaging, and advertising material relative thereto, shall include all appropriate legal notices as required by LICENSOR.  [INSERT REQUIRED NOTICE]. 

 

C.  The Licensed Products shall be of a high quality which is at least equal to comparable products previously manufactured and marketed by LICENSEE under the trademarks and in conformity with a standard sample approved by LICENSOR. 

 

D.  If the quality of a class of the Licensed Products falls below such a production-run quality, as previously approved by LICENSOR, LICENSEE shall use its best efforts to restore such quality.  In the event that LICENSEE has not taken appropriate steps to restore such quality within thirty (30) days after notification by LICENSOR, LICENSOR shall have the right to terminate this Agreement and require that the LICENSEE cease using the Trademarks. 

 

E. Prior to the commencement of manufacture and sale of the Licensed Products, LICENSEE shall submit to LICENSOR, at no cost to LICENSOR and for approval as to quality, six (6) sets of samples of all Licensed Products which LICENSEE intends to manufacture and sell and one (1) complete set of all promotional and advertising material associated therewith. Failure of LICENSOR to approve such samples within thirty (30) working days after receipt thereof will be deemed approval.  Once such samples have been approved by LICENSOR, LICENSEE shall not materially depart therefrom without LICENSOR's prior express written consent, which shall not be unreasonably withheld.   

 

F.  At least once during each calendar year, LICENSEE shall submit to LICENSOR, for approval, an additional six (6) sets of samples.   

 

G.  The LICENSEE agrees to permit LICENSOR or its representative to inspect the facilities where the Licensed Products are being manufactured and packaged.   

 

7.  NOTICE AND PAYMENT  

A.  Any notice required to be given pursuant to this Agreement shall be in writing and delivered personally to the other designated party at the above stated address or mailed by certified or registered mail, return receipt requested or delivered by a recognized national overnight courier service, except e-mail may be used for day-to-day operations and contacts but not for ‘notice’ or other communications required under this agreement or by law. 

 

B.  Either party may change the address to which notice or payment is to be sent by written notice to the other in accordance with the provisions of this paragraph.  

 

8.  PATENTS, TRADEMARKS AND COPYRIGHTS  

A.  LICENSOR shall seek, obtain and, during the Term of this Agreement, maintain in its own name and at its own expense, appropriate protection for the Trademarks, and LICENSOR shall retain all right, title and interest in the Trademarks as well as any modifications made to the Trademarks by LICENSEE.  LICENSEE agrees that its use of the Trademarks inures to the benefit of LICENSOR and that the LICENSEE shall not acquire any rights in the Trademarks.  

 

B.  The parties agree to execute any documents reasonably requested by the other party to effect any of the above provisions.  

 

C.  LICENSEE acknowledges LICENSOR's exclusive rights in the Trademarks and, further, acknowledges that the Trademarks are unique and original to LICENSOR and that LICENSOR is the owner thereof.  LICENSEE shall not, at any time during or after the effective Term of the Agreement dispute or contest, directly or indirectly, LICENSOR's exclusive right and title to the Trademarks or the validity thereof.  LICENSOR, however, makes no representation or warranty with respect to the validity of any patent, trademark or copyright which may issue or be granted therefrom.  

 

9.  TERMINATION OR EXPIRATION 

A. In addition to the termination rights that may be provided elsewhere in this Agreement, either party may terminate this Agreement upon thirty (30) days written notice to the other party in the event of a breach of a material provision of this Agreement by the other party, provided that, during the thirty (30) day period, the breaching party fails to cure such breach.  Upon expiration or termination, all Royalty obligations, including any unpaid portions of the Guaranteed Minimum Royalty, shall be accelerated and shall immediately become due and payable, and LICENSEE's obligations for the payment of a Royalty and the Guaranteed Minimum Royalty shall survive expiration or termination of this Agreement and will continue for so long as LICENSEE continues to manufacture, sell or otherwise market the Licensed Products. 

 

B. Upon expiration or termination, LICENSEE shall provide LICENSOR with a complete schedule of all inventory of Licensed Products then on-hand (the "Inventory").  

 

C.  Upon expiration or termination, except for reason of a breach of LICENSEE's duty to comply with the quality control or legal notice marking requirements, LICENSEE shall be entitled, for an additional period of three (3) months and on a nonexclusive basis, to continue to sell such Inventory.  Such sales shall be made subject to all of the provisions of this Agreement and to an accounting for and the payment of a Royalty thereon, due and paid within thirty (30) days after the close of the three (3) month period.  

 

D.  Upon the expiration or termination of this Agreement, all of the rights of LICENSEE under this Agreement shall terminate and immediately revert to LICENSOR and LICENSEE shall immediately discontinue all use of the Trademarks at no cost whatsoever to LICENSOR, and LICENSEE shall immediately return to LICENSOR all material relating to the Trademarks including at no cost to LICENSOR.  

 

10.  GOOD WILL  

LICENSEE recognizes the value of the good will associated with the Trademarks and acknowledges that the Trademarks and all rights therein including the good will pertaining thereto, belong exclusively to LICENSOR.   

 

11.  INFRINGEMENTS  

If an action for infringement of the rights licensed in this Agreement is brought, each party shall execute all papers, testify on all matters, and otherwise cooperate in every way necessary and desirable for the prosecution of any such lawsuit. 

 

12.  INDEMNITY 

LICENSEE agrees to defend and indemnify LICENSOR, its officers, directors, agents and employees, against all costs, expenses and losses (including reasonable attorneys' fees and costs) incurred through claims of third parties against LICENSOR based on the manufacture or sale of the Licensed Products including, but not limited to, actions founded on product liability.   

 

13.  INSURANCE 

LICENSEE shall, throughout the Term of the Agreement, obtain and maintain at its own cost and expense from a qualified insurance company licensed to do business in California, standard Product Liability Insurance naming LICENSOR as an additional named insured.  Such policy shall provide protection against any and all claims, demands and causes of action arising out of any defects or failure to perform, alleged or otherwise, of the Licensed Products or any material used in connection therewith or any use thereof.  The amount of coverage shall be a $10 million combined single limit for each single occurrence for bodily image and/or property damage.  The policy shall provide for ten (10) days notice to LICENSOR from the insurer by Registered or Certified Mail, return receipt requested, in the event of any modification, cancellation or termination thereof.  LICENSEE agrees to furnish LICENSOR a certificate of insurance evidencing same within thirty (30) days after execution of this Agreement and, in no event shall LICENSEE manufacture, distribute or sell the Licensed Products prior to receipt by LICENSOR of such evidence of insurance.  

 

14.  JURISDICTION AND DISPUTES 

A.  This Agreement shall be governed in accordance with the laws of the State of California, United States of America. 

 

B.  Any controversy, claim or dispute arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, enforcement, interpretation or validity thereof, including the determination of the scope or applicability of this agreement to arbitrate (except at the option of either party for any application for injunctive relief) shall be finally settled by arbitration in Los Angeles County, California under the rules of the American Arbitration Association (AAA) before one arbitrator and judgment upon the award rendered may be entered in any court having jurisdiction.  In this regard, the parties submit to the personal subject matter jurisdiction of the State of California.  The arbitration provisions of this Section shall be interpreted according to, and governed by, the Federal Arbitration Act, and any action to enforce any rights hereunder shall be brought exclusively in the U.S. District Court for the Central District of California.  EACH PARTY HERETO KNOWINGLY, VOLUNTARILY AND INTENTIONALLY WAIVES ANY RIGHT TO A TRIAL BY JURY OF ANY DISPUTE RELATING TO THIS AGREEMENT AND AGREES THAT ANY SUCH ACTION SHALL BE ADJUDICATED BY AN ARBITRATOR AND WITHOUT A JURY. 

 

C.  The parties may mutually agree upon any procedure for appointing the arbitrator and shall inform the AAA administrator as to such procedure; however, if within 45 days after the commencement of the arbitration, all of the parties have not mutually agreed on a procedure for appointing the arbitrator or have not mutually agreed on the designation of the arbitrator, the AAA administrator shall unilaterally appoint and designate the presiding arbitrator. 

 

D.  If a party fails to file a statement of defense within the time established by the tribunal without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, or if a party, duly notified, fails to appear at a hearing without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, the tribunal may proceed with the arbitration; or if a party, duly invited to produce evidence or take any other steps in the proceedings fails to do so within the time established by the tribunal without showing sufficient cause for such failure, as determined by the tribunal, the tribunal may make the award on the evidence before it.  

 

E.  The arbitrator may, in the Award, allocate all or part of the costs of the arbitration, including the fees of the arbitrator and the reasonable attorneys’ fees of the prevailing party. 

 

15.  AGREEMENT BINDING ON SUCCESSORS 

The provisions of this Agreement shall be binding on and shall inure to the benefit of the parties hereto, and their heirs, administrators, successors, and assigns. 

 

16.  WAIVER 

No waiver by either party of any default shall be deemed as a waiver of prior or subsequent default of the same or other provisions of this Agreement. 

 

17.  SEVERABILITY 

If any term, clause, or provision hereof is held invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, such invalidity shall not affect the validity or operation of any other term, clause or provision and such invalid term, clause or provision shall be deemed to be severed from the Agreement. 

 

18.  NO JOINT VENTURE 

Nothing contained herein shall constitute this arrangement to be employment, a joint venture or a partnership. 

 

19.  ASSIGNABILITY 

The license granted hereunder is personal to LICENSEE and shall not be assigned by any act of LICENSEE or by operation of law unless in connection with a transfer of substantially all of the assets of LICENSEE or with the consent of LICENSOR. 

 

20.  GOVERNMENTAL APPROVAL 

As promptly as possible after execution of this Agreement, LICENSEE agrees to submit copies of this Agreement to any governmental agency in any country in the Territory where approval of a license agreement is necessary and agrees to promptly prosecute any such application diligently.  This Agreement shall only become effective in such country or countries upon receipt of appropriate approval from the applicable governmental agency. 

 

21.  INTEGRATION 

This Agreement constitutes the entire understanding of the parties, and revokes and supersedes all prior agreements between the parties, including any option agreements which may have been entered into between the parties, and is intended as a final expression of their Agreement.  It shall not be modified or amended except in writing signed by the parties hereto and specifically referring to this Agreement.  This Agreement shall take precedence over any other documents which may be in conflict with said Agreement. 

 

22.  AMENDMENTS 

Any amendment to this Agreement must be in writing and signed by an authorized person of each party. 

 

 

 

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, intending to be legally bound hereby, have each caused to be affixed hereto its or his/her hand and seal the day indicated. 

 

[INSERT NAME OF LICENSOR] [INSERT NAME OF LICENSEE] 

 

By:                                                       By:   

Title:   Title:   

Date:                           Date:    

 

T:'08-21567'Trademark License Agreement.Doc 

 

TrademarkLicenseAgreement.doc
다운로드

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2022. 7. 26. 11:11
:

 

 

1. 미완료 상황에서 계약해제 및 책임분쟁 명시적 계약조항에도 불구하고 미완성 부분만 실효, 불리한 계약조항 제한해석: 서울중앙지방법원 2017. 5. 16. 선고 2015가합582641 판결

 

사안의 개요

(1) 발주회사 조선회사 스마트용접 시스템 구축 사업 계약체결, 복수 사업장에서 단계적으로 진행 중 계약내용대로 완료하지 못한 상태에서 중단됨

(2) 중단 사유 발주회사 ERP 시스템교체, 새로운 시스템과 연동 테스트 등 문제, 조선업계 불황으로 발주회사 구조조정, 담당직원 퇴직 등으로 업무장애 발생, 사실상 사업추진 불가능 상황에 도달함

 

계약조항

합의한 기한 내에 발주회사가 요구하는 품질의 물품이 공급되지 않을 시 발주회사는 즉시 계약을 해제할 수 있으며, 계약해제 시 개발, 납품회사는 원상 회복 및 손해배상의 의무를 진다.”

 

쟁점 미완료 도중 계약 종료 시 계약의 실효 범위, 대금지급의무 및 그 범위

 

판결요지

 

피고 개발회사가 계약에서 정한 일부 스마트 용접기를 공급하지 못한 것은 사실이나, 이미 구현된 부분만으로도 원고 발주회사에 이익이 되었다고 할 것인 바,

 

발주회사가 계약에서 정한 바에 따라 해제권을 행사하더라도 공급하지 않은 부분에 대하여만 실효된다고 봄이 타당하다.”

 

2. 웹디자인 개발용역계약, 발주회사와 개인 프리랜서 개발자 사이 분쟁, 결과물 납품 후 검수 시 완성도 미흡으로 인수거절 통지 발주회사에서 채무불이행 계약해제 및 계약금 등 지급한 개발비 반환청구 일부 인정, 일부 불인정: 서울중앙지방법원 2018. 11. 1. 선고 2017가단5073071 판결

 

개발결과물 검수 및 실패 통지

 

내용증명 우편으로 피고들이 제출한 용역결과물에 대해 검수한 결과 계약 목적을 달성할 수 없는 상태로 판명되었고, 피고들이 향후에도 계약을 이행할 의사나 능력도 없는 것으로 판단되어 계약을 해제하므로 이에 따른 원상회복으로 피고들이 수령한 계약금을 반환하고 개발 지연에 따른 손해배상의무를 이행하지 않을 경우 민 형사상 조치를 취하겠다는 취지의 통지(이하 이 사건 통지라 한다)를 하였다.

 

추가 개발요구 사항 법원 수정계약의 내용으로 인정

 

이 사건 개발계획의 범위는 위와 같이 이 사건 최소 개발항목 뿐만 아니라 이 사건 추가 개발항목도 모두 포함하여 이 사건 개발일정표상에 기재된 전체의 기능들이 개발 및 구현되어 통상적인 의미의 상업적 서비스가 가능한 정도의 완성도를 가지는 결과물을 제출하는 것이라고 보아야 하므로

 

이 사건 수정계약상 정하여진 피고의 업무범위 내지 개발범위를 확정함에 있어 단순히 피고들이 주장하는 ‘Pivotal Tracker’에 입력된 부분에만 한정되는 것으로는 볼 수 없다(피고들이 주장하는 위 ‘Pivotal Tracker’에 입력된 부분은 이 사건 최소 개발항목과 대부분 일치한다).

 

나아가 이 사건 개발일정표 전체 항목(, 이 사건 최소 및 추가 개발항목)을 포함시키되, 보충적으로 이 사건 수정계약서의 해당사이트에 연결(링크)되어 파일 형태로 첨부된 서비스기획서(이하 이 사건 기획서라 한다)의 내용도 참조해야만 이러한 개발용역의 내용과 범위를 비로소 올바르게 확적할 수 있다고 보아야 한다.

 

추가 개발요구 사항과 개발실패 책임소재 법원 수정계약상 연장된 기한으로 해결, 최종족으로 개발자의 귀책사유

 

피고는 이 사건 수정계약의 이행이 그동안 지연된 이유에 대해 원고가 지속적으로 기획과 디자인을 변경하거나 업데이트를 함으로써 피고들의 작업 일정도 2017. 3. 7.의 시한을 맞추지 못한 채 지연될 수밖에 없었다는 취지로 주장하나,

 

우선 앞서 본 바와 같이 이 사건 기획서도 피고들의 업무 범위에 포함되어 있고, 나아가 이 사건 수정계약 체결 단계에서부터 소프트웨어 개발 작업의 특성상 이러한 기획의 변경이나 수정은 어느 정도 예정되어 있었던 것으로 보아야 하며, 피고 B도 이러한 분야의 전문가로서 이러한 사정을 이해하고 있었던 것으로 보인다.

 

또한, 이 사건 개발일정표에서도 디자인 결과물이 2017. 1. 21.까지 나오지 못하는 경우에는 그 디자인이 적용된 기능들을 완성하는데 차질이 있을 수 있다는 점을 당사자들이 감안해 주기로 합의한 것도 바로 이러한 사정들 때문인 것으로 보이고,

 

이러한 이유들로 인하여 향후 만일 개발 작업이 어떤 사유로든 지연되는 경우에는 2017. 3. 7. 계약 종료 전에 계약연장을 통해서라도 이 사건 수정계약상의 개발계획을 완료하기로 약정한 사실도 있으므로, 피고들이 주장하는 위와 같은 원고 측 지연사유는 이 사건 수정계약 위반 사유가 될 수 없고, 또 피고 B의 채무불이행을 정당화할 수 있는 사유도 될 수 없다고 보아야 한다.

 

KASAN_컴퓨터프로그램, 소프트웨어 개발, 납품 계약 관련 분쟁 사례 판결 - 1.pdf
다운로드

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2022. 7. 12. 10:17
:

 

1.    사안의 개요

 

(1)   가죽모피 의류 제조, 판매업체에 디자인권 침해 경고 내용증명 발송

(2)   홈쇼핑 업체에도 디자인권 침해 관련 업무협조 내용증명 발송

(3)   TV 홈쇼핑 방송 취소

(4)   디자인등록 무효심판 청구 및 등록무효 확정 

 

2.    판결요지 불법행위 및 손해배상 책임 인정 기준  

 

등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

 

또한 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

 

3.    구체적 사안의 판단요지 불법행위 책임 인정  

 

디자인 등록권자가 원고 제품의 생산판매를 금지하는 가처분 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 앞서 본 바와 같이 이 사건 경고장 등을 발송한 행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 위법하게 방해한 것이고, 대표이사는 위와 같은 경고장 등의 발송행위에 관여하였으므로 민법 제750, 760조에 따른 공동불법행위에 해당한다. 이러한 피고들의 불법행위로 인하여 원고가 매출액 감소 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 피고들은 공동으로 원고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

 

거래처 홈쇼핑 측에 발송한 경고장, 업무안내 내용은 그 내용이 단정적이다. 홈쇼핑 측으로서는 원고 제품이 피고 등록디자인권을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어렵다.

 

특히 기업 이미지 관리가 중요한 홈쇼핑 회사로서는 위험을 무릅쓰고 홈쇼핑 방송을 강행할 수 없는 점을 고려하면, 홈쇼핑 측이 등록권리자 및 그 대리인인 특허법인으로부터 원고 제품이 피고의 등록디자인권 등을 침해한다는 취지의 단정적인 내용의 통고를 받고도 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다.

 

특히 위와 같은 업무안내 통고는 홈쇼핑의 방송예정일 2일 전에 이루어짐으로써 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 것으로 보이는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

 

KASAN_홈쇼핑 업체에 디자인권 침해경고 내용증명 발송, 홈쇼핑 방송 취소한 경우 - 디자인 등록권리자의 불법행위 손해배상책임 특허법원 2021. 9. 14. 선고 2020나2004 판결.pdf
0.33MB

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2022. 6. 30. 13:57
:

1.    등록디자인과 선행디자인 비교

 

2.    등록무효 심판청구인의 주장요지

 

(1)   통상의 디자이너가 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 선정한 다음, 여기에 선행디자인 1의 갑피부 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 용이하게 창작할 수 있음 

(2)   주 선행디자인 1에 선행디자인 4의 탄성밴드 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있음 

 

3.    용이창작 판단기준 법리

 

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하공지디자인이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

 

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하공지형태라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하주지형태라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는데 있다.

 

또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 20132613 판결 참조).

 

4.    구체적 판단 요지

 

(1)   특허심판원 심결 용이창작성 인정, 디자인등록 무효 심결

(2)   특허법원 판결 요지 심결유지

 

차이점 관련하여, 신발코 부분의 세로 길이 또는 넓이의 차이, 신발 앞부분의 중창에 형성된 형상의 차이, 안창 뒷부분의 높이의 차이는 전체적으로 대상 물품을 자세히 볼 때에만 알 수 있는 미세한 차이에 불과하거나 통상의 디자이너가 어렵지 않게 적용할 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

 

결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가선행디자인 1을 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 3과 선행디자인 4를 결합하거나, ② 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 1 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2022. 4. 7. 선고 20213932 판결

특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허3932 판결.pdf
1.92MB
KASAN_신발 디자인의 등록 무효심판 – 공지 선행디자인의 결합으로 등록디자인의 용이창작 여부 판단 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허3932 판결.pdf
0.36MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 6. 27. 09:17
:

 

1. 디자인보호법의 신규성 상실의 예외 조항

 

디자인보호법 제36(신규성 상실의 예외) ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.

 

② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

2. 62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 "디자인등록여부결정"이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.

3. 68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때

4. 134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때

 

2. 사안의 개요 - 디자인 출원 전 제품 판매로 디자인 공개 및 6월 이내 출원하여 등록 + 등록무효심판 절차에서 신규성 상실 예외 주장

 

(1) 출원 전 등록디자인과 동일한 디자인의 유아용 머리보호대를 판매하였음

(2) 물품 구매한 소비자들이 물품의 사진을 촬영하여 인터넷 블로그에 게시하였음

(3) 등록디자인은 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었음

(4) 공지된 날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록

 

3. 쟁점 신규성 상실 예외 적용의 절차적 요건 충족 여부

 

디자인등록 무효심판의 답변서를 제출 시 신규성 상실 예외 적용의 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허심판원장에게 제출한 것인지 여부

 

4. 특허법원 판결요지

 

(1) 선행디자인을 공연히 실시한 후 그날부터 6개월 이내에 이 사건 등록디자인을 출원하였고,

 

(2) 심판청구된 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판에서 그 심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받은 사정을 알 수 있다.

 

(3) 등록디자인에 관한 등록무효심결에 관한 소송절차에서도 신규성 상실의 예외의 효과가 미쳐 이 사건 등록디자인의 신규성 인정 여부를 판단함에 있어 선행디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인에 해당하지 않는 것으로 봄이 타당하다.

 

(4) 따라서 이 사건 등록디자인에 대하여 선행디자인은 디자인보호법 제36조에서 정한 신규성 상실의 예외 규정이 적용되는 디자인에 해당한다.

 

(5) 또한, 종전에 진행되어 그 심결이 확정된 디자인등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 어떤 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 하였다면, 그 후 또 다시 진행되는 동일한 디자인에 대한 등록 무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때에 동일한 선행디자인에 기초한 신규성 상실의 예외 주장을 반복하여 하지 않았다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.

 

첨부: 1. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 20214591 판결, 2. 특허법원 2022. 4. 7. 선고 20214614 판결

 

KASAN_디자인등록 출원 전에 판매한 제품 6월 이내 디자인 출원 및 신규성 상실 예외 적용 요건 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4591 판결; 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4614 판결.pdf
0.20MB
특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4591 판결.pdf
0.68MB
특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허4614 판결.pdf
0.40MB

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2022. 6. 24. 13:06
:

1.    등록디자인과 선행디자인 1의 비교

 

 

2.    차이점 및 유사여부 판단

 

차이점 1 - 상단의 고정디스크의 형상에 관한 차이점 ㉮ 부분 즉 이 사건 등록디자인은 상부면 한쪽 측에 돌출부가 형성되고 중앙에 걸림 쇠가 형성되어 있으나 선행디자인 1에는 그러한 돌출부와 걸림 쇠의 형상이 없는 점

 

차이점 2 - 하단의 캡디스크의 형상에 관한 차이점 ㉯ 부분 즉 이 사건 등록디자인은 큰 직경의 디스크와 작은 직경의 디스크 간에 큰 단차가 형성되어 있으나 선행디자인 1에는 그러한 단차가 형성되어 있지 아니한 점

 

특허법원 판단 요지 - 전체적으로 대비·관찰한다면, 이 사건 등록디자인은 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과는 상이한 미적 느낌과 인상을 불러일으킬 것이라고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사하지 아니하다.

 

3.    선행디자인 1과 공지디자인(선행디자인 2)의 결합에 의한 창작용이성 판단

 

 

(1)  무효심판 청구인의 주장 요지

 

등록디자인과 선행디자인 1의 차이점 중상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠에 관한 부분은 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하고, 나머지하단 캡디스크에 형성된 단차에 관한 부분은 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다. 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 디자이너라 한다)이 선행디자인 1에 따르거나 선행디자인 1과 공지디자인의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인이다.

 

(2)  용이창작 여부 판단기준 법리 

 

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하공지디자인이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상모양색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기에는 공지디자인의 결합뿐만 아니라 공지디자인 각각에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하다(대법원 2010. 5. 13. 선고 20082800 판결 등 참조).

 

위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상모양색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상모양색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016219150 판결, 2016. 3. 10. 선고 20132613 판결 등 참조).

 

(3)  특허법원의 구체적 판단

 

등록디자인의상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠는 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과는 상이한 미적 느낌과 인상을 불러일으킨다고 봄이 타당하고, 이와 다른 전제에서 선행디자인 1과 대비하여 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하다고 볼 만한 아무런 자료도 없다.

 

또한 이 사건 등록디자인의하단 캡디스크에 형성된 단차가 통상의 디자이너에 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다고 볼 만한 사정에 관해서도 원고의 아무런 주장증명이 없다.

 

이처럼 이 사건 등록디자인이 창작수준이 낮은 디자인에 해당한다고 볼 만한 어떠한 사유도 구체적으로 증명되지 못하고 있다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

 

첨부: 특허법원 2022. 2. 11. 선고 20213857 판결

특허법원 2022. 2. 11. 선고 2021허3857 판결.pdf
0.92MB
KASAN_기기부품 디자인 유사 및 용이창작 판단 – 선행디자인의 결합에 의한 창작용이성 불인정 특허법원 2022. 2. 11. 선고 2021허3857 판결.pdf
0.33MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 6. 20. 11:34
:

 

1.    사안의 개요

 

(1)   등록권자가 실시자를 상대로 당시 실시한 발명, 디자인을 확인대상으로 하는 적극적 권리범위확인심판 청구

 

(2)   피심판청구인 확인대상 실시 행위 중단, 심결 시 미실시 상황

 

 

(3)   특허법원 판단 심판청구요건 불충족  

 

2.    특허법원 판결요지

 

(1)   기본 법리

A.     적극적 권리범위확인심판에서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 디자인을 대상으로 한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결).

B.     심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결시에 확인대상디자인을 실시하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고,

C.     그렇지 않고 피심판청구인이 이전에 확인대상디자인을 실시한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인이 이익이 인정될 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 20032836 판결).

 

(2)   구체적 사안의 판단 확인의 이익 부정

A.     심판청구일 당시 확인대상디자인을 실시한 사실은 인정

B.     디자인침해 분쟁으로 폐업하여 심결 당시 확인대상디자인을 실시하였다거나 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있다는 점을 인정할 만한 아무런 자료가 없음

C.     과거 확인대상디자인을 실시한 바 있다는 점만으로는 심결시를 기준으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 포함된다는 확인을 구하는 심판청구의 확인의 이익이 인정된다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 12. 16. 선고 20211370 판결

 

KASAN_적극적 권리범위확인심판 심판청구 당시 실시 BUT 심결 시 실시 중지 및 장래 실시 예정 없음 – 확인의 이익 부정, 심판청구 요건 위반 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1370 판결.pdf
0.31MB
특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1370 판결.pdf
2.83MB

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2022. 6. 15. 11:39
:

 

1.    사안의 개요

 

 

(1)   상표권자 주장 - 확인대상표장은 상표적으로 사용됨, 등록상표서비스표와 표장 및 사용상품 면에서 매우 유사하고, 그 주지, 저명성으로 인하여 출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 매우 크다.

 

(2)   상대방 소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - 확인대상표장은 상표적으로 사용된 것이 아니라 디자인적으로 사용된 것일 뿐임.

 

 

(3)   특허심판원 판단 - 확인대상표장은 상표로 사용되었다고 할 수 없음

 

(4)   특허법원 판단 확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것, 심결취소 판결

 

2.    특허법원 판결

 

(1)   확인대상표장은 출처표시로서 기능하는 것이어서 상표로서 사용된 것이라고 봄이 타당하다. 확인대상표장의 용자가 그의 상표인 ‘JIT’를 피고의 웹사이트, 제품 포장, 보증서 등에 표시하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

 

(2)   확인대상표장은 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등의 전체적인 형상을 형성하는 것으로서 수요자들의 눈에 잘 띄는 부분이다. 그런데 거래계에서 목걸이의 펜던트, 귀걸이 및 팔찌의 장식부 등은 단순히 디자인으로만 인식되는 것이 아니라, 해당 펜던트나 장식부의 형상 자체가 타인의 상품과 구별되는 식별표지로서 인식되는 경우도 많고, 이러한 경향은 고가 보석 제품의 경우 더욱 두드러지는 것으로 보인다.

 

 

(3)   확인대상표장이 사용된 피고의 목걸이 제품 등에 관하여 수요자들은 원고의 알함브라 컬렉션 내지 이 사건 등록상표서비스표를 곧바로 연상하였고, 피고 역시 원고의 알함브라 컬렉션을 알면서도 이를 모방하여 피고 제품을 제작하였던 것으로 보인다.

 

첨부: 법원 2021. 12. 2. 선고 20213215 판결

 

KASAN_상품 디자인, 보석 펜던트 형상의 등록상표, 디자인의 상표적 사용 및 상표권 침해 여부 특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결.pdf
0.32MB
특허법원 2021. 12. 2. 선고 2021허3215 판결.pdf
1.14MB

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

작성일시 : 2022. 6. 15. 09:10
:

 

 

1. 사안의 개요

 

-      원고, 피고는 모두 여성의류 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 경쟁관계에 있음

-      원고와 피고는 인터넷 사이트를 이용하여 동일하거나 유사한 의류제품을 판매하면서 그 제품이 해외 유명인의 이미지에 맞는 스타일이라는 것을 강조하는 동일한 판매전략을 구사하는 등 서로 경쟁관계에 있다.

 

-      원고는 자신의 인터넷 사이트에서 사용할 이미지를 제작하기 위하여 해외 유명인의 사진을 검색하여 선정하고, 그와 유사한 신체적 특징을 가진 모델을 고용하여 자신의 의류를 입힌 다음 사진을 찍고 이를 다시 해외 유명인의 사진에 합성하는 등의 작업을 하였다.

 

-      피고는 1년 반 이상 원고가 제작한 이미지를 복제하거나 모방하였고 횟수도 많을 뿐 아니라 이 사건 계속 중에도 이러한 행위를 반복하였다.

 

-      원고가 피고를 상대로 부정경쟁행위 주장하며 소 제기, 원고가 자신의 성과물인 위 이미지를 피고가 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 침해하였음을 이유로 불법행위에 따른 손해배상을 구한 사안

 

2. 쟁점

 

-      원고의 이미지는 해외 유명인 사진에 원고 판매 상품을 합성한 것, 해외 유명인의 초상권 침해 소지 있음

-      원고가 주장하는 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 이유로 원고의 법률상 보호가치 있는 이익의 침해가 부정되는지 여부(소극)

 

3. 대법원 판결요지

 

원고가 이미지 제작 과정에서 해외 유명인의 허락 없이 얼굴 사진을 사용함으로써 해외 유명인에 대한 관계에서 초상권 등 침해의 불법행위책임을 지는 것피고에 대한 관계에서 원고의 영업상 이익이 침해되었다는 이유로 손해배상을 청구하는 것별개의 문제이다.

 

원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있다는 사유만으로는 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 부정하여 원고의 청구를 배척할 수 없다.

 

4. 대법원 판결이유

 

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다(대법원 2010. 8. 25.20081541 결정 등 참조).

 

피고는 원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있어 원고가 주장하는 피침해이익이 법률상 보호가치 있는 이익에 해당하지 않는다고 주장하나, 그러한 사유만으로는 원고의 청구를 배척할 수 없다.

 

KASAN_제3자의 권리침해와 별개로 모방행위는 불법행위, 부정경쟁행위 해당 – 제3자의 권리침해 책임과 모방자에 대한 손해배상청구는 별개의 문제 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결.pdf
다운로드

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2022. 5. 9. 16:18
:

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 20051905 판결 참조).

 

상표법 제119조 제1항 제3, 3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있다.

 

여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다.

 

한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 20062967 판결 참조).

 

이 사건 등록상표의 지정상품인스킨케어용 화장품완제품으로서의 화장품을 의미하는 것으로 해석한 다음, 원고의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 중스킨케어용 화장품원재료와 완성품의 관계로서 품질·형상·용도·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등에 차이가 있어서 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품으로 보기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 201912100 판결

대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결.pdf
0.10MB
KASAN_불사용취소심판에서 지정상품의 동일성 판단 - 화장품 원료와 완제품은 동일 상품 아님 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결.pdf
0.19MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 3. 28. 14:00
:

저작권법 제2조 제1호는 저작물을인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물로 규정하고 있다. 위 규정에서 말하는 창작물이란 창작성이 있는 저작물을 말하고 그 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니므로, 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니라 저작자가 사상이나 감정 등을 자신의 독자적인 표현방법에 따라 정리하여 기술하였다면 창작성이 인정될 수 있다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2009291 판결 등 참조).

 

따라서 국가고시나 전문자격시험의 수험서와 같은 실용적 저작물의 경우, 그 내용 자체는 기존의 서적, 논문 등과 공통되거나 공지의 사실을 기초로 한 것이어서 독창적이지는 않더라도, 저작자가 이용자들이 쉽게 이해할 수 있도록 해당 분야 학계에서 논의되는 이론, 학설과 그와 관련된 문제들을 잘 정리하여 저작자 나름대로의 표현방법에 따라 이론, 학설, 관련 용어, 문제에 대한 접근방법 및 풀이방법 등을 설명하는 방식으로 서적을 저술하였다면, 이는 저작자의 창조적 개성이 발현되어 있는 것이므로 저작권법에 의해 보호되는 창작물에 해당한다.

 

다만 복제 여부가 다투어지는 부분이 기존의 다른 저작물의 표현과 동일ㆍ유사한 경우는 물론 기존 이론이나 개념을 그 분야에서 일반적으로 사용하는 용어에 의하여 설명하거나 정리한 경우 또는 논리구성상 달리 표현하기 어렵거나 다르게 표현하는 것이 적합하지 아니한 경우누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 저작물 작성자의 창조적 개성이 발현될 여지가 없는 경우에는 저작물의 창작성이 인정되기 어렵다 할 것이므로 복제권 등의 침해도 인정될 수 없다.

 

한편 원 저작물이 전체적으로 볼 때는 저작권법 소정의 창작물에 해당한다 하더라도 그 내용 중 창작성이 없는 표현 부분에 대해서는 원 저작물에 관한 복제권 등의 효력이 미치지 않는다.

 

따라서 어문저작물에 관한 저작권침해소송에서 원 저작물 전체가 아니라 그 중 일부가 상대방 저작물에 복제되었다고 다투어지는 경우에는, 먼저 원 저작물 중 복제 여부가 다투어지는 부분이 창작성 있는 표현에 해당하는지 여부, 상대방 저작물의 해당 부분이 원 저작물의 해당 부분에 의거하여 작성된 것인지 여부 및 그와 실질적으로 유사한지 여부를 개별적으로 살펴야 하고, 나아가 복제된 창작성 있는 표현 부분이 원 저작물 전체에서 차지하는 양적ㆍ질적 비중 등도 고려하여 복제권 등의 침해 여부를 판단하여야 한다(대법원 2012. 8. 30. 선고 201070520, 70537 판결 등 참조).

 

결론 - 원고 서적이 전체적으로 저작권법의 보호대상인 저작물에 해당한다고 하더라도 창작성이 인정되지 않는 개별적인 부분에 대해서는 원고 저작권의 효력이 미치지 아니하며, 원고 서적과 피고 게시글의 서술방식, 체계의 차이, 양자 사이의 실질적인 표현의 유사 정도, 위 표현들이 원고 서적과 피고의 게시글 등에서 차지하는 비중 등에 비추어 보면, 저작권의 침해는 인정되지 아니한다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2019가합537427 판결

서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2019가합537427 판결.pdf
0.35MB
KASAN_수험서 등 실용적 저작물의 창작성 판단기준 + 후발 저작물에 의한 원 저작권 침해여부 판단기준 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2019가합537427 판결.pdf
0.20MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 3. 24. 08:51
:

상품형태 모방행위 형사처벌 조항 신설 개정 부경법 2017. 7. 18. 시행

 

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 자목 . 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

​(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

 

18(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 2조 제1(아목, 차목 및 카목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자

 

l  구법에서 형사처벌 대상에서 제외되는 부정경쟁행위를 규정한 괄호에서 자목도 포함되어 있었으나 자목을 삭제하여 제18조 형사처벌 조항의 적용대상으로 함. 2017. 7. 18. 개정법 시행일 이후 자목의 부정경쟁행위에 대해 제18조 제3항 적용 형사처벌 가능함

 

19(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제18조제1항부터 제4항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과()한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

 

판결 사안의 개요: 모방상품을 알리바바에서 구매하여 국내 판매한 행위

 

적용법조: (1) 디자인보호법 디자인등록함, (2) 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제18조 제3항 제1, 2, 1호 자목

 

판결문상 기재된 죄명: 디자인보호법위반, 부정경쟁방지및영업비미보호에관한법률위반

처벌수위: 벌금 1백만원 선고

 

판결문 일부 인용

 

실무적 코멘트

종래 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못합니다.

 

상품형태 모방행위 ()목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정되어 시행 중입니다. 이제 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금으로 처벌할 수 있습니다.

 

다소 경미한 사안에서 벌금 1백만원의 가벼운 처벌이지만, 실제 형사처벌 판결이 나온 점을 주목해야 할 것입니다.

KASAN_[부정경쟁행위 - 모방상품] 상품형태 모방행위 (자)목 부정경쟁행위 형사처벌 개정법 적용 판결 대구지방법원 서부지원 2018. 11. 27. 선고 2018고정392 판결.pdf
0.31MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 3. 23. 15:50
:

 

1. 사안의 개요 및 공소사실

 

퇴사한 임원(전 대표이사, 사내이사 역임)이 전직 회사에서 개발 중인 브랜드를 먼저 상표출원, 등록한 행위에 대해 검사 기소함. 피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다는 공소사실로 기소된 사안.

 

형법 제314'위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처한다.'

 

2. 하급심 판결 요지

 

1심 판결: 업무방해죄 유죄 인정, 징역 8개월에 집행유예 2년 선고, “피해 회사가 사용하기로 한 서비스표를 김씨가 사용의사 없이 자신의 서비스표로 먼저 출원해 등록한 행위는 피해 회사에 대한 관계에서 위계에 의한 업무방해 행위에 해당한다."

 

2심 판결; 업무방해죄 유죄 인정, 1심 유지, 피해 회사의 서비스표 등을 특허청 담당공무원의 부지를 이용해 먼저 출원하여 등록함으로써 피해 회사가 서비스표 등을 사용하는데 지장이 초래될 수 있게 만든 것은 위계에 의한 업무방해에 해당한다.

 

3. 대법원 판결요지 업무방해죄 무죄 판결

 

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(41조 제1) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

 

위계에 의한 업무방해죄에서 '위계'란 행위자가 행위의 목적을 달성하기 위해 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 해 이를 이용하는 것이다.

 

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다.

 

KASAN_퇴사한 임원이 전직 회사의 상표, 서비스표를 먼저 출원, 등록하여 선점한 행위 – 업무방해죄 불성립 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결.pdf
다운로드

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

작성일시 : 2022. 2. 25. 12:00
:

1.    상표법 제34조 제1항 제13(상표등록을 받을 수 없은 상표)

 

국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

 

2.    사안의 개요 및 특허법원 판결요지

 

(1)   외국 선사용상표의 사용기간 중에 외국 상표권을 양도하여 그 권리자가 변경된 사안

(2)   특허법원 판결요지 - 선사용상표의 사용기간 중 상표 권리가 양도되었지만 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아서 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고, 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다. 따라서 선사용상표가특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당하지 않는다고 판결함.

 

3.    대법원 판결요지 특허법원 판결 파기 환송  

 

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 20132460 판결 등 참조).

 

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.

 

따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다.

 

이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

 

선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.

 

첨부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 202011431 판결

대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결.pdf
0.10MB
KASAN_외국 선사용상표의 부정목적 상표등록의 무효 여부 – 외국 상표권자 변경 시 판단기준 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결.pdf
0.31MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2022. 1. 6. 11:00
:

1.    디자인권리자의 주장 및 쟁점

 

등록디자인의 출원 전에 공지된 디자인에 해당하더라도, 해당 디자인은 출원인으로부터 유래한 것으로서 디자인보호 법 제36조 제1항에 기하여 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이므로, 이를 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 없다고 주장.

 

2.    특허법원 판결 요지

 

신규성 상실의 예외 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용된다.

 

신규성 상실 예외 규정은디자인 등록의 요건판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.

 

디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1, 2).

 

그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, ‘3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서등록 여부 및 등록의 유효성 판단에있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 20141341 판결 참조).

 

신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는 바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.

 

자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이등록디자인과의 관계에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2021. 5. 7. 선고 20205412 판결

특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결.pdf
0.54MB
KASAN_자유실시디자인, 자유실시기술 판단기준 – 신규성상실 예외 적용대상 공지도 포함 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결.pdf
0.25MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2021. 12. 22. 11:00
:

 

 

1. 사안의 개요

 

원고 - 등록상표 상표권자, 피고 - 등록상표와 동일 또는 유사한 사용상표를 붙여 상품 판매, 특허법원 상표권 침해 인정

 

2. 상표침해행위 태양 및 상표권침해금지청구 소송의 청구취지 기재방법

 

   

3. 특허법원 판결요지

 

피고회사는 원고의 상표권을 침해하였다. 분쟁의 경과, 상표권침해를 부인하는 피고회사의 태도 등 제반사정을 고려하면, 위 침해기간 이후에도 다시 피고 회사 행위로 원고의 상표권이 침해될 우려가 있으므로, 구 상표법 65조에 따라 원고는 피고회사에 대하여 상표권침해행위의 금지 및 그 침해의 예방을 위하여 필요한 조치를 구할 수 있다.

 

따라서 피고 회사는 피고사용표장이표시된피고사용상품을양도하거나광고에상표를표시하여전시, 반포하여서는 아니 되고, 자신의 사무소 등에 보관 중인 피고 사용상품에 표시된 사용표장을 제거할 의무가 있다.

 

원고는 사용표장이 표시된 사용상품의 생산, 사용, 대여, 수입, 수출, 양도 또는 대여의 청약의 금지도 구하나, 이 중 생산, 사용, 대여, 양도 또는 대여의 청약은 상표법이 정한 침해행위의 태양에 해당하지 아니하므로,

 

그리고 수입, 수출은 피고가 실제 침해행위를 하였다거나 침해행위가 임박하였다는 입증이 없어 금지명령을 할 필요가 없으므로, 모두 이유없다.

 

원고는 사용상품의 폐기도 구하나, 제반사정을 고려할 때 사용상품에 표시된 사용표장의 제거만으로도 충분히 침해예방의 효과를 달성할 수 있으므로 위 인정범위 내에서만 받아들인다.

 

첨부: 특허법원 2020. 5. 22. 선고 20191821 판결

 

KASAN_상표침해소송 실무 – 침해행위 태양 및 상표권침해금지청구 소송의 청구취지 기재방법 특허법원 2020. 5. 22. 선고 2019나1821 판결.pdf
다운로드
특허법원 2020. 5. 22. 선고 2019나1821 판결.pdf
다운로드

 

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

작성일시 : 2021. 12. 22. 09:50
:

1.    법리 - 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있는 경우 및 그에 관한 판단 기준

 

디자인과 상표는 배타적선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 200068 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 201058261 판결 등 참조).

 

다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 20021324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 201118802 판결 등 참조).

 

이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 20023445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 201113441 판결 등 참조).

 

2.    구체적 사안의 판단

 

(1)   쟁점: 확인대상표장이 단지 디자인으로만 사용된 것인지, 아니면 출처표시로도 사용된 것인지 여부

 

(2)   특허법원 판단 - 피고 확인대상표장에 표시된 세 줄의 홈 형상은 상품의 장식이나 외장으로 인식되는 데에 그칠 뿐 수요자가 이를 상품의 출처표시로 인식하여 상표로서 기능하지 않아, 원고 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

 

(3)   대법원 판결요지 상표적 사용 인정, 특허법원 판결 파기 환송   

 

배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 주차장 천장 등에 설치되는 제품으로 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배선덕트 시공업자들이라고 할 수 있다. 그런데 배선덕트 등의 몸체와 뚜껑에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 홈 형태로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상이 표시된 원고의 상품이 사용공급된 기간, 이 사건 등록상표에 대한 광고의 내용기간과 규모, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 세 줄의 홈 형상으로 된 원고의 이 사건 등록상표는 피고가 이 사건 확인대상표장을 사용한 2017년경 당시 수요자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있다.

 

배선덕트의 표면에 세 줄의 홈 형상이 표시된 등록디자인 중 피고가 이 사건 확인대상표장을 배선덕트에 사용한 2017년 당시에 존재하던 등록디자인 13건은 모두 원고 측이 출원하여 등록받은 것으로 원고 측에 독점적배타적인 권리가 있고, 그 외 주식회사 미모아, 다존전기 주식회사의 등록디자인 2건은 이미 2001년과 2005년에 각각 소멸된 상태였으며, 달리 세 줄의 홈 형상이 배선덕트 상품에서 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태라거나 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 변형한 것에 불과하다고 볼 만한 자료가 없다.

 

세 줄의 홈 형상은 배선덕트 상품 표면에 길이를 따라 가로의 길쭉한 홈으로 표시되어 있어 상품을 진열판매시공할 때 외관상 잘 드러난다. 피고 사용상품에 표시된 이 사건 확인대상표장의 크기와 위치 등을 보면 그 사용 형태가 원고의 이 사건 등록상표의 사용 형태와 별로 다르지 않다.

 

피고는 2005년경부터 배선덕트를 판매하고 있는 등 해당 업계에서 원고와 경쟁하는 관계에 있으므로 세 줄의 홈 형상의 입체상표인 원고의 이 사건 등록상표가 배선덕트 등에 원고 상품의 출처표시로 사용된다는 것을 잘 알면서 이 사건 확인대상표장을 원고의 이 사건 등록상표 사용 형태와 상당히 비슷하게 사용하였다고 볼 수 있다.

 

이러한 피고의 의도는 이 사건 확인대상표장을 출처표시로 사용하는 한편 원고 상품의 출처표시로 수요자들에게 알려진 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 것으로 보인다.

 

피고가 원고의 이 사건 심판청구 이후 배선덕트의 세 줄의 홈 형상에 대하여 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받았더라도 달리 보기 어렵다

 

결론 - 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없어, 피고 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 대법원 2021. 12. 16. 선고 201910418 판결

대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결.pdf
0.15MB
KASAN_입체상표 vs 디자인 관계 – 배선덕트 단순한 3줄 형상 상표적 사용, 디자인 등록에도 출처표시 인정 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결.pdf
0.36MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2021. 12. 21. 11:26
:

1.    디자인 보호법 33(디자인등록의 요건)

 

① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.

1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인

2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 기통신회선을 통하여 공중(공중)이 이용할 수 있게 된 디자인

3. 1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인

② 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.

1. 1항제1호ㆍ제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합

2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합

 

2.    디자인보호법 제33조 제1항 제3호 해당 여부 유사여부 판단 관련 법리

 

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비ㆍ관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고(대법원 2006. 9. 8. 선고 20052274 판결 참조),

 

그 구성요소 중 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 20074830 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 20112787 판결 등 참조)

 

한편 양 디자인의 공통되는 부분이 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 이러한 부분들이 유사하다는 사정만으로 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 할 수 없다. 그러나 물품의 기능을 확보할 수 있는 선택 가능한 대체 형상이 존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이 아니므로, 이 경우 단순히 기능과 관련된 형상이라는 이유만으로 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여서는 아니 된다(대법원 2020. 9. 3. 선고 20161710 판결 참조)

 

3.    디자인보호법 제33조 제2항 제1호 해당 여부 용이창작 판단 관련 법리

 

디자인보호법 제33조 제2항의 취지는, 공지디자인의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합(이하공지형태라 한다)이나 국내외에서 널리 알려진 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들의 결합(이하주지형태라 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한 상업적ㆍ기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경ㆍ조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다.

 

또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형ㆍ변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 창작수준을 판단할 때는 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 20132613 판결 등 참조).

 

4.    구체적 사안의 판단 용이창작 불인정

 

가.  등록무효 심판청구인(원고)의 주장요지

 

등록무효 사유 주장 - 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1 내지 3, 5, 6과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 통상의 디자이너가 선행디자인 1 내지 3, 5, 6으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인에 해당하여 디자인보호법 제33조 제2항 제1호에도 해당한다.

 

나 특허법원 판결요지

 

이 사건 등록디자인이 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 거의 그대로 모방 또는 전용하는 수준이라거나, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 아니하는 상업적 기능적 변형에 해당한다고 보기 어렵다.

 

나아가 위와 같은 차이점들에다가, 특히 통공 입구측의 확관부 및 그와 연이어진 수직 걸림턱의 외주면이 둥근 형태는 선행디자인들에서는 전혀 발견할 수 없고 이 사건 등록디자인에서 처음 채택한 것으로 보이는 점 등까지 더하여 보면, 이 사건 등록디자인이 가지는 앞서 본 차이점들을 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법 또는 표현방법으로 기존의 디자인을 변경조합 또는 전용한 것이라거나, 통상의 디자이너가 선행디자인들을 결합하여 용이하게 창작할 수 있을 정도로 창작수준이 낮은 것이라고 볼 수도 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 20206552 판결

특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허6552 판결.pdf
1.57MB
KASAN_디자인 등록요건, 유사판단, 용이창작 판단 – 등록무효 심판 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허6552 판결.pdf
0.29MB

[질문 또는 상담신청 입력하기]

작성일시 : 2021. 11. 8. 15:00
:

 

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

아래와 같은 스마트폰 액세서리 디자인에 관한 등록디자인 침해소송에서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 볼 수 있는지 여부, 즉 등록디자인의 무효 여부가 쟁점.

 

 

2. 대법원 판결요지

 

. 기본 법리 - 판단기준

 

등록디자인에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는,

 

디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고,

 

디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다.

 

통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는,

(1) 공지디자인의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나,

 

(2) 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하거나, 또는

 

(3) 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경, 조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이

 

창작수준이 낮은 디자인이어야 한다.

 

. 구체적 사안의 판단

 

㉮ 이 사건 등록디자인은 플레이트의 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 형상임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 가운데 부분이 평평한 형상으로 되어 있는 점, ㉯ 이 사건 등록디자인은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 평평하여 그 단면이 전체적으로 사각형임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 원형인 점, ㉰ 이 사건 등록디자인은 링의 하부에 직선부분이 존재함에 비하여

 

비교대상디자인 2, 3은 링의 하부에 직선부분이 존재하지 않는 점 등에서 차이가 있다.

 

위와 같이 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 돌출 여부, 링 몸체의 윗면과 아랫면의 형상, 링 하부의 직선부분의 유무 등에서 서로 차이가 있다. 특히 이 사건 등록디자인 중 링의 하부에 존재하는 직선부분전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않고, 관찰되기 쉬운 부분에도 해당하므로, 이러한 직선부분의 존재로 인하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 2, 3과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 수 있다. 따라서 비교대상디자인 2, 3을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다.

 

한편 대상 물품을배터리상에 안전고리가 설치된 휴대폰으로 하는 비교대상디자인 5에는 안전고리의 하부에 직선에 가까운 원호의 형태가 나타나 있기는 하다. 그러나 비교대상디자인 5의 안전고리는 그 대상 물품의 용도, 기능이나 구체적인 형상, 모양이 이 사건 등록디자인과는 차이가 있으므로, 비교대상디자인 5를 비교대상디자인 2, 3과 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 이 사건 등록디자인을 창작해 낼 수 없다.

 

나아가 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그 디자인 분야에서 찾아볼 수 없는 것일 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인에서와 같은 형상과 모양으로 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

 

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 앞서 본 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

 

KASAN_상품모방, 디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점 - 등록디자인의 창작성 흠결 및 무효 가능성 판단 - 스마트폰 악세서리 디자인권 침해소송 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결.pdf
다운로드

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

작성일시 : 2021. 10. 8. 10:09
: