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1.    특허권침해 손해배상청구권 소멸시효 – 단기 3년 vs 장기 10년

(1)   불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의 ‘손해 및 가해자를 안 날’이란 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 볼 것인지는 개별적 사건에서 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245 판결 등 참조).

(2)   피고의 소멸시효 항변에 관하여 보면, 특허권자 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실, 원고는 2016. 5. 4. 이 사건 소를 제기하였다. 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 소 제기일로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다.

2.    특허 무효심판의 진행 – 소멸시효 중단사유 아님  

(1)   특허권자 주장 - 소외 제3의 회사가 이 사건 특허권에 대한 등록무효심판이 원고의 승소로 확정된 날을 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 기산일로 보아야 한다.

(2)   법원 판단 - 원고가 주장하는 위 등록무효심판은 피고에 의해 제기된 것이 아니라 피고와 무관한 제3자(소외 주식회사 I)에 의해 신청된 것으로서 원고와 제3자 사이의 우연한 사정이 원고와 피고 사이의 권리관계에 영향을 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 일단 등록된 특허는 그 등록에 대한 무효심결이 확정되기 전까지는 ‘유효’한 것으로 간주되므로(공정력), 원고가 주장하는 사유만으로 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권에 기한 권리행사에 장애사유가 있었다고 인정할 수 없다.

3.    침해자의 부당이득반환 의무 – 10년의 소멸시효  

(1)   피고가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다.

(2)   부당이득반환청구권 소멸시효 – 10년

4.    부당이득 반환 범위 – 침해자 수익이 특허권자 손해액 보다 많을 경우 

(1)   반환 범위 - 부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

(2)   특허권 침해로 인한 특허권 침해를 원인으로 한 부당이득반환청구에 특허법 제128조의 손해배상액의 산정 규정이 그대로 또는 유추적용될 수 없다.

(3)   침해자가 얻은 이익에 특허권 외에 자신의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있는 경우, 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 침해자 피고의 영업이익 전부를 고의 부당이득으로 인정할 수 없다.

(4)   이 경우 침해자 피고는 특허권자 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

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1.    특허권침해 손해배상청구권 소멸시효 – 단기 3년 vs 장기 10년

(1)   불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의 ‘손해 및 가해자를 안 날’이란 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 볼 것인지는 개별적 사건에서 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245 판결 등 참조).

(2)   피고의 소멸시효 항변에 관하여 보면, 특허권자 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실, 원고는 2016. 5. 4. 이 사건 소를 제기하였다. 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 소 제기일로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다.

2.    특허 무효심판의 진행 – 소멸시효 중단사유 아님  

(1)   특허권자 주장 - 소외 제3의 회사가 이 사건 특허권에 대한 등록무효심판이 원고의 승소로 확정된 날을 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 기산일로 보아야 한다.

(2)   법원 판단 - 원고가 주장하는 위 등록무효심판은 피고에 의해 제기된 것이 아니라 피고와 무관한 제3자(소외 주식회사 I)에 의해 신청된 것으로서 원고와 제3자 사이의 우연한 사정이 원고와 피고 사이의 권리관계에 영향을 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 일단 등록된 특허는 그 등록에 대한 무효심결이 확정되기 전까지는 ‘유효’한 것으로 간주되므로(공정력), 원고가 주장하는 사유만으로 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권에 기한 권리행사에 장애사유가 있었다고 인정할 수 없다.

3.    침해자의 부당이득반환 의무 – 10년의 소멸시효  

(1)   피고가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다.

(2)   부당이득반환청구권 소멸시효 – 10년

4.    부당이득 반환 범위 – 침해자 수익이 특허권자 손해액 보다 많을 경우 

(1)   반환 범위 - 부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

(2)   특허권 침해로 인한 특허권 침해를 원인으로 한 부당이득반환청구에 특허법 제128조의 손해배상액의 산정 규정이 그대로 또는 유추적용될 수 없다.

(3)   침해자가 얻은 이익에 특허권 외에 자신의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있는 경우, 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 침해자 피고의 영업이익 전부를 고의 부당이득으로 인정할 수 없다.

(4)   이 경우 침해자 피고는 특허권자 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

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I.              매매목적물과 대금의 미정 BUT 장래 확정기준 정한 경우 – 매매계약 성립: 대법원 2020. 4. 9. 선고 2017다20371 판결

1.    매매계약이 성립하려면 반드시 계약 체결 당시에 매매목적물과 대금을 구체적으로 특정할 필요가 있는지 여부 – 소극

매매는 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다(민법 제563조). 매매계약은 매도인이 재산권을 이전하는 것과 매수인이 대금을 지급하는 것에 관하여 쌍방 당사자가 합의함으로써 성립한다.

매매목적물과 대금은 반드시 계약 체결 당시에 구체적으로 특정할 필요는 없고, 이를 나중에라도 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준이 정해져 있으면 충분하다(대법원 1986. 2. 11. 선고 84다카2454 판결, 대법원 1996. 4. 26. 선고 94다34432 판결 등 참조).

2.    매매대금의 확정을 장래에 유보하고 매매계약을 체결한 경우 계약 내용을 정하는 방법

당사자 사이에 계약을 체결하면서 일정한 사항에 관하여 장래의 합의를 유보한 경우에 당사자에게 계약에 구속되려는 의사가 있고 계약 내용을 나중에라도 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준이 있다면 계약 체결 경위, 당사자의 인식, 조리, 경험칙 등에 비추어 당사자의 의사를 탐구하여 계약 내용을 정해야 한다(대법원 2007. 2. 22. 선고 2004다70420, 70437 판결 등 참조). 매매대금의 확정을 장래에 유보하고 매매계약을 체결한 경우에도 이러한 법리가 적용된다.

3.    구체적 사안의 판단

원고는 피고에게 이 사건 임야 전체를 명의신탁하였다고 하면서 피고 명의의 소유권이전등기의 말소 등을 청구하였고, 피고는 원고가 이 사건 임야 중 일부를 매도하고 나머지를 명의신탁하였다고 주장함. 소유권이전등기 당시 원고와 피고 사이에 매매목적물을 구체적으로 특정하지 않았더라도 이를 나중에 구체적으로 특정할 수 있는 방법과 기준을 정하였음. 대금에 관하여 장래에 확정하기로 유보하였는데, 이후 대금에 관한 합의가 이루어지지 않았더라도 원고가 계약을 이행하여 계약에 구속되려는 의사가 있으므로 당사자의 의사를 탐구하여 대금을 정해야 함. 계약 체결 당시에 매매목적물과 대금이 구체적으로 특정되지 않았더라도 매매계약이 유효하게 성립하였다고 판단하여 상고를 기각한 사례임

II.             가계약금, 계약증거금 쟁점 – 사안의 구체적 사정에 따라 본계약 및 가계약의 성립 여부, 본 계약체결 불발 시 반환 또는 포기의 대상, 범위

1.    대구지방법원서부지원 2018. 12. 11. 선고 2018가소21928 판결 – 기본법리 정리

우리 사회의 일반적인 거래관행에 가계약 내지 가계약금의 지급이라는 형태의 법률행위가 광범위하게 형성되어 있지만, 그 법률상의 의미와 구속력의 정도에 관하여 정립된 법리가 없다. 가계약도 계약의 일종이고, 계약금에 비추어 소액이지만 가계약금의 수수까지 이루어지는 만큼 뭔가 구속력이 있겠지만, 임시의 계약이다 보니 본계약보다는 약한 구속력을 가진, 약간은 불분명한 무엇일 수밖에 없다. 결국은 가계약에 관한 당사자들의 의사합치의 내용이 무엇인지에 관한 해석의 문제로서 당사자들이 가계약에 이른 경위에 따라 다양한 해석이 가능하다.

일반적으로 가계약의 체결은 본계약의 중요부분에 대하여 어느 정도 합의가 이루어진 이후에 이루어지는데, 불행히도 대부분의 경우는 합의내용에 대한 별도의 서면을 작성하지 아니한 채 ‘빠른 시일 내에 본계약의 체결 여부를 결정하기로 하고, 본계약 체결 이전에 가계약을 체결하는데, 가계약금을 수수함으로써 본계약을 체결할 의무를 어느 정도 부담한다’는 정도의 인식을 공유하는 정도에 그친다.

위와 같은 가계약에 있어서 우리 사회에 일반적으로 용인되는 가계약금에 관한 인식은 당사자들 사이에 다른 특별한 약정이 없는 한 다음과 같은 정도로 정리될 수 있다. 매매계약의 경우를 예를 들어 매매의 가계약을 체결하고 가계약금을 수수하는 것은 매수인에게 다른 사람에 우선하여 본계약을 체결할 수 있는 우선적 선택권을 부여하고, 매도인은 이를 수인하는 데 본질적인 의미가 있으므로, 가계약제도는 매도인보다 매수인을 위한 장치이다. 본계약을 체결할지 여부를 결정할 기간은 비교적 단기간으로 정해지고, 매수인은 그 기간 내에 본계약의 체결을 요구할 권리를 가지는데, 매도인은 매수인의 본계약 체결요구에 구속되므로, 매도인은 매수인의 매매계약 체결요구를 거절할 수 없다.

매수인은 일방적인 매매계약 체결요구권을 가지는 대신 매수인이 매매계약의 체결을 포기하는 경우 매수인은 가계약금의 반환 역시 포기하여야 하는데, 이는 매도인이 매수인에게 일방적인 계약체결 요구권을 부여함으로써 부담하는 법률적인 지위의 불안정성에 대한 보상의 의미를 가진다.

매도인이 매매계약의 체결을 거부하더라도 매수인은 매매계약 체결권을 일방적으로 행사할 수 있으므로, 결국 매수인의 의사에 따라 매매계약이 체결되고, 이때 정해진 계약금은 해약금의 성질을 가지므로, 매도인은 계약금의 배액을 상환하고 나서야 비로소 매매계약의 구속력에서 벗어날 수 있을 것이다. 위와 같은 내용은 우리 사회에 일반화된 공감을 정리한 것이고, 당사자들의 구체적인 의사에 따라 다양한 내용으로 확장될 수 있음은 물론이다.

2.    계약 불성립의 경우 – 가계약금, 증거금 그대로 반환 대상

본 계약을 체결하기 전에 가계약도 성립되지 않았다면, 가계약금, 계약증거금 명목으로 주고 받은 금액은 당사자 사이에 법적 구속력이 없습니다. 계약금이나 해약금과 같이 몰취 또는 배액배상의 대상이 아닙니다. 그 금액 그대로 주고 받아서 원상회복하면 될 것입니다.

가계약금 송금 BUT 본 계약 불발 – 가계약금만 반환 인정 사례: 울산지방법원 2017. 6. 28. 선고 2017나20531 판결

원고가 2015. 9. 24. 이 사건 토지의 매수를 위하여 피고에게 500만 원을 송금한 사실은 인정할 수 있으나, 원고와 피고 사이에 매매계약에 있어서 그 본질적 사항인 매매대금에 관하여 구체적으로 의사의 합치가 있거나 장래 구체적으로 특정할 수 있는 기준과 방법 등에 관하여 합의가 있었음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고와 피고 사이에 이 사건 토지에 관한 매매계약이 성립되었다고 보기 어려움

따라서 피고는 원고에게 부당이득으로서 원고로부터 지급받은 500만 원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날인 2016. 10. 22.부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 판단

실무상 핵심적 포인트는 가계약의 성립 여부입니다. 만약 가계약이 성립되었다면 대구지방법원서부지원 2018. 12. 11. 선고 2018가소21928 판결에 따라 해결해야 할 것입니다.

3.    본 계약의 세부사항을 결정한 후 본 계약 체결 전 가계약금만 주고 받았으나 본 계약 체결 불발 시 반환대상 기준은 수수한 가계약금이 아니라 본 계약금액

매수인은 본 계약금을 포기하고 계약을 해제할 수 있고, 매도인은 계약금의 배액을 물어주고 계약을 해제할 수 있습니다. 약정된 계약금 중 일부만 받았더라도 전체 계약금을 기준으로 정해야 합니다.

대법원 2015. 04. 23 선고 2014다231378 판결

실제 교부받은 계약금의 배액만을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다면 이는 당사자가 일정한 금액을 계약금으로 정한 의사에 반하게 될 뿐 아니라, 교부받은 금원이 소액일 경우에는 사실상 계약을 자유로이 해제할 수 있어 계약의 구속력이 약화되는 결과가 되어 부당하기 때문에, 계약금 일부만 지급된 경우 수령자가 매매계약을 해제할 수 있다고 하더라도 해약금의 기준이 되는 금원은 실제 교부 받은 계약금'이 아니라 약정 계약금이라고 봄이 타당하므로, 매도인이 계약금의 일부로 지급받은 금원의 배액을 상환하는 것으로는 매매계약을 해제할 수 없다.

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1. 특허권자의 특허침해 주장 및 권리범위확인심판 진행 경위

소멸시효 항변에 관하여 보면, ①원고 특허권자는 2011. 2. 21. 및 2011. 3. 22. 피고에게 피고제품의 생산, 판매 등에 관하여 제1, 2차 경고장을 보낸 사실, ②피고가 2011. 3. 4. 및 2011. 4. 1. 위 각 경고장에 관하여 원고에게 위 실시제품이 1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 답변한 사실, ③이에 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실을 인정할 수 있다.

2. 특허법원 판결요지 – 소멸시효 3년 관련 판단

특허권자 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다. 따라서 피고의 소멸시효 항변은 이유 있다.

3. 특허침해자의 부당이득반환 의무 및 범위

원고는 피고가 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다고 주장한다.

앞에서 본 바와 같이, 피고는 위 기간 동안 피고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다.

부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

증거에 의하면, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위로 인하여 얻은 매출액은 합계 152,112,960원인 사실이 인정된다. 또한 ①특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12.에 발간한 “지식재산분쟁 현황조사 연구 – 국내 특허 라이선스 실태조사”에서 1항 발명이 속한 건설업 관련 특허의 업종별 및 기술유형별 평균 실시료율은 ‘업종 분류’로는 약 6.2%, ‘기술유형별 분류’로는 약 5.6%인 점, ②산업통상자원부에서 발간한 기술가치평가 실무가이드(2017. 12.)에 의하면, 어스앵커 브라켓의 제조와 관련된 ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 평균 로열티율은 평균 3.4%이고, 한국과학기술정보연구원이 기술 또는 특허의 경제적 가치를 평가할 목적으로 구현한 온라인 기술가치평가시스템 스타-밸류 5.0에서 제공하는 업종별 로열티율 정보에 의하면, ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 경상 로열티율은 평균 3.7%인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 봄이 타당하다. 따라서 피고는 원고에게 피고제품과 관련하여 이 사건 특허권의 무단 사용으로 인한 부당이득으로 7,605,648원(= 152,112,960원 × 5%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결

특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결 .pdf

KASAN_특허침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 3년의 기산일 – 경고장 X, 적극적 권리범위확인심판의 청구일 X, 인용 심결일 X, 인용 심결의 확정일 O 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판.pdf

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1. 특허권자의 특허침해 주장 및 권리범위확인심판 진행 경위

소멸시효 항변에 관하여 보면, ①원고 특허권자는 2011. 2. 21. 및 2011. 3. 22. 피고에게 피고제품의 생산, 판매 등에 관하여 제1, 2차 경고장을 보낸 사실, ②피고가 2011. 3. 4. 및 2011. 4. 1. 위 각 경고장에 관하여 원고에게 위 실시제품이 1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 답변한 사실, ③이에 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실을 인정할 수 있다.

2. 특허법원 판결요지 – 소멸시효 3년 관련 판단

특허권자 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다. 따라서 피고의 소멸시효 항변은 이유 있다.

3. 특허침해자의 부당이득반환 의무 및 범위

원고는 피고가 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다고 주장한다.

앞에서 본 바와 같이, 피고는 위 기간 동안 피고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다.

부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

증거에 의하면, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위로 인하여 얻은 매출액은 합계 152,112,960원인 사실이 인정된다. 또한 ①특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12.에 발간한 “지식재산분쟁 현황조사 연구 – 국내 특허 라이선스 실태조사”에서 1항 발명이 속한 건설업 관련 특허의 업종별 및 기술유형별 평균 실시료율은 ‘업종 분류’로는 약 6.2%, ‘기술유형별 분류’로는 약 5.6%인 점, ②산업통상자원부에서 발간한 기술가치평가 실무가이드(2017. 12.)에 의하면, 어스앵커 브라켓의 제조와 관련된 ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 평균 로열티율은 평균 3.4%이고, 한국과학기술정보연구원이 기술 또는 특허의 경제적 가치를 평가할 목적으로 구현한 온라인 기술가치평가시스템 스타-밸류 5.0에서 제공하는 업종별 로열티율 정보에 의하면, ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 경상 로열티율은 평균 3.7%인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 봄이 타당하다. 따라서 피고는 원고에게 피고제품과 관련하여 이 사건 특허권의 무단 사용으로 인한 부당이득으로 7,605,648원(= 152,112,960원 × 5%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결

특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결 .pdf

KASAN_특허침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 3년의 기산일 – 경고장 X, 적극적 권리범위확인심판의 청구일 X, 인용 심결일 X, 인용 심결의 확정일 O 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판.pdf

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1. 특허권자의 특허침해 주장 및 권리범위확인심판 진행 경위

소멸시효 항변에 관하여 보면, ①원고 특허권자는 2011. 2. 21. 및 2011. 3. 22. 피고에게 피고제품의 생산, 판매 등에 관하여 제1, 2차 경고장을 보낸 사실, ②피고가 2011. 3. 4. 및 2011. 4. 1. 위 각 경고장에 관하여 원고에게 위 실시제품이 1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 답변한 사실, ③이에 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실을 인정할 수 있다.

2. 특허법원 판결요지 – 소멸시효 3년 관련 판단

특허권자 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다. 따라서 피고의 소멸시효 항변은 이유 있다.

3. 특허침해자의 부당이득반환 의무 및 범위

원고는 피고가 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다고 주장한다.

앞에서 본 바와 같이, 피고는 위 기간 동안 피고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다.

부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

증거에 의하면, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위로 인하여 얻은 매출액은 합계 152,112,960원인 사실이 인정된다. 또한 ①특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12.에 발간한 “지식재산분쟁 현황조사 연구 – 국내 특허 라이선스 실태조사”에서 1항 발명이 속한 건설업 관련 특허의 업종별 및 기술유형별 평균 실시료율은 ‘업종 분류’로는 약 6.2%, ‘기술유형별 분류’로는 약 5.6%인 점, ②산업통상자원부에서 발간한 기술가치평가 실무가이드(2017. 12.)에 의하면, 어스앵커 브라켓의 제조와 관련된 ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 평균 로열티율은 평균 3.4%이고, 한국과학기술정보연구원이 기술 또는 특허의 경제적 가치를 평가할 목적으로 구현한 온라인 기술가치평가시스템 스타-밸류 5.0에서 제공하는 업종별 로열티율 정보에 의하면, ‘기타 기계 및 장비 제조업’의 경상 로열티율은 평균 3.7%인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 봄이 타당하다. 따라서 피고는 원고에게 피고제품과 관련하여 이 사건 특허권의 무단 사용으로 인한 부당이득으로 7,605,648원(= 152,112,960원 × 5%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결

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KASAN_특허침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 3년의 기산일 – 경고장 X, 적극적 권리범위확인심판의 청구일 X, 인용 심결일 X, 인용 심결의 확정일 O 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판.pdf

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1. 위법한 신청부분, 초과부분에 제한되지 지급된 보조금, 지원금의 전액을 반환해야 함: 대법원 2019. 8. 30. 선고 2018다242451 판결

2. 위법한 해당행위자에 대한 지원금만 한정하여 반환, 그 해당자가 속한 반(단체)에 대한 지원금 전액 반환은 위법: 대법원 2015. 6. 24. 선고 2015두39378 판결

실제로 이 사건 어린이집에 등원하지 않은 아동 1명을 등원한 것처럼 허위로 등록하여 해당 아동에 대한 기본보육료, 급식비를 수령한 것은 구 영유아보육법 제40조 제3호가 정한 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 경우’에 해당하므로 이 사건 보조금 반환명령 중 해당 아동에 대한 기본보육료 및 급식비에 해당하는 금액의 반환을 명한 부분은 적법하다고 판단하였다.

보조금 반환범위: 대법원 판결 - 허위로 등록한 영아에 대한 기본보육료 및 급식비 부분을 초과하여 해당 반에 대한 기본보육료 및 급식비 전부에 대하여 반환명령을 한 것이 위법하다.

KASAN_부당신청, 거짓, 위법한 신청 적발 시 정부보조금, 지원금의 반환범위 관련 대법원 판결.pdf

1. 사안의 개요 및 쟁점

고용보험법에 따라 국가로부터 중소기업 청년인턴제 사업을 위탁받은 A사는 B사와 청년인턴지원협약을 맺고 지원금을 지급함

A사와 B사가 체결한 협약서에 'B사가 지침 및 협약을 위반해 부정·부당하게 지원금을 지급받은 경우 지방관서의 반환명령 또는 A사의 요구에 따라 반환해야 한다'는 규정 포함

B사의 부정신청 및 부정수급 적발 – 행정청이 아닌 위탁사업자 A사에서 수급자 B사를 대상으로 지원금 반환청구소송을 제기한 상황

쟁점 - 청년인턴지원협약에 따라 A사가 B사를 상대로 지원금 반환청구를 민사소송으로 제기한 것은 적법한지 여부

2. 대법원 판결요지

보조급법상 보조사업자가 중앙관서의 장 또는 지방자치단체의 장인 경우에만 반환명령의 대상이 된 보조금을 강제징수할 수 있도록 유보하고 있다. 따라서 A사가 보조금수령자(B사)를 상대로 보조금 반환을 요구하더라도 B사가 이를 따르지 않을 때에는 이를 강제징수할 수는 없다.

A사가 B사에 보조금을 반환하라고 요구하는 것은 공권력의 행사로서의 '반환명령'이 아니라 대등한 당사자의 지위에서 계약에 근거한 의사표시이고, A사가 협약에 따라 B사에 지원금 반환을 요구하는 것은 의무 위반을 이유로 채무불이행 책임을 구하는 것에 불과하므로 민사소송 대상이다.

원고가 고용노동부의 청년취업인턴제시행지침 또는 구 ｢보조금 관리에 관한 법률｣(2016. 1. 28. 법률 제13931호로 개정되기 전의 것) 제33조의2 제1항 제1호에 따라 보조금수령자에 대하여 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 지급받은 보조금을 반환하도록 요구하는 의사표시는 우월한 지위에서 하는 공권력의 행사로서의 ‘반환명령’이 아니라, 대등한 당사자의 지위에서 계약에 근거하여 하는 의사표시라고 보아야 한다.

또한 원고의 피고에 대한 이 사건 협약에 따른 지원금 반환청구는 협약에서 정한 의무의 위반을 이유로 채무불이행 책임을 구하는 것에 불과하고, 그 채무의 존부 및 범위에 관한 다툼이 이 사건 협약에 포함된 공법적 요소에 어떤 영향을 받는다고 볼 수도 없으므로 민사소송의 대상이라고 보아야 한다.

3. 부정수급 적발 시 반환범위 – 지원금 전액

지원금의 심사단계에서 거짓 기타 부정한 방법이 개입되었음이 확인된 경우에는 지원금을 일부라도 지급하지 않아야 한다고 규정한 경우, 부정하게 신청하여 수령한 지원금액 전액이 반환대상인지 여부 – 전액 반환 인정

이 사건 협약 제16조에 의해 원고와 피고 사이의 계약 내용으로 편입된 이 사건 지침에 의하면, 실시기업이 지원금 지급신청을 하면서 임금을 부풀린 허위의 인턴약정서를 제출하는 행위는 ‘거짓 기타 부정한 방법으로 지원금을 신청하는 경우’에 해당하고(Ⅷ. 3-2항), 운영기관이 실시기업으로부터 인턴약정서 등을 제출받아 심시하는 단계에서 거짓 기타 부정한 방법이 개입되었음을 확인한 경우에는 해당 신청에 대해서도 지원금을 일부라도 지급하지 않아야 한다(Ⅷ. 3-4항). 따라서 운영기관이 실시기업이 허위의 인턴약정서를 제출하였다는 사정을 미처 파악하지 못하고 해당 신청에 따른 지원금을 지급한 경우에는, 실시기업이 해당 신청으로 수령한 지원금액 전액이 거짓 기타 부정한 방법으로 지원받은 금액으로서 운영기관에게 반환하여야 할 대상이라고 보아야 한다.

KASAN_국가보조금, 지원금 사업에서 부정신청, 부정수급 적발 시 반환청구는 민사소송 지원금 전액 반환 의무 대법원 2019. 8. 30. 선고 2018다242451 판결.pdf

1. 정부지원사업의 부정수급 지원금 반환청구 소송 – 행정소송이 아닌 민사소송 대상

청년인턴지원협약에 따른 지원금 반환청구가 채무불이행 책임을 구하는 것에 불과하여 민사소송의 방법으로 부정수급 지원금의 반환을 구할 수 있는지 여부 – 인정

원고가 고용노동부의 청년취업인턴제시행지침 또는 구 ｢보조금 관리에 관한 법률｣(2016. 1. 28. 법률 제13931호로 개정되기 전의 것) 제33조의2 제1항 제1호에 따라 보조금수령자에 대하여 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 지급받은 보조금을 반환하도록 요구하는 의사표시는 우월한 지위에서 하는 공권력의 행사로서의 ‘반환명령’이 아니라, 대등한 당사자의 지위에서 계약에 근거하여 하는 의사표시라고 보아야 한다.

또한 원고의 피고에 대한 이 사건 협약에 따른 지원금 반환청구는 협약에서 정한 의무의 위반을 이유로 채무불이행 책임을 구하는 것에 불과하고, 그 채무의 존부 및 범위에 관한 다툼이 이 사건 협약에 포함된 공법적 요소에 어떤 영향을 받는다고 볼 수도 없으므로 민사소송의 대상이라고 보아야 한다.

2. 부정수급 적발 시 반환범위 – 지원금 전액 

지원금의 심사단계에서 거짓 기타 부정한 방법이 개입되었음이 확인된 경우에는 지원금을 일부라도 지급하지 않아야 한다고 규정한 경우, 부정하게 신청하여 수령한 지원금액 전액이 반환대상인지 여부 – 전액 반환 인정

이 사건 협약 제16조에 의해 원고와 피고 사이의 계약 내용으로 편입된 이 사건 지침에 의하면, 실시기업이 지원금 지급신청을 하면서 임금을 부풀린 허위의 인턴약정서를 제출하는 행위는 ‘거짓 기타 부정한 방법으로 지원금을 신청하는 경우’에 해당하고(Ⅷ. 3-2항), 운영기관이 실시기업으로부터 인턴약정서 등을 제출받아 심시하는 단계에서 거짓 기타 부정한 방법이 개입되었음을 확인한 경우에는 해당 신청에 대해서도 지원금을 일부라도 지급하지 않아야 한다(Ⅷ. 3-4항). 따라서 운영기관이 실시기업이 허위의 인턴약정서를 제출하였다는 사정을 미처 파악하지 못하고 해당 신청에 따른 지원금을 지급한 경우에는, 실시기업이 해당 신청으로 수령한 지원금액 전액이 거짓 기타 부정한 방법으로 지원받은 금액으로서 운영기관에게 반환하여야 할 대상이라고 보아야 한다.

첨부: 대법원 2019. 8. 30. 선고 2018다242451 판결

대법원 2019. 8. 30. 선고 2018다242451 판결.pdf

KASAN_국가보조금, 지원금 사업에서 부정신청, 부정수급 적발 시 반환청구는 민사소송 지원금 전액 반환 의무 대법원 2019. 8. 30. 선고 2018다242451 판결.pdf