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(1)   권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

(2)   설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강’을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강’의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강’을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

(3)   확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

(4)   설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 제2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 제2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

(5)   결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

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1.    균등침해 성립요건 – 기본 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

2.    과제 해결원리의 동일여부 판단: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결

(1)   확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

(2)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

(3)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

(4)   따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

(5)   발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

3.    변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단기준 – 공지된 기술내용을 제외하고 특허발명 특유의 기술내용을 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

(1)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

(2)   따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(3)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(4)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(5)  정리: 특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나, (특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(6)   구체적 사안의 판단: 특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음 + 피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환 + 특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

(7)   대법원 판단요지: 피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

4.    구성 차이, 변경의 용이성 판단 시점 - 심결 시 기준: 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결

권리범위 확인심판에서 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 그와 같은 변경이 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있는 정도인지의 판단 기준시점(=심결시)

(1)   특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

(2)   한편, 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 등 참조). 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다

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1.    균등침해 성립요건 – 기본 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

2.    과제 해결원리의 동일여부 판단

(1)   확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

(2)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

(3)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

(4)   따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

(5)   발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

3.    균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단기준 – 공지된 기술내용을 제외하고 특허발명 특유의 기술내용을 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

(1)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

(2)   따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(3)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(4)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(5)  정리: 특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나, (특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(6)   구체적 사안의 판단: 특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음 + 피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환 + 특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

(7)   대법원 판단요지: 피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

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1.    법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

“특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

2.    대법원 판결요지  

가.  심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출한 사안

나.  판단요지

“① 확인대상발명의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하여, 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음”

3.    실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

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권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강’을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강’의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강’을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 제2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 제2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

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(1)   무권리자의 특허출원을 무효사유로 한 특허무효심판에 따른 심결취소소송에서 무권리자 특허출원의 증명책임의 소재 = 무효라고 주장하는 당사자

(2)   구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 ‘무권리자’라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.

(3)   무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

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(1)   특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에 특허 발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

(2)   그리고 여기서 ‘양 발명의 과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

(3)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.

(4)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.

(5)   다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하 여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 참조).

(6)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(7)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조).

(8)   이 사건 특허발명의 출원일 당시 선행발명들 내지 을 제2호증에 의하여 이 사건 제1항 발명의 특유한 해결 수단이 기초하고 있는 위와 같은 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 기술사상의 핵심은 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 아니하였던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다. 따라서 앞서 본 법리에 따라이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(9)   이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 차이점 1, 2와 관련하여 그 구성에 있어서 차이가 있을 뿐만 아니라 이로 인해서 개별적 기능이나 역할, 작용효과에 있어서도 동일하지 아니하다고 봄이 타당하다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허4652 판결

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1.    모인발명 주장자의 입증 책임  

특허발명이 모인출원이라는 점에 대한 증명책임은 이를 이유로 해당 특허가 무효라고 주장하는 측이 부담한다.

2.    특허발명과 모인대상 발명의 비교

3.    특허심판원 심결요지 – 무효심판 청구기각

특허발명은 청구인이 주장하는 모인대상발명과 동일하지 아니하므로 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다.

4.    특허법원 판결요지 – 청구기각, 심결유지

특허발명은 마운팅 프레임이 지하철 플랫폼 벽면에 설치되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 1). 특허발명은 안전발판이 마운팅 프레임에 대해 힌지 회전 가능하도록 마련되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 2). 특허발명은 서포트바의 일부가 마운팅 프레임에 대해 접근 또는 이격되는 방향으로 이동 가능하도록 마련되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 3). 이처럼 특허발명과 모인대상발명에는 차이점들이 존재하므로, 양 발명은 형식적으로 동일하지 않다.

위 차이점들은 특허발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키는 핵심적인 기술적 특징에 관한 구성요소의 차이에 해당하고, 원고들이 제출한 증거 등을 모두 고려하더라도 그와 달리 볼 수 없다. 따라서 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다.

모인대상발명에는 피고의 특허발명의 위와 같은 핵심적인 기술적 특징이 실질적으로 동일하게 구비되어 있는 것으로는 보이지 않는다.

또한, 위 차이점들에 나타난 서포트바의 힌지 회전에 연동되는 안전발판의 폴딩, 펼침 및 지지 구조가 당해 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술에 해당한다고 볼 만한 증거도 부족하다.

따라서 단순히 피고의 특허발명의 구성요소가 모인대상발명 내지 공지기술에 일부씩 나타나 있다는 사정 등 원고들이 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 피고의 특허발명을 이른바 ‘모인출원’이라고 단정할 수 없다.

첨부: 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허1516 판결

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(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

(2) 한편 확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

(3) 그리고 여기서 ‘양 발명의 과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

(4) 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.

(5) 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

(6) 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

(7) 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).

(8) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

(9) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(10) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(11) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 등 참조).

(12) 구체적 사안의 판단방법 및 순서

A. 과제해결원리의 동일 여부

ⅰ. 제1항 발명의 기술사상의 핵심 파악

ⅱ. 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 공지되었는지 여부 판단 - 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 보아야 한다. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다.

ⅲ. 이러한 때에는 앞서 본 법리에 따라 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다. 균등 여부가 문제되는 구성요소, 즉 차이점 1에서 3과 관련된 구성의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교한다.

B. 구성요소의 개별적 기능이나 역할 비교

제1항 발명과 확인대상발명은 차이점 2, 3과 관련하여 수평절취선과 수직절취선의 구조에서 차이가 있고, 해당 구성요소의 역할도 동일하지 않다. 따라서 나머지 차이점들에 대하여 더 살펴볼 필요도 없이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6545 판결

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(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

(2) 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

(3) 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

(4) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

(5) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(6) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(7) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조).

첨부: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결

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1.    균등침해 판단기준 법리

(1)   특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

(2)   침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

(3)   여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

(4)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(5)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(6)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

2.    구체적 사안의 판단

(1)   이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 ‘다수의 돌출 마이크로 커터를 이용하여 안전하고 효율적으로 각질을 절삭할 수 있는 각질제거기를 제공하는 것’으로 파악되고, 이는 피고 제품에도 그대로 나타나 있다.

(2)   한편 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제1항 발명의 ‘원형 또는 다각형인 평면 돌출판’과 피고 제품의 ‘두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판’의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

(3)   그런데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제1항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명에 대한 균등침해가 성립하지 않는다.

(4)   이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 ‘다수의 돌출 마이크로 커터를 이용할 뿐 아니라 다양한 방향에서의 절삭을 통해 안전하고 효율적인 각질제거를 할 수 있도록 하는 것’으로 파악하여야 한다는 점에서 원심이 이 사건 제1항 특허발명의 과제해결원리를 다소 넓게 파악한 점은 있다. 그러나 위와 같은 과제해결원리가 선행발명들에 공지되어 있고, 평면 돌출판의 형상 차이로 인하여 작용효과에 차이가 있으며, 변경이 용이하지 않아 균등침해가 성립하지 않는다는 결론은 정당하다.

첨부: 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결

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권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강’을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강’의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강’을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 제2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 제2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

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특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다.

여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조),

‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조).

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특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우, 작용효과가 실질적으로 동일한지 판단하는 방법◇

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단 - ‘조리용기용 착탈식 손잡이’라는 명칭의 이 사건 특허발명에 대한 균등침해 성립 여부가 문제된 사안임

특허법원 – 균등침해 인정 BUT 대법원 – 균등침해 불인정

대법원은 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심인 ‘로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전․후방으로 이동시키는 기술사상’과 ‘상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상․하 유동시켜 슬라이딩판의 전․후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상’은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되어 있었다고 보고, 균등 여부가 문제되는 대응 구성요소들의 개별적 기능, 역할 등을 비교하여 피고 실시제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항의 ‘상하부 부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링’과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다고 판단함. 이와 다른 취지의 원심을 파기환송함

첨부: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결

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• “직타법으로 제조된 정제” 제조방법을 포함한 물건 발명 청구항

소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - ‘확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 것이고, 확인대상발명은 선행기술과 주지관용기술의 조합으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하고, 직접타정법에 의해 제조된 정제와 습식과립법에 의해 제조된 정제는 내부 구성, 물성에 차이가 있기 때문에 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다’

(1) 특허심판원 심결 – 청구인용

(2) 특허법원 판결요지 – 청구기각, 심결 유지

(3) 대법원 판결요지 – 상고기각, 심결유지

대법원 판결요지

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

특허법원 판결요지

특허의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라 한다)의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 이는 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 특허의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).

그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 참조).

제1항 발명은 ‘유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)’이다.

이와 같이 이 사건 제1항 발명은 청구범위가 전체적으로 ‘정제’라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법인 ‘직타법’에 대한 기재를 포함하고 있으므로, ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 해당한다.

제반사정과 특허발명 명세서 기재를 고려하면 위 법리에 따라 제1항 발명은 ‘유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하여 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제’로 해석함이 타당하다(이는 확인대상발명도 마찬가지이다).

확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 본다. 구성요소 1, 2, 4와 확인대상발명의 대응구성은 모두 모두 d90이 500μm 이하인 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하는 정제라는 점에서 동일한 반면, 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인 반면, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 차이점이 있다. 확인대상발명은 문언상 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘유효성분인 폴라프레징크의 입도 누적분포(d90)를 500μm 이하로 조절하여 직접타정법으로 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 데에 있다고 봄이 타당하다.

확인대상발명은 활성성분인 폴라프레징크를 ‘입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90) 500㎛ 이하’로 한정하고 이를 습식과립법에 의하여 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 데에 기술사상의 핵심이 있는 발명으로서, 직접타정법을 전제로 입도 조절을 통해 정제의 저장 안정성 등을 향상시키려는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 각자 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심이 다르므로 과제 해결원리가 다르다.

제1항 발명과 확인대상발명은 앞서 본 바와 같이 과제 해결원리가 다를 뿐만 아니라, 약학대학 교과서에 의하면 직접타정법과 습식과립법의 두 제정법은 적용되는 약물의 종류, 과립의 제조 여부, 구체적인 공정, 시간적·경제적 측면 등에서 확연한 차이를 보인다고 할 수 있는 점 등의 제반사정을 고려하여 보면, 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고, 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 서로 차이가 있다고 보아야 하므로, 결국 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어렵다.

확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 다르고 작용효과가 동일하지 않으므로, 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 1. 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결, 2. 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결

KASAN_제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석 – 제조방법은 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 요소 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결, 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결.pdf

특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

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1. 특허침해 판단기준 법리

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기서 침해제품 등과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고2012후1132 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조).

이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다.

다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016마5698 결정).

또한, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조)

2. 구체적 사안의 판단: 특허발명과 침해제품의 비교 – 공통점 및 차이점 파악

이 사건 제1항 발명(왼쪽 도면)과 확인대상발명(오른쪽 도면)은, 구성요소 4의 잠금구(140)는 버튼(142)이 구비된 이동바(146), 잠금돌기(149)가 형성된 잠금몸체(148), 고정수단인 너트(144)가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛(130)은 로킹편(131)의 머리부분(131a), 언로킹부분(131b)과 로킹부분(131c), 스프링 지지부(131d), 고정수단인 돌기부분(131e)이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다). 이를 제외한 나머지 구성요소들은 모두 동일하다.

3. 특허심판원 심결 – 소극적 권리범위확인심판 청구인용 심결, 확인대상발명은 그 구성 및 효과가 상이하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않음

4. 특허법원 판결 – 균등관계 인정, 심결취소 판결

(1) 과제 해결원리 동일 인정

(2) 실질적 작용효과의 동일 인정

발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙인바(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조), 이 사건 기술사상의 핵심이 확인대상발명에 구현되어 있으므로 그 작용효과도 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

심판청구인(피고)의 차이점 주장요지 - ① 이 사건 제1항 발명은 이동바, 잠금몸체, 복원스프링을 조립하여 너트로 고정하면 설치가 완료되어 비교적 쉽게 설치 가능한 반면, 확인대상발명은 제1지지대에 스프링을 삽입하고 결합홀을 통하여 로킹편을 스프링에 삽입하여 조립한 후, 로킹편을 압착하여 돌기부분을 형성하여 설치하게 되어 압착과 같은 가공공정 등이 필요한 점, ② 이 사건 제1항 발명의 이동바, 잠금몸체, 너트는 판재로 제작하기 어려운 반면, 확인대상발명의 로킹편은 ‘ㄴ’자 형상을 갖는 것이어서 판재로 가공 가능한 점, ③이 사건 제1항 발명은 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동할 수 있어 이를 방지하기 위한 추가적인 고려가 필요한 반면, 확인대상발명은 슬라이딩 과정에서 걸림이 발생하지 않는 구조인 점, ④ 이 사건 제1항 발명은 어느 하나의 부품의 교체가 필요시 너트만 풀어주면 간단히 해당 부품을 교체할 수 있는 반면, 확인대상발명은 일부 부품의 교체가 불가능하고 로킹편을 다시 편평하게 해야 하는 공정이 필요한 점 등의 차이가 있다.

특허법원 판단요지 - 피고 주장의 효과 차이는, 이 사건 제1항 발명의 잠금구는 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 일체로 형성된 구조라는데 근거한 것으로 보인다.

그러나 ⅰ) 이동바와 잠금몸체, 너트의 기능을 하는 구성을 일체 또는 분리하여 형성할 것인지 여부는 통상의 기술자가 제작 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고(피고가 차이점으로 제시한 위 나)의 ①, ②, ④항은 양 발명의 제작 및 작업의 편의성에 관련된 부분으로, 피고 스스로도 이 사건 제1항 발명의 장점으로 ①, ④항을, 확인대상발명의 장점으로 ③항을 주장하고 있으므로, 통상의 기술자는 이러한 사정을 고려하여 그 필요에 따라 적절하게 선택할 수 있다고 할 것이다),

ⅱ) 이 사건 제1항 발명은 이동바와 잠금몸체가 서로 분리되어 있으나, 이를 결합하여 너트로 고정하면 일체화되어 확인대상발명의 로킹유닛과 동일하게 되므로, 피고 주장과 같이 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동되어 슬라이딩이 원활히 이루어지지 않는 문제가 발생한다고 보기 어렵다고 할 것이며,

ⅲ) 양 발명 모두 버튼(머리부분)의 누름 또는 누름해제에 의해 복원스프링(스프링)의 압축력 또는 복원력이 작용하여, 잠금돌기(로킹부분)에 의한 잠금홈(단부)에의 걸림이 해제되거나 잠금돌기(로킹부분)가 잠금홈(단부)에 끼워지면서 걸림상태가 되므로, 그 기능 및 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

(3) 치환의 용이성 인정

제1항 발명 구성요소 4의 잠금구는 버튼이 구비된 이동바, 잠금돌기가 형성된 잠금몸체, 고정수단인 너트가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 로킹편의 머리부분, 언로킹부분과 로킹부분, 스프링 지지부, 고정수단인 돌기부분이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다.

그러나 이동바, 잠금몸체, 고정수단의 기능을 하는 구성을 분리하여 형성할 것인지, 아니면 이를 일체로 형성할 것인지 여부는, 통상의 기술자가 제조 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 이 사건 제1항 발명의 이동바와 잠금몸체, 고정수단을 확인대상발명과 같이 일체로 형성하는 것은 통상의 기술자가 그 필요에 따라 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 그 치환에 어려움이 있다고 보기 어렵다.

(4) 균등관계 인정

그렇다면 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 확인대상발명의 대응구성요소는 균등관계에 있다.

첨부: 특허법원 2020. 11. 19. 선고 2020허3782 판결

KASAN_균등침해, 균등론, 치환용이성, 특허침해, 특허무효, 과제해결, 작용효과, 공지기술, 자유실시, 작업대,.pdf

특허법원 2020. 11. 19. 선고 2020허3782 판결.pdf

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이 사건 특허발명의 명세서를 통해 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래의 사포그릴레이트 염산염의 신속한 흡수 및 빠른 소실로 인한 복약 순응도 감소와 약물효율이 저하되는 것을 극복하고자 약물을 신속하게 용출시키는 속효성 부형제를 포함하는 속방부와, 약물이 장시간에 걸쳐 방출되도록 하는 방출 제어형 서방성 기제를 포함하는 서방부로 구성된 다층 정제에서 사포그릴레이트 염산염이 속방부로부터 신속하게 용출되어 유효혈중농도에 도달하고, 서방부로부터 장기간에 걸쳐 방출되도록 함으로서, 약효의 발현시간이 그대로 유지됨과 동시에 장기간 지속되도록 유지시키는 데 있는데, 이와 같은 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제해결의 원리가 동일하다 할 것이다.

분할출원이 없더라도 특허출원인이 의견서 제출을 통하여 특허청 심사관의 거절이유를 승복한다는 의사를 표시하고 기재불비 내지 진보성 흠결의 거절이유를 극복하기 위하여 특허청구범위를 감축하는 행위를 하였다면

그러한 감축으로 인하여 제외된 부분은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것이다.

특허출원인 원고는 2013. 3. 19. 위 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여 “심사관의 견해에 승복한다.”라는 취지의 의견서와 함께 보정서를 제출하면서,

이 사건 출원발명 청구항 1의 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제 및 방출 제어형 서방성 기제를 특허청 심사관이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 인정한 성분으로 한정하였고,

이와 함께 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제, 방출 제어형 서방성 기재에 관하여 위와 같이 한정한 성분보다 많은 성분을 개시하였던 청구항 1의 종속항(청구항 3, 5, 6, 7)에서 그 성분의 한정을 삭제하였으며, 이와 함께 아래와 같이 "실시례 5 내지 7에서 한정된 성분으로 구성된 다층 정제의 용출 시험을 수행한 결과 사포그릴레이트 염산염이 지속적으로 용출되는 효과가 모두 나타남을 확인하였다.“라는 취지의 의견을 제시하였다.

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 확인대상발명의 서방부에 포함된 방출 제어형 서방성 기제인 ‘폴리에틸렌옥사이드’와 ‘히드록시에틸셀룰로오스’는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 상당하다.

그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 정제 중 서방부에 포함된 친수성 고분자와 방출 제어형 서방형 기제에서 확인대상발명의 ‘폴리에틸렌 옥사이드’와 ‘히드록시에틸셀룰로오스’는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 구성 2-2와 확인대상발명의 대응구성은 균등관계에 있다고 할 수 없다.

따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

KASAN_균등론 적용 요건 – 거절이유 승복 및 감축 보정으로 인한 의식적 제외 사항 포함하는 확인대상발명은 권리범위에 속하지 않음 특허법원 2020. 3. 20. 선고 2019허3083 판결.pdf

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균등침해 성립요건 – 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

과제 해결원리의 동일여부 판단

확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외하고 특허발명 특유의 기술내용의 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

작용효과의 동일여부 판단

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

정리

특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나,

(특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

구체적 사안의 판단

특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음

피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환

특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

대법원 판단요지

피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

KASAN_특허침해 혐의기술이 형식적 차이 있으나 실질적으로 동일한 경우 균등침해 - 과제 해결원리의 동일 여부 판단기준 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결.pdf

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소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - ‘확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 것이고, 확인대상발명은 선행기술과 주지관용기술의 조합으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하고, 직접타정법에 의해 제조된 정제와 습식과립법에 의해 제조된 정제는 내부 구성, 물성에 차이가 있기 때문에 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다’

특허심판원 심결 – 청구인용

특허법원 판결요지 – 청구기각, 심결 유지

특허법원 판결요지

특허의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라 한다)의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 이는 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 특허의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).

그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 참조).

제1항 발명은 ‘유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)’이다.

이와 같이 이 사건 제1항 발명은 청구범위가 전체적으로 ‘정제’라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법인 ‘직타법’에 대한 기재를 포함하고 있으므로, ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 해당한다.

제반사정과 특허발명 명세서 기재를 고려하면 위 법리에 따라 제1항 발명은 ‘유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하여 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제’로 해석함이 타당하다(이는 확인대상발명도 마찬가지이다).

확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 본다. 구성요소 1, 2, 4와 확인대상발명의 대응구성은 모두 모두 d90이 500μm 이하인 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하는 정제라는 점에서 동일한 반면, 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인 반면, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 차이점이 있다. 확인대상발명은 문언상 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘유효성분인 폴라프레징크의 입도 누적분포(d90)를 500μm 이하로 조절하여 직접타정법으로 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 데에 있다고 봄이 타당하다.

확인대상발명은 활성성분인 폴라프레징크를 ‘입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90) 500㎛ 이하’로 한정하고 이를 습식과립법에 의하여 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 데에 기술사상의 핵심이 있는 발명으로서, 직접타정법을 전제로 입도 조절을 통해 정제의 저장 안정성 등을 향상시키려는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 각자 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심이 다르므로 과제 해결원리가 다르다.

제1항 발명과 확인대상발명은 앞서 본 바와 같이 과제 해결원리가 다를 뿐만 아니라, 약학대학 교과서에 의하면 직접타정법과 습식과립법의 두 제정법은 적용되는 약물의 종류, 과립의 제조 여부, 구체적인 공정, 시간적·경제적 측면 등에서 확연한 차이를 보인다고 할 수 있는 점 등의 제반사정을 고려하여 보면, 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고, 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 서로 차이가 있다고 보아야 하므로, 결국 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어렵다.

확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 다르고 작용효과가 동일하지 않으므로, 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결

KASAN_제조방법을 포함한 물건발명의 청구범위 해석, 보정으로 제조방법 추가한 사안 – 직타법 정제 vs 습식 과립법 정제는 상이한 발명 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

“특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

2. 대법원 판결요지  

가. 심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출한 사안

나. 판단요지

“① 확인대상발명의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하여, 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음”

3. 실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

KASAN_균등침해 판단기준 – 청구범위의 감축보정 아니지만 의견서만으로 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결.pdf

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1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

“특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

2. 대법원 판결요지  

가. 심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출한 사안

나. 판단요지

“① 확인대상발명의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하여, 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음”

3. 실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

KASAN_균등침해 판단기준 – 청구범위의 감축보정 아니지만 의견서만으로 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결.pdf

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구성요소 대비결과 차이점 정리

제2항 발명의 구성요소 5는 ‘이온수 생성모듈에 고정 설치된 영구자석의 외측에 형성된 금속재질의 차폐판으로 이루어진 하우징’에 관한 것이고, 여기서 차폐판은 앞서 본 바와 같이 한 쌍으로 이루어진 것으로, 영구자석의 자속이 이온수 생성모듈의 외부로 누설되지 않도록 하기 위한 기능을 수행한다. 한편, 확인대상발명에는 이온수 생성모듈의 자석삽입구에 삽입된 영구자석의 주위에 원통형의 금속관을 형성한다고 기재되어 있을 뿐 그 금속관의 기능에 대해서는 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람은 이온수 생성장치에서 영구자석의 주위에 금속관을 설치하는 것은 자속의 누설을 방지하는 차폐기능을 위한 것임을 인식할 수 있을 것으로 보이므로, 확인대상발명에서 영구자석의 주위로 형성된 금속관은 구성요소 5의 차폐판에 대응되는 구성으로 볼 수 있다. 다만 확인대상발명의 금속관은 원통형의 형상으로 일체로 구성되어 있는데 반해, 구성요소 5의 차폐판은 한 쌍으로 이루어져 있는 점에서 차이가 있다(차이점 1).

제2항 발명의 구성요소 6은 ‘하우징의 상단에 조립 설치되게 공간부가 형성되고 상단에는 통공이 형성된 커버’에 관한 것이고, 이에 대응되는 확인대상발명의 구성은 ‘캡의 하단부에 구비된 삽입홈에 삽입되고 제1 하우징을 감싸며 통공이 형성된 금속관’이다. 구성요소 6의 커버는 다음에 기재된 바와 같이 이온수 생성모듈에 삽입된 영구자석과 차폐판이 고정된 상태를 유지할 수 있도록 하기 위한 것으로 보이고, 반면 확인대상발명의 금속관은 앞서 본 바와 같이 그 자체로 차폐판의 기능을 하면서 이온수 생성모듈에 삽입된 영구자석이 고정된 상태를 유지할 수 있도록 하기 위한 것으로 보인다. 따라서 양 대응구성은 영구자석을 고정된 상태로 유지하기 위한 것이라는 점에서만 동일할 뿐이고, 그 구체적인 구성 및 기능은 상이하다(차이점 2).

균등론 적용요건 판단

특허발명의 명세서에는 종래기술의 문제점들을 해결하고자 하는 여러 기술적 과제가 제시되어 있는데, 그 중에서 이 사건 제2항 발명과 직접적으로 관련된 부분은 다음과 같다. 즉, 종래의 이온수 생성장치는, 고가에 따른 비용부담과 함께 다양한 환경에 설치하기가 어렵고(문제점 1), 영구자석의 자화를 통해 수돗물을 이온화시킴에 있어서 이온화 및 에너지 준위를 상승시키는 전자의 성능이 반감되지 않도록 영구자석을 여러 각도에서 고정시킴으로써 수돗물이 이온화될 때 나타나는 영구자석의 진동을 방지하는 기술이 없었으며(문제점 2), 영구자석의 외면에 밀착하여 자속이 누설되지 않도록 하기 위한 차폐판이 없었고(문제점 3), 또한 한 쌍의 차폐판이 서로 흡인력을 갖도록 하는 기술이 없었는데(문제점 4), 이 사건 제2항 발명은 이러한 문제점 내지 기술적 과제를 해결하고자 하는 발명이다.

제2항 발명은, 문제점 1을 해결하기 위한 수단으로 수돗물이 분사되는 장치 중 일측체결부와 타측체결부의 사이 연결부에 이온수 생성모듈을 구비하였고, 문제점 2를 해결하기 위한 수단으로는 몸체, 영구자석 및 차폐판으로 이루어진 하우징을 긴밀히 감싸기 위한 커버를 구비하였으며, 문제점 3을 해결하기 위한 수단으로 이온수 생성모듈에 삽입된 영구자석의 외부에 차폐판을 구비하였고, 문제점 4를 해결하기 위한 수단으로 한 쌍의 차폐판 사이의 간격을 일정하게 유지하도록 하였다. 한 쌍의 차폐판이 서로 흡인력을 갖도록 하기 위해 차폐판 사이의 일정한 간격을 유지하는 기술적 구성}이 직접적으로 개시되어 있는 것은 제4항 발명이나, 이 사건 제2항 발명도 한 쌍의 차폐판으로 이루어진 것으로 볼 수 있는 이상 차폐판 사이의 간격은 있을 수밖에 없으므로 어느 정도의 흡인력은 존재할 것으로 보인다.

즉, 이러한 과제해결수단이 기초로 하고 있는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심은, 저비용으로 다양한 환경에 쉽게 적용되게 하기 위하여 호스와 같은 수돗물 분사수단의 중간에 이온수 생성모듈을 설치할 수 있게 하고, 영구자석의 자화에 의해 수돗물을 이온수로 만들기 위한 이온수 생성모듈에 차폐판과 같은 수단을 통해 영구자석의 자속이 누설되는 것을 방지하며, 커버와 같은 수단을 통해 영구자석의 외측에 부착 설치된 차폐판을 빈틈없이 압박하여 영구자석이 진동하는 것을 방지하고, 또한 한 쌍의 차폐판 사이의 간격을 일정하게 하여 차폐판이 서로 흡입력을 갖게 하는 데 있다.

한편, 확인대상발명은 제조와 조립이 쉬운 이온수 생성모듈이 구비된 이온수 생성장치를 호스나 연결관의 중간에 연결하여 사용할 수 있게 함으로써 이온수 생성모듈이 구비된 이온수 생성장치를 저비용으로 다양한 환경에 쉽게 적용될 수 있게 하였고, 이온수 생성모듈의 둘레를 금속관이 감싸게 함으로써 영구자석의 자속이 누설되는 것을 방지하였다.

하지만, 확인대상발명에는 이온수 생성모듈의 둘레를 단순히 금속관이 감싸게 함으로써 영구자석이 수용홈에서 빠져나오지 않게 하기는 하나 이 사건 제2항 발명의 기술사상의 핵심 중 하나인 커버와 같은 수단을 통해 영구자석의 외측에 부착 설치된 차폐판을 면밀히 압박함으로써 영구자석이 진동하는 것을 방지하는 것은 포함되어 있지 아니하고, 또한 금속관이 분리되지 않고 일체로 되어 있어서 이 사건 제2항 발명의 기술사상의 핵심 중 하나인 한 쌍의 차폐판 사이의 간격을 일정하게 함으로써 차폐판이 서로 흡입력을 갖게 하는 것도 포함되어 있지 않다.

앞서 살펴본 바와 같이 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 기술사상의 핵심 중 일부와 동일하지만 다른 일부와는 동일하지 않으므로, 결국 전체적으로는 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 그 작용효과에서도 동일하다고 볼 수 없다.

따라서 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명과 그 과제 해결원리 및 작용효과에서 동일하지 않으므로, 양 발명은 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2912 판결

KASAN_이온수 생성장치 특허발명의 균등침해 요건 판단 – 과제의 해결원리 및 작용효과 동일하지 않음 특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2912 판결.pdf

특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허2912 판결.pdf

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1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

2. 균등론 적용기준 법리

3. 구체적 판단 – 특허법원 판결요지

확인대상발명의 (ii) 과립은 이 사건 제41항 발명의 (ii) 과립과 그 활성 구성성분의 방출이 시작되는 pH 범위가 상이하므로 이 사건 제41항 발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다.

그러나 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 각기 다른 pH 환경에서 pH 의존적으로 방출되도록 제조된 두 종류의 과립을 포함함으로써, 과립 (ii)가 소장 상부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)이 소장 하부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하는, 즉 2개의 피크가 나타나는 방출 거동을 나타냄으로서 그 효능이 지속되도록 하는 것을 기술적인 특징으로 하고 있기 때문에, 제41항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제 해결원리가 동일하다.

그리고 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 과립 (ii)로부터 소장 상부에서 먼저 방출되어 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)로부터 방출되어 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하게 되어 덱스란소프라졸의 높은 혈중 농도가 장시간 유지되는 효과, 즉 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 그대로 구현되어 있다고 볼 수 있기 때문에, 확인대상발명은 제41항 발명과 동일한 작용효과를 갖는다.

나아가 통상의 기술자라면 제41항 발명의 제제 설계의 기초가 되는 주요한 기술적 사상이 약물이 위(胃)를 안정적으로 통과하는 것과 1차 방출과 2차 방출을 각각 담당하는 (ii) 과립과 (i) 과립의 사이의 방출 시차가 유지되는 것임을 쉽게 파악할 수 있을 것인데, 소장 상부를 표적으로 1차 방출을 담당하는 (ii) 과립의 장용성 코팅층을 확인대상발명과 같이 pH 4.4에서 방출이 되도록 변경하는 것은 위 기술적 사상에 기초하여 동일한 효과가 예상되는 제제로 단순히 설계 변경하는 것에 지나지 않기 때문에, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 과립 (ii)의 방출시작 pH 범위를 확인대상발명의 방출시작 pH 범위로 치환하는 것은 용이하다.

결국 확인대상발명은 구성 3-3을 제외한 모든 구성을 가지고 있고, 구성 3-3과 관련하여 ‘과립 (ii)에서 덱스란소프라졸을 방출하는 pH 범위’는 균등관계에 있다고 볼 수 있다. 결국 확인대상발명은 제41항 발명의 권리범위에 속한다.

4. 공지기술에 대한 특허법원의 판단

첨부: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결

특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결 .pdf

KASAN_덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결.pdf

사안의 개요

쟁점

- 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되어 부적법한지 여부

판결요지

확인대상표장은 영문자 ‘Reviness’로 구성되어 있고, 피고의 등록상표는 확인대상표장과 동일한 형태의 영문자 ‘Reviness’와 이를 단순히 음역한 한글 ‘리바이네스’가 이단으로 병기되어 있는 사안에서, 확인대상표장은 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 한글 ‘리바이네스’의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 ‘리바이네스’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다고 보고, 이 사건 심판은 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판에 해당되어 부적법하다.

판결이유

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 등 참조).

이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

첨부: 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결

KASAN_[상표분쟁] 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 - 부적법 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결.pdf

대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결.pdf

특허발명과 확인대상발명의 구성 대비

균등침해 성립요건 – 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, (1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단

먼저 과제의 해결원리를 본다. 이 사건 제2항 발명에서 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 착지판 자체로 인한 기술적 특징에 있는 것이 아니라, 구성요소 3의 착지판 후단 중앙의 요홈부 및 요홈부에 의해 양쪽으로 분리되어 개별적으로 움직일 수 있는 자유단 구성과 그로 인해 발가락 지압기의 밀착력이 더욱 강화되는 특징에 있는 것으로 보인다.

그런데 확인대상발명은 착지판 후단부의 중앙이 볼록하고 중앙의 양 옆이 오목하여 이 사건 발명과는 반대이므로 발바닥 접촉면적이 줄어들 뿐만 아니라 착지판 자체에 의한 밀착력 외에 착지판 후단부 자유단 구성에 의한 밀착력 강화 기능을 수행하기 어렵다.

작용효과면에서 이 발명의 명세서 기재에 의하면 요홈부에 의해 착지판 후단이 양쪽으로 분리되고 자유단이 움직일 수 있어서 착지판 자체에 의한 밀착력 강화 효과 외에 추가적으로 유연한 밀착력과 부착력을 제공함을 알 수 있다. 반면, 확인대상발명은 요홈이 중앙에 있지 않은데다가 얕아서 후단부가 개별적으로 움직이기 어렵도록 형성되어 있으므로 착지판으로 인해 나타나는 효과 외에 추가적으로 나타나는 이 발명과 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

나아가 확인대상발명은 두 개의 요홈부를 설치하고 요홈부가 얕아 착지판 후단부가 움직이기 어렵도록 설계한 것으로서 이와 같은 설계는 착지판과 발바닥의 접촉면적이 오히려 줄어들게 한다는 점을 고려하면, 통상의 기술자가 이 발명이 가진 본래의 핵심적 기술사상을 해치면서까지 확인대상발명의 대응구성으로 용이하게 치환․변경할 수 있다고 보기 어렵다.

따라서 양 발명은 과제해결원리가 동일하지 않고, 차이점에 해당하는 구성요소의 작용효과도 상이할 뿐만 아니라, 치환․변경하는 것이 용이한 것도 아니므로, 양 발명의 위 차이점이 균등의 범위 내에 있다고 보기 어렵다.

첨부: 특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018허155 판결

특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018허155 판결 .pdf

KASAN_[균등침해판단] 균등침해 성립요건 판단 – 과제의 해결원리가 동일하지 않고 작용효과도 상이함, 치환도 용이하지 않음 – 균등범위에 속하지 않음 특허법원 2019. 1. 31, 선고 2018허155 판.pdf

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균등침해 성립요건 – 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

변경의 용이성 여부 판단기준

쟁점 - 균등침해 성립요건인 “변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도”와 특허법 제29조 제2항의 진보성 요건인 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 정도를 비교할 때 동일한지 여부

일본 판결요지 – 균등침해 범위를 진보성 판단 시와 동일한 정도까지 특허권이 미치는 것으로 해석한다면 제3자 입장에서 특허권이 미치는 범위를 쉽게 파악하고 이해하기 어렵게 되므로 특허청구범위의 공시 목적을 달성할 수 없음. 특허청구범위에 기재된 사항만으로 그 범위를 확정할 수 있어야 공시기능을 달성 가능. 진보성 판단의 경우보다 협소한 범위로 보아야 함

KASAN_[균등침해판단] 균등침해 성립요건 – 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도, 진보성 판단의 경우보다 좁은 범위 일본 동경지재 평성28년(와)제7763호 판결.pdf

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균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

작용효과의 동일여부 판단

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

정리

특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나,

(특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

구체적 사안의 판단

특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음

피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환

특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

대법원 판단요지

피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

첨부: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결.pdf

KASAN_[균등침해요건] 균등침해 성립요건 - 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외하고 특허발명 특유의 기술내용의 고려하여 차이점 판단 대법원 2019. 1. 31. .pdf

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