공지기술__글25건

  1. 2023.10.10 확인대상발명 외관 유사 BUT 내부구조 특허발명 확인 불가, 실시사실 입증 부족, 적극적 권리범위확인심판 부적법, 심판청구 각하: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결
  2. 2023.09.07 특허 Claim, 대응방안, License, 계약서 실무적 사항 정리
  3. 2023.08.22 특허침해 아닌 공지기술의 자유실시 판단기준 – 공지기술은 아니지만 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있다면 자유실시기술: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결
  4. 2023.08.22 특허발명과 침해혐의기술 형식적 차이 BUT 실질적 동일한 균등침해 판단 기준 판결
  5. 2023.08.16 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정 여부 및 확인의 이익 쟁점
  6. 2023.08.16 특허발명과 침해혐의기술 형식적 차이 BUT 실질적 동일한 균등침해 판단 - 과제 해결원리의 동일 여부: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결
  7. 2023.08.16 균등침해 판단기준 – 청구범위의 감축보정 아니지만 의견서만으로 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능: 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결
  8. 2023.08.16 소극적 권리범위확인심판, 공지기술의 자유실시 + 공지기술 상이하지만 쉽게 실시할 수 있는 경우 자유실시기술 인정: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결
  9. 2023.05.22 확대된 선원, 발명의 동일성 판단 vs 진보성 판단과 구별: 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결
  10. 2022.11.28 특허발명자 또는 승계인 아닌 무권리자 특허출원 무효사유 – 무효 주장자에게 증명책임: 대법원 2022. 11. 17. 산고 2019후11268 판결
  11. 2022.10.13 형식적 차이 실질적 동일, 균등 여부 - 균등침해 판단기준, 균등론 적용기준: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허4652 판결
  12. 2022.09.23 모인발명 주장 특허무효심판 – 발명의 동일성 판단: 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허1516 판결
  13. 2022.09.16 특허권 균등침해, 청구범위 해석, 권리범위 판단, 균등론 적용 법리, 판단기준, 판단방법 및 순서 구체적 판단의 좋은 사례: 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6545 판결
  14. 2022.09.16 균등침해 판단기준 – 과제해결원리 공지 시 작용효과의 실질적 동일성 판단기준: 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결
  15. 2022.04.15 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 확인대상발명은 자유실시기술 해당 - 특허발명의 권리범위 불속: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결
  16. 2022.01.19 권리범위확인심판 확인대상발명의 자유실시기술 – 선행발명의 결합 용이성 판단: 특허법원 2021. 10. 28. 선고 2021허1134 판결
  17. 2021.12.16 특허요건 신규성 판단 – 공지, 공연실시의 의미: 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후2963 판결
  18. 2021.10.05 신규성 상실 예외 사안 – 의사에 반한 공지 여부 판단: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결
  19. 2021.07.05 스크린 골프 관련 특허침해소송 – 청구범위의 해석: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결
  20. 2021.03.17 균등침해 - 특허법원 인정 vs 대법원 불인정 사례 – 특허발명의 기술사상의 핵심이 공지된 경우 판단 방법: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결
  21. 2021.01.19 특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법한 경우: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결
  22. 2021.01.18 특허침해소송의 사실심 변론종결 후 정정청구의 심결 확정 – 재심사유 해당하지 않음: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결
  23. 2021.01.04 작업대 원터치형 다리 접철 잠금 장치의 균등침해 판단: 특허법원 2020. 11. 19. 선고 2020허3782 판결
  24. 2019.09.18 덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결
  25. 2019.02.26 [실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정: 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 판결 +..

 

1.    사안의 개요

 

(1)   특허권자 확인대상발명 외관이 특허발명 기술과 유사하다는 이유로 권리범위에 속한다고 주장, 적극적 권리범위확인심판 청구

(2)   특허심판원 판단 - 확인대상발명을 실시한 사실이 확인되지 아니하여 확인의 이익이 없다는 이유로 심판청구를 각하하는 심결

(3)   특허권자 원고 - 심결 불복, 심결취소 소 제기

(4)   특허법원 판결 실시 입증 부족, 확인의 이익 없음, 심판청구 각하 적법, 청구기각 판결

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결 참조).

 

(2)   이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로, 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 20112626 판결 참조).

 

(3)   피고가 확인대상발명을 실시하고 있었는지 여부를 살펴보건데 확인대상발명의 구성요소와 실시주장발명의 대응 구성요소 사이에 실시주장발명에는 잠금수단이 포함된 장력조절구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으나 원고들은 피고가 잠금수단이 포함된 장력조절구성을 실시하고 있다고 주장한다. 그러나 실시주장발명과 동일한 피고 특허발명의 청구범위에는 확인대상발명의 잠금수단에 대응되는 구성이 전혀 기재되어 있지 않고, 피고가 위 잠금수단을 실시하고 있다고 볼 수 있는 증거가 없다. 한편, 피고가 실시하는 장력조절장치의 외관이 확인대상발명의 외관과 일부 유사하다고 볼 여지는 있으나, 증거에 의하더라도 장력조절장치의 내부 구성을 알 수 없으므로, 피고가 확인대상을 실시한다고 인정하기에 부족하다. 따라서 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

(4)   원고들은, 피고가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않았으므로 특허법 제126조의2에 따라 피고가 확인대상발명을 실시하는 것으로 인정하여야 한다고 주장한다. 그러나 특허법 제126조의2는 특허권 침해 소송에 적용되는 조항으로, 권리범위확인 심결에 대한 취소소송인 이 사건 소송에서 적용될 여지가 없다.

 

(5)   특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다. ② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

첨부: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 20214171 판결

 

KASAN_확인대상발명 외관 유사 BUT 내부구조 특허발명 확인 불가, 실시사실 입증 부족, 적극적 권리범위확인심판 부적법, 심판청구 각하 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결.pdf
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특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 10. 11:31
:

1.    통상의 진행 절차

 

(1)   특허 Claim Letter 접수

 

일반적으로 Licensing 담당부서로 직접 전달하기 보다 회사의 대표이사를 수신인으로 하는 경우가 많음. 회사 대표에게 직접 특허분쟁 사실을 통보함으로써 상대방을 압박하려는 의도임.

 

초기에는 특허침해를 주장하는 Claim Chart 등 구체적 내용 없이, 귀사에서 어떠한 기술에 대한 특허를 침해하고 있으므로 만나서 협의를 했으면 한다는 형식이 일반적임.

 

(2)   Claim Letter 회신

 

 

NPE에서 불특정 다수의 제조업체를 대상으로 Claim Letter를 발송한 경우에는 Claim Letter 회신 시기를 늦추는 것도 고려. NPE가 아닌 특허권자가 특허기술을 사용할 수 있는 몇몇 회사에 대해서만 Claim Letter가 발송한 경우라면 회신을 미루는 것은 바람직하지 않음. 회신을 통해 특허권자와의 Communication 채널을 특허 담당부서로 변경할 필요도 있음.

 

다만, 통상 특허권자는 Claim Letter 회신회사에 대해 먼저 협상을 진행함. 특허권자에게 우선 협상 대상자로 지목되는 경우, 타 회사의 협상 진행 정보없이 최선에서 협상을 해야 하는 부담 있음. 이러한 점을 고려하여 Claim Letter 대한 회신시기 조정이 필요한 경우도 있음.

 

통상 회사 내 담당부서 또는 담당자의 Contact 정보를 알려주면서 특허권자가 침해라고 주장하는 부분에 대한 증빙으로 Claim Chart를 요구함.

 

(3)   내부적 대응 준비

 

사내 관련부서 통보 - 특허 Claim이 접수되면 회사 내 관련부서 즉, 생산, 구매, 영업, 연구, 경영기획 부서 등 관련부서에 관련 사실을 통보하여 대응 준비 착수. 개발 부서 등은 특허권과 침해 주장 제품에 대한 분석 작업을 실시하고, 영업 부서 등에서는 관련 제품 판매 현황을 파악하여 영업적인 Risk 분석을 실시함.

 

부품 공급업체 통보 - 특허 내용이 회사 내에서 개발한 제품이 아닌 제3자로부터 공급받는 부품일 경우에는 구매를 통해 부품 공급업체들에게 특허보증 요청 및 검토 필요함. 보증요청은 실질적인 금전적 보상을 받기 위한 목적도 있지만 외부 공급으로 인해 회사 내부에서 알 수 없는 기술 분석에 대한 도움을 받기 위해서도 매우 중요함.

 

(4)   특허 침해 분석

 

특허 분석 시에는 특허 Claim의 구성 요소 및 침해 주장 제품의 구성요소의 1:1 Matching 여부를 검토하는 All Element Rule을 기본으로 하여 검토하고, 특허청구범위의 의미가 모호한 경우에는 명세서 내용을 고려한 권리범위를 해석을 통해 청구항의 범위를 축소 주장할 여지는 없는지 검토하고, 특허출원경과(file wrapper)를 검토하여 출원과정에서 출원경과 금반언의 원칙을 적용할 여지는 없는지 검토하고, 특허분석 후 침해 가능성이 높다고 판단되는 경우에는, 관련 부서들과 회피 설계 가능성에 대한 검토 필요함.

 

(5)   무효 자료 조사

 

특허침해 여부 검토와는 별도로 특허무효 및 상대방의 권리범위 확장 해석을 방지하기 위해 무효자료 조사를 동시에 실시할 필요 있음. 무효자료 조사는 회사 자체적으로 실시 할 수도 있으나 국내외에 무효자료 조사를 전문으로 하는 기관들이 많이 있으므로 사안에 따라 활용 필요함.

 

(6)   외부 전문변호사 선정 및 Legal Opinion 준비

 

협상단계부터 외부의 전문변호사 조력을 받는 것이 바람직함. 특히 특허 라이센스 협상경험이 적은 회사라면 협상 Skill 뿐만 아니라 정보 수집 차원에서 외부 전문가의 도움 중요함.

 

향후 소송으로 발전할 경우, 미국실무상 고의침해(willful Infringement) 책임을 방어하기 위해 외부 전문변호사의 비침해 또는 특허무효에 대한 Legal Opinion을 확보해 두는 것이 필요함.

 

(7)   Counter Claim 검토 및 준비

 

특허권자가 제품을 생산하고 있는 제조업체라면 그 회사가 판매하고 있는 제품 정보를 수집하고, 이들 제품에 대해 내부에 Counter Claim을 할 수 있는 특허가 있는지를 조사함.

 

Counter Claim의 목적을 협상에서 금액을 낮추기 위한 것인지, 소송까지도 감수하며 대응하기 위한 것인지를 명확하게 정하고 대응 수위를 결정하는 것이 필요함. Counter Claim하는 특허가 가치가 떨어지거나 상대방 회사의 관련 제품 매출이 작을 경우 오히려 상대방을 자극하여 협상을 어렵게 할 수 있기 때문.

 

2.     특허 claim 당사자와 협의 절차 

 

(1)  Technical Issue 협상

 

특허권자가 Claim Chart를 바탕으로 특허권의 내용 및 침해 주장 이유에 대한 설명을 하고, Claim 대상회사는 침해의 부당함을 기술적으로 주장하는 Technical Meeting을 함. 이 단계에서는 특허에 대한 비침해 논리 개발, 특허무효 논리를 포함한 모든 대응 논리를 찾아야 함.

 

Technical Meeting이 시작되면 협상은 보통 2달 간격으로, 빠르면 1달 간격으로 Meeting이 실시되는 경우도 있음. 이런 경우에도 특허분석이 완전히 끝나지 않고 내부 입장이 정리되지 않은 경우라면 이를 충분히 고려하여 Meeting 일정을 정해야 할 것. 합리적인 이유가 없이 검토가 늦어지거나 일정이 지연되는 경우 상대방을 자극하여 소송 제기를 유발할 수 있으므로 유의해야 함.

 

Technical Meeting을 통해 여러 Issue을 개발하여 상대방에게 제시하여 Homework 시간의 필요성을 부여함으로써 자연스럽게 Meeting 일정을 지연할 수도 있음.

 

Technical Meeting을 통해 비침해 주장, 무효 주장을 효과적으로 하지 못하고 협상이 진전 없이 지연될 경우 특허권자가 소송을 제기할 가능성 높아짐. 특허권자도 Technical Meeting을 통해 자신들 특허에 대한 약점을 발견하게 되는데 이런 것을 Claim 받은 회사가 제공하지 못한다면 특허권자가 소송을 제기하는 빌미를 제공할 수 있음. 상대방의 약점에 대해 충분히 지적을 한다면 특허권자도 소송을 제기 했을 경우, 자신들이 가질 수 있는 Risk도 볼 수 있으므로 해서 소송 발생 Risk를 줄일 수 있는 효과가 있을 것임.

 

또한, 협상 담당자도 협상내용을 회사에 보고해야 하고, Claim 받은 회사의 Offer 내용과 특허권자 회사의 기대 수준이 차이가 많을 경우에는 Technical Meeting을 통해서 제조업체에서 주장하는 비침해 및 무효 논리를 내부적으로 보고하여 Royalty를 인하할 수 있는 근거를 제공할 수 있으므로 결국 Technical Meeting License 협상 시 Royalty를 줄일 수 있는 명분을 줄 수 있는 좋은 기회임.

 

(2)  Business 협상

 

Technical Meeting이 끝나고 나서, 때로는 Technical Meeting과 병행하여 Business 협상을 함. 비즈니스 협상은 계약조건에 대해 논의하는 것으로서, Technical Meeting 결과 비침해 또는 무효 논리가 강하다면 굳이 비즈니스 협상에 들어갈 필요는 없음.

 

·     계약조건 등 검토사항

 

계약대상특허 (Licensed Patent) - 계약특허에 대해 정의할 때는 일반적으로는 특허권자가 보유하고 있는 모든 관련 특허들을 계약에 포함시키나, 협상에서 논의되었던 특허들만 포함시키는 경우도 있다. 또한 표준특허 경우에는 대표특허 몇 개만 Annex 등에 표시하고 “All essential patents related to *** standard” 형식으로 표현하기도 함.

 

계약특허의 범위를 넓히는 것이 일반적으로는 Licensee에게 유리하나 때에 따라서는 불리할 수도 있으므로 범위를 어떻게 할 지에 대해서는 신중하게 고려할 필요 있음.

 

계약 지역 (Regional Scope) - 계약지역을 특허 등록 지역 전체로 할 것인지, 특정 국가에 한정할 것인지는 계약 제품의 영업지역을 고려함. 동일한 계약 금액이라면 계약 지역을 특허 등록 전 지역으로 하여 향후 사업 가능성에도 대비할 필요가 있음. 특허권자의 요구 금액도 높아질 수 있기 때문에 지역 확대 및 Royalty 금액의 상관 관계에 대한 고려 필요함.

 

Cross License 가능성 검토 - 제조업체가 가지고 있는 특허로 Counter Claim을 한 경우라면 해당 특허 Value를 충분히 인정받을 수 있도록 함. Valuation의 한 방법으로는 특허권자가 제시한 특허건수와 대상 제품의 매출액 또는 매출 수량과 제조업체가 제시한 특허 건수 및 대상 제품 매출액 또는 매출 수량을 비교하면서 논의할 수 있음.

 

경쟁업체 또는 동종업체의 계약 정보 입수 - 비즈니스 협상 시 이미 계약 체결한 경쟁업체 또는 동종업체의 정보가 있다면 협상에 도움됨. 특허권자의 First Offer는 터무니 없을 정도로 높은 경우도 있음. 어떤 경우에는 처음부터 합리적 금액 수준을 요구하는 경우도 있음. 관련 정보 없이 협상에 임할 시 협상 당사자가 어려움에 처할 수 있음. 계약정보 등 사전 정보 조사는 필수적임.

 

협상 가능 금액의 임계점 파악 - 비즈니스 협상 시에는 상대방 협상 책임자가 가진 최종 협상 가능 금액(Authority)을 알아내는 것이 매우 중요함. 상대방의 Offer가 내려오는 속도를 파악해 보는 것도 필요함. 협상 초기 양사간 Offer 금액이 내려가고 올라가는 상황에서는 특정한 논리를 바탕으로 협상이 진행되나, 일정 시간이 지나가면 논리 없이 최종 금액 만을 가지고 줄다리기를 하는 것도 발생함.

 

조기 계약자(Early Licensee) 혜택 요구 - 특허권자가 특허 Licensing을 시작하는 단계라면, 성공 사례를 만드는 것이 향후 Licensing의 성패를 좌우할 중요한 요소임. 처음 계약하는 회사의 인지도가 높고 해당 제품 분야에서 손꼽히는 업체라면 이러한 Merit는 매우 클 것임. 따라서 Early Licensee되어 준다는 것은 특허권자 입장에서도 매우 큰 이익이므로 잘 활용하여 좋은 조건을 유도할 수 있음.

 

일반적으로 계약내용은 물론 계약의 체결 사실 자체도 비밀로 하지만, 종종 언론에 계약 사실을 Release할 것을 요구하는 경우도 있음. 특허권자가 Press Release를 통해 자신의 특허 Value에 대한 홍보효과를 의도한 것임. 특허권자 입장에서는 추가 계약을 이끌어 내는데 많은 도움이 되는 반면 Licensee 입장에서는 관련 사실이 공개되어 새로운 특허권자들에게 노출됨으로써 추가 Claim 받을 가능성이 높아지는 불리함도 있음.

 

Most Favored Royalty (or Most Favored Nations) - Early Licensee 자격으로 계약을 체결하는 경우 Reference 없이 계약을 했기 때문에 후발업체들의 계약 조건에 따라 불이익을 당할 수도 있고, 특히 협상을 담당했던 당사자는 매우 어려운 상황에 처할 수도 있음. 따라서, 조기 협상 타결 대가 또는 조건으로 특허권자가 후발업체들과 계약 시에는 더 좋은 조건으로 계약을 할 수 없게 하던가, 더 좋은 조건으로 계약 시 동일한 조건을 적용시켜 달라는 요구를 하여 Risk를 방지할 수 있음. 특허권자는 MFR 조항이 다른 업체와의 협상에서 불리하기 때문에 반대하는 경우가 많음.

 

3.    라이선스 계약서 유의사항

 

특허권자가 여러 업체와 계약을 맺은 경험이 있을 것이므로 표준화된 계약서 Draft를 제시하는 것이 일반적임. 계약서 초안을 교환한 협상단계에서도 상대방의 의도와 목적을 분석하고, 양 당사자간 입장의 Gap을 분석하고, 격차를 해소할 수 있는 대안을 발굴하고, 대안을 관철할 수 있는 협상 전략을 수립하고, 자기 측에 유리하도록 협상을 실행한 다음, 유리한 협상 결과를 계약서 내에 수정 반영하는 협의 단계가 필요함.

 

라이선스 계약서에서 유의할 조항

 

(1)  Affiliate 조항

 

계약을 통해 Affiliate에 포함되어 동 계약의 영향을 받는 업체들에 대한 정의를 하는 조항으로 일반적으로 50%를 초과하는 지분을 가지고 있는 회사들만을 Affiliate로 인정하나 협상에 따라서는 50% 이하의 지분을 보유한 회사까지 계약 범위 내에 포함 시킬 수 있다.

 

(2)  계약대상 특허 (Licensed Patent) - 계약적용 범위에 대해 항상 신중하게 검토해야 함.

 

(3)  계약 제품 (Licensed Product)

 

계약 제품을 검토하는데 있어서는 협상 시 논의된 제품이 제대로 포함되어 있는지에 대한 검토에 그치지 않고, 허용하는 범위 내에서 문구상으로 얼마나 범위를 확장시킬 수 있는지 등 신중하게 검토.

           

(4)  사업 양수도 관련

 

향후 계약 관련 사업을 인수 또는 양도할 가능성은 항상 존재하는 것이므로 사업이나 회사 인수 및 양도 시, 동 계약 내용의 적용 조항 포함. 통상 상대방의 사전동의(prior written consent)를 얻도록 규정함. 또는 일정한 조건으로 계약 적용범위 확대 또는 반대로 계약해지 등 규정.

 

(5)  Tax 관련

 

원천징수(Withholding Tax)의 지불주체 및 범위 규정. Withholding Tax는 미국 16.5%, 일본 10% 등 국가 마다 정해진 조세조약에 따름. 일반적으로 Licensor가 원천징수세를 부담하는 것이나, 개인 발명가나 작은 규모의 회사들이 특허권자일 경우 세금납부에 대한 논란도 많이 발생함. 개인 또는 적자 회사의 경우 한국에서 Withholding Tax를 납부하더라도 자국에서 세금공제, Income Tax에서 Credit 받을 수 없는 경우도 있기 때문.

KASAN_특허 Claim, 대응방안, License, 계약서 실무적 사항 정리.pdf
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작성일시 : 2023. 9. 7. 10:38
:

(1)   권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

 

(2)   설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

 

(3)   확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

 

(4)   설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

 

(5)   결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

KASAN_특허침해 아닌 공지기술의 자유실시 판단기준 – 공지기술은 아니지만 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있다면 자유실시기술 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 22. 11:00
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1.    균등침해 성립요건 기본 법리

 

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

2.    과제 해결원리의 동일여부 판단: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017424 판결

 

(1)   확인대상발명과 특허발명의과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 참조).

 

(2)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

 

(3)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

 

(4)   따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

 

(5)   발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

 

3.    변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단기준 공지된 기술내용을 제외하고 특허발명 특유의 기술내용을 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결

 

(1)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

(2)   따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(3)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

(4)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

(5)  정리: 특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건작용효과의 실질적 동일성은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나, (특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

(6)   구체적 사안의 판단: 특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음 + 피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치대신 사이드 케이싱 외부에가스 가열장치’로 치환 + 특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

 

(7)   대법원 판단요지: 피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의가스 가열장치의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

 

4.    구성 차이, 변경의 용이성 판단 시점 - 심결 시 기준: 대법원 2023. 2. 2. 선고 202210210 판결

 

권리범위 확인심판에서 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 그와 같은 변경이 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있는 정도인지의 판단 기준시점(=심결시)

 

(1)   특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

(2)   한편, 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 20124162 전원합의체 판결, 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016328 판결 등 참조). 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다

KASAN_특허발명과 침해혐의기술 형식적 차이 BUT 실질적 동일한 균등침해 판단 기준 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 22. 10:00
:

I.              확인대상발명 특정: 대법원 2023. 1. 12. 선고 202011813 판결

 

(1)   권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

 

(2)   소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결, 대법원 2019. 9. 9. 선고 201910081 판결 등 참조).

 

II.            특허법원 2021. 11. 19. 선고 20212953 판결

 

1.    사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   실시자의 소극적 권리범위확인심판 청구 - 특허심판원 청구인용, 특허권자 패소 심결

 

(2)   특허권자의 심결취소 소송 제기, 주장 요지: 침해혐의 실시자가 특정한 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대한 다툼 없음, 확인의 이익 없음.

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있고,

 

(2)   심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시 기술과 다른 경우에도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로 확인대상발명과 실시 기술의 동일성이 요구되지 않고,

 

(3)   특정한 확인대상발명을 기준으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

 

(4)   특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 20142849 판결 등 참조).

 

(5)   특허권자는 상대방이 특정한 확인대상발명에 대하여 특허권 침해를 주장한 바는 없고, 변론기일에피고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에서는 다툼이 없고, 위 확인대상발명에 대해 특허권 침해를 주장하는 것도 아니고 향후에 이를 주장할 의사도 없다.’라고 진술하였음.

 

(6)   따라서 심판청구의 이익이 없는 심판청구로서 부적법하므로 각하되어야 함. 심결 취소 판결

 

(7)   반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 소극적 권리범위확인심판과 달리 특정한 확인대상발명은 상대방이 현재 실시하거나 과거에 실시한 발명과 동일하여야 하므로, 이 사건 특허발명을 실시하거나 실시하였는지 여부에 대한 판단이 있게 된다.

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정 여부 및 확인의 이익 쟁점.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 16. 11:00
:

1.    균등침해 성립요건 기본 법리

 

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

 

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

 

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 20162119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

2.    과제 해결원리의 동일여부 판단

 

(1)   확인대상발명과 특허발명의과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 참조).

 

(2)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

 

(3)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

 

(4)   따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

 

(5)   발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

 

3.    균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단기준 공지된 기술내용을 제외하고 특허발명 특유의 기술내용을 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결

 

(1)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

(2)   따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(3)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

(4)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

(5)  정리: 특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건작용효과의 실질적 동일성은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나, (특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

(6)   구체적 사안의 판단: 특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음 + 피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치대신 사이드 케이싱 외부에가스 가열장치’로 치환 + 특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

 

(7)   대법원 판단요지: 피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의가스 가열장치의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의보온용 전기 가열장치와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

KASAN_특허발명과 침해혐의기술 형식적 차이 BUT 실질적 동일한 균등침해 판단 - 과제 해결원리의 동일 여부 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 16. 10:00
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1.    법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

 

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001171 판결 참조).

 

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

 

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

 

2.    대법원 판결요지  

 

가.  심사경과

 

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다는 취지의 의견서를 제출한 사안

 

나.  판단요지

 

확인대상발명상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

 

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

 

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

 

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1차별화하여, 확인대상발명과 같은 홈이 하부에 형성되어 있는상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음

 

3.    실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

KASAN_균등침해 판단기준 – 청구범위의 감축보정 아니지만 의견서만으로 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 16. 09:00
:

권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

 

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

 

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

 

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

 

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

 

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

KASAN_소극적 권리범위확인심판, 공지기술의 자유실시 + 공지기술 상이하지만 쉽게 실시할 수 있는 경우 자유실시기술 인정 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 16. 08:11
:

 

구 특허법 제29조 제3항 확대된 선원 판단기준 진보성 보다 좁은 범위

 

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012726 판결 등 참조).

 

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다.

 

두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.

 

그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 20102179 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 대법원 판단요지

 

선출원발명인 원심판결 선행발명 1의 명세서에는 공기배관이 실내 바닥과 벽체를 통해 매설된다는 내용과 동절기에 외부의 찬 공기가 에어히터를 통해 1차적으로 예열되고 그에 이어 난방호스의 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관에 전달되므로 충분히 가열된 공기가 실내에 공급된다는 내용이 적혀 있다. 그 도면에는 공기배관이 난방호스가 있는 실내 바닥에 매설되어 있는 구성이 나타나 있다.

 

다만 선행발명 1의 명세서나 도면에는 공기배관과 난방호스의 위치 관계에 관한 설명이나 한정사항이 없으므로, 급기배관을 난방배관의 하면에 배치한다고 한정한 이 사건 특허발명의 기술적 구성과는 차이가 있다.

 

급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다고 볼만한 자료가 없다. 난방배관으로 바닥 난방을 할 때에는 대체로 난방배관의 하부로 열손실이 일어나는데, 이 사건 특허발명은 급기배관을 난방배관의 하면에 배치함으로써 난방배관 하부로 방출되어 손실되는 열을 급기배관을 통해 실내에 공급되는 공기를 데우는 데 활용할 수 있으므로 그만큼 열손실을 줄일 수 있다. 이처럼 이 사건 특허발명은 선행발명 1과의 기술적 구성의 차이로 인해 새로운 효과를 가진다.

 

이 사건 특허발명과 선행발명 1의 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않는다거나 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라고 볼 수 없다. 따라서 두 발명은 동일하다고 할 수 없다.

 

첨부: 대법원 2021. 9. 16. 선고 20172369 판결

 

KASAN_확대된 선원, 발명의 동일성 판단 vs 진보성 판단과 구별 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결.pdf
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대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 5. 22. 17:44
:

 

(1)   무권리자의 특허출원을 무효사유로 한 특허무효심판에 따른 심결취소소송에서 무권리자 특허출원의 증명책임의 소재 = 무효라고 주장하는 당사자

 

(2)   구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하무권리자라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.

 

(3)   무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

 

KASAN_특허발명자 또는 승계인 아닌 무권리자 특허출원 무효사유 – 무효 주장자에게 증명책임 대법원 2022. 11. 17. 산고 2019후11268 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 11. 28. 15:02
:

 

(1)   특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에 특허 발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

 

(2)   그리고 여기서양 발명의 과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 참조).

 

(3)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.

 

(4)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.

 

(5)   다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하 여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017424 판결 참조).

 

(6)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(7)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 참조).

 

(8)   이 사건 특허발명의 출원일 당시 선행발명들 내지 을 제2호증에 의하여 이 사건 제1항 발명의 특유한 해결 수단이 기초하고 있는 위와 같은 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 기술사상의 핵심은 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 아니하였던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다. 따라서 앞서 본 법리에 따라이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

(9)   이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 차이점 1, 2와 관련하여 그 구성에 있어서 차이가 있을 뿐만 아니라 이로 인해서 개별적 기능이나 역할, 작용효과에 있어서도 동일하지 아니하다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 20214652 판결

 

KASAN_형식적 차이 실질적 동일, 균등 여부 - 균등침해 판단기준, 균등론 적용기준 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허4652 판결.pdf
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특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허4652 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 10. 13. 13:19
:

 

1.    모인발명 주장자의 입증 책임  

 

특허발명이 모인출원이라는 점에 대한 증명책임은 이를 이유로 해당 특허가 무효라고 주장하는 측이 부담한다.

 

2.    특허발명과 모인대상 발명의 비교

 

 

3.    특허심판원 심결요지 무효심판 청구기각

 

특허발명은 청구인이 주장하는 모인대상발명과 동일하지 아니하므로 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다.

 

4.    특허법원 판결요지 청구기각, 심결유지

 

특허발명은 마운팅 프레임이 지하철 플랫폼 벽면에 설치되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 1). 특허발명은 안전발판이 마운팅 프레임에 대해 힌지 회전 가능하도록 마련되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 2). 특허발명은 서포트바의 일부가 마운팅 프레임에 대해 접근 또는 이격되는 방향으로 이동 가능하도록 마련되는 반면, 모인대상발명에는 대응 구성요소가 나타나 있지 않다(차이점 3). 이처럼 특허발명과 모인대상발명에는 차이점들이 존재하므로, 양 발명은 형식적으로 동일하지 않다.

 

위 차이점들은 특허발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키는 핵심적인 기술적 특징에 관한 구성요소의 차이에 해당하고, 원고들이 제출한 증거 등을 모두 고려하더라도 그와 달리 볼 수 없다. 따라서 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다.

 

 

모인대상발명에는 피고의 특허발명의 위와 같은 핵심적인 기술적 특징이 실질적으로 동일하게 구비되어 있는 것으로는 보이지 않는다.

 

또한, 위 차이점들에 나타난 서포트바의 힌지 회전에 연동되는 안전발판의 폴딩, 펼침 및 지지 구조가 당해 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술에 해당한다고 볼 만한 증거도 부족하다.

 

따라서 단순히 피고의 특허발명의 구성요소가 모인대상발명 내지 공지기술에 일부씩 나타나 있다는 사정 등 원고들이 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 피고의 특허발명을 이른바모인출원이라고 단정할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2022. 6. 9. 선고 20211516 판결

 

KASAN_모인발명 주장 특허무효심판 – 발명의 동일성 판단 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허1516 판결.pdf
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특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허1516 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 23. 09:32
:

 

(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

(2) 한편 확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

 

(3) 그리고 여기서양 발명의 과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

(4) 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.

 

(5) 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

 

(6) 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

 

(7) 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017424 판결 등 참조).

 

(8) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

(9) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(10) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

(11) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 등 참조).

 

(12) 구체적 사안의 판단방법 및 순서

 

A. 과제해결원리의 동일 여부

. 1항 발명의 기술사상의 핵심 파악

. 1항 발명의 기술사상의 핵심이 공지되었는지 여부 판단 - 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 보아야 한다. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다.

. 이러한 때에는 앞서 본 법리에 따라 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다. 균등 여부가 문제되는 구성요소, 즉 차이점 1에서 3과 관련된 구성의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교한다.

 

B. 구성요소의 개별적 기능이나 역할 비교

1항 발명과 확인대상발명은 차이점 2, 3과 관련하여 수평절취선과 수직절취선의 구조에서 차이가 있고, 해당 구성요소의 역할도 동일하지 않다. 따라서 나머지 차이점들에 대하여 더 살펴볼 필요도 없이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 8. 26. 선고 20206545 판결

 

KASAN_특허권 균등침해, 청구범위 해석, 권리범위 판단, 균등론 적용 법리, 판단기준, 판단방법 및 순서 구체적 판단의 좋은 사례 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6545 판결.pdf
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특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6545 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 16. 14:00
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1.    균등침해 판단기준 법리

 

(1)   특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하침해제품 등이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

(2)   침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

 

(3)   여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 20162546 판결 등 참조).

 

(4)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(5)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

(6)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 20152327 판결 등 참조).

 

2.    구체적 사안의 판단

 

(1)   이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는다수의 돌출 마이크로 커터를 이용하여 안전하고 효율적으로 각질을 절삭할 수 있는 각질제거기를 제공하는 것으로 파악되고, 이는 피고 제품에도 그대로 나타나 있다.

 

(2)   한편 위와 같은 이 사건 제1발명의 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제1항 발명의원형 또는 다각형인 평면 돌출판과 피고 제품의두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

 

(3)   그런데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제1항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명에 대한 균등침해가 성립하지 않는다.

 

(4)   이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는다수의 돌출 마이크로 커터를 이용할 뿐 아니라 다양한 방향에서의 절삭을 통해 안전하고 효율적인 각질제거를 할 수 있도록 하는 것으로 파악하여야 한다는 점에서 원심이 이 사건 제1항 특허발명의 과제해결원리를 다소 넓게 파악한 점은 있다. 그러나 위와 같은 과제해결원리가 선행발명들에 공지되어 있고, 평면 돌출판의 형상 차이로 인하여 작용효과에 차이가 있으며, 변경이 용이하지 않아 균등침해가 성립하지 않는다는 결론은 정당하다.

 

첨부: 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021280835 판결

 

KASAN_균등침해 판단기준 – 과제해결원리 공지 시 작용효과의 실질적 동일성 판단기준 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 16. 10:00
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권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

 

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

 

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

 

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

 

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

 

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

 

KASAN_공지기술과 다름 BUT 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우 자유실시기술 해당 - 특허발명의 권리범위에 속하지 않음 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 4. 15. 16:22
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1. 사안의 개요 및 경과

 

(1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구, 피청구인 실시자의 자유실시기술 주장

(2) 특허심판원 청구인용, 자유실시기술 부정, 특허권자 승소 심결

(3) 실시자의 심결취소 소송 제기, 새로운 선행기술 증거자료 제출, 심판단계의 선행발명의 결합 관계가 아니라 새로운 선행발명의 결합관계 주장  

(4) 특허법원 청구인용, 자유실시기술 인정, 심결취소, 특허권자 패소 판결

 

2. 기본 법리 자유실시기술 판단기준

 

권리범위확인심판에서 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99710 판결 참조).

 

3. 구체적 사안의 판단 새로운 선행발명들의 결합 용이성 판단

 

(1) 확인대상발명과 선행발명의 차이점 1은 선행발명 1에 확인구성요소 4 내지 6과 동일한 구성이 개시되어 있지 않다는 것인데, 이와 같은 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 대응 구성을 결합하는 방법에 의하여 쉽게 도출할 수 있다.

(2) 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응구성을 결합하는 것이 용이한지 여부에 관하여 보건대, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응구성을 적용하여 위 차이점 1을 용이하게 극복할 수 있다고 보인다.

(3) 결합하는 방식은 관련 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 기술에 해당하고, 선행발명 1의 나사결합 방식을 선행발명 2의 조임구 채움방식으로 변경하기 위하여는 단순히 물공급관이 연결되는 부위의 형상만을 선행발명 2의 대응구성과 같이 변경하면 되는 것으로 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어려우며, 이는 다른 구성의 변경을 수반하지도 않고, 달리 선행발명 1에 선행발명 2의 대응구성을 적용하는 것에 대한 부정적 교시를 찾아볼 수도 없다.

(4) 따라서 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2021. 10. 28. 선고 20211134 판결

 

KASAN_권리범위확인심판 확인대상발명의 자유실시기술 – 선행발명의 결합 용이성 판단 특허법원 2021. 10. 28. 선고 2021허1134 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 19. 10:00
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특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다.

 

여기에서공지되었다고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 20001238 판결 등 참조),

 

공연히 실시되었다고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 20114011 판결 등 참조).

 

KASAN_특허요건 신규성 판단 – 공지, 공연실시의 의미 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후2963 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 12. 16. 09:18
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1. 특허법 규정 및 판단기준

 

특허법 제30조 제1항 제2호의 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우'란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 증명할 책임이 있다(대법원 1985. 10. 8. 선고 8515 판결 등 참조).

 

2. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   3자에게 금형제작 및 시제품 제작 의뢰  

(2)   금형제작계약서 제15(비밀유지약정) - 15 [지식재산권] 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 모든 지식재산권은 개발 자인‘(원고)에게 있고, ’‘(D)은 무상의 통상실시권을 가지며, ’이 지식재산권에 대한 출 원을 마칠 때까지은 개발한 금형과 금형에 의해 생산된 제품에 대한 내용을 제3자에게 공 개하지 않는다.

(3)   3D에서 시제품 700개를 소비자 반응을 보기 위해 무상으로 배포하여 공개함 

(4)   쟁점: 의뢰인의 특허출원 전 시제품 무상 배포 행위 – “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 발명의 공개에 해당하는지 여부

 

3. 특허법원 판결요지

 

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 A 직원이나 그 지인 및클럽 말리부회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

 

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 아이머큐리의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 A 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다.

 

따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는공지는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 A 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에판매하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 A로부터 통지받지 못했다고 하더라도, A가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 8. 20. 선고 20204990 판결

 

KASAN_신규성 상실 예외 사안 – 의사에 반한 공지 여부 판단 특허법원 2021. 8. 20. 선고 2020허4990 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 10. 5. 11:00
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1. 특허발명의 보호범위를 정하기 위한 청구범위의 해석 방법

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 해석하여야 한다.

 

그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 20113230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019222782, 222799 판결 등 참조).

 

한편 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하침해대상제품 등이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 201065818 판결 등 참조).

 

2. 구체적 사안의 판단

 

발명의 명칭을비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법으로 하는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1(이하이 사건 제1항 발명이라고 한다)은 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에 관한 발명으로가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 위치의 지형(이하지형조건이라고 한다)과 센싱장치에 의해 감지된 타격 매트 상에 볼이 놓인 영역(이하매트조건’이라고 한다)에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 비거리를 조정하는 제어부를 구성요소로 포함하고 있다(구성요소 4).

 

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명에 의하면, 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에서 매트조건을 고려하지 않고 지형조건만 고려하여 비거리 조정이 이루어질 경우 시뮬레이션 결과가 실제와 큰 차이를 이루게 되는 문제점이 발생하게 되는데, 이 사건 특허발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 타격 매트상의 볼이 놓인 영역을 센싱장치에 의해 감지한 다음, 지형조건과 매트조건을 함께 고려해서 비거리를 조정하는 구성을 채택한 발명임을 알 수 있다. , 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 시뮬레이션 결과의 정확성을 향상시키기 위한 비거리 조정에 있어서, 지형조건만 고려하는 것이 아니라 지형조건과 매트조건이라는 두 가지 요소를 함께 고려하도록 하였다는 점에 기술적 의의가 있다.

 

한편 이 사건 제1항 발명은 그 문언상 지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정하는 구체적인 방법을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서도지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정한다는 의미를 특정한 비거리 조정 방법으로 정의하거나 한정하고 있지 않다. 따라서 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라고 한다)이 발명의 기술적 의의를 벗어나지 않는 범위 내에서 상정할 수 있는 비거리 조정 방식이라면 그것이 지형조건과 매트조건을 함께 고려하는 것인 이상 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있다. 특히 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서는 비거리 조정과 관련하여페어웨이 매트 영역에서 볼을 타격하는 경우 지형조건에 따른 비거리 감소율을 그대로 적용하고, 지형조건과 동일한 조건의 매트영역에서 볼을 타격하는 경우 비거리 감소율을 0%로 적용하거나 비거리 감소율을 더 감소시켜 시뮬레이션 결과상의 비거리가 조금 덜 감소되도록 하는 방법을 예시하고 있다. 통상의 기술자라면 위 예시 설명을 보고 지형조건과 매트조건의 조합에 따라 적절한 비거리 감소율을 대응시키거나 또는 비거리 감소율을 적용하지 않는 등의 방법으로 실제 골프코스에서의 플레이 상황에 가까운 적절한 비거리 조정 결과가 나오도록 하는 비거리 조정 방식, 즉 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치를 산출하는 단계, 지형조건에 따른 비거리감소율과 보정치를 미리 설정된 조건에 따라 연산하는 단계를 반드시 포함하지 않는 비거리 조정 방식도 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있음을 알 수 있다.

 

또한 이 사건 제1항 발명은 모든 매트조건에서 타격이 가능하다는 점을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에도 지형조건과 동일한 매트영역에서 플레이를 하는 경우가 아니라면 대개는 페어웨이 매트 영역에서 플레이를 하게 될 것임을 언급하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 지형조건에 따라 타격 가능한 매트 영역에 일정한 제한이 있는 경우라고 하더라도, 타격 가능한 매트 영역 내에서 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 방식이 포함되어 있다면 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

 

원심 판시 피고 실시제품 역시 가상 골프 시뮬레이션 장치로, 가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 지형조건을 감지하고, 센싱장치에 의해 매트조건을 감지한 다음, 페어웨이 매트 영역에서 타격을 할 경우 감지된 지형조건에 따른 비거리 감소율을 적용하고, 트러블 매트 영역에서 타격을 할 경우(다만 지형조건보다 불리한 매트 영역이나 이종의 트러블 매트 영역에서는 타격이 불가능하다) 지형에 따른 비거리 감소율을 적용하지 않는 방식으로 비거리를 조정하는 구성을 포함하고 있고, 그 외의 구성도 이 사건 제1항 발명과 동일하다.

 

결국 원심 판시 피고 실시제품은 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 것으로 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와 각 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 봄이 타당하다.

 

그럼에도 원심은, 구성요소 4지형조건에 따라 설정된 비거리 감소율에 매트조건에 따라 정해진 보정치를 연산하는 방식에 의하여 비거리를 조정하는 구성으로 해석한 다음, 피고 실시제품에는 지형조건에 따라 미리 설정된 비거리 감소율을 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치로 보정하여 비거리 감소율을 연산한 결과에 따라 미리 산출된 볼의 비거리를 조정하는 구성이 구비되어 있지 않다고 보았고, 그 결과 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

 

첨부: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021217011 판결

 

KASAN_스크린 골프 관련 특허침해소송 – 청구범위의 해석 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결.pdf
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대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 7. 5. 11:00
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특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 침해제품 등이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

 

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 20162546 판결 등 참조).

 

특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우, 작용효과가 실질적으로 동일한지 판단하는 방법

 

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 20152327 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단 - ‘조리용기용 착탈식 손잡이라는 명칭의 이 사건 특허발명에 대한 균등침해 성립 여부가 문제된 사안임

 

특허법원 균등침해 인정 BUT 대법원 균등침해 불인정

 

대법원은 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심인 로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전후방으로 이동시키는 기술사상상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상하 유동시켜 슬라이딩판의 전후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되어 있었다고 보고, 균등 여부가 문제되는 대응 구성요소들의 개별적 기능, 역할 등을 비교하여 피고 실시제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항의 상하부 부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다고 판단함. 이와 다른 취지의 원심을 파기환송함

 

첨부: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019237302 판결

 

KASAN_균등침해 - 특허법원 인정 vs 대법원 불인정 사례 – 특허발명의 기술사상의 핵심이 공지된 경우 판단 방법 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 17. 09:29
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1. 무효심판 중 복수의 청구항에 대한 정정청구 정정청구 인정 및 무효심판 청구 기각 심결

 

특허심판원은 그 무효심판 절차 내에서 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

2. 특허법원의 심결취소 판결 정정청구 일부 적법하나 일부 위법 BUT 정정청구의 불가분 일체적 확정 때문에 심결 전부 취소 판결

 

특허법원은 심결취소소송에서 이 사건 원심결 중 이 사건 1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고판단하였다.

 

다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 20158226 판결).

 

이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 확정된 취소판결이라 한다).

 

3. 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위 심결취소의 이유가 된 제1항 정정청구 관련된 사실상 및 법률상 판단만 해당

 

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 992860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결 등 참조).

 

확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다.

 

따라서 확정된 취소 판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 20171830 판결


KASAN_특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법한 경우 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결.pdf

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 19. 13:16
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특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 20162522 전원합의체 판결 참조).

 

따라서 원심 변론종결 후 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 제0905128)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었더라도, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단하여야 한다.

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 20102377 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017231829 판결


KASAN_특허침해소송의 사실심 변론종결 후 정정청구의 심결 확정 – 재심사유 해당하지 않음 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 18. 17:05
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1. 특허침해 판단기준 법리

 

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 침해제품 등이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

 

여기서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고20121132 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 201314361 판결 등 참조).

 

이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다.

 

다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 20165698 결정).

 

또한, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 참조)

 

2. 구체적 사안의 판단: 특허발명과 침해제품의 비교 공통점 및 차이점 파악

 

 

이 사건 제1항 발명(왼쪽 도면)과 확인대상발명(오른쪽 도면), 구성요소 4의 잠금구(140)는 버튼(142)이 구비된 이동바(146), 잠금돌기(149)가 형성된 잠금몸체(148), 고정수단인 너트(144)가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛(130)은 로킹편(131)의 머리부분(131a), 언로킹부분(131b)과 로킹부분(131c), 스프링 지지부(131d), 고정수단인 돌기부분(131e)이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다(이하 차이점이라 한다). 이를 제외한 나머지 구성요소들은 모두 동일하다.

 

3. 특허심판원 심결 소극적 권리범위확인심판 청구인용 심결, 확인대상발명은 그 구성 및 효과가 상이하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않음

4. 특허법원 판결 균등관계 인정, 심결취소 판결

 

(1) 과제 해결원리 동일 인정

(2) 실질적 작용효과의 동일 인정

 

발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙인바(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 참조), 이 사건 기술사상의 핵심이 확인대상발명에 구현되어 있으므로 그 작용효과도 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

 

심판청구인(피고)의 차이점 주장요지 - 이 사건 제1항 발명은 이동바, 잠금몸체, 복원스프링을 조립하여 너트로 고정하면 설치가 완료되어 비교적 쉽게 설치 가능한 반면, 확인대상발명은 제1지지대에 스프링을 삽입하고 결합홀을 통하여 로킹편을 스프링에 삽입하여 조립한 후, 로킹편을 압착하여 돌기부분을 형성하여 설치하게 되어 압착과 같은 가공공정 등이 필요한 점, 이 사건 제1항 발명의 이동바, 잠금몸체, 너트는 판재로 제작하기 어려운 반면, 확인대상발명의 로킹편은 자 형상을 갖는 것이어서 판재로 가공 가능한 점, 이 사건 제1항 발명은 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동할 수 있어 이를 방지하기 위한 추가적인 고려가 필요한 반면, 확인대상발명은 슬라이딩 과정에서 걸림이 발생하지 않는 구조인 점, 이 사건 제1항 발명은 어느 하나의 부품의 교체가 필요시 너트만 풀어주면 간단히 해당 부품을 교체할 수 있는 반면, 확인대상발명은 일부 부품의 교체가 불가능하고 로킹편을 다시 편평하게 해야 하는 공정이 필요한 점 등의 차이가 있다.

 

특허법원 판단요지 - 피고 주장의 효과 차이는, 이 사건 제1항 발명의 잠금구는 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 일체로 형성된 구조라는데 근거한 것으로 보인다.

 

그러나 ) 이동바와 잠금몸체, 너트의 기능을 하는 구성을 일체 또는 분리하여 형성할 것인지 여부는 통상의 기술자가 제작 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고(피고가 차이점으로 제시한 위 나), , 항은 양 발명의 제작 및 작업의 편의성에 관련된 부분으로, 피고 스스로도 이 사건 제1항 발명의 장점으로 , 항을, 확인대상발명의 장점으로 항을 주장하고 있으므로, 통상의 기술자는 이러한 사정을 고려하여 그 필요에 따라 적절하게 선택할 수 있다고 할 것이다),

 

) 이 사건 제1항 발명은 이동바와 잠금몸체가 서로 분리되어 있으나, 이를 결합하여 너트로 고정하면 일체화되어 확인대상발명의 로킹유닛과 동일하게 되므로, 피고 주장과 같이 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동되어 슬라이딩이 원활히 이루어지지 않는 문제가 발생한다고 보기 어렵다고 할 것이며,

 

) 양 발명 모두 버튼(머리부분)의 누름 또는 누름해제에 의해 복원스프링(스프링)의 압축력 또는 복원력이 작용하여, 잠금돌기(로킹부분)에 의한 잠금홈(단부)에의 걸림이 해제되거나 잠금돌기(로킹부분)가 잠금홈(단부)에 끼워지면서 걸림상태가 되므로, 그 기능 및 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

 

(3) 치환의 용이성 인정

 

1항 발명 구성요소 4의 잠금구는 버튼이 구비된 이동바, 잠금돌기가 형성된 잠금몸체, 고정수단인 너트가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 로킹편의 머리부분, 언로킹부분과 로킹부분, 스프링 지지부, 고정수단인 돌기부분이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다.

 

그러나 이동바, 잠금몸체, 고정수단의 기능을 하는 구성을 분리하여 형성할 것인지, 아니면 이를 일체로 형성할 것인지 여부는, 통상의 기술자가 제조 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 이 사건 제1항 발명의 이동바와 잠금몸체, 고정수단을 확인대상발명과 같이 일체로 형성하는 것은 통상의 기술자가 그 필요에 따라 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 그 치환에 어려움이 있다고 보기 어렵다.

 

(4) 균등관계 인정

 

그렇다면 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 확인대상발명의 대응구성요소는 균등관계에 있다.

 

첨부: 특허법원 2020. 11. 19. 선고 20203782 판결

  

KASAN_균등침해, 균등론, 치환용이성, 특허침해, 특허무효, 과제해결, 작용효과, 공지기술, 자유실시, 작업대,.pdf

특허법원 2020. 11. 19. 선고 2020허3782 판결.pdf

 

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작성일시 : 2021. 1. 4. 10:15
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1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

 

2. 균등론 적용기준 법리

 

 

 

3. 구체적 판단 특허법원 판결요지

 

확인대상발명의 (ii) 과립은 이 사건 제41항 발명의 (ii) 과립과 그 활성 구성성분의 방출이 시작되는 pH 범위가 상이하므로 이 사건 제41항 발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다.

 

그러나 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 각기 다른 pH 환경에서 pH 의존적으로 방출되도록 제조된 두 종류의 과립을 포함함으로써, 과립 (ii)가 소장 상부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)이 소장 하부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하는, 2개의 피크가 나타나는 방출 거동을 나타냄으로서 그 효능이 지속되도록 하는 것을 기술적인 특징으로 하고 있기 때문에, 41항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제 해결원리가 동일하다.

 

그리고 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 과립 (ii)로부터 소장 상부에서 먼저 방출되어 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)로부터 방출되어 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하게 되어 덱스란소프라졸의 높은 혈중 농도가 장시간 유지되는 효과, 즉 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 그대로 구현되어 있다고 볼 수 있기 때문에, 확인대상발명은 제41항 발명과 동일한 작용효과를 갖는다.

 

나아가 통상의 기술자라면 제41항 발명의 제제 설계의 기초가 되는 주요한 기술적 사상이 약물이 위()를 안정적으로 통과하는 것과 1차 방출과 2차 방출을 각각 담당하는 (ii) 과립과 (i) 과립의 사이의 방출 시차가 유지되는 것임을 쉽게 파악할 수 있을 것인데, 소장 상부를 표적으로 1차 방출을 담당하는 (ii) 과립의 장용성 코팅층을 확인대상발명과 같이 pH 4.4에서 방출이 되도록 변경하는 것은 위 기술적 사상에 기초하여 동일한 효과가 예상되는 제제로 단순히 설계 변경하는 것에 지나지 않기 때문에, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 과립 (ii)의 방출시작 pH 범위를 확인대상발명의 방출시작 pH 범위로 치환하는 것은 용이하다.

 

결국 확인대상발명은 구성 3-3을 제외한 모든 구성을 가지고 있고, 구성 3-3과 관련하여 과립 (ii)에서 덱스란소프라졸을 방출하는 pH 범위는 균등관계에 있다고 볼 수 있다. 결국 확인대상발명은 제41항 발명의 권리범위에 속한다.

 

4. 공지기술에 대한 특허법원의 판단

 

 

 

첨부: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 20189015 판결

 

특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결 .pdf

KASAN_덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019. 9. 18. 10:00
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1. 기본 법리

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 사용자가 얻을 이익이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

 

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

 

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

 

2. 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결  

 

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정 

 

-      사용자 이익을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

(1)   대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유

(2)   해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음

(3)   중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임

(4)   사용자 회사 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함

(5)   직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음

(6)   사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음

 

3. 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29()3527호 판결

 

-      직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치

-      직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기 

-      사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사

-      사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음

-      일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정

-      판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

-      따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

 

첨부: 일본 판결

일본 오사카지재 2019. 1. 17. 선고 판결.pdf

KASAN_[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어선 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 2. 26. 17:00
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