-- Humira (adalimumab) 후속 특허발명 및 등록 전 분할출원 청구발명의 진보성 흠결 확인소송의 적법성: 바이오시밀러 개발사(Fujifilm Kyowa Biologics) v. AbbVie 영국특허법원 판결 -- 

 

AbbVie에서 Humira 제품을 커버하는 기본특허를 등록하였을 뿐만 아니라 다수의 후속특허출원과 분할출원을 유지하고 있습니다. 등록 전 심사단계에 살아있는 CA, CIP, DA(divisional application)은 제3자에게 불확실한 위험요소입니다. 최종적으로 특허등록을 받을지, 어떤 범위로 등록될지, 큰 위협으로 작용할지 등등 그 결과가 무척 부담스러운 사항입니다.

 

후발업체 입장에서는 불확실성을 사전에 제거하길 원합니다. 바이오시밀러 사업처럼 큰 투자가 필요한 경우 불확실성을 해소해야 할 필요성은 더 클 것입니다. 이와 같은 상황에서 청구된 확인의 소에 관한 영국특허법원 판결이 상당히 흥미롭습니다. 참고로 확인의 소는 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 상당히 어려운 쟁점입니다.

 

바이오시밀러 개발회사 Fujifilm Kyowa Biologics (FKB)는 유럽에서 Humira 원천특허의 존속기간 만료일 2018. 10. 15. 이후 바이오시밀러 제품을 발매할 예정입니다. 그런데, 후속특허 중에 아직 등록되지 않았지만 심사 중인 분할출원의 특허청구발명이 등록된다면 특허침해소송이 제기될 것을 우려하고 있습니다. 따라서 미리 분할출원의 청구발명이 진보성 흠결로 특허요건을 충족하지 못한다는 점을 확인하는 판결을 받음으로써 불확실한 위험을 해소하려는 방안으로 영국특허법원에 확인의 소를 제기한 것입니다.

 

해당 특허출원은 EP (UK) 1 406 656 4번째 분할출원으로서, adalimumab 피하주사 투여량 40mg을 기술적 특징으로 하는 dosage regime 발명입니다. EPO 원출원에 대한 다수의 opposition에 제기되었고, AbbVie에서 원출원 포기 + 분할출원 유지 결정에 따라 2015. 11. 16. 모출원 특허결정은 취소(revoke)되었습니다.

 

위와 같은 배경사실에 비추어 볼 때 AbbVie 4번째 분할출원은 모출원과 실질적으로 동일하여 특허요건을 충족하지 못함에도 분할출원을 통해 장기간 출원상태를 유지하여 불안상태를 조성함으로써 제3자의 바이오시밀러 발매를 지연시키려는 목적이라고 특허도전자 FKB는 주장합니다.

 

바이오시밀러 개발사 FKB는 위와 같은 법적 불안을 해결하기 위한 법적 구제수단으로 영국특허법원에 EPO 심사 중인 분할출원발명이 진보성 흠결로 특허요건을 충족하지 못한다는 점을 확인하는 판결을 구한 것입니다.

 

이에 대해 AbbVie에서는 특허등록 전 EPO 심사 중 출원에 대해서는 진보성 흠결을 이유로 특허성이 없다는 확인을 구할 법적 이익이 없고, 따라서 위 확인의 소는 부적법하므로 각하해야 한다고 주장했습니다.

 

영국특허법원은 확인의 소 소송요건에 관한 복잡한 법리설명 다음, 앞서 설명한 Humira 바이오시밀러 사안의 특별한 사정을 고려하여 FKB 확인소송은 그 소송요건을 충족한다고 판결하였습니다. 자주 보기 어려운 특이한 사정과 판결내용입니다.

 

참고로, 위 판결문 중 Humira 후속 특허 및 분할출원 후 EPO 심사단계에 계속 중인 특허출원 현황은 다음과 같습니다.

 

Indication

Pat./App

Current state

c. Date of Grant

Expiry

Rheum. Arthritis

‘656 div. 4

In exam

earliest - 8/16. prob.  c. 2018

6/2022

Psoriasis

‘322 pat.

In force

N/A

7/2023

Psoriasis

'322 div.

In exam

?

7/2023

Juv.  Rheum. Arthritis

‘322 div.

In exam

?

7/2023

Psoriatic Arthritis

‘322 div.

In exam

?

7/2023

Erosive Polyarthritis in a human subject having psoriatic arthritis

‘397 div.

In exam

 

several years

5/2026

 

 

Psoriasis

‘824 div

In exam

 

ditto

2027

Rheum. Arthritis

‘214 div

In exam

ditto

2027

 

 

첨부: Humira 후속특허 관련 영국특허법원 판결

UK-Fujifilm-v-Abbvie.docx

 

작성일시 : 2016.04.14 16:33
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 아빌리파이정 (Aripiprazole) 관련 특허 정보 --


오츠카제약의 아빌리파이정은 올해 1분기 미국 시장 매출실적 1위를 차지한 블록버스터 제품입니다

아빌리파이정의 국내 물질특허는 2014. 3. 16. 만료 예정이지만 5개의 후속 용도특허가 등록되어 있고, 최종적으로는 2022. 4. 7. 관련 특허가 만료됩니다. 그러나, 최초의 특허에는 정신분열증 치료용도가 기재되어 있음에도 후속 용도특허들은 5-HT1A 서브타입과 관련된다는 작용기전을 특정하여 중추신경계 장애 관련 질병을 구체적으로 기재하여 등록되었습니다. 또한, 후속 용도특허들의 명세서에는 각 질병에 대한 효과가 구체적으로 기재되지 아니하고 특정 cell에 대한 in vitro 실험 결과만이 기재되어 있습니다.

 

후속 특허들의 심사 과정에서 기재불비 및 진보성 흠결에 대한 의견 통지가 있었다는 점과, 현재 유럽에서 패밀리 특허들에 대한 Opposition Appeal이 진행중이라는 점을 고려해 보았을 때, 물질특허 만료 이후 제네릭 약품의 출시를 위해서 아빌리파이정의 후속 특허들의 무효가능성을 검토해 볼 필요가 있을 것입니다.


1. 제품정보


제품명

아빌리파이정(Abilify®)

성분명

Aripiprazole

개발사

오츠카, BMS

허가업체

한국오츠카제약㈜

허가/신고일

2002. 8. 1.

PMS 만료일

2015. 11. 20.

효능·효과

항정신병약물

용법·용량

2, 5, 10, 15 mg

 

2. 기술배경


>     리스페달 등의 기존의 정신분열증 치료 약제는 도파민 분비를 차단함으로써 정신분열증 증상을 개선시키는 반면 환자의 상태를 가라앉게 하는 부작용이 있음. 반면, 아빌리파이는 도파민과 세로토닌의 분비를 적절히 조절함으로써(Dopamine Serotonin System Stabilizer-DSS) 정신분열증 증상을 개선시키는 동시에 환자가 정상적인 생활을 할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 도파민작용 활동항진상태에서는 길항제로, 도파민작용 활동저하상태에서는 효능제로 작용하여, 도파민 시스템을 안정화시킴. 이러한 새로운 작용기전으로 정신분열병의 양성증상은 물론이고 음성증상에도 뛰어난 개선효과를 나타내고, 인지기능의 개선효과도 보이며, 반면 추체외로계 증상이나 체중증가와 같은 부작용의 발생 가능성이 매우 낮음.

 

3. 특허정보


특허번호

발명의

명칭

존속

기간

만료일

분할

출원

심판

사항

우선권

미국

유럽

일본

KR 138,529

(물질)

카르보스틸릴

유도체

2014.

3. 16.

X

X

JP

63-276953

US 5,006,528

à 특허유효

(대법원)

EP 367,141

à 

존속기간만료

JP 2,976,282

à 

존속기간만료

JP 2,893,175

JP 2,608,788

KR 601,073

(물질,

용도)

5-HT1

수용체

 서브타입

작용물질

 

2022.

4. 7.

X

한미약품 (20131573)

US 09/770,210

대응특허 無

EP 1,712,225

à 

 Opposition

진행중


EP 1,621,198

à 

특허유효

(Opposition)

à Appeal

진행중

JP 4,896,831

JP 4,178,032

KR 653,591

(물질,

용도)

2022.

1. 29.

 

원출원 073특허

X

KR 763,288

(물질,

용도)

원출원 073특허

X

KR 713,607

(물질

용도)

원출원 591특허

X

KR 825,705

(물질

용도)

원출원 288특허

X

2. 아빌리파이정 특허 정보

>     물질특허: 미국 대법원 유효 판결 -> 한국 2014. 3. 16. 존속기간 만료.

>     후속 물질 및 용도특허: 적응증을 구체화하여 다수 분할출원 되었음 -> 유럽에서 opposition appeal 진행중 -> 한국 최종 2022. 4. 7. 존속기간 만료.

 

4. 후속 용도특허의 무효 가능성


Aripiprazole의 최초 물질 특허의 종속항에는 구체적으로 aripiprazole의 화학식 및 정신분열증 치료용도가 기재되어 있습니다. 후속 용도특허들은 동일한 물질에 대하여 구체적 질병명 및 그 작용기전(5-HT1A 수용체 서브타입과 관련)으로 용도를 구분함으로써 별개의 용도특허로 등록되었습니다.

 

한국 및 일본 심사과정과 EPO Opposition Appeal 과정에서 제기된 주장과 선행기술 문헌을 살펴보면, 선행기술문헌에 aripiprazole의 정신분열증 치료 효과뿐만 아니라 후속 특허에 구체적으로 기재된 질병과 관련된 효과를 예측할 수 있는 내용이 다수 공지되었다고 평가할 수 있습니다. Aripiprazole 후속 용도 특허들의 청구항 중 상당수는 평균적 기술자의 시각에서 볼 때 선행기술문헌의 기재내용으로부터 용이하게 도출된다고 평가될 가능성이 높기 때문에, 최종적으로 다수의 청구항이 진보성 흠결을 이유로 특허무효될 가능성이 있다고 생각합니다.

 

현재 진행중인 EPO Opposition 결과를 모니터링하는 것이 매우 중요합니다.

 

5. EPO Opposition Appeal 경과

 가. EP 1,712,225 Opposition

  (1) 225 특허 청구범위

>     288 특허 청구항과 유사하지만, 결정형이 구체적으로 기재되었다는 점에서 상이함.

 

  (2) Opposition

>     2006. 7. 28.      심사청구(분할출원)

>     2011. 3. 10.      등록결정

>     2012. 1. 3.       Opposition 통지( 8개사 제기)

-  개시 불충분(Insufficiency of disclosure): Aripiprazole이 양극성 장애 I II 유형에 치료 효과가 있다는 근거가 제시되지 아니함.

-  신규성(Novelty) 흠결: WO 02/026659 등의 문헌에 의하여  aripiprazole이 양극성 장애 치료효과가 있다고 기재되었음.

-  진보성(Inventive step) 흠결: EP 367141 등의 문헌에 aripiprazole이 정신분열증 치료효과가 있다고 기재되었음.

>     2013. 2. 1.       Annex to the communication

>     2013. 4. 10.      Letter regarding the opposition procedure

>     2013. 6. 13.      Oral proceeding 진행

 

 나. EP 1,621,198 Opposition Appeal

  (1) 청구범위

>     591 특허와 청구범위 동일.

 

  (2) Opposition

>      2005. 11. 3.      심사청구

>      2007. 4. 26.      등록결정

>      2008. 2. 22.      Opposition

>      2010. 1. 18.      Oral Proceedings

>      2010. 2. 19.      Opposition 결정문 -> 정정된 청구항으로 등록 결정 유지

 

- 충분한 개시(Sufficiency of disclosure, Art. 100(b); Art. 83 EPC)

출원 시 출원하고자 하는 물질이 기재된 질병을 위하여 제조되기에 적합하다는 것을 개시해야 하지만, 통상의 기술자에게 관찰된 효과가 직접적이고 명확하게 질병 치료 효과를 반영하거나, 생리학적 활성과 질병간의 명백하고도 수용 가능한 확립된 상관관계가 있다면 in vitro에서의 약학적 활성을 보여주는 것만으로도 충분함. -> 출원 당시 partial 5-HT1A  agonism과 인지능력에 대한 약효, 정신분열증 치료제에 대한 내성이 이미 알려져 있었기 때문에, in vitro 자료 만으로도 약학적 효과를 입증하기에 충분함.

 

- 신규성(Novelty, Art. 100(a) EPC; Art. 54 EPC)

판례에 따르면, 화합물의 특정 군의 질병 치료를 위한 용도가 알려져 있다면 동일한 화합물에 대한 동일한 질병 치료는 생리학적이거나 병리학적으로 이전의 질병군과 구분되지 아니하는 한 새로운 치료에 대한 출원이 될 수 없음. 다만, 이전의 질병군과 중첩되거나 새로운 군의 선택이 중재적인 경우 - , 질병군과 성취된 약리학적 효과가 특정한 생리적 또는 병리학적 상태와 기능적으로 아무런 연관성이 없는 경우 - 에는 이러한 판례가 적용되지 아니함. -> ‘fails to respond to antipsychotic drugs’는 청구범위를 제한하고 중재적인 선택한 것으로서, 정신분열증 환자 가운데 정신분열증 약에 반응하지 않는 환자들이 목적적으로 선택된 것이므로 신규성 인정됨.

 

- 진보성(Inventive step, Art. 100(a) EPC; Art. 56 EPC)

D9relapsing hospitalized schizophrenics patients라고 정의되어 있고, 청구항 1‘treatment-resistant, inveterate or chronic schizophreniai patients, which in addition fail to respond to 1-3 selected typical antipsychotic drug and 1 selected atypical antipshychotic drug’라고 기재되어 특정 환자 집단에 대한 기술적인 효과를 나타내는 것이므로 진보성 인정됨.

 

  (3) Appeal

Aripiprazole 3가지 특정 typical antipsychotic drugs에 반응하지 않는 환자군과 4개의 atypical antipsychotic drugs에 치료효과가 있다는 실험 데이터가 제출되지 아니하였고, 단순히 CHO cell membrane을 이용하 h5-HT1A receptor에 대한 in vitro affinity 실험 결과만 제시되었으며, 위 실험 결과와 치료 효과 사이에 상관관계에 대한 증거가 제시되지 아니하였음을 주장


. 198 특허 Opposition Appeal 과정에서 제출된 문헌

작성일시 : 2013.08.06 11:49
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요