-- 의료기기 특허 및 디자인 침해소송 CAFC 판결 – Ethicon v. Covidien 사건 -- 

 

미국에서는 의료기기 분야의 특허분쟁이 많습니다. J&J 의료기기 전문 자회사 Ethicon과 경쟁사 Covidien 사이에 수술용 초음파 커터 (cordless ultrasonic dissection device) 특허 및 디자인 침해소송 판결을 소개합니다. 판결 내용 중에서 특허법리 측면에서는 별로 중요하지 않지만, 디자인 침해여부를 판단한 판결이 흔하지 않기 때문에 공부 삼아 디자인 침해판단 부분을 살펴보겠습니다.

 

1.    Ethicon 등록디자인

 

 

 

해당 의료기구의 대부분은 권리주장에서 제외되는 점선으로 표시되어 있고, 실선으로 기재된 부분은 손잡이(trigger)에 한정됩니다. 그것을 4건의 디자인특허로 출원하여 등록받았습니다.

 

2.    디자인권 침해주장을 받은 Convidien Defense

 

침해주장을 받고 디자인등록의 무효 주장과 비침해 주장을 하는 것은 당연할 것입니다. 디자인침해분쟁에서 가장 중요한 쟁점입니다. 이에 관한 미국 CAFC에서 침해여부 판단과 등록요건 판단의 기준점을 달리해야 한다는 취지의 매우 중대한 판결을 한 적이 있습니다. 해당 판결의 요지를 정리한 블로그 글입니다. 디자인 침해소송의 핵심쟁점 - 등록무효 판단기준과 침해여부 판단기준을 구별한 미국 CAFC 판결

 

3.    CFAC 판결

 

1심 법원은 Ethicon 디자인등록은 무효, 비침해라고 판결하였으나, CAFC는 디자인등록은 유효하지만, 등록디자인과 Covidien 제품은 동일, 유사하지 않다는 점이 분명하므로 등록디자인권리를 침해하지 않는다고 판결하였습니다. 비교대상 제품은 다음과 같습니다.

 

 

        

 

점선을 포함한 전체 형상이 언뜻 비슷하게 보이기 때문에 비교대상 디자인이 등록디자인과 유사하다고 잘못 생각할 수도 있습니다. 그런데, 등록디자인의 보호범위는 실선 부분에 한정되므로 침해판단에서도 실선부분만으로 비교해야 합니다. 참고로, 디자인 도면의 점선에 관한 해석문제는 아직 명확하게 해결되지 않은 쟁점은 남아 있는, 디자인법 영역에서 매우 어려운 과제 중 하나입니다.

 

아래 첨부한 확대된 등록디자인 도면을 보면 권리보호를 청구한 실선 부분을 보다 명확하게 알 수 있습니다.

 

CAFC 재판부는 이와 같은 등록디자인의 권리범위를 기준으로 판단했을 때, Covidien 제품의 디자인은 다음과 같이 명백하게 비유사하다고 판결하였습니다. [The designs were only similar “[o]n a general conceptual level.” And because the designs were plainly dissimilar, the court “did not need to compare the claimed and accused designs with the prior art.”]

 

*첨부파일: CAFC 판결문 – Ethicon v. Covidien 사건

14-1370.Opinion.8-5-2015.1.pdf

 

작성일시 : 2015. 8. 12. 09:21
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-- 미국 특허법상 공동발명자 결정기준 및 공동발명자를 누락한 경우 특허무효, 효력상실 등 치명적 결과를 초래한 사례 미국 Ethicon 판결 -- 

 

미국 특허법은 별도의 특약이 없는 한 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자유로이 지분을 양도할 수 있고, 통상실시권 설정을 할 수 있으며, 이 경우 다른 공유자에게 수익을 배분해줄 의무도 없습니다. 우리나라 특허법과 근본적으로 다른 입장입니다. 따라서, 특약이 없으면 다른 공유자의 경쟁사에게도 지분양도, 통상실시권 설정 등을 해줄 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 실제 제약회사 Schering이 경쟁회사 AstraZeneca에 특허침해소송을 제기하였으나 공유자가 피고에게 통상실시권을 허여함으로써 특허권 행사가 무산된 사례도 있습니다. 우리나라 특허법에서는 공유자의 동의 없이는 이와 같은 라이선스 허용은 가능하지 않습니다.

 

한편, 미국 특허법뿐만 아니라 우리나라 특허법에서도 공동발명자 중 1인이 전체 발명 중 극히 일부 청구항에만 기여한 경우에도 전체 특허권에 대한 공유특허권자로서의 권리를 행사할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 미국 회사 또는 연구기관과 공동연구개발을 추진하는 경우 반드시 우리나라 특허법뿐만 아니라 미국 특허법을 고려한 특약 조항을 둘 필요가 있습니다.

 

저희 사무소에서는 실제 미국에서 발생한 공동발명 관련 분쟁사례를 살펴보면서 참고할 점을 검토하는 세미나를 개최하였습니다. 내시경 수술기기 발명을 한 유명한 한국인 의사이자 발명가로부터 J&J 의료기기 분야 계열사인 Ethicon가 라이선스를 체결한 후 제기한 특허소송에서 공동발명자 누락이 문제된 사안입니다. 50개 청구항 중 2항만 공동발명에 해당하고. 또한 특허침해소송에서 해당 청구항은 침해와 관련이 없었지만, 최종적으로 공동발명자 문제로 인해 전체 특허권 행사가 무산된 유명한 판결입니다. 세미나 자료를 실무자들이 참고할 수 있도록 올려드립니다.

 

*첨부파일:  미국 특허법상 공동발명자 판단기준 및 공유특허권자의 권리 - Ethicon v. USSC 사례

미국 Ethicon_발표자료.pdf 

 

작성일시 : 2014. 3. 25. 18:27
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