-- Microsoft 같은 대기업도 피하기 어려운 계약서의 부정확한 용어와 표현 사용으로 인한 계약분쟁:  Unwired v. MS 미국 델라웨어주연방지방법원 판결 --

 

법리상 특별한 내용은 없지만 실무적 참고자료로 소개합니다. 지난 2016. 6. 15.자 미국법원의 특허라이선스 계약분쟁에 관한 판결입니다. 계약서 용어와 표현이 가장 중요하기 때문에 최종 사인된 계약서 문언을 정확하게 작성하지 못하면 손해와 계약분쟁을 피할 수 없습니다.

 

계약담당 실무가들은 잘 알고 있고 판결내용도 수긍할 수 있지만, 한편으로 판결문에서 설명하고 있는 MS 주장과 그 배경도 공감하는 측면이 있습니다. 계약실무자 누구도 그와 같은 상황에 직면하지 않는다고 장담하기 어렵기 때문입니다.

 

어떤 에러도 없는 완벽한 계약과 그 계약내용을 모두 정확하게 반영한 완벽한 계약서는 현실적으로 기대하기 어렵습니다. 수많은 pitfall를 사전에 인지하고 최대한 회피하는 수 밖에 없습니다. 자주 계약분쟁 판결을 검토하여 타산지석으로 삼는다면 보다 정확한 계약서 작성에 도움이 될 것입니다.

 

1. 분쟁대상 계약조항

 

5.1.3 Qualifying Agreement License Fee. If Openwave closes a Qualifying Agreement, Microsoft shall make a non-refundable payment of Ten Million US dollars ($10,000,000.00 US) within thirty (30) calendar days of the date on which Microsoft receives from Openwave written notice (referencing this Section 5.1.2) that Openwave has closed such a Qualifying Agreement.

 

As used in this Section 5.1.[3], a "Qualifying Agreement" means a nonexclusive and non-sublicensable patent license with an unaffiliated operating company under the Openwave Licensed Patents (i) that is executed within three (3) years of the Effective Date, and (ii) for which Openwave receives a payment of at least Twenty-Five Million US dollars ($25,000,000.00 US).

 

For the avoidance of doubt, (1) Microsoft will make no payment to Openwave under this Section 5.1.[3] if Openwave does not close a Qualifying Agreement, and (2) a Qualifying Agreement does not include any patent license with an entity, such as RPX Corporation, Intellectual Ventures or similar entities, that aquire [sic] patent rights for the purpose of granting releases, sublicenses, covenants or immunities from suit to third parties.

 

2. 사실관계 및 쟁점

 

Openwave(소송 당사자 Unwired로 명칭변경) Microsoft 사이에 체결된 특허 라이선스 계약서 중 5.1.3항 내용은 Openwave에서 "Openwave Licensed Patents"에 관련된 특허 라이선스를 MS와 무관한 타사와 체결하는 경우, MS에서는 Openwave에게 "Qualifying Agreement License Fee" 1천만달러를 지급한다는 것입니다.

 

실제로 Openwave에서 Lenovo와 특허라이선스 계약을 체결하고 위 조항에 따라 MS에 대해 1천만불을 지급 요청하였으나 MS에서는 위 조항에 정의한 "Qualifying Agreement License"에 해당하지 않기 때문에 1천만불을 지급할 수 없다고 주장합니다.

 

MS는 그 이유로 Lenovo에 대한 라이선스 계약 대상특허에 MS와의 라이선스 계약대상 "Openwave Licensed Patents" 이외에 Openwave 보유 다른 특허가 포함되어 있으므로 위 계약조항에 맞지 않는다고 주장합니다.

 

따라서 소송의 쟁점은 계약문언 중 "under the Openwave Licensed Patents"가 기존 라이선스 대상 특허만을 의미하는지 여부입니다. 특히 구체적으로는 "under" 용어의 해석문제로 정리되었습니다.

 

3. 판결요지

 

MS에서는 계약조항의 목적, 당사자의 의사 등에 비추어 볼 때 라이선스 대상특허를 동일한 것으로 해석해야 한다고 주장합니다. 그러나 미국법원은 계약 당사자의 내심이나 주관적 의사 보다 합리적인 제3자가 파악할 수 있는 객관적 의미에 따라 해석되어야 한다는 기본법리를 다시 명확하게 밝혔습니다.

 

유명 사전과 판례에서 "under""subject to" "in accordance with" "in compliance with"로 해석합니다. 동일특허를 대상으로 한정해야 한다는 MS 주장을 뒷받침하지 못합니다. 따라서 미국법원은 Lenovo 라이선스에 "Openwave Licensed Patents"뿐만 아니라 다른 특허가 추가로 포함되어 있어도 위 조항을 충족한다고 판결하였습니다.

 

판결에서는 MS의 주장내용은 "solely under" "only under" or "exclusively under"로 표현되어만 한다고 판시하였습니다.

 

참고로 integration clause, entire agreement clause는 거의 자동으로 포함되는데 위 계약서에도 있습니다. MS 주장하는 라이선스 대상 특허범위를 동일한 것으로 한정 해석할 수 있는 다른 사정이 있었더라도, 위와 같은 계약문언 해석에는 별 다른 영향을 미치지 않았습니다.

 

첨부: Unwired v. MS 미국 1심 판결

Unwired-Planet vs Microsoft -Opinion-June-15-2016.pdf

 

작성일시 : 2016. 7. 6. 10:30
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-- 특허침해제품의 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 Patent Troll MPHJ 보유 Printer 특허청구항 일부 유효 CAFC 판결 --

 

미국 Texas 소재 Patent Troll MPHJ2012 HP사의 multi-function scanner-printer를 구매하여 사용하는 수많은 소비자에게 특허침해경고장을 보냈습니다. MPHJHP 프린터 사용행위가 미국특허 제6,771,381호를 침해한다고 주장하면서 대당 1천불의 로열티를 지불하라는 내용으로 수만통의 경고장을 프린터 제조 및 판매회사인 HP가 아니라 최종 소비자에게 보낸 것입니다.

 

이에 HP에서 해당특허의 무효주장 IPR을 제기하였고, 그 결과 제13항은 유효, 나머지 청구항은 모두 무효라는 결정을 받았습니다. HP는 제13항까지도 무효로 주장하였으나 CAFC 2016. 4. 5. 13항은 anticipation 무효사유에서는 특허유효라고 판결하였습니다.

 

여기서 주목할 점은, PTAB CAFC에서 non-obviousness 쟁점은 심리하지 않았습니다. 본 사건에서 PTAB HP의 진보성 흠결 주장은 anticipation 무효주장과 중복되므로 별도 심리할 필요가 없다고 판단하였습니다. 미국 AIA IPR practice에서 PTAB의 특허무효 심리범위에 관한 판단기준은 상당히 복잡합니다. CAFC에서는 PTAB의 전권에 속한다고 반복하여 판결하고 있습니다. 결국 최종적 특허유효라고 확정되었다고 단정하기는 어렵습니다. 그러나 미국특허법리상 anticipation novelty와 동일하지 않고 우리나라 진보성 심리와 중첩되는 면이 있으므로 이미 진보성 여부를 상당부분 심리한 것과 비슷하므로 특별한 사정이 없는 한 특허무효가 될 가능성도 높지 않습니다.

 

Patent Troll MPHJ는 대부분 청구항 무효로 특허권을 상당부분 상실하였으나 적어도 현 시점에서 (특별한 사정이 없는 한 최종적으로) 유효한 특허발명을 보유하게 되었으므로 향후 어떤 전략을 구사할지 그 행보가 주목됩니다. 당초 시도한 것처럼 최종 사용자를 상대로 특허침해소송을 위협하여 소비자로부터 직접 또는 그 제품의 제조회사 HP에게 상당규모의 로열티를 받아낼 수 있을지 궁금합니다.

 

특허권을 보유한 patent troll에서 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 행위가 미국법상 불공정거래행위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 실제 Vermont 주정부가 Patent Troll MPHJ를 상대로 소비자보호법 위반행위라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. , 수많은 일반소비자를 대상으로 한 무더기 특허침해주장은 소권남용으로 허용되지 않는다는 결론입니다. 구체적 내용은 우리나라 법 제도와 거리가 있지만 그 취지는 공감할 수 있습니다. 흥미삼아 CAFC 판결문을 첨부해 드립니다.

 

첨부:

1. Troll 보유 특허의 청구항 일부 유효 CAFC 판결,

  특허유효 CAFC 판결 15-1427.Opinion.3-31-2016.1.pdf

2. 특허괴물의 무작위 특허침해위협으로부터 일반 소비자보호 CAFC 판결

  소비자보호 CAFC 판결 15-1310.Opinion.9-22-2015.1.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 6. 11:10
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