-- Genentech v. Hoechst + Sanofi-Aventis 사건 CJEU 판결: Rituximab (제품명: Rituxan, MabThera) 관련 특허 라이선스 후 대상 특허무효에 따른 Running Royalty 지급의무 여부 -- 

 

특허기술 라이선스 후 대상 특허가 무효로 확정되면 라이선스 계약관계가 복잡하게 됩니다. 각국마다 판결이 다릅니다. 유럽연합재판소 CJEU에서 2016. 7. 7. 선고된 판결 내용을 간략하게 소개합니다.

 

1.    기초사실

 

Genentech 1992. 8. 2. 대상특허에 대한 non-exclusive license를 받고, 특허기술을 실시하는 Rituximab (제품명: Rituxan, MabThera) 제품을 발매하였습니다. 그 후 대상 유럽특허가 먼저 무효(revoked)로 소멸하였습니다. 미국특허 등 타국가 특허등록도 결국 무효로 되었습니다.

 

해당 라이선스 계약에는 licensee Genentech licensor 특허권자에게 running royalty로서 특허기술 실시제품 net sale 0.5%에 해당하는 금액을 지급한다는 조항이 있습니다.

 

Licensee Genentech는 다른 payment 의무는 모두 이행하였지만, 특허무효를 이유로 running royalty 지급을 거절하였습니다. 특허권자 licensorArbitration 합의조항에 따라 중재 제기, 중재판정, 그 중재판정에 대한 법원재판 등 장기간에 걸친 분쟁이 진행 중입니다.

 

2.    쟁점

 

Licensee Genentech에서 라이선스 계약서에 명시한 조건이 특허기술 실시제품에 대한 running royalty 지급의무로 규정되어 있을 때, 라이선스 대상특허의 무효를 이유로 해당 라이선스 계약을 termination 할 수 있는지, 대상 특허무효 후 그 running royalty 지급을 거절할 수 있는지 여부입니다.

 

3.     CJEU 판결 요지

 

최초 Arbitration 결과는 특허무효에도 불구하고 licensee Genentech은 약정에 따라 royalty를 지급해야 한다고 특허권자 승소판정입니다. 패소자 licensee Genentech에서 이에 불복하여 프랑스 법원에 중재판정 취소소송을 제기하였고, 프랑스 법원은 일단 중재판정의 집행중지를 명하고, 해당 사안을 CJEU(유럽연합법원)에 보내 위 쟁점에 관한 재판을 요청한 것입니다.

 

첨부한 판결문을 보면, 각국 법과 판결이 다른 결론을 냈다고 설명합니다. 즉 스페인에서는 로열티 지급의무가 없다는 입장이지만, 독일은 로열티 지급의무를 인정하는 입장입니다.

 

CJEU 판결은 대상특허의 무효를 이유로 licensee가 해당 라이선스 계약을 자유롭게 termination (해제/해지) 할 수 있다는 조건이라면, 특허무효 후에도 running royalty 지급의무를 부과하는 계약은 유효하다고 판결하였습니다. 조금 애매하고 중간적인 입장을 취한 것 같습니다.

 

, 계약자유의 원칙을 전제로 특허무효 또는 특허권 존속기간 만료 후에도 로열티를 지급하기로 약정하는 것도 허용된다는 것입니다. 다만 라이센시는 특허무효 또는 비침해를 이유로 해당 라이선스 계약을 자유롭게 종료할 수 있다는 입장입니다. 결국 그 라이선스 계약의 termination 이후에는 로열티 지급의무가 없다는 취지로 보입니다. 우리에게 좀 익숙하지 않는 논리로 생각되고, 굳이 이렇게 판시한 배경과 이유를 모두 이해하기 어려운 것 같습니다.

 

CJEU 판결의 결론을 그대로 인용하면 다음과 같습니다. "Article 101(1) TFEU must be interpreted as not precluding the imposition on the licensee, under a license agreement such as that at issue in the main proceedings, of a requirement to pay a royalty for the use of a patented technology for the entire period in which that agreement was in effect, in the event of the revocation or non-infringement of a licensed patent, provided that the licensee was able freely to terminate that agreement by giving reasonable notice"

 

첨부: CJEU Genentech v. Hoechst + Sanofi-Aventis 판결

CJEU Genentech vs Sanofi 판결.docx 

 

작성일시 : 2016. 7. 8. 09:42
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-- 허셉틴(Herceptiin, Trastuzumab)ADC (Antibody Drug Conjugate) 캐싸일라 (Kadcyla, Trastuzumab emtansine) 특허무효도전 IPR 신청기각결정 --

 

캐싸일라(Kadcyla, Trastuzumab emtansine)는 유방암 치료제 허셉틴(HERCEPTIN, Trastuzumab)에 세포독성물질인 DM1을 연결시킨 ADC(antibody drug conjugate)입니다. 2013 2 ADC로는 세 번째로 FDA의 허가를 받았습니다. 주 적응증은 기존에 허셉틴 및 탁산(taxane) 화학요법 치료를 받은 HER2-양성 전이성 유방암이며, 2015년 매출이 약 1조원인 의약품으로서 2020 5조원 이상의 매출이 예상되고 있습니다. 최근 위암에 대해서는 임상 3상 실패결과가 보고되기도 하였습니다.  

 

제넨텍(Genentech)은 이뮤노젠(Immunogen)으로부터 US 8,337,856 특허를 라이선스 받아 캐싸일라를 개발하였습니다. 지난 2014년 피제닉스(Phigenix)는 이뮤노젠을 상대로 ‘856 특허가 진보성 결여로 무효라는 이유로 IPR(Inter Partes Review)을 신청하였으며, 이에 대한 PTAB의 기각 결정이 있었습니다(2015. 10. 27.).

 

‘856 특허의 주요 청구항은 다음과 같습니다.

 

1. An immunoconjugate comprising an anti-ErbB2 antibody conjugated to a maytansinoid, wherein the antibody is huMAb4D5-8.

 

청구항 1항은 항-ErbB2(HER2) 항체인 huMAb4D5-8(허셉틴)에 세포독성물질인 maytansinoid를 연결시킨 immunoconjugate를 권리범위로 하고 있으며, 여기서 maytansinoid로서 DM1을 사용하고 링커로 SMCC를 사용한 것이 캐싸일라입니다. ‘856 특허의 청구항 8항이 캐싸일라를 직접적으로 커버하고 있습니다.

 

피제닉스가 주요 선행기술로 인용한 논문에는 항-ErbB2 마우스 모노클로날 항체인 TA.1 SPDP 또는 SMCC 링커를 이용하여 DM1을 연결한 immunoconjugate가 기재되어 있습니다. , huMAb4D5-8를 제외한 ‘856 특허의 모든 구성요소가 개시되어 있습니다. 한편, TA.1 항체는 마우스 항체인 반면, huMAb4D5-8는 인간화 항체라는 차이가 있습니다. 

 

또한, 허셉틴의 Label에는 허셉틴을 다른 화학요법과 병용하여 사용할 수 있다는 것이 기재되어 있었습니다.

 

피제닉스는 이러한 사실들을 기초로 통상의 기술자가 선행기술에서 TA.1 항체를 huMAb4D5-8로 대체할 동기가 있다고 주장하였습니다. 특히, 그 근거로서 다음과 같은 공지의 사실을 주장하였습니다.

(1) 임상적용에서 마우스 항체보다 인간화 항체가 선호된다.

(2) huMAb4D5-8ErbB2에 높은 친화성을 가지고 선택적으로 결합하며, 이미 유방암 환자의 치료용도로 승인을 받았다. 

(3) 임상연구결과는 huMAb4D5-8가 유방암 치료에서 microtubule을 타겟으로 하는 화학요법제와 조합하여 좋은 효과를 나타낸다는 것을 보여주었다(DM1 microtubule을 타겟으로 함).

 

여기까지 보면, 피제닉스의 주장이 매우 설득력 있어 보입니다. 하지만, 이뮤노젠은 이를 반박하는 결정적인 논문을 증거로 제출하였습니다.

 

논문은 ErbB2를 타겟으로 하는 immunoconjugate의 임상 1상 연구에 대한 것으로서 동물 모델에서 뛰어난 항암 활성과 수용 가능한 독성을 보였음에도 불구하고 인간 환자에서는 수용 불가능한 간독성을 나타내었다는 내용입니다. 이러한 결과는 정상적인 간 세포의 경우, 표면에 존재하는 ErbB2가 암세포에 비해 적음에도 불구하고 더 빠르게 항암제에 노출되기 때문이며, 항체만을 단독으로 사용하는 경우와 ADC를 사용하는 경우의 세포독성 메커니즘이 서로 다르기 때문에 항체만을 사용하는 경우 간독성이 나타나지 않더라도 ADC는 간독성을 나타낼 수 있다고 기재하고 있습니다. 

 

이뮤노젠은 이를 기초로 ‘856 특허의 출원 당시 허셉틴-mytansinoid는 환자의 간 조직에서 수용 불가능한 독성을 나타낼 것으로 예상되었으므로, 통상의 기술자가 항암제 개발을 위해 선행기술에서 마우스 항체 TA.1을 허셉틴으로 대체할 이유가 없었다고 주장하였습니다.

 

PTAB은 비록 상기 논문의 immunoconjugate‘856 특허와는 다른 항체와 세포독성물질을 사용하고 있지만, 통상의 기술자라면 HER2를 타겟으로 하는 immunoconjugate 개발에 있어서 이와 같은 임상연구 결과를 중요하게 고려하였을 것이고, 따라서 이와 같은 immunoconjugate가 인간의 암 치료에서 유용할 것이라는 합리적인 기대를 할 수 없었을 것이라고 판단하였습니다. 또한, 연구자들이 지난 40년간 암을 타겟으로 한 immunoconjugate의 개발에 성공하지 못하였다는 점도 고려하였습니다.

 

따라서 PTAB‘856 특허의 출원 당시인 2000년에 통상의 기술자가 허셉틴-mytansinoid가 유방암 치료에 유용하다는 것에 대한 합리적인 성공가능성을 기대할 수 있다는 것이 입증되지 못하였다고 판단하였습니다.

 

이외에도 PTAB은 특허권자인 이뮤노젠이 진보성 판단의 객관적 지표(objective indicia)에 대한 중요한 증거들을 제출하였다고 판단하였습니다. 객관적 지표란 진보성 판단에서 판단자의 자의적 판단을 배제하고 법적안정성과 예측가능성을 확보하기 위해 고려하는 기술적 사항 외의 간접사실들로서 2차적 고려사항(secondary consideration)이라고도 합니다. (i) 상업적 성공, (ii) 오랜 기간의 해결되지 않은 필요, (iii) 타인의 실패 등이 이에 해당합니다.

 

이뮤노젠은 임상시험에서 어떤 immunoconjugate도 고형암 치료에서 안전하고 효과적이라는 것을 입증하지 못한 2000년 출원 당시 상태에서 허셉틴-DM1이 과도한 독성없이 고형암을 치료할 수 있는 immunoconjugate의 가능성에 대한 오랜 기간 해결되지 않은 필요를 충족하였다는 증거를 제출하였으며, 캐싸일라의 상업적 성공에 대한 증거를 제출하였습니다.

 

PTAB의 결론을 정리하면, 선행기술에서 마우스 항체를 허셉틴으로 대체하는 것이 가능해 보일 수 있으나, 임상시험에서의 간독성 자료를 고려하면 통상의 기술자가 허셉틴-DM1의 암 치료제로서의 성공가능성에 대한 합리적인 기대를 할 수 없으므로 진보성을 부정할 수 없으며, 또한 다른 객관적 지표들도 이러한 판단을 뒷받침한다는 것입니다.

  

진보성 판단은 (i) 해당 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자의 수준을 설정하는 작업, (ii) 통상의 기술자가 선행기술로부터 당해발명에 이르는 것이 용이한지 여부를 판단하는 작업을 필요로 하며, 이는 객관적으로 확정될 수 있는 사항들이 아니어서 판단자의 판단의 문제로 귀착할 수 밖에 없다는 점에서 매우 어려운 영역입니다.

 

특히, 암 치료제의 경우, 암의 발병 원인이 매우 복잡하고 아직 완전히 밝혀지지 않았으며 임상시험에서는 동물모델에서와 전혀 다른 결과가 나올 수 있다는 점에서 개발의 성공확률도 매우 낮고 개발에 막대한 시간과 비용이 드는 분야입니다. 따라서 진보성 판단과 관련하여 다른 분야보다 더 새로운 암 치료제의 발견의 성공에 대한 합리적인 기대가능성이 강조됩니다. 또한, 객관적 지표들이 보다 중요하게 고려되는 경우도 있습니다.

 

최근 국내의 경우도 글리벡의 GIST 용도특허와 관련된 특허무효사건에서, 특허법원은 암 치료제의 이와 같은 특수성을 강조하며 진보성 판단에서 성공에 대한 합리적인 기대가능성을 중요한 판단기준으로 설시한 바 있습니다. 이러한 판단기준이 대법원에서까지 유지될 지는 지켜보아야 하겠지만, 암 치료제의 특수성을 강조하였다는 점에서 흥미로운 결정이라고 할 수 있습니다.

 

첨부: PTAB Phigenix v. Immunogen IPR 기각결정

final-decision-39.pdf

 

김용하 변호사

작성일시 : 2016. 3. 17. 09:08
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-- Herceptin (trastuzumab) Formulation 특허무효 - Hospira v. Genentech 영국특허법원 판결 소개 -- 

 

Roche의 제품 HerceptionGenentech Inc.에서 개발되었고, 현재에도 많은 특허가 존재합니다. Biosimilar 개발회사들은 미국보다 먼저 특허가 만료되는 유럽시장에 진출하는 전략을 취하고 있고, 위 특허소송 당사자 Hospira도 마찬가지입니다.

 

위 사건에서 쟁점은 Herception 자체에 관한 특허들이 존속기간 만료로 소멸된 후에도 장기간 존속하는 GenentechFormulation 특허(EP 1516628, EP 2275119)의 무효여부입니다. 오리지널사의 특허는 동결건조 제형의 formulation으로 주성분 Herceptintrehalose (lyoprotectant), histidine (buffer), polysorbate 20 (surfactant)를 일정 비율로 포함하는 조성물 특허입니다. Genentech Formulation 특허의 대표 청구항을 인용하면 다음과 같습니다.

 

EP 1,516,628 claim

1.     A formulation comprising a lyophilized mixture of a lyoprotectant, a buffer, a surfactant and an antibody, wherein the molar ratio of lyoprotectant : antibody is 200 600 moles lyoprotectant : 1 mole antibody, wherein the lyoprotectant is trehalose or sucrose wherein the buffer is histidine, wherein the surfactant is polysorbate 20 and wherein the antibody is a monoclonal antibody huMAb4D5-8, obtainable by lyophilizing a solution containing 25 mg/ml huMAb4D5-8, 5mM histidine pH 6.0, 60 mM trehalose and 0.01% polysorbate 20.

2.     A formulation comprising a lyophilized mixture of a lyoprotectant. a buffer, a surfactant and an antibody, wherein the lyoprotectant is trehalose, wherein the buffer is histidine, wherein the surfactant is polysorbate 20 and wherein the antibody is huMAb4D5-8, such that an amount of said lyophilized mixture containing 450 mg of said antibody can be reconstituted with 20 ml of BWFI (0.9 or 1.1% benzyl alcohol) to yield a concentrated protein solution containing 22 mg/ml of said antibody, 52 mM trehalose, 4 mM histidine, pH 6.0, 0.009% polysorbate 20. 

 

영국특허법원은 위 특허발명의 진보성에 대하여, 주성분과 각 첨가제들이 이미 알려져 있고, 유사한 바이오 의약품의 formulation 기술도 공지된 상황에서, 이 기술분야의 평균적 지식을 가진 기술자들은 특허청구된 formulation을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성을 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 특히, 공지 생물의약품인 인슐린, 성장호르몬, EPO 등 의약품 제제를 만드는 과정을 통해 생물의약품 formulation 관련 기술이 공지되어 있으며, 사용된 첨가제 trehalose (lyoprotectant), histidine (buffer), polysorbate 20 (surfactant)도 잘 알려진 상황에서 평균적 기술자라면 공지된 기술상식을 활용하여 특허발명 formulation을 용이하게 만들 수 있다고 판단하였습니다. 그 발명과정에서 다소의 실패를 경험하더라도 포기하지 않고 대안을 찾는 방법으로 결국 성공하였을 것으로 보았습니다.

 

또한, 영국특허법원은 특허청구항에서 각 첨가제의 용량을 한정한 것은 통상의 범위에 속하는 것으로서 특별한 기술적 의미를 인정할만한 수치한정으로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 이에 대해 특허권자 Genentech에서는 이미 완성된 최종 formulation을 보고 역으로 그것을 만드는 것이 용이하다고 판단하는 것은, 전형적 사후구성의 판단오류, hindsight bias라고 주장하면서 그와 같은 방법으로 특허발명의 진보성을 판단해서는 안된다고 주장하였습니다. 그러나, 영국특허법원 판사는 특허발명의 formulation이 선택 가능한 무수한 후보 중에서 임의로 골라낸 것이 아니라 잘 알려진 소수의 제한된 후보 중에서 선택할 수 있는 것이므로, 그 선택에 진보성을 인정할 수 없다고 판결하였습니다.

 

예를 들면, Genentechformulation 특허발명에서 가장 중요한 기술특징으로 볼 수 있는 첨가제 trehalose의 경우에도, 공지된 8개의 첨가제 후보 중에서 단순 선택된 것에 불과하다고 보았습니다. 주목할 점은, 이와 같이 판단하는데 근거로 삼은 증거는 기술문헌이 아니라 재판 중 전문가 증인으로 출석한 formulation 기술전문가의 진술이었습니다.  위 제제기술 전문가는 첨가제 trehalose가 특허의 우선일 당시 널리 알려진 첨가제로서 업계의 기술상식에 해당한다고 증언하였습니다. 이와 같은 내용의 전문가 증언을 진보성 판단자료로 하였다는 점이 사건의 승패를 좌우하는 핵심포인트가 되었습니다. 영국특허법원 판결문[2014 EWHC] 3857을 참고로 링크해 드립니다. 생물의약, 바이오시밀러의 제제 조성물에 관한 흥미로운 판결로 보입니다.

 

작성일시 : 2014. 12. 29. 17:22
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-- 라이선스 대상특허가 추후 무효로 된 경우 로열티 지급 여부를 둘러싼 소송: Sanofi-Aventis (licensor) v. Genentech (licensee) 사건 -- 

 

분쟁대상인 특허 라이선스 계약은 2001년 독일회사 Behringwerke (licensor, 당시 독일회사 Hoechst 자회사, 현재 Sanofi‑Aventis로 합병됨) Genentech (licensee) 사이에 체결된 것입니다. 라이선스 계약은 governing law로 독일법, 분쟁해결수단은 ICC arbitration에 따른다고 규정하였습니다.

 

해당특허는 EP No. 0 173 177 "Enhancer for eukaryotic expression systems"와 같은 원천기술에 해당하고, 상당한 액수의 upfront payment에 덧붙여 매출의 0.5%에 해당하는 액수를 running royalty로 지급한다고 되어 있습니다. Genentech (licensee)는 이 기술을 활용하여 rituximab 등 소위 블록버스터에 해당하는 의약품을 개발하였고, Roche와 합병 후 전세계 시장에서 해당 제품을 판매하고 있습니다.

 

현재 당사자 사이에 복잡한 분쟁이 장기간에 걸쳐 진행 중이고, 그 중 라이선스 관련 핵심쟁점으로 해당 특허가 무효로서 이미 등록이 취소된 경우 그 특허에 관한 로열티를 라이선스 계약에 따라 여전히 지급할 의무가 있는지 여부입니다. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 분쟁이 빈발하고 그 해결은 쉽지 않는 복잡한 문제입니다.

 

이 라이선스 분쟁에서는, 라이선스 계약상 ICC arbitration에서 라이선서 Sanofi-Aventis 가 승소하였습니다. 2013년 중재판정에서 라이센시 Genentech License 계약에 따른 경상로열티 108,322,850 유로(17백억원)와 지연이자를 라이센서에게 지급하여야 하고, 여기에 추가로 중재비용으로 약 1 million 유로 + 8십만 달러에 달하는 거액을 지불하라고 판정하였습니다.

 

이에 라이선시 Genentech은 위 중재판정에 불복하여 중재판정취소의 소를 프랑스 파리고등법원에 제기하였습니다. 그런데 파리고등법원은 무효특허에 기초한 running royalty 지급의무를 인정한 중재판정 중 핵심쟁점을 판단해 달라는 취지로 사건을 유럽사법재판소(ECJ)에 보냈다고 합니다.

 

중재판정에서 라이선스 대상 특허가 무효로서 특허등록이 취소되었음에도 그 해당기술을 실시하는 경우 로열티를 지급하여야 한다고 판단한 것은, 그 적용법 독일법령에서 이와 같은 해석이 타당하다고 보았기 때문입니다. 그러나, 이와 같이 무효인 특허권에 기초한 로열티 지급이 공정거래법 위반으로 허용되지 않는다고 해석되어야 하는 것은 아닌지가 핵심쟁점입니다. 이와 같은 쟁점에 대해 프랑스 파리고등법원은 직접 판결을 하기보다 유럽연합의 사법재판소에서 판단해 달라고 요청한 것입니다. ECJ에서 해당 쟁점에 관한 판결을 할 것으로 예상됩니다.

 

ICC 중재판정에서 독일법에서 무효특허에 대한 로열티 지급의무를 인정한 근거는 주의해 볼 필요가 있습니다, 정확하게는 무효 전 미지급한 로열티를 청구할 수만 있을 뿐 무효 후 로열티는 청구할 수 없다는 복잡한 내용입니다. 참고로 프랑스 변호사의 코멘트를 인용합니다.

 

The summary of German law on the consequences of the invalidity of the licensed patent on the licensee’s obligation to pay royalties for the time period after a judgment finding a patent invalid: a licensor may claim the payment of royalties that the licensee did not pay until the moment the decision on invalidity is final and binding because, up to that moment, the patent was in force. However, after a final and binding decision holding a patent invalid, there is no room for a claim to collect running royalties for the use of the patent.

 

작성일시 : 2014. 10. 31. 17:43
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-- 해외특허소송뉴스: 영국 특허법원 Hospira v. Genentech 사건 – Herceptin (Trastzumab)

투여용량 및 방법 후속특허와 조성물 후속특허를 무효로 판단한 판결 --

 

유명한 바이오 의약품 Herception rhuMAb HER2 (trastuzumab)이라는 모노클로날 항체를 주성분으로 하는 의약품입니다. 최초 개발사는 Genentech이지만, Roche에서 합병하여 현재 로슈에서 발매하고 있습니다. 다른 바이오 의약품과 마찬가지로 다수의 특허와 수많은 청구항이 등록되어 있습니다. 특히 미국에서는 유효성분을 커버하는 주요특허가 2020년까지 존속하는 상황입니다. 그런데, 미국, 한국 등 다른 나라 사정은 조금 다릅니다.

 

유럽에서는 주성분 Trastzumab에 대한 기본특허 EP 0 590 058호가 2014 7 29일 존속기간이 만료되어 소멸할 예정입니다. 다만, 여전히 다수의 후속특허가 존재하기 때문에 비록 기본특허의 소멸 이후에도 바이오시밀러 발매는 불가능한 상황입니다. 대표적으로 문제된 특허로는 EP 1 210 115호 “Dosages for treatment with Anti-ErbB2 antibodies”와, EP 1 308 455호 “A composition comprising anti-HER2 antibodies”를 들 수 있는데, 그 내용은 허가 받은 제품의 치료용량 및 투여방법에 관련된 특허와 최종 제품의 조성물에 관한 특허입니다. 따라서, 위 특허를 해결하지 않고서는 후속 제품을 발매할 길은 없습니다.

 

115 특허는 Trastzumab8mg/kg 초기용량, 6mg/kg의 유지용량으로 3주마다 투여하는 방법에 관한 것입니다. 참고로 청구항 1을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Claim 1: Use of the anti-ErbB2 antibody huMab4D5-8 in the manufacture of a medicament for use in a method for treating a human patient diagnosed with a breast cancer characterized by overexpression of ErbB2, said method comprising the steps of administering intravenously to the patient an initial dose of 8mg/kg of the anti-ErbB2 antibody; and administering intravenously to the patient a plurality of subsequent doses of the antibody in an amount that is 6 mg/kg, wherein the doses are separated in time from each other by three weeks.

 

455 특허는 Trastzumab의 최종 제품 조성물에 관한 것입니다. 아래 인용한 청구항 1로부터 알 수 있는 것처럼 주성분을 포함하여 최소 3가지 성분으로 구성된 광범위한 조성물 형태로 기재하고 있습니다.

 

Claim 1: A composition for therapeutic use comprising a mixture of anti-HER2 antibody and one or more acidic variants thereof, wherein the amount of the acidic variant(s) is less than about 25%, and wherein the acidic variant(s) are predominantly deamidated variants wherein one or more asparagine residues of the anti-HER2 antibody have been deamidated, and wherein the anti-HER2 antibody is huMAb4D5-8, and wherein the deamidated variants have Asn30 in CDR1 of either or both VL regions of humMAb405-8 converted to aspartate, and a pharmaceutically acceptable carrier.

 

바이오시밀러 개발회사 Hospira는 위 2건의 특허에 대해 유럽특허청(EPO)에 특허취소를 구하는 Opposition를 청구하였을 뿐만 아니라 영국 특허법원(Patent Court)에도 위 2건의 특허무효 확인을 구하는 소송을 제기하였습니다. 이에 영국특허법원은 2014. 4. 10. 2건의 특허 모두 무효라는 판결을 하였습니다. 영국법원의 특허무효 판결을 참고로 첨부하고, 무효판결의 요지를 아래에서 간략하게 소개합니다.

 

115 특허에 대해서 Hospira사는 8mg/kg 초기용량, 6mg/kg 유지용량, 3주 투여방법은 이미 널리 알려진 공지기술이라고 주장하였습니다. 주된 공지기술로서는 파크리탁셀과 병용하여 4mg/kg 초기용량, 2mg/kg, 3주마다 투여하는 방법에 관한 허가 자료들입니다.

 

다음으로 455 특허에 대해서는 Genetech사의 선출원 PCT/US96/12251 (Andya)가 선행공지기술로 인용되었습니다. Hospira는, Andya에 안정적인 등장성 친지질 단백질 형성화 라는 제목으로 여러 Trastzumab 조성물에 대하여 안정화 실험 결과가 기재되어 있는데, 이 과정에서 Trastzumab 18% 미만의 산성화물로 이루어진 조성물은 이미 공개되었으므로 특허 조성물은 신규성이 없다는 주장, 나아가 적어도 용이하게 도출될 있는 정도로 자명하다는 주장을 하였습니다. 영국법원은 Trastzumab의 대량생산과정에 있어 수율과 순도를 조정함으로써 Trastzumab의 산성화물의 농도를 조정하는 방법이 이미 통상의 기술자들에게 알려진 방법이라 할 것이고, Andya에도 이미 바이알 단위로 만들 만큼 즉, 그램 단위의 Trastzumab을 산성화물 18퍼센트 미만으로 얻을 수 있는 방법이 소개되어 있는 점등을 고려하면 455 특허는 진보성 인정되지 않는다고 판단하였습니다.

 

위 영국 특허법원의 무효판결은 확정된 것은 아니지만, 2건의 허셉틴 후속 특허가 무효일 가능성이 높다는 점만은 분명하게 보여주고 있습니다. 주성분 특허가 조만간 만료되는 유럽에서는 조만간 허셉틴 바이오 시밀러 제품이 허가를 받고 발매될 것으로 예상됩니다.

 

*첨부파일: Hopsira v. Genentech 영국법원 판결문

  Hospira v Genentech 판결.pdf

 

작성일시 : 2014. 5. 7. 09:45
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