미국 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)는 기존의 미국연방 산업스파이방지법(The Economic Espionage Act, 약칭 EEA, ‘경제스파이법’)을 추가, 수정, 보완하는 연방법률입니다. 영업비밀침해소송이 주지방법원 관할이었으나 신법에 따라 특허소송과 마찬가지로 연방지방법원 관할로 변경되었습니다. 다만, 기존의 USTA에 따른 각 주법이 폐지된 것은 아닙니다.

 

또한, 미국 기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 영업비밀침해죄 이외에도 외국 또는 외국 회사 등 단체에 이익이 된다는 사실을 알면서 의도적으로 영업비밀을 침해하는 행위를 산업스파이죄(Economic espionage)로 따로 규정하여, 개인에 대해서는 15년 이하의 징역형 또는 범죄행위당 500$ 이하의 벌금형, 기업 등 단체에 대해서는 1,000$ 또는 침해로 인한 이익액의 3배 중 더 큰 액수 이하의 벌금형으로 처벌할 수 있습니다. 실제 사건에서도 외국기업에 부과된 벌금액수가 수십억원 또는 수백억원 규모에 달합니다.

 

또한, DTSA는 최근 영업비밀보호의 강화 흐름을 반영하여 보호대상 영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

 

DTSA에서 가장 새로운 조항은 다음과 같은 내부고발자(whistleblower) 면책규정을 명시한 조항입니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

 

§ 1833 Exceptions to prohibitions

(b) IMMUNITY FROM LIABILITY FOR CONFIDENTIAL DISCLOSURE OF A TRADE SECRET TO THE GOVERNMENT OR IN A COURT FILING.

(1) IMMUNITY - An individual shall not be held criminally or civilly liable under any Federal or State trade secret law for the disclosure of a trade secret that -

(A) is made -  

(i) in confidence to a Federal, State, or local government official, either directly or indirectly, or to an attorney; and

(ii) solely for the purpose of reporting or investigating a suspected violation of law;

 

KASAN_[내부고발보호] 미국 영업비밀보호법 DTSA의 내부고발자 면책 조항 소개.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.19 09:22
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Teva에서 2017. 7. 7. 제출한 소장은 상당히 이례적이고 흥미로운 내용을 담고 있습니다. Teva 개발담당 임원과 경쟁사 Apotex CEO 사이에 다음과 같은 회사 기밀정보가 유출되었다는 내용입니다.

 

      emailing confidential documents directly to Desai at Apotex;

      emailing confidential documents to her personal Gmail account in order to share with Desai without Teva’s detection;

      using USB flash drives to copy confidential files from her work laptop;

      verbally communicating and providing printed copies of confidential information; and

 

소장 내용은 회사 입장에서 기재한 일방적 주장에 불과하지만 배우자 또는 파트너가 경쟁회사에 근무하는 경우에 일어날 수도 있는 상당히 심각한 기술유출 상황을 보여주는 것 같습니다. 참고로 소장을 첨부합니다.

 

TevavApotexComplaint.pdf

KASAN_제약회사 Teva의 개발담당임원(F)과 경쟁회사 Apotex의 CEO(M) 사이 Romantic Rela

 

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작성일시 : 2017.12.13 10:00
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백색염료 titanium dioxide (TiO2) 제조기술은 1940년부터 개발된 오래된 기술입니다. 이 분야의 선두주자 Du Pont은 미국내 뿐만 대만 등 여러 곳에 제조공장을 두고 있습니다. 중국정부는 Du PontTiO2 제조기술도입을 추진하였다가 중단하고 기술도입선을 러시아로 변경하였습니다. Du PontTiO2 제조기술은 개량기술이지만 가격조건에서 불리하였다고 합니다.

 

License 협상중단 후 미국당국은 중국측 엔지니어 Walter LiewDu Pont의 제조기술 유출혐의로 형사 기소하였습니다. 중국측을 대리하던 Walter Liew는 미국시민권을 가지고 있고 미국에서 회사를 운영하는 사업가입니다. 그는 기술이전 협상과정에서 Du Pont 재직 중 TiO2 제조에 관여한 전직 연구원 2명을 고용하였고, 그들을 통해 영업비밀을 불법취득, 유출하였다는 혐의를 받고 있습니다.

 

Liew측은 TiO2 제조기술이 오래전에 개발된 것이고, 특히 Du Pont의 미국내 공장(Ashtabula plant)이 제3자에게 매각되어 넘어가면서 제조공정기술도 더 이상 영업비밀로 볼 수 없다고 주장하였습니다. Du Pont이 운영하던 공장 중 하나를 매각하였고, 그 결과 제조기술의 trade secret 비밀성도 상실되었다고 주장합니다.

 

흥미롭게도 미국항소법원(9th circuit)은 위와 같은 상황에서도 Du Pont은 여전히 TiO2 제조기술에 관한 영업비밀을 보유할 수 있다고 판단하였습니다. 비록 제조공장을 제3자에게 매각하였더라도 그 매수인이 제조기술의 비밀상태를 유지할 수 있고, 매도인이 그와 같은 의무를 부담하는 매수인을 선택할 수 있다고 보았습니다.

 

상당히 흥미로운 상황에서 제조공정이 적용되는 공장매각과 제조공정기술이 공개된 것으로 볼 것인지에 대한 미국법원의 판결입니다. 공부삼아 첨부한 미국법원 판결을 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 미국법원 항소심 판결

14-10367.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.06.12 16:20
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-- 영업비밀침해분쟁의 실무상 핵심쟁점 증거수집 방법 미국 DTSA ex parte civil seizure -- 

 

기술유출분쟁, 영업비밀침해분쟁의 실무에서 가장 자주 대두되는 issue는 증거수집 가능성 문제입니다. 대부분 영업비밀이나 기술정보를 유출하였을 것이란 심증만 있을 뿐 구체적 증거를 확보하기 어려운 현실입니다. 소송을 통해 그 혐의를 입증할 수 있다고 설명한다면, 실무현황과는 동떨어진 얘기로 치부될 것입니다. 법적 절차를 시작하기 위한 첫 번째 기본조건을 충족하지 못한 것입니다. 

 

미국은 우리 민사소송법의 증거조사 방법보다 훨씬 강력한 Discovery가 있음에도 이번에 더 나아가 영업비밀보호법 DTSA civil seizure 조항을 신설하였습니다. 영업비밀 침해혐의자에게 통지하지도 않고 일방적으로 진행하는 ex parte 절차입니다.

 

민사소송절차로 형사법의 압수 및 수색과는 동일하지 않습니다. 경찰력이 동원된 강제수사가 아닙니다. 그러나 민사소송의 입증수위는 형사상 증명보다 낮고, 민사절차가 형사절차보다 훨씬 더 간편하게 발동될 수 있다는 점을 감안하면, 앞으로 미국에서 영업비밀침해증거 압수를 위한 민사상 압수 및 압류가 상당히 많이 시행될 가능성이 있습니다.

 

방어의 기회조차 주지 않고 일단 압수 및 압류를 집행 당하는 입장에서는 엄청난 타격입니다. 따라서 꼭 필요한 특별한 상황에서만 엄격한 요건에 따라 신중하게 운영될 것입니다. 물론 위법한 집행에 대해서는 그 책임을 물을 수 있습니다.

 

영업비밀을 이메일 등으로 외부로 유출하려는 경우, 또는 노트북에 저장하여 출국하려는 경우 등 급박한 보호가 필요한 사정이 있다면 긴급하게 압수, 압류명령을 받아 즉시 집행할 수 있을 것입니다. 또한, 급박하지 않더라도 영업비밀침해소송을 준비한다는 소식을 듣고 관련 자료를 삭제하여 흔적을 지울 수 있다면, 영업비밀 침해혐의자가 그와 같이 대응하기 전에 예고 없이 증거수집을 해야 할 상황이라면 민사상 압수, 압류를 할 수 있을 것입니다.

 

미국 DTSA 신설 조항 중 ex parte civil seizure 규정을 주목하는 것은 당연합니다. 실무상 큰 영향을 미칠 가능성이 높고, 어쩌면 지재권 분야에 획기적 변화를 초래할 수도 있기 때문입니다.

 

미국에서 DTSA 신법에 따른 영업비밀침해소송이 벌써 제기되고 있습니다. 조만간 DTSA civil seizure 사례도 나타날 것입니다. 실제 영업비밀보호법 분야에 어떤 영향을 미칠지 관심을 갖고 지켜보고 있습니다. 중요한 사례가 나오면 곧바로 살펴보고 알려드리겠습니다.

 

 

 

작성일시 : 2016.06.02 09:35
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-- 미국 영업비밀보호법 DTSA 적용범위: 미국 내 침해행위 + 미국인 또는 미국기업의 해외 침해행위 + 미국 내 영향을 미치는 외국기업의 해외 침해행위 모두 적용 --

 

특별한 내용은 아닙니다만, 미국 영업비밀보호법 DTSA의 적용범위에 관한 주의 환기용으로 간략하게 소개합니다.

 

미국법 규정 18 U.S.C. § 1837 (DTSA) This chapter also applies to conduct occurring outside the United States if :

(1) the offender is a natural person who is a citizen or permanent resident alien of the United States, or an organization organized under the laws of the United States or a State or political subdivision thereof; or

(2) an act in furtherance of the offense was committed in the United States.

 

외국에서 벌어진 영업비밀침해 관련 행위에 대해, (1) 미국인 또는 법인이 해외에서 영업비밀침해행위를 범하는 경우뿐만 아니라 (2) 외국인 또는 외국법인의 영업비밀침해행위가 미국 내에서 그 파급효과를 나타내는 경우에도 적용됩니다.

 

다시 말하면 미국 내에서 발생한 영업비밀침해행위는 물론 해외에서 발생한 영업비밀침해 분쟁 중 미국과 관련된 영업비밀침해행위에 대해서는 거의 모든 경우 미국법 DTSA를 적용할 수 있다는 취지입니다.

 

영문설명: (1) a U.S. corporation or citizen can be held liable for trade secret misappropriation under the DTSA regardless of whether the misappropriation occurred abroad; and (2) an entity can be held liable under the DTSA for foreign misappropriation if “an act in furtherance of the offense was committed in the United States.

 

 

작성일시 : 2016.05.19 12:00
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-- 미국 산업스파이방지법(EEA)과 새로운 영업비밀보호법(DTSA) 관계 --

 

미상하원을 통과한 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)에 미국 오바마 대통령이 어제 서명했다는 소식입니다. 이제 영업비밀침해소송을 특허소송과 마찬가지로 연방지방법원에서 관할합니다. 그러나, 기존의 USTA에 따른 각 주법이 폐지된 것은 아닙니다.

 

미국 연방법 산업스파이방지법(The Economic Espionage Act, 약칭 EEA, ‘경제스파이법’)은 자국 기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 영업비밀침해죄 이외에도 외국 또는 외국 회사 등 단체에 이익이 된다는 사실을 알면서 의도적으로 영업비밀을 침해하는 행위를 산업스파이죄(Economic espionage)로 따로 규정하여, 개인에 대해서는 15년 이하의 징역형 또는 범죄행위당 500$ 이하의 벌금형, 기업 등 단체에 대해서는 1,000$ 또는 침해로 인한 이익액의 3배 중 더 큰 액수 이하의 벌금형으로 처벌할 수 있습니다. 실제 사건에서도 외국기업에 부과된 벌금액수가 수십억원 또는 수백억원 규모에 달합니다.

 

이번에 입법된 새로운 영업비밀보호법 DTSA EEA를 추가, 수정, 보완하는 연방법률입니다. 최근 영업비밀보호의 강화 흐름을 반영하여 보호대상 영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

 

침해자에 대한 형사처벌 수위도 대폭 강화했습니다. 예를 들어, 영업비밀 침해자에 대한벌금형 수위를 $5 million ( 55억원) 또는 영업비밀침해로 인한 손해액의 3배에 해당하는 금액 중 더 많은 쪽의 금액까지 상향 조정했습니다. 또한, 형사재판에 영업비밀침해의 피해자도 참여할 수 있도록 허용합니다.

 

DTSA에서 전혀 새로운 조항으로는 내부고발자(whistleblower) 보호조항입니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

 

기존 Pro-Patent 정책만으로는 미국기업의 이익을 보호하는데 충분하지 않다는 의견을 반영하여 더 강력한 법적 보호수단을 제공한 입법입니다. 향후 중국회사뿐만 아니라 한국기업 등 외국회사를 대상으로 DTSA를 적용하는 대형소송사건이 예견됩니다.

 

우리나라 기업도 관심을 두어야 할 중요한 법률입니다. 그러나 미국법 체계는 우리나라와 그 범주가 다르기 때문에 한국기업에서 미국의 최근 개정법을 정확하게 이해하는 것은 어렵습니다. 미국에서 기존 EEADTSA를 비교하고 그 차이점 등을 친절하게 설명한 mark-up version 자료를 첨부합니다. DTSA 내용을 이해하는데 도움이 될 좋은 참고자료로 생각합니다.

 

첨부: DTSA mark-up version 설명자료

  DTSA-Mark-UP-CROUCH.pdf

 

 

작성일시 : 2016.05.13 12:00
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-- 미국에서 영업비밀보호수준을 대폭 강화한 새로운 영업비밀보호법 (DTSA) 상하원 통과 뉴스 + 핵심내용 소개 --

 

미국에서 영업비밀침해소송도 특허소송과 같이 연방지방법원에서 할 수 있다는 내용을 포함한 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)가 미국 상하원에서 압도적 찬성으로 통과되었습니다. 기존의 USTA와 미국기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함된 EEA (the Economic Espionage Act of 1996)와 비교하면, 그 주안점은 다르지만 EEA 보다 광범위한 보호수단을 제공한다는 평가입니다.

 

영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

 

침해자에 대한 형사처벌 수위도 대폭 강화했습니다. 예를 들어, 영업비밀 침해자에 대한벌금형 수위를 $5 million ( 55억원) 또는 영업비밀침해로 인한 손해액의 3배에 해당하는 금액 중 더 많은 쪽의 금액까지 상향 조정했습니다. 또한, 형사재판에 영업비밀침해의 피해자도 참여할 수 있도록 허용합니다.

 

특이하게도 DTSA에서 내부고발자(whistleblower) 보호조항을 두고 있습니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

 

가장 강력한 특허권보호국, 대표적 Pro-Patent 국가인 미국에서조차 특허제도만으로 지식재산권 보호에 충분하지 않고, 더 강력한 법적 보호수단이 필요하다는 요구를 반영한 입법조치입니다.

 

앞으로 외국기업을 대상으로 DTSA를 적용하는 대형소송사건이 많이 발생할 수도 있습니다. 외국회사 입장에서는 DTSA를 꼼꼼하게 검토하고 대응방안을 잘 준비하지 않으면 커다란 Risk에 직면할 가능성이 높습니다.

 

Definition of Trade Secret: The DTSA broadly defines the term “trade secret” to mean “all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—(A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information.”

 

 

작성일시 : 2016.04.29 09:07
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