-- 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조항 --

 

기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 기업이 미국대학교수 또는 미국공공연구기관의 연구원과 공동연구를 하는 경우에도 그 결과물은 미국법과 한국법에 따라 직무발명으로 평가될 것입니다. 직무발명에 대한 지적재산권은 당사자 계약만으로 결정할 수 없습니다. 미국에서는 정부예산이 투입된 대학연구 프로젝트에 대해서는 Bayh-Dole Act 등 특별법의 규율을 받고, 원칙적으로 대학의 소유에 속합니다. 따라서, 미국대학교수가 연구결과물에 대한 권리를 임의로 공동연구의 당사자인 기업에게 양도할 수 없습니다. 이와 같은 기본적 법적 구도에서 미국대학교수와 공동연구를 진행할 때 사용하는 표준적인 계약조항 예문을 소개하면 다음과 같습니다.

 

X. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS


X.1. Ownership of Research Program Inventions.

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by University, or its employees, agents or students will be owned by University.

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by Collaborator, or its employees, or agents, will be owned by Collaborator (Collectively, "Sole Inventions").

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by at least one employee, agent, or student of each of University and Collaborator will be owned by University and Collaborator, without any obligation to account to one another ("Joint Inventions").

Inventorship will be determined according to the principles of United States patent law. Neither party shall make any claim to the other party’s Sole Inventions.

 

X.2 Pre-Existing Rights.

Except to the limited extent required to perform a party’s obligations under this Agreement, neither party receives any right, title, or interest in or to any Research Materials provided to it by the other party or any technology, works or inventions of the other party that are not Research Program Inventions, or any patent, copyright, trade secret or other proprietary rights in any of the foregoing.

 

X.3 Licensing.

Each party reserves the right to license its interest in its Sole Inventions or Joint Inventions, and neither party shall have any right to compensation in connection with any such license granted by the other

 

X.4 Rights Subject to Federal Patent Policy.

To the extent that any Research Program Invention has been partially funded by the Federal government, the assignment of title or the granting of any license above is subject to the rights of the Federal government and federal law set forth in 35 U.S.C. §§ 200 et. seq., as amended, and the regulations promulgated thereunder, as amended, or any successor statutes or regulations (the "Federal Patent Policy"). Any right granted in this Agreement greater than that permitted under the Federal Patent Policy will be modified as may be required to conform to the provisions of the Federal Patent Policy.

 

당사자는 위 예문을 수정하거나 변경할 수는 있지만 그 기본적 구조는 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 한국기업이 미국대학교수가 연구자로 참여하는 공동연구 프로젝트에 관한 연구비 전액을 지원하는 경우에도 그 결과물에 관한 특허권을 한국기업이 단독으로 소유한다고 정할 수 없습니다. 관련 미국법에 반하는 것으로서 그 효력을 인정받기 어렵습니다. 따라서, 필요하다면 미국대학교수의 특허받을 권리를 대학에 양도한 후, 그 대학으로부터 한국기업이 그 권리를 양수하거나 라이선스를 받는 절차를 밟아야 합니다.

 

위와 같은 라이선스를 위한 조항을 공동연구 계약서에 미리 규정하는 것은 바람직합니다. 공동연구 당사자 기업에게 우선권을 부여한다는 조항의 예문은 다음과 같습니다.

 

X.1. University hereby grants to A company an exclusive option to negotiate an exclusive (subject to University’s internal right to use such Invention for research, academic and patient care purposes), royalty-bearing license to any Invention in which University has an ownership interest, provided that A company pays all patent expenses for such Invention in the event A company exercises its option.

 

X.2. A company must exercise its option to negotiate a license to any Invention by notifying University in writing within thirty (30) days of University disclosing such Invention to A company (the “Option Period”).

 

X.3. If A company fails to timely exercise its option within the Option Period with respect to any Invention, A company’s right to negotiate a license agreement with respect to such Invention will automatically terminate, and University will be free to negotiate and enter into a license with any other party.

 

X.4. If A company timely exercises its option, the terms of the license shall be negotiated in good faith within ninety (90) days of the date such option is exercised, or within such time the parties may mutually agree in writing (the “Negotiation Period”).

 

X.5. If, however, A company timely exercises its option, but University and A company are unable to agree upon the terms of the license during the Negotiation Period, A company’s right to license such Invention will terminate, and University will be free to enter into a license with any other party.

 

X.6. If A company does not obtain an exclusive, royalty-bearing license to any Invention, then in accordance with applicable law, University shall grant an equivalent non-exclusive, royalty-free license to such Invention to any person requesting a license to such Invention.


*첨부파일: Collaboration_Agreement_Template

Collaboration_Agreement_Template.pdf

작성일시 : 2014. 1. 8. 16:18
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-- 권리양도에 관한 영문표현에서 유의할 점 미국대학교수의 직무발명 양도에 관한 미국연방대법원 Stanford v. Roche 판결 소개 --

 

2011년에 나온 유명한 미국연방대법원 판결로서 이미 그 내용이 널리 알려져 있습니다. 따라서 구체적 설명은 생략하고, 그 중 대학교수 직무발명의 소유권에 관한 한국법과 다른 점과 권리양도에 관한 영문표현에서 한국기업이 유의할 점과 참고가 될만한 사항만 간략하게 소개합니다.

 

1.     대학교수의 직무발명에 관한 권리

 

기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 대학교수의 직무발명에 대한 특허받을 권리는 법에 따라 대학의 산학협력단이 자동 승계합니다. 공동발명에 해당하면 그 공동발명자의 지분권을 승계합니다. 따라서, 대학교수가 직무발명에 관한 자신의 권리를 기업에게 임의로 양도할 수 없습니다. 기업이 단독 소유를 원한다면 발명자인 교수가 아니라 승계인 산학협력단으로부터 특허를 받을 권리를 양수 받아야 합니다.

 

그런데, 우리나라 관련 법률의 모태인 미국 Bayh-Dole Act에 관한 사정은 조금 다릅니다. 미국연방대법원은 Stanford v. Roche 판결에서 앞서 설명한 바와 같은 자동승계 주장을 명확하게 배척하면서, Bayh-Dole Act에도 불구하고 대학교수가 사기업에 직무발명에 관한 권리를 양도한다는 내용으로 체결한 계약의 효력을 인정하였습니다. , 미국교수는 공동연구개발 프로젝트를 진행하는 경우 우리나라와 달리 계약내용이 중요하고, 그 계약상 양도문언의 표현이 매우 중요합니다.

 

2.     미국법상 권리양도 문구 영문표현

 

위 판결에서는 문제된 권리양도 문구 표현 중에서, 먼저 스탠포드 대학과 소속 대학교수와 체결한 계약서 해당 문구를 인용하면 다음과 같습니다.

 

“I agree to assign or confirm in writing to Stanford and/or Sponsors that right, title and interest in . . . such inventions as required by Contracts or Grants.”

 

그런데, 사기업 Cetus와 해당 대학교수 사이에 체결된 계약서 중 권리양도 문구는 다음과 같습니다. 전체적으로 비슷하지만, 양도에 관한 구체적 표현이 다릅니다.

 

“I will assign and do hereby assign to CETUS, my right, title, and interest in each of the ideas, inventions and improvements.”

 

미연방대법원은 회사와 체결한 계약서 중 “do hereby assign”은 현 시점에서 그 권리를 양도한다는 명확한 의사로 해석하였습니다. 바로 앞에 있는 “will assign”라는 표현과 대비하여 해석하면 그 의미가 보다 명확해 보입니다. 반면, 대학과 체결한 계약서의 “agree to assign”은 그 시점에서 대상 권리를 양도한다는 의미가 아니라 장래 시점에 양도하겠다는 의미로 해석하였습니다. 그 시점에는 장래 약속만 한 것입니다.

 

위 판결 사안은 대학교수의 직무발명에 관한 권리가 대학과 사기업에 각각 양도되는, 2중으로 양도된 구조입니다. 미연방대법원은 위와 같은 양도문언의 표현상 차이로 인해 대학이 아니라 사기업이 먼저 직무발명에 관한 권리를 양도받았다고 판결하였습니다. Bayh-Dole Act에도 불구하고 사기업 Cetus는 대학교수의 직무발명에 관한 특허권을 유효하게 취득한 것으로 보았습니다.

 

따라서, 직무발명과 같이 장래 완성될 권리를 미리 양도한다는 영문계약을 체결하는 경우라면 위 사례의 “will assign and do hereby assign”과 같은 표현을 사용하는 것이 안전합니다. 계약서 문언을 너무 간략한 표현만으로 고집하면 당시로서는 예상하지 못한 구멍이 생기는 불상사도 있다는 점을 명확하게 보여주는 사례입니다.

작성일시 : 2014. 1. 8. 08:09
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