Aatrix US7,171,615 US8,984,393 특허를 침해했다는 이유로 Green Shades 플로리다 연방지방법원에 제소하였으나, 연방지방법원은 미국 특허법 101조의 특허적격성을 갖추지 못하였다는 이유로 기각하였습니다. 이에 Aatrix CAFC 항소한 것입니다.

 

Aatrix 특허발명은 컴퓨터에서 데이터를 시각화하기 위한 디자인, 생성, 불러오기에 대한 것으로, 사용자가 데이터를 조작하고 시각화 형태와 보고서를 생성할 있도록 하는 것입니다. 615특허발명의 청구항 1항은 다음과 같습니다.

 

1.  A data processing system for designing, creating, and importing data into, a viewable form viewable by the user of the data processing system, comprising:

    (a) a form file that models the physical representation of an original paper form and establishes the calculations and rule conditions required to fill in the viewable form;

    (b) a form file creation program that imports a background image from an original form, allows a user to adjust and test-print the background image and compare the alignment of the original form to the background test-print, and creates the form file;

    (c) a data file containing data from a user application for populating the viewable form; and

    (d) a form viewer program operating on the form file and the data file, to perform calculations, allow the user of the data processing system to review and change the data, and create viewable forms and reports.

CAFC 발명에 대한 특허적격성은 법의 문제이나 청구범위 해석과 관련하여 사실관계 판단이 필요하다면 이를 먼저 분석한 후에 특허적격성 여부를 판단해야 한다고 보았습니다. 그리고 1심법원이 청구항 1항이 실재하는 구현(tangible embodiment) 아니라고 판단하였으나, CAFC 발명이 컴퓨터 OS, 데이터 시각화와 변경 수단, 시각화 형태와 보고서 수단을 필요로 하므로 실재한다고 판단하였습니다. CAFC Aatrix 소장에 대한 수정사항도 기술적 개선에 대한 주장을 포함하고 있다고 보았고 1심법원이 이를 간과한 점도 지적하였습니다.

 

판결과 Berkheimer v. HP 판결 등의 최근 CAFC 판결을 보면 소프트웨어 발명에 대한 특허부적격 주장의 입증을 보다 엄격하게 요구하는 것으로 보입니다. Berkheimer v. HP 판결에서는 1심에서 Markman hearing(특허 청구범위 해석) 후에 기각한 반면에, 사건의 1심은 Markman hearing 거치지 않고 기각한 것으로 다른 점이 있고 CAFC 판결은 이러한 점을 지적한 것입니다. Alice 판결 이후에 소프트웨어 발명의 특허성 인정이 어렵다고 보였으나, 최근에는 기술적 개선 등이 인정될 있는 경우 특허적격에 대한 다툼에서 특허권자에게 유리한 지형이 형성되고 있습니다.

 

정회목 변호사

 

 

KASAN_Aatrix Software v. Green Shades Software의 미국 CAFC 2018. 2.

17-1452.Opinion.2-12-2018.1 Aatrix v. Green Shades.pdf

 

 

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작성일시 : 2018. 2. 20. 14:00
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Steven E. Berkheimer US7,447,713 특허의 침해를 이유로 일리노이북부 연방지방법원에서 HP 대하여 소송을 제기하였습니다. HP Markman hearing 후에 미국 특허법 101조를 근거로 특허 적격성이 없다고 약식 판결(summary judgment) 신청했습니다. 이에 연방지방법원은 신청을 허여하였으나 Berkheimer 이에 대하여 항소했습니다.

 

713 특허의 청구항 1 아래와 같습니다.

 

1.  A method of archiving an item comprising in a computer processing system:

    presenting the item to a parser;

    parsing the item into a plurality of multi-part object structures wherein portions of the structures have searchable information tags associated therewith;

    evaluating the object structures in accordance with object structures previously stored in an archive;

    presenting an evaluated object structure for manual reconciliation at least where there is a predetermined variance between the object and at least one of a predetermined standard and a user defined rule.

 

4.  The method as in claim 1 which includes storing a reconciled object structure in the archive without substantial redundancy.

 

CAFC 특허발명에 대하여 Alice 테스트를 적용하였습니다. 1단계 테스트에서 Berkheimer parsing 단계는 데이터 구조를 마치 소스코드에서 목적코드로 변환하는 기술을 제시하고 있다고 주장하였습니다. 그러나 CAFC 특허 발명의 청구항이 데이터에 대한 parsing, comparing, storing, editing 관련된 추상적 아이디어에 불과하다고 판단하였습니다. 2단계 테스트에서 CAFC 청구항 4-7 발명에 대해서 상당한 여분 없이 데이터 구조를 저장하는 것이 시스템동작 효율을 향상시키고 저장비용을 절감하여 통상적이지 않은 발명적 개념(inventive concept) 있다는 점에 다툴 여지가 있다고 보았고, 이에 대해서 특허부적격으로 약식판결한 연방지방법원의 판결을 파기 환송하였습니다. 다만, 판결은 특허 청구항 4-7항에 특허적격이 있다는 것을 의미하는 것이 아니라 해당 청구항에 대하여 약식판결한 것이 부적절하다는 것에 불과합니다.

 

기존에는 특허적격 여부는 법의 문제로 특허에 대한 도전자가 단순히 특허적격이 없다는 주장만으로 약식판결을 있다고 보았으나, CAFC 판결은 명시적으로 지방법원에 특허적격 여부를 정당화하기 위한 증거 제출 등의 사실 조사를 요구하면서 파기환송한 것입니다. 판결로 특허적격 여부에 대해서도 clear and convincing evidence 명시적으로 필요하다면 특허부적격에 의한 무효가 보다 어려워질 것으로 보입니다.

 

정회목 변호사

 

 

KASAN_Berkheimer v. HP Inc.의 미국 CAFC 2018. 2. 8. 판결.pdf

17-1437.Opinion.2-6-2018.1 Berkheimer v. HP.PDF

 

 

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작성일시 : 2018. 2. 20. 13:10
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