해외특허분쟁__글16건

  1. 2018.07.16 [특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결
  2. 2018.07.16 [특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결
  3. 2018.07.03 [특허무효분쟁] 선행발명에서 공통된 기술적 과제의 명시적 기재가 없는 경우 결합의 용이성 여부 + 특허발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017허4259 판결
  4. 2018.06.27 [특허분쟁] 새로운 미국 NPE에서 Startup에게 보유한 1000여개 특허의 free license 무료 라이선스 offer 프로모션
  5. 2018.06.25 [강제집행회피] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부
  6. 2018.06.25 [특허분쟁] 미국내 부품 제조 및 수출 + 국외 완성품 조립 및 사용 + 국외행위로 인한 Lost Profit 근거 손해배상 인정: 미연방대법원 WesternGeco v. ION Geophysical 판결
  7. 2018.05.28 [미국특허분쟁] 미국특허소송 관련 정보공개 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해소송 $539 million 손해배상 배심원 평결(verdict)
  8. 2018.05.25 [특허분쟁] 미국특허소송 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해분쟁 미연방대법원 판결 후 사실심의 배심원 평결(verdict) – 삼성의 손해배상책임 $539 million 인정
  9. 2018.05.11 [특허존속기간연장] 일본 동경지재고재 판결에 대해 일본대법원 2018. 5. 8. 상고 불허 결정 뉴스 + 일본 특허판결(존속기간연장 특허권은 염 변경 의약품에 미친다는 내용) 확정
  10. 2018.05.04 [특허침해분쟁] 의약 피타바스타틴 정제 관련 선사용권 쟁점 특허침해소송 일본 동경지재고재 2018. 4. 4. 선고 판결
  11. 2018.05.02 [중국특허침해분쟁] 중국 온라인 오픈마켓 쇼핑몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위 + 중국 권리침해책임법상 온라인사이트 운영자의 연대책임 인정 판결
  12. 2018.05.02 [온라인쇼핑몰특허침해] 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabama 연방지방법원 2017. 3. 20. 판결 : eBay Not Liable for Listing Infringing Products of Third-Party Sellers—Not an Offer to Sell by..
  13. 2017.07.18 유럽특허소송 관련 실무적 사항
  14. 2017.07.17 미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold
  15. 2017.07.14 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례
  16. 2017.07.10 프로포폴 바이알 마개 특허무효 IPR 결정 : Bass v. Fresenius Kabi

 

(1) 확정된 종전 심결: 원고(무효심판 청구인) 2012년경 피고들의 특허가 선행발명 3, 4에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 기각하고 그 심결은 확정되었다.

 

(2) 새로운 심판청구: 원고는 2016년에 이르러 다시 피고들을 상대로 선행발명 1내지 5에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

 

(3) 특허심판원 2016854 심결: 선행발명 1, 2, 5는 새로운 증거이므로 심판청구가 일사부재리의 원칙에 저촉되는 것은 아니지만, 선행발명 1내지 5에 의하더라도 진보성이 부정된다고 기각하는 심결을 하였다.

 

(4) 특허법원 판결: 일사부재리 해당함. 특허법 163조의 일사부재리 원칙 위배 여부를 본다.  동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다. 이 사건 심판청구 및 종전 심결의 심판청구는 모두 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판청구로서, 그 주장되는 사유도 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정됨을 원인으로 한 것으로서 특허법 제29조 제2항에 기한 것이므로, 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일한 사실에 의한 심판청구에 해당한다.

 

(5) 그런데 원고가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3, 4는 확정된 종전 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로서 동일 증거에 해당한다. 나아가 선행발명 1, 2, 5 내지 8도 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

 

(6) 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 허용될 수 없는 것이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 않은 것으로 보아 이를 각하하지 않고 본안으로 나아가 판단한 나머지 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20175207 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20

특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 16. 11:30
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2. 선행발명과 출원발명의 구성 차이점    

선행발명1에 유기접합 계면층의 재료를 CBTA라는 상위개념적 구성만 기재함. 이는 4CBTA, 또는 5CBTA, 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합물이 있을 수 있음.

 

출원발명의 제1항 발명의 구성요소1이 캐리어 부착 동박의 박리층을 형성하는 유기제의 재료를 CBTA하위개념인 5CBTA로 특정하고 있음

 

3. 선택발명의 진보성 판단기준 법리

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 20142696 판결 등 참조).

 

4. 구체적 사안의 판단 진보성 흠결

통상의 기술자가 출원발명과 같이 고온 또한 장시간의 열이력을 부여해도 캐리어박의 박리 강도가 안정화한 캐리어 부착 동박을 제공한다는 목적을 가지고 선행발명 1을 실시하여 그 목적 달성의 가능성을 검토하기 위해서는 구체적으로 4CBTA, 5CBTA 각 단일 상태 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합 상태에 해당하는 물질 중 하나를 선택하여 사용할 것이 이미 내재적으로 전제되어 있다. , 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 대하여 선택발명의 관계에 있다고 할 수 있다.

 

한편, 4CBTA의 융점(녹는점) 261~263℃이고 5CBTA의 융점이 300~305℃임을 알 수 있는바, 이는 통상의 기술자라면 당연히 알고 있는 기술상식이며, 나아가 통상의 기술자에게는 유기 화합물의 융점이 높을 경우 고온의 열이력 하에서 그 물리화학적 성질이 좀 더 안정적이라는 점도 또한 자명하다고 봄이 상당하다. 그리고 최근 프레스 가공 환경을 고려할 때, 통상의 기술자로서는 선행발명 1을 실시함에 있어 300℃ 전후의 고온 프레스 가공의 열이력을 받아도 캐리어박의 전해 동박층으로부터의 박리 강도를 포함한 유기 접합 계면층의 물리화학적 물성이 안정화될 수 있는 점을 고려하여 융점이 261~263℃ 4CBTA 보다는 융점이 300~305℃ 5CBTA CBTA의 구체적 물질로 우선적으로 단순히 선택함으로써 구성요소 1의 구성을 쉽게 착상하고 실현할 수 있는 것으로 보인다.

 

1항 출원발명의 230℃에서 1시간의 프레싱을 2회 실시한 후의 박리강도는 구성요소 1에 해당하는 예 6의 경우 17gf/㎝이다. 한편, 선행발명 1에서 위 실시례보다 고온인 300℃에서 1시간 프레싱 후의 박리강도가 21gf/cm이다. 결국 출원발명의 명세서에서 안정한 박리강도의 바람직한 범위로 10~20 gf/㎝를 예시하고 있는 점에 비추어 보면, 양 발명의 박리강도의 최종 크기에 있어서 현저한 차이가 있다고 보기에는 어렵다.

 

1항 출원발명은 그 구성에 있어서 선행발명 1로부터 쉽게 착상이 가능하고, 효과에 있어서도 선행발명 1이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20174327 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결.pdf

특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 16. 10:36
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1. 특허발명과 선행발명의 비교차이점

선행발명과 구성요소를 대비하면 이 발명은 마그네슘, 아연 금속의 산화물 또는 수산화물과 알루미늄의 산화물 또는 수산화물에 있어서, 결정성을 가지는 것으로 명시되어 있는 점(차이점1) 하이드로탈사이트 입자의 평균 2차 입경을 레이저 회절산란법으로측정시 0.5∼2㎛인 것으로 명시하고 있는 점(차이점2), 하이드로탈사이트 입자 중의 나트륨 성분을 80중량ppm 이하인 것으로 명시하고 있는 점(차이점3), 하이드로탈사이트 입자가 철 화합물 및 망간 화합물을 금속(Fe+Mn)으로 환산하여 0.005중량% 이하의 총량으로 함유하는 것으로 명시하고 있는 점(차이점4), 하이드로탈사이트 입자의 비표면적이 BET법으로 측정시 5∼40/g인 것으로 명시하고 있는 점(차이점5)에서 그와 같은 기재가 없는 선행발명과 차이가 있다.

 

2. 선행발명의 기술내용 및 결합발명 

‘하이드로탈사이트 입자의 평균 2차 입경’, ‘하이드로탈사이트 입자 중의 나트륨 성분의 함량’, ‘하이드로탈사이트 입자에서 철과 망간의 함량’, 그리고하이드로탈사이트 입자의 비표면적에 관한 기재가 결여된데 관하여, 구성요소들은 선행발명 2, 4에 의하여 개시되어 있어 선행발명1에 선행발명2를 결합하거나, 선행발명1에 선행발명4를 결합하면 쉽게 극복할 수 있다.

 

3. 선행발명 결합의 용이성 여부 판단

결합의 용이성에 관하여도 선행발명 1, 2, 4는 모두 하이드로탈사이트에 관한 것으로 기술분야가 공통되고, 선행발명 2, 4는 기술적 과제가 명시적으로 공통된다.

 

다만 선행발명1은 환경적으로 해가 없는 출발원료를 사용하여 높은 품질의 하이드로탈사이트를 제조하는 것을 그 기술적 과제가 명시적으로 같지는 않지만,

 

선행발명1의 경제성과 친환경성은 당해 업계에서 기본적으로 추구하는 목적에 불과하여 그 기술적 과제 내지 목적의 특이성이 있는 것은 아니고, 선행발명 2, 4의 각 기술적 과제들도 모두 당해 업계에서 이미 알려져 있거나 기본적으로 추구하는 목적으로서 이를 해결하기 위한 기술적 수단이 각 발명들 간에 충돌되는 것도 아니므로, 단지 선행발명 1에 선행발명 2, 4와 공통된 기술적 과제가 명시적으로 기재되어 있지 않다는 이유만으로는 위 선행발명들을 결합하는 것이 어렵다고 볼 수는 없다.

 

4. 선행발명의 용이한 결합발명 진보성 흠결

결국 이 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 것으로서 그 작용효과도 위 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 20174259 판결

 

KASAN_[특허무효분쟁] 선행발명에서 공통된 기술적 과제의 명시적 기재가 없는 경우 결합의 용이성 여부 특허발

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017허4259 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 3. 16:09
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흥미로운 NPE 뉴스를 전해드립니다. iPEL라는 NPE가 지난 20175월에 초기자본 $100 million (11백억원) 규모로 출범하여, 현재 1000여건의 특허를 확보하였다고 합니다. 주된 특허 포트폴리오 기술분야는 다음과 같다고 합니다.

 

home and business electronic devices, in all categories, from the hand-held to the conference room; networking technologies, ranging from provider to in-home and every tier in between; and digital rights management technologies, in all categories, from streaming to physical products.

 

iPEL에서 출범 1년 후 공표한 라이선스 프로그램이 매우 흥미로운 내용입니다. 2018년말까지 연매출 $5 million(외국기업은 달러 환산한 액수) 미만의 소기업, 벤처, startup에 대해서는 보유한 모든 특허에 관한 기간 1년의 royalty free 조건으로 라이선스를 offer한다는 것입니다.

 

그보다 규모가 더 큰 기업에 대해서는 보유한 모든 특허를 대상으로 하는 정액제 라이선스 프로그램을 offer 하고 있습니다. 정액제 라이선스 프로그램은 3가지 카테고리(Silver, Gold, Platinum)로 나누어 로열티 금액 산정조건 등을 미리 정해서 공지하여 추가 협상 없이 적용하는 Haggle-Free, No-Fault License 프로그램입니다.

 

전통적 특허라이선스 실무와는 다른 새로운 유형의 NPE business model인데, 계약법상 약관과 유사해 보입니다. 새로운 모델이 업계에서 성공할지 그 귀추가 주목됩니다.

 

한편 iPEL에서는 올해 $100 million (11백억원) 규모의 특허를 추가 매입할 계획이라고 합니다. 자세한 내용은 웹사이트 ipel.com을 참조하시기 바랍니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 새로운 미국 NPE에서 Startup에게 보유한 1000여개 특허의 free license

 

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작성일시 : 2018. 6. 27. 09:27
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강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다.

 

, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하게 되어 성립하는 재산죄입니다.

 

법규정 : 형법 제327(강제집행면탈) "강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

특허침해를 주장하여 해당 제품의 판매금지가처분 소송을 하는데, 특허침해 혐의자가 패소를 우려하여 해당 제품을 도매상 등에 유통시키면, 최종 특허침해로 확정되었다는 전제로, 강제집행면탈죄 책임이 문제됩니다. 몇 년 전 대기업 식품관련 특허분쟁에서 특허침해소송을 하면서 강제집행혐의로 형사 고소하였다는 기사는 보이지만, 판결은 없습니다.

 

여기서 핵심 쟁점은 특허침해 혐의자가 제품을 반출한 행위가 "은닉 또는 허위양도"에 해당하는지 여부입니다. 시장에서 소비자에게 판매하거나 다른 제3의 회사에 진정한 의사로 판매하였다면 문제되지 않습니다. 그렇지 않고, 일시적 상황을 회피하기 위해 제품제고를 자회사 또는 관계사인 도매회사에 억지로 넘기는 것이 문제입니다.

 

형식적으로 서류상 매출은 맞지만, 진정한 양도가 아닌 단지 보관 위치만 바꾼 것에 불과하다면 "허위양도"로 볼 소지가 있습니다. 물론 제3자에게 양도한 경우에도 소위 서로 짜고 잠시만 보관했다 반품한다는 정도, '허위표시에 의한 판매'도 허위양도에 해당할 것입니다.

 

특허침해 제품의 진정한 판매가 아닌 것으로 판단되면, 특허침해금지가처분 등 강제집행을 회피하려는 "은닉 또는 허위양도"에 해당하고, 따라서 특허침해자는 강제집행면탈죄의 책임을 부담할 수도 있습니다.

 

또한, 판례는 "채권자를 해할 위험이 있으면 강제집행면탈죄가 성립하고 반드시 현실적으로 채권자를 해하는 결과가 야기되어야만 강제집행면탈죄가 성립하는 것은 아니다"는 입장이므로, 특허침해제품이 도매회사 물류창고에 있을 뿐 최종 소비자에게 판매된 것은 아니어서 특허권자에게 어떤 손해도 발생하지 않았다는 방어주장은 가능하지 않습니다.

 

KASAN_[강제집행회피] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부.

 

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작성일시 : 2018. 6. 25. 17:09
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1. 사실관계의 개요

(1) 특허권자 WesternGeco – 선발회사, 미국특허 6건 보유, technology for surveying the ocean floor

(2) 침해혐의자 ION – 후발회사, 특허제품의 경쟁품 미국내 부품제조 및 수출, 해외고객사에서 부품을 조립하여 완성품 사용, 특허제품과 구별되지 않는 경쟁제품, 특허권자 시장 잠식

(3) 1심 법원 : ION의 특허침해 인정 + royalty 상실 근거 손해 $12.5 million lost profit 근거 손해 $93.4 million 배상책임 인정

(4) 2 CAFC : 특허침해 인정 + 손해배상 범위에서 royalty 손해만 인정 but 해외 lost profit 근거 손해배상 불인정

(5) 쟁점: Whether a patent owner may recover lost foreign profits for infringement under 35 U. S. C. 271(f)(2)

 

2. 미국 특허법 규정

Section 271(f)(1) addresses the act of exporting a substantial portion of an invention’s components:

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

 

Section 271(f)(2), the provision at issue, addresses the act of exporting components that are specially adapted for an invention:

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

 

3. 미국연방대법원 판결요지 미국내 부품제조 및 수출의 경우 해외 Lost Profit 근거 손해배상 인정함

“Section 271(f)(2) focuses on domestic conduct. It provides that a company “shall be liable as an infringer” if it “supplies” certain components of a patented invention “in or from the United States” with the intent that they “will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States.” The conduct that §271(f)(2) regulates—i.e., its focus—is the domestic act of “suppl[ying] in or from the United States.” As this Court has acknowledged, §271(f) vindicates domestic interests: It “was a direct response to a gap in our patent law,” Microsoft Corp., 550 U. S., at 457, and “reach[es] components that are manufactured in the United States but assembled overseas,” Life Technologies, 580 U. S., at ___ (slip op., at 11). As the Federal Circuit explained, §271(f)(2) protects against “domestic entities who export components . . . from the United States.” 791 F. 3d, at 1351.”

 

4. 참고자료 – ION 입장에서 작성된 자료

 

첨부: 미국연방대법원 WesternGeco v. ION Geophysical 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 미국내 부품 제조 및 수출 국외 완성품 조립 및 사용 국외행위로 인한 Lost Pro

WesternGeco vs Ion Geo_미연방대법원_16-1011_6j37.pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 25. 09:22
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미국법원의 pacer (Public Access to Court Electronic Record)를 통해 소송관련 서류를 쉽게 입수할 수 있습니다. Apple vs Samsung 사건에서 이번에 나온 배심원 평결도 인터넷에 올라와 있습니다.

 

살펴보면, 그 중 주목할 사항으로 기술특허 침해를 원인으로 하는 손해배상액은 약5백만불인데반해, 디자인특허 침해로 인한 손해배상액이 약 100배에 달하는 거액으로 산정된 점입니다. 디자인침해 손해배상으로 역대 최고액수가 아닌가 생각합니다. 참고로 구체적 내역을 인용하면 아래와 같습니다.

 

1. 미국 디자인특허 3건의 침해로 인한 손해액 산정

 

 

 

2. 미국 기술특허 2건의 침해로 인한 손해액 산정

 

KASAN_[미국특허분쟁] 미국특허소송 관련 정보공개 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해소송

 

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작성일시 : 2018. 5. 28. 09:18
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삼성전자에 대해 애플의 디자인특허 침해를 원인으로 하는 손해배상액 $539 million( 5816억원)를 배상하라는 배심원 평결(jury verdict)이 나왔다는 뉴스입니다. 판결에 앞선 배심원 평결이고, 또한 평결로부터 법원의 판결까지 상당기간이 소요될 수도 있으므로 아직 판결로 성립된 것은 아닙니다. 또한 법원의 판결이유가 나오기까지 아직도 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다.

 

그렇지만, 미연방대법원 판결에서 삼성전자의 주장을 대부분 받아들인 것인데 반하여 이번 배심원 평결은 그와는 반대되는 것이라는 점에서 그 논리와 구체적 산정방식이 궁금합니다.

 

언론보도에 따르면, 삼성전자는 보도자료를 통해 "디자인 특허 침해 범위에 대해 삼성의 손을 들어준 대법원 판결에 반하는 것"이라고 지적했다는 소식입니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해분쟁 미연방대법원 판결

 

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작성일시 : 2018. 5. 25. 16:34
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일본최고재판소에서 2018. 5. 8. 동경지재산고재 2017. 1. 20. 선고 평성28() 10046호 판결(존속기간연장등록 특허권의 효력은 연장대상인 허가의약품의 동일물 뿐만 아니라 그 실질동일물까지 인정된다는 판결)에 대한 상고불허 결정을 내렸다는 뉴스입니다. 따라서 일본 동경지재고재 판결은 확정되었습니다.

 

우리나라와 다른 일본 판결내용이지만 참고로 그 요지를 정리하면 다음과 같습니다. 우리나라 특허법의 존속기간연장 관련 조항은 일본 특허법과 거의 같습니다.

 

일본 동경지재고재 평성28() 10046호 판결에서 주목할 몇가지 사항 정리

 

1. 존속기간연장등록 특허권의 권리범위는 존속기간연장제도의 제도적 취지에 비추어 독자적으로 해석해야 함. 일반적 특허권리범위해석에 관한 균등론을 적용할 수 없음. 균등론을 유추 적용하는 것도 불허

 

2. 동일한 의약품인지 여부는 일본 약사법상 성분, 분량, 용법, 용량, 효능 및 효과라는 6가지 요소로 특정되는 의약품을 기준으로 판단함.

 

3. 존속기간연장등록된 특허권의 효력은 연장대상인 선발허가 의약품과 동일물뿐만 아니라 실질동일물에도 미침. 1심 판결 등에서는 균등물또는 실질적 동일물이란 표현을 사용하였으나, 동경고재판결에서는 균등물이란 표현을 사용하지 않고, 나아가 통상 사용하는 “~이란 표현을 빼고 곧바로 실질동일물로 표현하여 한단어처럼 기재함. 균등론 적용을 배제하면서 의도적으로 새로운 단어를 선택한 것으로 짐작됨.

 

4. 실질동일물의 범위를 판단하는 방법은 특허발명의 내용에 기초하여 성분, 분량, 용법, 용량, 효능효과에 의해 특정되는 선발의약품과 후발 비교대상 의약품의 그 기술적 특징 및 작용효과의 동일성을 비교 검토하여, 그 기술분야의 평균적 기술자의 기술상식에 따라 판단함.

 

5. 실질동일물에 포함되는 유형의 예

 

A. 의약품의 유효성분만을 특징으로 하는 특허발명의 존속기간연장등록의 경우 유효성분이 아닌 성분이 일부 다르지만 주지 관용기술에 기초하여 부가, 삭제, 전환에 해당하고, 새로운 효과를 나타내지 않는 한 경우는 실질동일물에 해당함. 소위 물질특허, 용도특허의 경우 염, 결정형, 수화물 등의 변경, 부가, 삭제 등은 실질동일물로 볼 수 있음.

 

B. 공지된 유효성분에 관련된 의약품의 안정성, 제형 등을 특징으로 하는 특허발명의 존속기간연장등록의 경우, 후발의약품에 주지, 관용기술에 기초하여 일부 다른 성분을 부가, 전환, 삭제 등에 해당하고, 새로운 효과를 나타내지 않는 경우, 특허발명의 내용에 비추어 볼 때 양자 사이에 그 기술적 특징 및 작용효과의 동일성이 있다고 인정되는 경우 실질적 동일물에 해당함. 특허발명의 기술적 내용에 비추어 볼 때 새로운 효과를 인정할 수 있다면 실질동일물로 볼 수 없음.

 

C. 분량(함량) 내지 용법, 용량에 관해서 의미가 없는 정도의 수량적 차이만 있는 경우 실질적 동일물에 해당함.

 

D. 분량이 다른 경우에도 용법, 용량을 함께 고려해 볼 때 동일하다고 인정되는 경우 실질적 동일물에 해당함.

 

KASAN_[특허존속기간연장] 일본 동경지재고재 판결에 대해 일본대법원 2018. 5. 8. 상고 불허 결정 뉴스

 

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작성일시 : 2018. 5. 11. 09:26
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1. 특허발명 : 청구항 2의 수분함량 한정 정제 의약품 발명 

 

2. 피고 후발업체가 주장하는 선사용 기술내용 요지

특허출원일 이전에 제1항의 유효성분을 포함한 2mg, 4mg 정제를 임상시험약으로 제조하여 임상시험을 실시하였음. 이때 사용된 임상시험약 2mg 정제와 4mg 정제의 수분함량을 측정한 결과 특허 청구항 2에서 한정한 수분함량 범위인 1.5 ~ 2.9 질량 % 범위에 속함. 따라서 피고 임상시험약은 선사용기술에 해당하고, 피고는 특허청구항 2에 대한 선사용권을 갖고 있음.

 

3. 일본 동경지재고재 판결요지 선사용권 불인정

일본 동경지재고재 법원이 본 사안에서 선사용권을 인정되지 않는다고 판단한 이유를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다. 자세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다.

(1) 후발업체 피고의 임상시험약의 제조일로부터 4년 이상 경과된 후 수분함량을 측정한 점

(2) 그 정제에 극히 흡습성이 높은 붕해제가 포함되어 있어 수분함량이 쉽게 증가할 수 있다는 점

(3) 특허침해소송 대상인 판매제품과 임상시험약이 동일한 제조공정으로 생산된다는 것도 인정할 수 없으므로 임판매제품의 수분함량이 임상시험약의 수분함량과 동일하다고 말할 수 없다는 점

 

또한, 일본법원은 선사용된 임상시험약에는 의식적으로 수분함량을 일정 범위로 유지한다는 특허발명의 기술사상이 구현된 것은 아니라고 보았습니다. , 우연히 수분함량이 해당 범위에 있었다고 하더라도 특허발명의 기술사상을 존재하는 것은 아니므로, 임상시험약에 구현된 기술사상이 특허발명과 동일한 발명이라고 할 수 없다고 보았습니다.

 

Comment: 우연한 사정으로 특허청구항의 구성요소를 포함된 선사용 기술에 특허발명의 기술사상이 존재하지 않는다는 일본판결의 논리는 상당히 어려운 쟁점을 제시한 것으로 보입니다. 특허요건 판단에서 Inherency Doctrine을 인정하면서도, 침해판단에서는 그와 반대되는 취지의 판결을 할 수 있을지 의문스럽습니다. 우리나라에서는 특허침해소송에서 이와 같은 쟁점이 판단된 적은 없습니다.

 

첨부: 일본 선사용권 판결

 

KASAN_[특허침해분쟁] 의약 피타바스타틴 정제 관련 선사용권 쟁점 특허침해소송 일본 동경지재고재 2018. 4.

087681_hanrei.pdf

 

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작성일시 : 2018. 5. 4. 15:09
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1. 사실관계

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

2. 중국법원 1심 판결 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

3. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

4. 판결이유 및 실무적 포인트  

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_[중국특허침해분쟁] 중국 온라인 오픈마켓 쇼핑몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위 중국 권

 

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작성일시 : 2018. 5. 2. 11:30
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미국에서 특허권자 BlazereBay에 대해 온라인 오픈마켓을 통한 특허침해품을 판매하도록 허용함으로써 판매자 뿐만 아니라 eBay도 특허침해 방조책임이 있다는 소송을 제기하였습니다. 오픈마켓운영자의 책임여부에 관한 미국법원의 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

특허권자, 상표권자 등은 eBay가 운영하고 있는 Verified Rights Owner (“VeRO”) program을 통해 침해혐의 제품을 발견하면 Notice of Claimed Infringement (“NOCI”)를 제출하여 지재권 침해행위를 신고할 수 있습니다. 이 사안에서도 특허권자 Blazer VeRONOCI를 접수하였습니다.

 

그런데 eBay에서는 권리자의 침해주장만으로는 부족하다고 보고, 지재권침해로 판단한 법원의 판결, 결정 등을 제시할 것을 요구합니다. eBay에서는 특허권의 주장만으로는 해당 특허와 제품의 특허침해여부를 검토하여 필요한 조치를 하지 않습니다. 특허권자로부터 특허침해신고(NOCI)VeRO에 접수해도 대상 특허침해혐의 제품의 listing을 차단하지 않습니다. 그와 같은 상황에서 특허권자 BlazereBay가 특허침해행위에 가담한 책임이 있다고 주장한 것입니다.

 

미국법원은 eBay는 단순 오픈마켓 제공자에 불과하고 직접 판매자가 아닐 뿐만 아니라 해당 특허침해여부를 알 수 없다고 판단하였습니다. 또한 특허분야의 전문가가 아닌 상황에서 법원의 특허침해 판단이 있는 경우에 해당 listing을 차단하는 것이 허용된다고 보았습니다.

 

다양한 online 오픈마켓에서 각 다른 IP policy를 운영하고 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 factors에 따라 그 책임여부가 달라질 수 있으므로 세심하게 살펴보아야 할 것입니다.

(1) whether the host is not the seller or that the listing is not an “offer to sell,”

(2) whether payment is made directly to the seller or to the host, and

(3) whether there is an option to buy the item directly from the host.

 

KASAN_[온라인쇼핑몰특허침해] 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabam

 

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작성일시 : 2018. 5. 2. 10:30
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1. 특허침해소송은 개별국가의 사법권 행사

 

특허침해는 유효한 특허권을 전제로 하므로 해당 국가에 특허가 등록되어 있어야 합니다. 또한, 침해가 발생한 해당 국가별로 특허권을 개별 행사해야 합니다. , 독일에서 판매되고 있는 제품에 대한 특허침해금지를 위한 판매금지청구 소송은 독일 특허청에 등록된 독일 특허를 전제로 독일 법원에 제기해야 합니다. 그 제품이 네델란드 암스텔담 공항이나 항구로 수입되어 독일에서 판매되는 것으로, 만약 특허권자가 유럽 지역에 수입되는 것 자체를 초기에 막고자 한다면 독일법원에 판매금지청구 소송을 제기하는 것만으로는 부족하고, 네델란드 법원에 수입금지를 위한 소송을 따로 제기해야 합니다. 만약, 독일 특허만 있고 네델란드 특허청에는 등록하지 않았다면 이와 같은 특허소송은 불가능합니다. 특허권 행사를 위한 사법조치는 각 국가 주권의 문제로서 개별 국가 법원의 고유 권한에 해당합니다. 독일법원이 독일특허에 근거하여 네델란드 암스텔담 세관에 특정 제품에 대한 통관보류 명령을 내릴 수는 없습니다.

 

유럽공동의 법원에 해당하는 유럽사법재판소(ECJ)가 있지만 EU 구성국들이 합의한 극히 제한된 문제에 대해서만 재판관할이 있을 뿐입니다. 예를 들어, 유럽국가 사이의 조약 해석에 관한 사항, 구체적 예로는 다수의 회원국에 걸쳐 일어난 특허침해에 관한 재판관할을 어느 국가 법원에 있는지를 정하고 있는 브뤼셀 조약 규정을 구체적 사안에서 어떻게 해석할 것인지 등 특별한 사안을 다룰 뿐입니다. 구체적 사안에서 특허침해 판단 또는 특허무효 등 쟁점은 ECJ의 재판 대상이 아닙니다.

 

모든 유럽 국가의 특허소송 관련 법규정 및 실무를 알기는 어렵습니다. EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 하고 있습니다. 따라서, EU 회원국에 공통으로 적용되는 규정과 중요한 국가의 실무상 대표적 특징을 알아두면 좋을 것입니다. 원칙적으로 특허소송은 개별국가별로 진행하므로 각 국가의 소송법을 이해해야 합니다. EPO에서 특허 심사를 집중해서 하는 것과 구별되고, 현실적으로 유럽국가의 국민조차 유럽 개별국가의 소송법과 실무를 정확하게 이해하는 것은 매우 어렵습니다.

 

그동안 EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 추진해 왔습니다. 따라서, EU 회원국들이 통일하기로 결정한 사항을 먼저 이해하는 것이 필요합니다. 먼저, 조약(Convention, Agreement)은 모든 체약국에 법규로서 적용되는 사항입니다. , 보통 조약우선의 법칙을 취하고 있습니다. 그 다음으로, EU 집행위원회가 제정한 Regulation(규칙), Directive(지침), Decision(결정)이 있습니다. Regulation은 통상 개별 국가에서 법규적 효력을 갖지만, Directive는 곧바로 법규적 효력을 갖는다고 하기 어렵습니다. 회원국들이 장차 필요한 절차를 거쳐 법규로 채택하여 통일화하기로 결정한 사항으로 보시면 될 것입니다. 따라서, 해당 국가에서 이미 법규로서 채택되어 시행 중인지 아니면 채택을 논의하는 단계인지 등을 구체적으로 확인해야 합니다. Decision은 법규적 효력이 더 약합니다. EU는 특허소송의 기본절차, 특허권자의 보호방안, 증거보전 등 증거관련 절차, 판결의 집행보장 등에 관한 EU Directive를 채택하여 각 국가에서의 특허소송을 통일하려고 노력하고 있습니다. 따라서, 특허침해 판단 등에 관한 원칙이나 절차의 큰 틀에 있어서는 대충 비슷하다고 할 수 있지만, 실무적으로는 아직 개별 국가의 특유한 사항들이 많은 것 같습니다.

 

2. 특허침해소송 법원선택의 문제

 

특허소송을 제기하는 1심 법원을 어떤 국가의 어떤 법원으로 선택할 것인지가 매우 중요합니다. 유럽지역에서 영국만이 Discovery 제도를 채택하고 있습니다. 특허권자 입장에서 강력한 침해 입증수단을 갖게 되는 장점이 있습니다. 다만, 미국과 동일하지는 않지만 기본적으로 많은 시간과 비용이 소요됩니다.

 

독일법원은 가장 빠른 재판진행과 특허권자에게 우호적인 태도로 잘 알려져 있습니다. 특히, 뒤셀도르프 지방법원에 유럽지역 특허소송의 50% 이상을 담당한다고 합니다. 삼성 대 애플 사이의 특허침해금지가처분 신청사건도 뒤셀도르프에 제기되어 약 2개월 만에 세계에서 가장 먼저 침해판단 결정이 나옴으로써 전세계 언론의 집중적인 조명을 받았습니다. 독일에서의 특허침해소송은 3 3심 구조로서, 100여 개의 지방법원 중 12개의 특정한 지방법원만이 특허침해소송을 담당하고, 그 상급의 12개 고등법원이 2심을, 칼스루에에 있는 연방대법원이 3심을 담당합니다.

 

특허권자에게 우호적인 대표적 법원 중 하나는 네델란드 헤이그 지방법원입니다. 네델란드에서 일어나는 모든 특허침해소송의 본안사건은 헤이그 지방법원이 전속관할합니다. 가처분 사건은 다른 지방법원도 관할권이 있지만, 헤이그 지방법원이 암스텔담 공항과 항구를 통한 수입을 중지시킬 수 있다는 점에서 가장 중요한 법원입니다. 최근 네델란드 헤이그 지방법원은 신속한 소송진행과 강한 특허권 보호를 내세워 독일 법원과 치열하게 경쟁하고 있다고 합니다.

 

3. 유럽법원에서의 특허침해금지가처분 등 긴급조치

 

독일 등 대륙법 계열의 국가에서는 특허유효 추정원칙을 바탕으로, 해당 제품이 특허권을 침해한다고 일응 인정되면, 특별한 사정이 없는 한 거의 자동적으로 침해금지명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 침해금지명령의 구체적 내용으로서 생산, 판매, 배포, 판매계약을 위한 전시, 청약 등의 금지를 할 수 있습니다. 영국이나 미국 등 common law 국가에서도 침해자에 대해 특허침해금지명령을 하지만, 본안소송이 아닌 가처분으로서의 금지명령(Preliminary Injunction, PI)은 다소 엄격한 4가지 요건을 충족하는 경우에 한해서만 내리고 있습니다. 따라서, 그 빈도가 대륙법 국가에서 보다 낮다고 생각합니다. 반면, EU Directive는 특허권에 대한 강한 보호를 기치로 내세워, 해당 국가에 유효한 특허권이 존재하고 침해가 인정되는 경우에는, 잠정적이지만 즉각적인 특허권 보호조치를 취할 것을 회원국들에게 요구하고 있습니다. , 특별한 사정이 없는 한 특허침해금지가처분을 하여야 합니다. EU Directive에 따라 최근 몇 년간 독일, 프랑스 등에서 전시회에 나온 제품이나 광고물에 대해서조차 신속하게 철거, 폐기 등을 명령하는 사례가 발생한 것입니다.

 

4. 유럽특허소송에 대한 대응방안

 

경쟁사의 특허등록을 EPO 심사단계부터 저지하는 것이 가장 좋을 것입니다. EPO에서의 출원 및 심사상황을 지속적으로 모니터링하여, 심사단계 또는 이의신청 단계에서 특허등록을 저지할 수 있다면 가장 효율적일 것입니다. 소위 central attack으로서, 모든 국가에서 특허등록을 저지하는 효과가 있습니다. 이의신청 기간을 놓친 경우에도 제3자가 제기한 이의신청이 계속 중이면 참가할 수 있는 기회가 있습니다. 그와 같은 기회조차 놓친 때에는 개별국가에서 특허무효를 시도해야 할 것입니다.

 

유럽국가는 특허무효 여부를 독립적인 무효심판으로 심리하는 국가와 침해소송과 함께 진행하는 국가로 나누어집니다. 실무적으로는 독립적인 무효소송 제도가 있는 독일이 가장 중요합니다. 독일 뮌헨에 있는 독일특허법원은 침해소송과 독립적으로 특허무효 여부만을 심리 판단합니다. 통상 오랜 특허 심사관 경력을 가진 기술판사를 포함한 3인 재판부가 무효소송을 담당합니다. 패소자는 칼스루에에 있는 연방대법원에 상고할 수 있지만 특허법원의 판결이 그대로 존중되는 경향이 강하다고 합니다. 독일은 무효소송을 독립적으로 운영하고 있는 법제도상 침해소송에서 특허무효항변이 받아들여지는 경우가 많지 않다고 합니다. 예를 들면, 최근 제약특허 사건에서 뒤셀도르프 지방법원은 특허법원에서 해당 특허가 무효로 판결되었지만 대법원에서 무효가 확정되지 않았다는 이유로, 일단 특허유효추정에 근거하여 특허침해라고 판결하였습니다. 그 후 대법원에서 특허무효가 확정되어 그와 같은 실무 태도에 대한 정당성 논란이 있었던 사례도 있습니다.

 

프랑스 등 많은 국가에서는 무효소송 제도를 독립적으로 운영하지 않고 침해소송 법원이 함께 심리하는 태도를 취하고 있습니다. 독일처럼 특허무효 여부를 전속관할로 하는 독립적 특허법원을 갖고 있는 국가도 없습니다.

 

5. 독일법원에서의 가처분신청소송에 대한 실무적 대응방안

 

독일법원은 급작스런 특허침해금지가처분 등을 우려하여 미리 방어서면을 제출해 둘 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. 만약, 실시자는 특허권자로부터 특허침해경고장을 받았다면 실제 소장을 받기 전에도 소제기가 예상되는 법원에 미리 특허무효주장이나 비침해주장을 담은 답변서를 제출해 둠으로써 기습적으로 가처분을 당하는 등 불리한 사태를 예방할 수 있습니다.

 

KASAN_유럽특허소송 관련 실무적 사항.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 18. 07:00
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1. 미국특허소송과 디스커버리

 

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  발생시기 및 필요한 조치

 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반한 경우 소송상 효과 - sanction

 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

KASAN_미국소송의 당사자가 된 경우 유의해야 할 점 - Litigation Hold.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 17. 07:00
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미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

KASAN_미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 14. 13:00
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Fresenius Kabi에서 등록한 미국특허 제8,476,010호 발명은 propopol 주사제의 바이알 마개 소재를 실리콘 코팅한 고무마개로 특정한 것입니다. 출원일 당시 시판 중인 propopol 제품인 Diprivan 바이알의 마개는 bromobutyl rubber 소재였습니다. 해당 특허의 대표 청구항을 인용하면 아래와 같습니다.

 

1.     A sterile pharmaceutical composition of propofol in a container, comprising:

a container which includes a closure and a composition in the container, and

the composition in the container comprising from 0.5% to 10% by weight propofol and from about 0 to about 10% by weight solvent for propofol,

where when the composition in the container sealed with the closure is agitated at a frequency of 300–400 cycles/minute for 16 hours at room temperature, the composition maintains a propofol concentration (w/v) measured by HPLC that is at least 93% of the starting concentration (w/v) of the propofol;

where the closure is selected from the group consisting of siliconized bromobutyl rubber, metal, and siliconized chlorobutyl rubber.

 

쟁점은 공지기술 bromobutyl rubber 마개를 siliconized bromobutyl rubber 마개로 변경한 것에 발명의 진보성을 인정할 수 있는지 여부입니다. 소재만 다른 마개로 교체하는 간단한 발명인데 USPTO 심사관은 진보성을 인정하여 특허등록을 허용하였습니다.

 

IPR에서 특허권자 주장의 핵심요지는, 공지기술 자료 중 어디에도 선행발명의 마개가 문제가 있거나 다른 소재의 마개로 교체해여 한다는 증 기술적 과제나 발명의 필요성에 대한 언급이 전혀 없다는 점에서 특허발명에 대한 motivation를 찾아볼 수 없다는 것입니다. 따라서 진보성을 부정할 근거가 없다고 주장합니다.

 

PTAB Board에서는 선행기술자료에서 특정제품에 관한 사항을 명시적으로 언급하지 않았다고 하더라도 일반적 문제점의 해결수단에 관한 기술적 상식으로도 소재변경에 관한 동기를 뒷받침하는데 충분하다고 판단하였습니다. (Even where the prior art does not explicitly disclose any issues with a particular commercial product, knowledge of a solution to a general problem may provide sufficient motivation for a POSA to modify the product.)

 

특별한 판결은 아니지만 가끔 너무 간단해서 기술문헌에서 명시적 기재나 설명 등 확실한 근거를 찾지 못한 경우 기술적 상식을 근거로 진보성을 판단한 사례입니다. 참고로 첨부한 결정문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: IPR 결정문

IPR2016-00254.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 10. 14:00
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