-- 비아그라(Viagra) 블루다이아몬드 입체색채 상표권 침해 + 디자인권 침해 + 부정경쟁행위 판단: 서울고등법원 2016. 2. 18. 선고 201528212 판결 --

 

1.    대법원 환송 판결

 

아래 그림과 같은 비아그라(Viagra) 블루다이아몬드와 유사한 팔팔 제품이 소송대상입니다.

 

                    

 

앞서 대법원 판결에서 전문의약품의 처방과 거래의 실정상 제품 상호간 오인 혼동의 우려가 없다고 판결하였습니다. 비아그라 입체상표의 등록요건 침해여부 판단: 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결

 

2.    서울고등법원 환송심 판결요지

 

. 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 부정경쟁행위 관련 청구 취하

. 민법상 불법행위 관련 청구 취하

. 상표권 침해 불인정 오인, 혼동의 우려 없음

. 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위(상품출처오인혼동행위) 부불인정 오인, 혼동의 우려 없음

 

첨부: 서울고등법원 2016. 2. 18. 선고 201528212 판결

  서울고등법원 2015나28212 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.03.08 13:57
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-- 비아그라(Viagra) 블루다이아몬드 입체 + 색채상표 등록무효 여부 판단: 특허법원 2015. 10. 23. 선고 20147387 판결 --

 

1.    요지

 

아래 글의 그림과 같은 비아그라 블루다이아몬드 입체+색채상표는, (1) 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에는 해당하지만, (2) 구 상표법 제6조 제2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다. 한편, (3) 상표법 제7조 제1항 제13호의 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에도 해당하지 않는다. 따라서, 그 등록을 무효로 할 수 없다. 그럼에도 등록무효라고 판단한 특허심판원 심결을 취소한다.

 

2.    상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득 여부

 

. 판단 기준

 

1) 구 상표법 제6조 제2항에 의하면, 6조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다. 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점 사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지는 그 형상의 특징, 사용시기 및 기간, 판매수량 및 시장점유율, 광고ㆍ선전이 이루어진 기간 및 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도 및 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여, 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석ㆍ적용하여 판단하여야 한다.

 

2) 한편, 상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때, 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다.

 

. 구체적 검토

 

등록상표를 사용한 원고의 비아그라 제품의 판매기간 및 판매량, 원고 제품의 푸른색 마름모형 육면체 형태에 대한 지속적인 광고활동과 언론보도 등을 통하여 노출된 빈도, 제품에 부착된 Viagra 및 비아그라 문자 상품표지의 외관, 크기 및 수요자의 인식, 원고의 문자 상품표지가 지닌 압도적인 주지저명성이 그 상품의 형태인 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 원고 제품에 사용되면서 그 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행해 왔고, 그 결과 수요자 간에 이 사건 등록상표가 원고의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식됨에 따라 사용에 의한 식별력을 취득하였다(대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결 참조).

 

3.    상표법 제7조 제1항 제13호 해당 여부

 

. 판단 기준

 

상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다.

 

그리하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다.

 

이에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 그 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

. 구체적 검토  

 

내복용 알약의 경우, 식도에 상처를 주지 않고 알약을 넘길 수 있도록 하기 위해서는 복용 가능한 범위의 알약 크기에 모서리를 라운딩 처리하는 것만으로도 충분하고, 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형태 외에도 다양한 형상과 크기의 내복용 알약이 존재하고, 그 색채의 선택에도 제한이 없음을 알 수 있다.

 

이 사건 등록상표는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표라고 할 수 없다. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제13호에 해당하여 무효라는 주장은 받아들일 수 없다.

작성일시 : 2016.01.26 15:00
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-- 비아그라(Viagra)의 블루 다이아몬드 입체 + 색채상표의 사용여부 판결: 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20155364 판결 -- 

 

비아그라 상표권자 화이자와 제네릭회사 한미약품 사이에 치열한 법적 분쟁이 계속되면서 관련 판결이 다수 나오고 있습니다. 그 중 특허법원에서 입체+색채 결합상표의 사용에 관한 상표권자 화이자의 주장을 받아들여 특허심판원 심결을 취소한다는 판결을 간략하게 소개합니다.

 

 

 

 

 

핵심쟁점은 중앙에 새겨진 문자와 결합된 상태를 어떻게 볼 것인지 여부입니다. 특허법원 판결문에서 그 판단요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

"실사용상표에서 위 문자 부분은 모두 별도의 색상 처리나 특별한 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 음각된 것에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 알약 자체의 형태에는 관심을 갖지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 보기는 어렵고, 마름모꼴 알약 제품과 어떠한 연결 관계도 없이 단지 상하좌우에 일정 여백을 남기고 중앙에 위치시킨 것으로서 입체적 형상과 불가분하게 결합되어 있다거나, 그와 같은 결합에 의하여 새로운 관념을 형성한다고 볼 수도 없다.

 

따라서 실사용상표들에는 푸른색 마름모꼴 입체적 형상에 "pfizer""VGR" 등과 같은 문자들이 추가되어 있기는 하지만, 입체적 형상과 문자 부분이 일반 수요자나 거래자에게 충분히 분리 인식될 수 있는 것으로 보이는 이상, 입체적 형상은 문자 부분과 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 봄이 마땅하다.

 

상표법 제73조 제1항 제3, 4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 등록된 상표를 변형하여 사용하는 경우도 포함되고, 이때 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유도 없어, 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없으므로, 결국 원고는 거래 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 실사용 상표를 사용함으로써 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 보아야 한다."

 

첨부: 특허법원 2016. 1. 15. 선고 20155364 판결

특허법원_2015허5364(비아그라)상표등록취소.pdf 

 

작성일시 : 2016.01.26 14:38
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-- 비아그라 입체상표의 등록요건 및 침해여부 판단 : 대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결 -- 

 

저명한 의약품 Viagra는 그 알약 모양과 색깔이 널리 알려져 있습니다. 오리저널 제품의 특허가 만료된 후 발매된 제네릭 제품의 모양과 색깔이 오리지널 비아그라 제품과 유사하다는 이유로 침해소송이 제기되었습니다. 양 제품의 모양과 색깔은 다음과 같습니다.

 

 

여러 쟁점이 있지만 대법원 판결은 입체상표에 관한 법리 및 쟁점을 중심으로 판단한 후, 부정경쟁행위는 자세한 이유 설시 없이 출처에 관한 오인, 혼동의 우려가 없으므로 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였습니다. 원심 판결에서 중요한 부분을 차지한다고 볼 수도 있는데, 가볍게 판시하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 파기 환송심에서 이 부분을 추가로 다툴 수 있을지 궁금합니다.

 

오리저널 회사 화이자에서 비아그라 알약의 모양과 색깔에 대한 입체상표를 등록하였으나, 무효심판에서 등록무효 심결이 나왔습니다. 이에 따라 법원은 "등록상표에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 침해소송 법원은 권리남용항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리, 판단할 수 있다"는 법리에 따라 상표등록 무효여부를 먼저 심리, 판단하였습니다.

 

그 결과, 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합하여 구성된 비아그라 등록상표는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 식별력이 없으나, 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 오리저널 회사의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였으며, 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지는 아니하므로 상표부등록 사유에도 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

그 다음 입체상표 침해여부를 판단하였는데, 여기서 "대비되는 제품은 그 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만 그 형태에 차이점도 존재하고, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 제네릭 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 제네릭 회사의 문자상표 및 상호 등에 의하여 오리지널 비아그라 등록상표 및 비아그라 제품의 형태와 구별될 수 있기 때문에 상호 오인, 혼동의 우려가 없다"고 판단하였습니다.

 

정리하면, 비아그라 입체상표는 등록유효, 그러나 제네릭 팔팔 제품은 비아그라의 등록 입체상표와 유사한 점도 있지만 전문의약품의 거래 실정상 상호 오인, 혼동의 우려가 없으므로, 상표권 침해로 인정되지 않는다고 판결하였습니다.

 

장문의 대법원 판결에서 관련 상표법 법리를 자세하게 설시하고 있으므로, 첨부한 대법원 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

*첨부파일: 대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결

비아그라 사건 대법원 판결.pdf 

 

작성일시 : 2015.10.19 17:26
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