-- 특허무효심판과 특허법원 취소심결의 기속력 범위: 특허법원 2016. 5. 12. 선고 20156794 판결 --

 

1. 판결요지

 

종래 판례를 따른 사례로 특별한 판결은 아닙니다. 그러나 장기간에 걸친 심판 경과는 실무적으로 참고할 사례입니다. 특허법원의 심결취소 판결이 확정된 후 특허심판원에 대한 기속력에 대한 법리는 다음과 같습니다.

 

"심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로,

 

취소 후의 심리과정에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거가 제출되어 판결의 취소의 기본이 된 이유와 모순되지 않는 범위 내에서 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다(대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 20063007 판결 등 참조).

 

2. 심판사건 경과

 

2010. 9. 3. 청구된 20102240호 특허무효심판에서 특허발명 진보성 부정 + 청구인용 심결, But 특허법원은 특허발명 진보성 인정 + 심결취소 판결, 대법원 상고기각 판결 + 특허법원의 심결취소 판결 확정

 

특허심판원에서 2013(취소판결)71호로 다시 심리하는 중 특허발명이 출원 전에 공지 또는 공연 실시되었다는 새로운 증거로 비교대상발명 6 제출, 특허심판원은 공지 또는 공연실시 불인정 + 심결취소 판결의 기속력에 따라 특허발명 진보성 인정 + 특허무효심판 청구기각 심결 (아래 표 중 10번 심판사건)

 

그러나 특허법원은 비교대상발명 6의 출원 전 공연실시 사실 인정 + 특허발명의 신규성 부인 + 특허무효 + 2번째 심결취소 판결, 대법원 상고기각 판결 + 특허법원의 2번째 심결취소 판결 확정

 

특허심판원에서 2015(취소판결)80호로 3번째 특허무효 여부 심리 + 특허법원 심결취소 판결의 기속력에 따라 특허발명의 출원 전 공연실시 인정 + 특허무효 심결

 

패소한 특허권자가 특허법원에 3번째 심결취소의 소를 제기하였으나 특허법원은 본 판결과 같이 심결유지 + 청구기각 판결하였습니다.

 

-      대상 특허에 대한 심판 -

 

 

 

 

 

3. 실무적 포인트 검토

 

10번에 해당하는 2번째 무효심판은 특허법원의 심결취소 판결에 따른 환송심 심판입니다. 당사자는 환송사건에서 새로운 주장 또는 새로운 증거를 제출할 수 있습니다. 위 사건에서도 출원 전 공연실시 주장과 증거가 새롭게 제출되었습니다.

 

특허심판원에서는 새로운 주장과 증거에 기초한 공연실시 무효주장은 인정되지 않았으나 특허법원은 공연실시 사실을 인정하고 특허무효로 판결하였습니다. 그 특허법원 심결취소 판결은 대법원 상고기각 판결로 확정되었고, 특허심판원의 재환송 무효심판 3번째 사건에서는 새로운 주장이나 증거 제출은 없었습니다.

 

1차 환송심, 2번째 무효심판 심리 중에 제출되었던 비교대상발명 6의 공연실시 주장과 증거는 기속력의 범위를 벗어난 새로운 주장과 증거입니다. 그라나 2차 환송심, 3번째 무효심판 심리 중에 비교대상발명 6의 공연실시 사실을 인정하면 안된다는 주장은 새로운 주장이나 증거 제출에 해당하지 않습니다.

 

이와 같이 새로운 주장과 증거가 없고, 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없습니다.

 

만약 비교대상발명 6의 공연실시를 부인하고 특허유효라고 심결한다면 확정된 심결취소 판결의 기속력에 반하는 위법한 심결에 해당합니다. 따라서, 특허심판원은 확정판결의 기속력에 따라 특허발명이 출원 전 공연실시된 비교대상발명 6과 동일하여 신규성이 부정되므로 특허무효라는 심결을 할 수 밖에 없습니다. 위 특허법원 판결에서 분명하게 판시한 법리입니다.

 

첨부: 특허법원 2016. 5. 12. 선고 20156794 판결

특허법원 2015허6794 판결.pdf

작성일시 : 2016. 6. 20. 09:26
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-- 답변서 제출조차 없는 소극적 권리범위확인심판의 심결과 심결이유 --

 

객관적으로 특허비침해가 명백한 상황에서도 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 때문에 특허권자 피청구인은 이에 대해 답변서조차 제출하지 않습니다. 굳이 응소할 이유가 없습니다. 허가특허연계제도 시행 후 청구된 많은 소극적 권리범위확인심판 중에는 답변서 제출조차 없는 심판이 상당히 많습니다. 관련 심결문도 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

 

특허심판원에서는 특허권자 피청구인이 응소하지 않더라도 청구인의 일방적 주장만을 근거로 '확인대상발명은 특허권의 권리범위에 속하지 않는다'는 본안심결을 합니다. 다만, 심판비용부담에 대해서는 "심판청구에 대하여 아무런 대응도 하지 아니한 때에는 비록 청구인이 승소하더라도 패소자부담 원칙의 예외를 적용하여 청구인이 비용을 부담하는 것이 타당하다"고 심결합니다.

 

피청구인 특허권자가 응소하지도 않은 심판에서 일방 당사자인 청구인의 주장만 근거로 작성된 심결이유에 어떤 법적 가치를 부여할 수 있을까요? 그와 같은 심결문 때문에 당사자의 치열한 공방과 심판부의 충분한 심리를 거쳐 작성된 정상적 심결문의 신뢰까지 훼손되는 것은 아닐까요?

 

답변조차 없는 심판에서 심결주문은 괜찮지만, 그 심결이유로 균등론까지 포함한 특허권리범위해석 등 구체적 판단이유를 기재하는 것은 상당히 어색하고 이상합니다. 그와 같은 심결이유에 어떤 가치를 부여할 수 있을지 의문입니다.

 

특허권자가 다투지 않기 때문에 위 심결이 확정되는 것은 당연한 수순입니다. 이와 같은 경위로 확정된 심결은 어떤 법적 효력과 의미가 있을까요? 혹시 다툴 이유가 있음에도 불구하고 특허권자가 일부러 답변하지 않았다면 그 확정된 심결은 어떤 의미가 있을까요?

 

허가특허연계제도에서 소극적 권리범위확인심판의 심결과 우선판매품목허가로 인해 불이익을 받는 제3자가 있더라도 그 확정된 소극적 권리범위확인심판의 심결을 다툴 방법은 없습니다.

 

권리범위확인심판, 특히 소극적 권리범위확인심판에 관한 여러 문제는 제도의 본질에 기인한 것이라서 쉽게 해결하기 어렵습니다. 그와 같은 한계를 인정하더라도 피청구인의 답변조차 없는 심판에서 구체적 심결이유 설시는 신중하게 재고해 보아야 한다 생각합니다.

 

 

작성일시 : 2016. 2. 3. 10:44
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-- 소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 "확인의 이익" 관련 소견 -- 

 

과거에 특허법의 권리범위확인심판에 대해 치열한 논쟁이 있었습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판에 본질적으로 해결하기 어려운 문제점이 있습니다. 대표적 예를 들면, 특허권자가 침해소송을 할 생각도 없는 상황 또는 실시기술이 특허권리범위에 속하지 않는다는 점이 명백하기 때문에 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 없는 상황에서 제기되는 소극적 권리범위확인심판이 적법한 심판청구인지 문제됩니다.

 

상식적으로 "확인의 이익"이 없으므로 부적법한 심판청구로 각하될 것으로 생각할 수 있지만, 현재 특허심판원 심결이나 법원 판결은 다릅니다. 다양한 이유를 들어 확인의 이익을 폭 넓게 인정합니다. 대부분 본안을 심리하는 태도를 취합니다.

 

의약품의 허가특허연계제도에서 문제점이 더욱 선명하게 부각됩니다. 특허권자가 특허권리 행사나 특허침해금지소송을 제기할 것으로 예상할 수 없는 상황에서, 또는 더 심한 경우로는 특허비침해가 명백하여 특허침해소송을 제기할 가능성이 전혀 없는 상황에서도 수많은 소극적 권리범위확인심판이 제기되고 있고, 특허심판원은 그것을 적법한 심판청구로 인정한 후 확인을 구하는 대상이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 본안심결을 합니다.

 

여기서 소극적 권리범위확인심판은 특허권행사와 무관하게 허가특허연계제도의 우선판매품목허가를 신청하기 위한 심결을 확보하는 수단입니다. 특허권 보호와 상관 없이 특허권자가 아닌 일반 청구인에게 특정 권리를 부여하는 효과를 갖는다면 특허법상 제도의 본래 취지를 벗어난 것입니다.

 

소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자의 입장에서 보면, 특허비침해가 분명한 경우라면 굳이 "확인의 이익" 흠결을 주장해야 할 이유가 없습니다. 승소한다고 해도 어차피 특허권 행사가 가능하지 않는데, 굳이 적극적으로 대응할 이유가 없기 때문입니다.

 

이와 같은 심결로 심판청구인이 우선판매품목허가권을 획득하면 반사적으로 제3자는 그 기간 동안 경쟁품을 판매할 수 없는 불이익을 받습니다. 그런데 제3자는 그와 같은 심결에 대해 다툴 수 없습니다. 심지어 특허권자와 심판청구인이 짜고 심결을 받더라도 마찬가지입니다.

 

특허법 분야에 다수의 학자와 수많은 실무가들이 있지만 권리범위확인심판 문제에 대해 깊이 연구한 실적을 찾아보기 어렵습니다. 문제점을 구체적으로 언급하는 것조차 꺼리는 분위기입니다. 그 와중에 나온 특허법원 판결은 의미 심장합니다. 이에 대해 대법원은 어떤 입장을 취할 지, 또한 관련 학계와 업계에서 권리범위확인심판 제도에 관한 본격적인 논의에 불을 붙이게 될지 등등 그 파장과 귀추가 주목됩니다.

 

작성일시 : 2016. 2. 2. 15:23
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-- 권리범위확인심판에 관한 매우 중요한 판결: 특허법원 2016. 1. 14. 선고 20156824 판결 --

 

특허실무자라면 반드시 한번 꼼꼼하게 읽어보기를 권하는 판결입니다. 과거 치열한 논쟁의 대상이었던 권리범위확인심판 제도에 관한 일반적 법리를 잘 설명하고 있는 판결입니다. 섣부른 언급을 자제하고 판결문에서 중요부분을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 특허심판 및 심결취소를 구하는 행정소송

 

"특허거절결정에 대한 불복심판은 ‘특허거절결정’이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 ‘특허결정’이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

 

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 ‘행정청의 처분과 관련된’ 권리구제와 무관하고, ‘특허발명의 보호범위’를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

 

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(133조 제3), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(136조 제8), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(176조 제1).

 

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치기 어렵다.

 

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다."

 

2.    확인의 이익

 

"권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

 

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200541153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 955622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 200560239 판결 등 참조).

 

또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인의 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 200540709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

 

3.    특허침해금지청구의 소 피고가 방어수단으로 제기한 소극적 권리범위확인심판

 

  관련 침해소송

일자

소극적 권리범위확인심판

특허침해금지청구의 소 제기

2014. 2. 27.

 

1심 변론 종결

2015. 3. 3.

 

 

2015. 3. 6.

소극적 권리범위확인심판 청구

1심 판결 선고 (원고 승소)

2015. 4. 7.

 

 

피고 항소 제기

2015. 4. 21.

 

 

2015. 9. 30.

심결(피고의 심판청구 인용 - 비침해)

 

2015. 10. 22.

원고 이 사건 심결취소의 소 제기

서울고등법원 2심 판결 선고(특허권자 원고 패소)

2015. 12. 3.

 

 

4.    특허법원 심결취소의 소 판결

 

결론: 침해소송의 피고가 침해소송의 변론종결 당시 재판부의 심증이 자신에게 불리한 것으로 판단하고변론종결 직후에 실시제품과 동일한 확인대상발명을 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 이러한 소극적 권리범위확인심판은 아래와 같은 이유로 "확인의 이익이 없다"고 봄. 심결취소 판결

 

판결이유:

 침해소송에 대한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하여 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.

② 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안, 위험이 남아 있다고 보기 어렵다.

③ 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.

④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인, 용인하는 결과가 된다.

⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.

⑥ 주장, 증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순, 저촉의 위험이 있는바, 이를 방치하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

 

첨부:

1. 특허법원 2016. 1. 14. 선고 20156824 판결

1_특허법원_2015허6824 판결.pdf

2. 특허심판원 심결

  2_심결문_2015100000720.pdf

 

 

작성일시 : 2016. 2. 2. 14:02
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