-- 항바이러스 의약(제품명: 비리어드, 트루바다, 아트리플라, 유효성분: 테노포비어)에 관한 캐나다 물질특허의 무효도전 Teva 특허소송 판결 요지 --

 

Gilead의 제품 Viread, Truvada BMS의 제품 Atripla는 유효성분이 Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)입니다. 우리나라에서도 블록버스터 항바이러스 치료제 품목입니다. Teva가 해당 의약물질의 원천특허와 후속 특허의 무효에 도전한 결과 나온 캐나다 법원의 판결문을 링크해 드립니다. 아래에서 판결요지도 간략하게 정리해 드립니다.

 

1. Background

 

Virus는 그 genome을 구성하는 물질에 따라 일반적으로 DNA virus RNA virus로 나누어진다. RNA virus genome RNA로 구성하여 virus particle에 포함하여 가지고 있다가 host cell 내에서 genome RNA를 이용하여 replication하거나 functioning하게 되는데, 이때 genome RNA로부터 다시 RNA를 만들어 사용하는 RNA virus genome RNA로부터 DNA를 생성하여 사용하는 retrovirus가 있다. 전자의 경우 RNA dependant RNA polymerase가 필요하고 후자의 경우 RNA dependant DNA polymerase (reverse transcriptase)가 필요한데 이 두 가지는 host cell에서는 존재하지 아니하기에 (host cell 에서는 DNA->RNA-> protein의 메커니즘을 가지기에 불필요) 일반적으로 antiviral agent target이 된다. 이러한 agent 로 주로 개발되는 것이 nucleotide analogue들이며 이는 기본적으로 생체 내에 존재하는 nucleotide mimic하는 물질이기에 어느 정도는 polymerase에 영향을 줄 수 밖에 없게 된다.

 

Tenofovir retrovirus reverse transcriptase block하는 nucleotide analogue HIV 치료제로 개발되었고, 현재 HBV 치료제로도 사용한다. 현재 Gilead tenofovir disoproxil fumarate (TDF)를 포함하는 두 가지 약물 TRUVADA VIREAD를 판매하고 있으며, BMS TDF를 포함하는 ATRIPLA를 판매하고 있다.

 

Tenofovir disoproxil (TD) tenofovir prodrug 형태로 경구투여 시 tenofovir bioavailability가 떨어지는 점을 보완한 약물이고 TDF TD fumarate salt form이다.

 

알려진 부작용으로 구토, 설사, 무기력증, 덜 빈번하게 간독성, 복통 등이 있으며 높은 농도에서 신장독성을 유발한다는 보고가 있다.

 

2. 대상 특허

 

. CA patent No. 2261619 : 619 특허

 

이 사건에서는 Claim 32 만이 이슈가 됨.  Claim 32 tenofovir disoproxil (TD)에 관한 것으로 tenofovir carbonate promoiety disoproxil 을 사용한 prodrug 의 형태로 bioavailability 가 낮은 tenofovir 의 단점을 해결한 물질. Gilead BMS 에서 현재 시판되고 있는 약에 TD fumarate salt form 이 포함되어 있으며, Teva generic 에도 포함되어 있기에 이 사건에서 다뤄지고 있음.

 

청구항 32.

 

. CA patent No 2298059 : 059 특허

 

이 사건에서 다루어지는 059 특허의 Claim Claim 3 4. Claim 3 Claim 1 TD fumarate salt form crystalline solid 이며, Claim4 Claim 1 compound 중 특별한 chiral center를 가지는 물질이 enriched 또는 resolved 된 것. Gilead BMS 에서 현재 시판되고 있는 약에 TD fumarate salt form 이 포함되어 있으며, Teva generic 에도 포함되어 있기에 이 사건에서 다뤄지고 있음.

 

 

 

 

 

3. 판결 요지

 

가.  Pro-drug 물질특허 619 patent의 진보성 인정 특허유효

 

진보성 판단 - 성공이 예측 가능하다는 것이 obvious to try (미국 KSR 판결에서 예상 가능한 성공 등은 시도의 자명성이 자명한 것이라고 판단할 수 있는 중요한 요소라고 판결)에서 중요한 요소. TD의 경우 첫 번째 carbonate based prodrug이기에 비교대상이 없어 다른 성공한 prodrug을 통해 추론하여 Teva 쪽에서 자명함을 주장하였으나 법원은, carbonates 혹은 carbomates가 통상의 기술자에 의해 고려되어질 reasonable only option 이며 이러한 option이 어려움 없이 성공이 예상 가능하다는 Teva 주장에 동의하지 않음. 수많은 option을 고려한 선택을 통하여 tenofovir prodrug이 만들어 진 것이며 이는 예상 할 수 없는 다른 많은 가능성을 통해 해결된 복잡한 문제라는 것.

 

캐나다 법원은 이 사건 Prodrug을 개발하기 위하여 길고 어려운 개발과정을 거쳐왔다는 사실 역시 자명하지 않음을 증명해 주는 중요한 증거로 고려함. 신규성 및 진보서 인정.

 

나.  TD fumarate salt form - 059 patent 진보성 결여: 특허무효

 

Teva 059 특허 (TD fumarate salt form TDF 에 대한 특허) 의 경우 선행문헌에 TD fumarate salt 를 이용하는 drug 이 존재함을 제시하면서 059 특허가 진보성이 없어서 무효라고 주장.

 

이에 Gilead 는 비록 fumarate가 잘 알려져 있으나 FDA 승인 받은 약물 중 fumarate를 사용한 것은 거의 없고 fumarate salt 를 형성하면서 TDF 가 적절한 성질을 가지는 것은 예측하기 불가능하다고 주장. 또한 Rule of 2 or 3 를 주장(일반적으로 salt former(여기서는 fumarate)free base(여기서는 TD) 보다 2, 3 혹은 그 이상으로 pka 값이 작아야 안정된 salt form을 형성한다는 것)하면서 이 사건의 경우 TD fumarate pka 값의 차이가 0.73 에 불과하여 통상의 기술자가 fumarate  salt former 로 사용하는 것을 생각하지 않을 것이라고 주장.

 

이에 TevaRile of 2 or 3 의 예외가 되는 선행문헌을 제시함. 덧붙여 Salt screening 은 일반적으로 거치는 과정이며 잘 알려져 있는 과정이고 비록 통상의 기술자가 fumarate TD stable salt 를 형성할지에 대하여 높은 수준으로 확신하지는 못한다 하더라도, routine screening 과정을 통하여 이를 선택할 수 있다고 주장. 실제로 Gilead 의 이 사건 과정에서도 unstable 하다고 알려진 fumarate citric acid 정도의 screening 만을 통해 TDF를 완성하였음.

 

Gilead가 이 사건 fumarate가 적절한 salt form을 형성한다는 결과를 얻은 과정의 복잡함을 증명해 내지 못한 결과, 재판부는 TDF의 개발이 일반적인 과정이었다고 인정, 059 특허는 자명하여 진보성 결여로 무효라고 판단

 

캐나다 법원 판결문 링크: 

 

Gilead Sciences Inc. v. Teva Canada Limited, 2013 FC 1270

Bristol-Myers Squibb v. Teva Canada Limited, 2013 FC 1271

Gilead Sciences Inc. v. Teva Canada Limited, 2013 FC 1272

 

김빛 변호사  

 

작성일시 : 2015.07.30 09:55
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-- 실험데이터의 부정직한 공개로 인하여 특허권이 무효가 된 사노피 아벤티스의 에녹사파린 미국특허 --

 

에녹사파린(Enoxaparin) 주사제는 사노피 아벤티스가 보유하고 있는 블록버스터 의약제품 중 하나입니다국내에서는 크렉산주로, 미국에서는 로베녹스(Lovenox)로 시판 중인데, 관련 신문기사에 따르면 미국내 로베녹스의 연매출이 2 billion 달러가 넘는 거대품목이라고 합니다.

 

에녹사파린은 보통의 헤파린보다 작은 특정범위의 저분자량 헤파린으로 제조되는데, 통상 LMWH (Low Molecular Weight Heparin) 주사제라고 합니다.

 

사노피 아벤티스는 1980년대 초반부터 LMWH 제제를 개발하여 1987년에 유럽에서 제품을 출시하였습니다. 그러나, 1990년에 위 제품에 대한 유럽특허 제40,144호가 무효로 되자, 아벤티스는 새로운 제형(new formulation)을 개발하면서 제제학적 안정성 증가라는 효과를 주장하여 신제형에 대해 미국특허 제5,389,618호를 획득하는데 성공하였습니다

 

사노피 아벤티스는 1993년 신제품에 대해 성공적으로 허가를 받아 시판하고 있던 중 Teva 등 제네릭사가 2003년 위 제형에 대한 특허존속기간 중 품목허가신청(소위 Paragraph IV ANDA)을 함으로써 특허분쟁이 시작되었습니다. 위 특허분쟁에서 흥미로운 점은, 새로운 제형이 구제형에 비해 제제학적 안정성이 뛰어난지 여부가 아니라특허권자가 자신이 주장하는 제제안정성 효과를 입증하는 실험데이터를 정직하게 공개하였는지 여부가 쟁점이었다는 것입니다

 

소송과정에서 아벤티스 연구자가 신구제형의 비교실험 결과 신제형의 제제안정성이 크게 개선되었다는 결과만 제출하였을 뿐 정작 중요한 비교실험의 대비용량을 정확하게 밝히지 않았다는 사실이 밝혀졌습니다. 특허권자가 비교실험 데이터를 적극적으로 조작한 것은 아니었지만 본인에게 불리하게 해석될 수 있는 데이터를 공개하지 않고 유리한 데이터만 선별하여 제출하였다는 것입니다. 그 결과 미국특허청은 일부 실험데이터에 기초하여 제제 안정성이 획기적으로 개선되었다고 효과를 인정하여 신제형에 대해 특허를 허여하였습니다. 그러나 위 특허소송에서 진실이 드러나자 미국법원은 특허출원인의 정직의무에 반하는 행위가 인정되고 따라서 사노피 아벤티스의 특허는 그 효력을 상실하였다고 판결하였습니다. 특허권자가 불복하면서 미연방대법원에 상고허가신청을 하였으나 최근 그 상고신청이 기각되면서 특허의 효력 상실은 확정되었습니다따라서, 사노피 아벤티스의 특허권이 형식적으로 존재하는지, 현재 그 존속기간중인지 여부에 상관없이 에녹사파린 제네릭 제품을 발매할 수 있게 된 것입니다

 

법은 정의에 반하는 부정직한 행위를 보호하지 않습니다. 우리나라도 마찬가지입니다. 따라서, 실험데이터를 조작한 결과 어떻게 특허를 받았다고 하여도 결국 그 특허권이 인정되지 않는다는 점은 동일합니다. 오히려 우리나라 특허법은 제228조에 형사처벌 규정까지 두고 있습니다. , 사위 기타 부정한 행위로서 특허에 대한 결정을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있습니다.

 

관련하여 대법원은 2004. 2. 27. 선고 20036283 판결에서 "사위 기타 부정한 행위로써 특허를 받은 자’라 함은 '정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로써 그 특허를 받은 자'를 말한다"고 하였고, 대법원 1983. 12. 27. 선고 823238 판결에서는 “타인 명의의 시험성적서를 마치 자신의 것인 양 특허청에 제출하는 등 하여 특허를 받았다면 피고인의 소위는 사위의 행위로서 특허권을 받는 경우에 해당한다”라고 판시하였습니다.

 

이와 같은 사위행위의 범위에는 실험데이터의 적극적 조작 행위뿐만 아니라 불리한 데이터는 제외하고 유리한 데이터만 선별하여 제시함으로써 결과적으로 잘못된 판단을 적극적으로 유도하는 행위도 포함된다고 보아야 합니다. 위 에녹사파린 특허사건도 이러한 예로 볼 수 있습니다.

 

정리하면, 실험데이터를 조작하거나 타인의 시험성적서를 자기 것인 것처럼 제출하는 행위는 물론 불리한 데이터는 제외하고 유리한 데이터만 선별해 공개하는 등으로 특허 등록받았다면, 그 특허는 무효일 뿐만 아니라 그 관련자들이 형사처벌까지 받을 수 있습니다.

작성일시 : 2013.07.01 17:37
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